張 靜

一、引言

當專利權(quán)人或者權(quán)利人發(fā)現(xiàn)有人涉嫌侵犯外觀設計專利權(quán)、或者想無效外觀設計專利，或者專利權(quán)人或利害關系人請求作出外觀設計專利權(quán)評價報告時，均需要對外觀設計進行相同或者相近似的判斷。此判斷過程中，均涉及到《專利法》第23 條第1 款中抵觸申請的審查。對此，筆者基于《專利審查指南》（2010 版）中的相關規(guī)定，結(jié)合無效案例和審查過程的實際案例，給出有關抵觸申請審查的一點心得。

二、相關法律規(guī)定

《專利法》第23 條第1 款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

不屬于現(xiàn)有設計，是指在現(xiàn)有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質(zhì)相同的外觀設計。在涉案專利申請日以前任何單位或者個人向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院螅ê暾埲眨┕娴耐瑯拥耐庥^設計專利申請，稱為抵觸申請。其中，同樣的外觀設計是指外觀設計相同或者實質(zhì)相同[1]。

三、案例分析

（一）多功能滑輪鞋無效案[2]

該案（如圖1 所示）為一無效的請求案例，請求人的請求理由是該專利不符合《專利法》第23 條第1 款的規(guī)定，其中證據(jù)1 為圖2 中的對比設計。請求人認為該證據(jù)與涉案專利用途相同，申請日在涉案專利的申請日之前，授權(quán)公告日在涉案專利的申請日之后，與涉案專利比較，具有相同的整體形狀和構(gòu)造，且各組成部分的形狀也相同。二者的區(qū)別：(1)視圖呈現(xiàn)的產(chǎn)品變化狀態(tài)不同，對比設計處于伸展狀態(tài)，是為了表示鞋頭板和鞋跟板為可伸縮調(diào)節(jié)關系且正處于伸展狀態(tài)，在使用中可進一步拉伸或收縮至如涉案專利視圖所示的完全閉合狀態(tài)，可視為其完全閉合狀態(tài)已經(jīng)公開；(2)涉案專利腳面可調(diào)節(jié)綁帶上的文字圖案“CSC”僅為生產(chǎn)商的品牌或商標圖樣，且屬于局部細微設計。因此，涉案專利與證據(jù)1 的全部設計要素相同或者實質(zhì)相同，二者構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設計，即證據(jù)1 構(gòu)成涉案專利的抵觸申請，涉案專利不符合《專利法》第23 條第1 款的規(guī)定。

圖1 涉案專利

圖2 對比設計

根據(jù)涉案專利與對比設計的視圖，兩者相比，主要相同點在于：兩者的鞋底板均呈板狀，由鞋頭板和鞋跟板構(gòu)成，前后兩端各有一個輪子，鞋跟板后部左右兩側(cè)各有一個稍大的輪子，4 個輪子的輪輻均近似“X”形，鞋頭板前部有一與鞋底板垂直的前擋板，鞋跟板后部有一上翹的制動片，鞋底板中部有一條腳面可調(diào)節(jié)綁帶，其綁帶部分較寬，內(nèi)側(cè)有一調(diào)節(jié)扣，其調(diào)節(jié)帶較細，與調(diào)節(jié)扣相連，鞋底板中后部有一斜向后上方的“U”形后跟帶，頂部分成三條細帶，側(cè)面看呈三葉草形狀。二者的主要不同點在于：(1)腳面可調(diào)節(jié)綁帶上的圖案不同，涉案專利有一菱形圖案，對比設計沒有圖案；(2)鞋底板上表面的紋理不同，涉案專利前擋板與制動片之間的鞋底板上表面有防滑顆粒，對比設計該部位無防滑顆粒；(3)兩者的狀態(tài)不同，涉案專利為閉合狀態(tài)，對比設計為伸展狀態(tài)，對比設計顯示出其連接處的結(jié)構(gòu)。

根據(jù)視圖可以看出，涉案專利與對比設計呈現(xiàn)不同的變化狀態(tài)?！秾＠麑彶橹改稀罚?010 版）第四部分第五章第5.2.4.1 節(jié)規(guī)定，依據(jù)一般消費者的認知能力，根據(jù)對比設計圖片或者照片已經(jīng)公開的內(nèi)容即可推定出產(chǎn)品其他部分或者其他變化狀態(tài)的外觀設計的，則該其他部分或者其他變化狀態(tài)的外觀設計也視為已經(jīng)公開[1]。其中，對比設計處于伸展狀態(tài)，但視圖中明顯可以看出鞋頭板與鞋跟板之間存在凹凸關系的契合，閉合狀態(tài)是唯一的，一般消費者能夠推定出其閉合狀態(tài)下的外觀設計，因此其閉合狀態(tài)視為已經(jīng)公開，可以將閉合狀態(tài)下的對比設計與涉案專利進行對比。兩者在同一狀態(tài)下相比可以得到，二者整體形狀和構(gòu)造相同，各組成部分的形狀也相同。

對于滑輪鞋類產(chǎn)品，絕大部分滑輪鞋為運動鞋加直排輪的設計，而涼鞋鞋面加菱形排布輪子的設計較為獨特，而且該鞋的部件較多，每一部件的設計都可以多種多樣，無論滑輪鞋的整體設計還是局部設計都可以各不相同，設計空間較大。就產(chǎn)品整體而言，涉案專利和對比設計的整體形狀、構(gòu)造、各組成部分的形狀均相同，在此情況下，合議組認為：區(qū)別點(1)、(2)相對于整體設計較為細微，均屬于施以一般注意力不能察覺到的局部細微差異，對一般消費者而言，根據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則，對比設計構(gòu)成了涉案專利的抵觸申請，因此涉案專利與對比設計實質(zhì)相同，涉案專利與對比設計1 屬于同樣的外觀設計，涉案專利不符合《專利法》第23 條第1 款的規(guī)定。

雖然涉案專利與對比設計的產(chǎn)品狀態(tài)不同，結(jié)合產(chǎn)品領域的特點和視圖的內(nèi)容，則可以推斷出另一狀態(tài)，則并不影響兩者實質(zhì)相同的判斷。

下面兩個案例中的對比設計的申請日均早于涉案專利的申請日，公告日晚于涉案專利的申請日，屬于在申請日以前向國務院專利行政部門提出申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中的情形，因此其中所示的外觀設計可以用于評價涉案專利是否符合《專利法》第23 條第1 款的規(guī)定。

（二）吊燈案

涉案專利（如圖3 所示）與對比設計（如圖4 所示）整體組成和造型相同，均由吊鐘、吊桿、燈盤和連接桿組成，其區(qū)別點僅在于吊桿端部和下部圓盤燈的連接處以及排列方式不同，即：(1)對比設計吊桿端部有一小圓桿，涉案專利沒有該結(jié)構(gòu)；(2)圓盤連接處的圓形結(jié)構(gòu)占圓形燈的比例以及各部件之間的比例不同；(3)排列方式不同。

區(qū)別點(1)、(2)在整體結(jié)構(gòu)的設計中所占比例較小，屬于施以一般注意力不能覺察到的局部細微差異，而區(qū)別點(3)排列方式的改變對產(chǎn)品的整體形狀有一定的影響，且影響是表面顯現(xiàn)的，對燈類的一般消費者而言，兩者形狀的不同僅是兩者的彎折方向不同，而涉案專利視圖中不能明確得出燈叉部分是可以彎折的，簡要說明中也未明確聲明，因此不能參考上述的“多功能滑輪鞋無效案”來直接推定產(chǎn)品的另一狀態(tài)，而兩者的這種形狀上明顯的差異并不能直接歸納到《專利審查指南》（2010 版）指出的實質(zhì)相同的任一情形，該影響并不屬于施以一般注意力不能覺察到的局部的細微差異。假設認定該對比設計并不能構(gòu)成涉案專利的抵觸申請，無論是對該領域的設計者和消費者來說，是否意味著在構(gòu)思上沒有變化的情況下只要對其形狀做明顯的彎折改變，但又從相應的文件中不能直接推定兩種狀態(tài)的變化，就可以認定兩者并不實質(zhì)相同。此種形狀改變尤其在枝杈狀的燈類產(chǎn)品和工藝品中比較常見。那么他人即可在一產(chǎn)品的基礎上做這種簡單變形的改變而獲得專利權(quán)，這顯然與《專利法》的立法本意相左。因此，筆者認為對比設計構(gòu)成涉案專利申請的抵觸申請更為合理。

圖3 涉案專利

圖4 對比設計

吊燈類的產(chǎn)品整體設計空間較大，其各部件的具體形狀、連接方式、相對比例、表面結(jié)構(gòu)可以做出各種設計變化，且容易引起一般消費者的關注。該類案件的判斷主體應為燈類及其相近類產(chǎn)品的一般消費者，其對該類或其相近種類產(chǎn)品的外觀設計狀況具有常識性的了解，就產(chǎn)品整體而言，各部件的形狀和設計要素以及相互的連接關系都相同，產(chǎn)品的設計風格一致，整體表現(xiàn)出了基本相同的視覺效果和設計特點。因此，區(qū)別點(3)排列方式的不同并不影響對比設計構(gòu)成涉案專利申請的抵觸申請的判斷，二者屬于實質(zhì)相同的外觀設計，因此判斷涉案專利與對比設計屬于同樣的外觀設計。

涉案專利與對比設計的設計特性和組成完全相同的情況下，兩者在外形上有明顯的簡單變形的形狀差異，即使根據(jù)相應內(nèi)容不能直接推定出通過簡單的彎折來變形成同一相同狀態(tài)，也可以結(jié)合產(chǎn)品領域的特點和一般消費者的觀念認知，認定兩者實質(zhì)相同。

（三）鞋底案

從圖5、圖6 來看，涉案專利為左腳鞋底，對比設計為右腳鞋底，根據(jù)左右腳鞋子整體對稱的特點，將對比設計的鞋底對稱后與涉案專利進行比較。兩者的相同點主要在于：整體形狀和布局完全相同，側(cè)面四周的結(jié)構(gòu)和圖案完全相同，底部的結(jié)構(gòu)完全相同。其區(qū)別點在于：(1)底部的圖案不同；(2)俯視圖面的結(jié)構(gòu)不同。

圖5 涉案專利

圖6 對比設計

對于區(qū)別點(1)主要是鞋底的色塊形成的圖案，雖然該圖案在鞋底面中比較醒目，鞋底的目的主要是防滑，但該圖案在產(chǎn)品整體結(jié)構(gòu)的設計中所占比例較小且與鞋側(cè)面的色塊存在連貫性，因此對整體的視覺效果影響并不大。

對于區(qū)別點(2)，有兩種不同的觀點，一是該俯視圖面的結(jié)構(gòu)在使用時完全看不到，屬于其區(qū)別在于使用時看不到的部位，對一般消費者不能夠產(chǎn)生引人矚目的視覺效果；二是，雖然該面的結(jié)構(gòu)在使用時看不到，但由于該產(chǎn)品是鞋底，該面的設計在整個鞋底的設計中占有不可或缺的地位，故不能將俯視圖面簡單直接歸納到屬于使用時看不到的部位。根據(jù)第一種觀點，顯然可以認為涉案專利與對比設計實質(zhì)相同，而此種做法是否說明對于鞋底類產(chǎn)品，由于該類產(chǎn)品是鞋子的一重要部件，不管是否作為零部件產(chǎn)品，而使用時鞋底上表面都是看不到的，這一部分的設計在認定中是可以不考慮的。這一做法似乎將設計者在該部分付出的勞動一筆抹去了，這樣顯然無法激勵設計者的創(chuàng)新熱情，與鼓勵創(chuàng)新是相違背的。雖然鞋子產(chǎn)品中的鞋底上表面屬于“使用時不容易看到或者看不到的部位”，但對于本案鞋底這一產(chǎn)品來說，筆者認為將鞋底產(chǎn)品的上表面直接認定為“使用時不容易看到或者看不到的部位”并不妥。筆者比較傾向于第二種觀點，雖然該部件構(gòu)成鞋子在使用時該鞋底的上表面屬于使用時看不到的部位，但本案為鞋底，對于設計者來說，其上表面的設計關系到使用者的舒適度，雖然該內(nèi)容并不是認定中需要參考的內(nèi)容，但應作為設計的內(nèi)容來考慮。判斷外觀設計專利是否符合《專利法》第23 條第1 款規(guī)定時，“一般消費者”不僅包含該領域的設計者，而且包含該領域的消費者。所以，該區(qū)別點(2)對產(chǎn)品整體的視覺效果影響較為顯著，對比設計并不能構(gòu)成涉案專利申請的抵觸申請，二者不屬于實質(zhì)相同的外觀設計。

對作為零部件的產(chǎn)品進行評定對比時，是否將該零部件放入整體產(chǎn)品中考慮要具體案情具體分析，同時需要結(jié)合產(chǎn)品的特性來認定，也需要考慮《專利法》的立法宗旨和立法本意。

四、案例的思考

抵觸申請的立法本意就是要追求專利的絕對新穎性，既要滿足“禁止重復授權(quán)”，又要符合“在先申請制”。進行是否屬于構(gòu)成抵觸申請的“同樣的外觀設計”判斷時，涉及外觀設計實質(zhì)相同的判斷。在滿足時間點的情況下，涉案專利與對比設計的產(chǎn)品整體差異性成為判斷的關鍵，如屬于“施以一般注意力不能察覺到的局部的細微差異”，在具體的實際案例中如何把握所述程度的差異，是操作中的難點也是最關鍵的點。

雖然《專利審查指南》（2010 版）給出了實質(zhì)相同的幾種情形，但實際案例中往往出現(xiàn)其區(qū)別點并不屬于其中任一情形，這就需要多方位地進行評定。對于是否認定該對比文件構(gòu)成抵觸申請存在考量的案件，尤其對是否構(gòu)成“自我抵觸”時，如何把握好“度”成為判斷的難點，判斷中除了法律條款和《專利審查指南》（2010 版）中列舉的幾種實質(zhì)相同的情況，仍要將抵觸申請的立法本意考慮在首位。為了更好地保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵和推動創(chuàng)新，不僅僅要站在一般消費者的角度，同時也要站在設計者的角度，結(jié)合產(chǎn)品領域的特點和一般消費者的認知水平，給出一個合理的結(jié)論和意見。當然，必要時也可以逆向思維，給出結(jié)論反觀該結(jié)論是否更好地維護了在先申請人的利益，同時也不與《專利法》的立法宗旨相左。