鄧志陽

（210094 南京理工大學(xué) 江蘇 南京）

發(fā)明人通過創(chuàng)新所形成的技術(shù)方案，一旦付諸文字并轉(zhuǎn)化為專利申請文件，必然要面對一定程度的“失真”?！笆д妗痹虬ㄎ淖直磉_(dá)自身的局限性以及撰寫人自身表達(dá)能力有限是。而且，基于審查員檢索出的對比文件和相關(guān)審查意見，申請人也需要調(diào)整專利申請文件的內(nèi)容以符合專利授權(quán)目的。另外，對申請文件的修改是一種限制性修改，之所以進(jìn)行限制是因?yàn)閷＠贫戎幸?guī)定了“先申請?jiān)瓌t”，在先申請能夠否定同樣的在后申請，具有排他性。既然允許對申請文件進(jìn)行修改，為了防止申請人將新的技術(shù)特征寫入申請文件從而根本性改變技術(shù)方案，故申請人在修改申請文件時(shí)不能超出原申請文件所記載的“內(nèi)容”。目前,學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界對申請文件修改超范圍的判斷存在較大爭議,亟待解決。

一、國內(nèi)外專利申請文件修改的相關(guān)規(guī)定

我國專利法第33條規(guī)定了對專利申請文件的修改，前半段指出在提交申請之后申請人可以修改申請文件，后半段對申請人修改申請文件進(jìn)行了限制。在專利審查指南中，“記載的范圍”具體表現(xiàn)為兩種形式，一是表面的原文字記載的內(nèi)容，二是更深層次的能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。目前，各界對“直接地、毫無疑義地確定”的具體標(biāo)準(zhǔn)存在較大爭議。

美國專利法對在授權(quán)文本中加入新事項(xiàng)表示了反對，超出原始公開文本的技術(shù)特征不能加入到專利文件中，修改是否超范圍需比對原始公開的文本。然而，其對申請文件“修改是否超范圍”的標(biāo)準(zhǔn)較低，其具體表現(xiàn)是：第一，美國授權(quán)之前的修改都不受“超范圍”的限制。第二，美國規(guī)定不能超出的范圍是指“公開的范圍”，而不是我國規(guī)定的“文字記載的范圍”。

歐洲相關(guān)的法律法規(guī)不僅對專利申請文件修改不得“超范圍”作出了規(guī)定，而且為是否“超范圍”的判斷提供了依據(jù)。一方面，允許申請人修改申請文件，但在修改中不得超出原主題的內(nèi)容。另一方面，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)分析修改后的申請文件，如果不能從原申請文件直接并且毫無疑義地推導(dǎo)出，并且考慮隱含內(nèi)容仍不能得出新內(nèi)容，那么該修改就毫無疑問地超出了原申請文件的內(nèi)容，該修改無法得到專利機(jī)關(guān)的認(rèn)可。

日本相關(guān)法律法規(guī)與歐洲的規(guī)定具有很大的相似性，不僅有原則性規(guī)定，也有具體的操作性解釋。首先是確認(rèn)了修改的合法性以及修改的具體范圍，這些規(guī)定與歐洲的規(guī)定基本一致。而且，對于具體的標(biāo)準(zhǔn)，日本審查指南進(jìn)行了更加詳細(xì)的描述，一是“已明事項(xiàng)”，即申請文件明確記載的內(nèi)容；二是“自明的事項(xiàng)”，即雖然屬于原申請文件未直接記載的內(nèi)容，但可依據(jù)原申請文件推導(dǎo)出來的事項(xiàng)。

二、我國專利申請文件修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)

專利申請文件修改超范圍的判斷不是形式判斷,而是實(shí)質(zhì)判斷；不僅是事實(shí)判斷，而且還是價(jià)值判斷。我國各界對專利申請文件修改超范圍問題從其自身的角度均給出了相應(yīng)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，主要集中在“范圍”的內(nèi)涵以及“范圍”的邊界。

（一）“支持”標(biāo)準(zhǔn)與“直接地、毫無疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)

“支持”標(biāo)準(zhǔn)源于專利法第26條第4款，代理實(shí)務(wù)界常利用該標(biāo)準(zhǔn)來判斷申請人的修改是否超范圍：說明書只要可以支持權(quán)利要求書，不存在修改超范圍的問題。然而，行政審查機(jī)關(guān)認(rèn)為，第26條第4款是針對撰寫階段而言的，第33條是針對提交后的申請階段而言的，兩者完全不同?！爸苯拥亍⒑翢o疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)顯然比“支持”標(biāo)準(zhǔn)更復(fù)雜，實(shí)踐中，行政審查機(jī)關(guān)也通過大量案件進(jìn)一步論述了“支持”標(biāo)準(zhǔn)的局限性，申請人基于“支持”標(biāo)準(zhǔn)所做的修改不能得到行政審查機(jī)關(guān)的認(rèn)可。

但是，專利法規(guī)定了權(quán)利要求修改是否超范圍以及修改后的權(quán)利要求能否得到說明書的支持,均以說明書公開的內(nèi)容為基礎(chǔ)。因此，如果完全不顧“支持”標(biāo)準(zhǔn)而一味適用更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，則可能導(dǎo)致一種潛在的沖突：對專利申請文件的修改得到了說明書的支持，但卻修改超范圍了。這種結(jié)果顯然對申請人非常不利，申請人所獲得的專利保護(hù)與其實(shí)際的技術(shù)貢獻(xiàn)嚴(yán)重不符，不符合行政法上的比例原則。因此，行政審查機(jī)關(guān)所持的標(biāo)準(zhǔn)與代理實(shí)務(wù)界所認(rèn)為的“支持”標(biāo)準(zhǔn)之間的矛盾目前并沒有得到有效解決。

（二）“唯一”和“顯而易見”標(biāo)準(zhǔn)

“唯一”和“顯而易見”標(biāo)準(zhǔn)源于行政、司法對“直接地、毫無疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)的不同見解。行政機(jī)關(guān)在審查過程中把該標(biāo)準(zhǔn)解釋為“唯一的確定”，強(qiáng)調(diào)“唯一”標(biāo)準(zhǔn)。而司法機(jī)關(guān)卻具有不同的表述，在愛默生墨盒案中，為“直接、明確推導(dǎo)出”，并且認(rèn)為是否“顯而易見”是關(guān)鍵，在島野案中，為“能夠確定”。司法機(jī)關(guān)對第33條的不同理解，致使“直接地、毫無疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識多元化，使得評判標(biāo)準(zhǔn)演變成了文字游戲，而且，業(yè)界長期以來忽視探索判斷修改超范圍的具體方法，使得修改超范圍的評述過程顯得過于主觀和武斷。

法院在不同案件中對修改超范圍問題采用了看似不同的判斷標(biāo)準(zhǔn),致使業(yè)界對相關(guān)判例的解讀出現(xiàn)分歧乃至誤解。但是，筆者認(rèn)為法院的這些判斷標(biāo)準(zhǔn)之間并沒有涇渭分明的差異，我國審查指南中規(guī)定的“直接地、毫無疑義地確定”在本質(zhì)上與“直接、明確地推導(dǎo)出”是一樣的，而“能夠確定”又包含了上面兩者的內(nèi)涵，這幾種表達(dá)，僅僅只是形式上的差異，并無本質(zhì)不同。“顯而易見”以及“唯一”的不同大致就是司法機(jī)關(guān)以及行政機(jī)關(guān)的分歧。顯然，司法審判機(jī)關(guān)更加重視專利權(quán)的實(shí)質(zhì)，不拘泥于形式上的文字，這與專利行政機(jī)關(guān)更加重視先申請?jiān)瓌t，嚴(yán)格適用“唯一”標(biāo)準(zhǔn)的做法不同。從上可知，“修改超范圍”的判斷體現(xiàn)了司法與行政對專利“質(zhì)”與“量”控制方面的顯著差異,這也是“修改超范圍”問題產(chǎn)生長久爭議的原因。

三、專利申請文件修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)完善

筆者認(rèn)為，為了保持法律法規(guī)的穩(wěn)定性并結(jié)束修改超范圍評判標(biāo)準(zhǔn)混亂的局面，當(dāng)務(wù)之急并不是提出新的審查標(biāo)準(zhǔn)以實(shí)現(xiàn)個(gè)案公平正義，而是在審查指南現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)之下歸納出更加合理的判斷方法以實(shí)現(xiàn)個(gè)案正義。首先，審查指南規(guī)定的“直接地、毫無疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)在專利審批中得到遵守，同時(shí)在大量的專利行政案件中得到適用，達(dá)到了行政和司法的統(tǒng)一認(rèn)識。其次，該標(biāo)準(zhǔn)在代理實(shí)務(wù)界具有相當(dāng)?shù)恼J(rèn)可度，已經(jīng)形成了比較完整的行業(yè)共識。再次，法院在不同案件所提出的不同判斷標(biāo)準(zhǔn)，缺乏統(tǒng)一的認(rèn)識，主觀性過強(qiáng)，無法形成統(tǒng)一的審判共識。

我國應(yīng)該確立“直接地、毫無疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)的重要地位，明確其適用要點(diǎn)。從字面上理解，“直接”是指“不經(jīng)過中間事物的”，“毫無疑義”是指可以明確確定，該標(biāo)準(zhǔn)的適用并不需要借助其他證據(jù)或工具，而僅僅通過本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的專業(yè)知識即可。只有同時(shí)滿足“直接地”和“毫無疑義地”兩個(gè)條件，才能使修改后所呈現(xiàn)的技術(shù)方案的內(nèi)容在原說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書記中進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性的記載?！爸苯拥亍⒑翢o疑義地確定”標(biāo)準(zhǔn)的適用，以下幾點(diǎn)是重點(diǎn)需要關(guān)注的問題：

首先，前提是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員必須具備相應(yīng)的邏輯和技術(shù)水平。如果認(rèn)定主體的水平過低，則會與“技術(shù)人員”的規(guī)定相沖突，使該標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍變窄，如果認(rèn)定主體的水平過高，甚至達(dá)到專家級別的水平，那么一定程度的修改很容易符合審查標(biāo)準(zhǔn)，無法達(dá)到“普通”的要求。其次，公知常識先行。專利審查機(jī)關(guān)對修改是否超范圍的判斷，必須結(jié)合公知常識才能正確劃定邊界。再次，具體個(gè)案具體分析。必須結(jié)合案件具體所屬的技術(shù)領(lǐng)域去判斷修改后的內(nèi)容是否加入了新的技術(shù)特征，不能脫離現(xiàn)實(shí)盲目認(rèn)為所改變的技術(shù)特征必然符合原申請文件的要求。最后，關(guān)鍵在于能夠排除行政審查機(jī)關(guān)的合理懷疑。實(shí)踐中，審查員的“合理懷疑”才是否定一項(xiàng)修改的根據(jù)，不能機(jī)械地以修改方式不屬于法律法規(guī)明文規(guī)定的方式而否定相應(yīng)的修改。