趙春杰

一、“反向混淆”概述

“反向混淆”一詞來(lái)源于美國(guó)司法實(shí)踐之中，較為典型的反向混淆案件發(fā)生在大企業(yè)擅自使用小企業(yè)的商標(biāo)權(quán)，并且通過大量宣傳使得相關(guān)公眾誤認(rèn)為產(chǎn)品或服務(wù)的提供者是侵權(quán)人的情況。反向混淆與傳統(tǒng)的混淆主要區(qū)別體現(xiàn)在被告會(huì)對(duì)該商標(biāo)的投入廣泛地宣傳使用。在美國(guó)首次被認(rèn)定為反向混淆的案例是1977年的Big O一案，原告Big O Tire Dealers，Inc是一家輪胎采購(gòu)商，其在14個(gè)州擁有輪胎經(jīng)銷商。1973年秋天該公司開始生產(chǎn)輪胎，并開始在該類產(chǎn)品上使用、推廣“Big O Big Foot 60”與“Big O Big Foot 70”商標(biāo)。被告Goodyear公司是當(dāng)時(shí)世界上最大的輪胎制造商，其于1973年末三個(gè)月中開始在雪地摩托車的履帶上使用“Bigfoot”商標(biāo)。后來(lái)Goodyear公司雖然發(fā)現(xiàn)原告對(duì)該商標(biāo)在先使用的事實(shí)，但是仍未能有效從原告那里得到授權(quán)許可，反而在電視平臺(tái)上做了大量的宣傳。在該案中，原告并未主張或舉證被告有攀附原告商譽(yù)的故意，而是主張被告的行為在事實(shí)上造成了相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。在該案中，美國(guó)第十巡回上訴法院認(rèn)為萊哈姆法中并未規(guī)定反向混淆的條款，但是需要遵循保護(hù)既定商品名稱和防止公眾混淆的政策，因此希望能夠從普通法的角度將其納入至保護(hù)范圍之內(nèi)，法院認(rèn)定被告通過不正當(dāng)使用商標(biāo)的行為進(jìn)行不公平競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者對(duì)在先使用者的商品來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，最終判決被告承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)賠償與懲罰性賠償金。

“反向混淆”本質(zhì)上是商業(yè)經(jīng)營(yíng)中擅自長(zhǎng)期使用他人的商標(biāo)，其導(dǎo)致的結(jié)果是商標(biāo)權(quán)人逐漸喪失對(duì)該商標(biāo)的控制權(quán)，權(quán)利人難以在后續(xù)的使用中發(fā)揮該商標(biāo)區(qū)別于其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的效用；侵權(quán)人的使用方式最終會(huì)切斷商標(biāo)權(quán)與權(quán)利人之間的聯(lián)系。各國(guó)對(duì)于“反向混淆”都予以一定程度上的規(guī)制，原因在于如果不加以禁止則將放任大公司通過在后使用的方式侵占小公司注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。但一些案件中過度保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益將有損利益衡量原則，在很多“反向混淆”案例中，原告雖然對(duì)該商標(biāo)享有權(quán)利，但并未通過更多的市場(chǎng)宣傳、持續(xù)經(jīng)營(yíng)使得該注冊(cè)商標(biāo)發(fā)揮應(yīng)有的核心功能，即發(fā)揮識(shí)別來(lái)源的功能。換句話說，法院側(cè)重于保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)持有人對(duì)商標(biāo)享有的期待性的識(shí)別功能。

二、“反向混淆”的構(gòu)成要件

實(shí)踐中，出現(xiàn)了很多類似“反向混淆”的案件，但是需要依據(jù)現(xiàn)有的侵權(quán)框架加以分析，“反向混淆”案件卻是少之又少，比較典型的有“藍(lán)色風(fēng)暴案”“新百倫案”“IPAD案”。從多數(shù)案例中分析“反向混淆”案件的構(gòu)成要件，對(duì)于理論發(fā)展、實(shí)際判斷有著進(jìn)一步的推動(dòng)意義。本文認(rèn)為，“反向混淆”的構(gòu)成要件由以下三方面構(gòu)成。

第一，他人享有確定的、穩(wěn)定的商標(biāo)權(quán)利；他人商標(biāo)并非通過搶注等方式獲得，且獲得了商標(biāo)注冊(cè)證。在“微信商標(biāo)”一案中，有不少觀點(diǎn)認(rèn)為該案也是“反向混淆”案例，但是該案中創(chuàng)博亞太公司并未獲得相應(yīng)的商標(biāo)注冊(cè)權(quán)，不符合“反向混淆”的首要構(gòu)成要件。在該案中，北京高院認(rèn)為“微信”的本身含義即為短消息、短信息、及時(shí)信息等類似含義，其屬于暗示性的詞匯，本身固有的顯著性較弱。他人將該商標(biāo)注冊(cè)在“信息傳送、電話業(yè)務(wù)、電話通信”等方面，如果未能通過使用獲得更強(qiáng)地顯著性的話，則不能當(dāng)然地發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的功能。因此，被異議商標(biāo)由于缺乏顯著特征而被駁回注冊(cè)。

第二，侵權(quán)人的行為容易使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)權(quán)利產(chǎn)生混淆的高度蓋然性。例如，在“藍(lán)色風(fēng)暴”一案，百事可樂公司將“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)用于宣傳廣告、產(chǎn)品包裝上突出使用，已經(jīng)屬于商標(biāo)性使用的范疇。法院認(rèn)為，“藍(lán)色風(fēng)暴”一詞屬于臆造性詞匯，本身固有的顯著性較強(qiáng)，百事可樂公司在相同產(chǎn)品上使用“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)的行為，容易使相關(guān)公眾對(duì)“藍(lán)色風(fēng)暴”產(chǎn)品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)。而在“非誠(chéng)勿擾”一案中，江蘇電視臺(tái)在節(jié)目中雖然使用“非誠(chéng)勿擾”一詞以便區(qū)分節(jié)目來(lái)源，是為商標(biāo)性使用的行為。但是“非誠(chéng)勿擾”屬于現(xiàn)有詞匯，并非通過臆造想象而成，本身所具有的固有顯著性較弱。該案中法院認(rèn)為，即使原告與被告使用的“非誠(chéng)勿擾”一詞構(gòu)成商品類似、商標(biāo)近似的前提下，仍然不足以造成相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆的可能性。判斷是否會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)商標(biāo)權(quán)利產(chǎn)生混淆的因素有雙方是否具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、原告在先使用商標(biāo)的程度、涉案商標(biāo)與引證商標(biāo)的顯著性強(qiáng)弱等等。

第三，有關(guān)該商標(biāo)的知名度是由侵權(quán)人所推高的?！胺聪蚧煜卑咐煌酝纳虡?biāo)侵權(quán)案件，具有一些特殊情節(jié)。一般是大型企業(yè)寄希望于該商標(biāo)能為未來(lái)市場(chǎng)打下重要的識(shí)別、宣傳基礎(chǔ)，這些企業(yè)通過對(duì)他人商標(biāo)進(jìn)行大規(guī)模的宣傳推廣，不斷在產(chǎn)品上積攢聲譽(yù)，使得相關(guān)公眾誤認(rèn)為商標(biāo)權(quán)來(lái)源于侵權(quán)方，發(fā)生了權(quán)利歸屬以及產(chǎn)品來(lái)源的混淆。值得注意的是，主觀上的使用意圖并不會(huì)影響“反向混淆”構(gòu)成要件。侵權(quán)人在主觀上并未有攀附商譽(yù)、不當(dāng)謀求知名度的動(dòng)機(jī)，但是其使用商標(biāo)未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)權(quán)人同意，所以在主觀上具有故意或者重大過失。商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定是一種事實(shí)判斷，不會(huì)因?yàn)橹饔^上故意與否而有所不同，是否故意也只對(duì)侵權(quán)賠償有所影響。

三、“反向混淆”的法律規(guī)制

商標(biāo)法57條第2項(xiàng)能規(guī)制“反向混淆”案件，這一條款沒有明確提及商標(biāo)法所禁止的混淆行為到底是正向還是反向混淆行為，但“反向混淆”的本質(zhì)還是會(huì)讓消費(fèi)者產(chǎn)生混淆的狀況。按照國(guó)內(nèi)外司法實(shí)踐來(lái)看，對(duì)于符合上述特征的案件一般能夠依據(jù)現(xiàn)有法律認(rèn)定侵權(quán)的話，那么需要解決的難題則是有關(guān)賠償?shù)姆矫?。例如，從商?biāo)權(quán)利激勵(lì)角度來(lái)看，賦予商標(biāo)權(quán)并不意味著給予其相應(yīng)的壟斷權(quán)。商標(biāo)的保護(hù)范圍也要受到顯著度與知名度的影響，即使依照商標(biāo)法57條認(rèn)定行為人的行為屬于商標(biāo)侵權(quán)的話，也是要在個(gè)案解決侵權(quán)賠償這一難題。此外，行為人的主觀意圖將會(huì)影響賠償?shù)挠?jì)算方法與認(rèn)定。例如在“斐樂”案中，該案系運(yùn)用懲罰性賠償判決的結(jié)果。法院認(rèn)為被告理應(yīng)知曉斐樂公司注冊(cè)商標(biāo)的知名度和在先使用的事實(shí)，其不僅不合理避讓使用與斐樂公司近似的商標(biāo)標(biāo)識(shí)，而且在多家電商平臺(tái)廣為使用、宣傳與他人商標(biāo)整體近似的標(biāo)識(shí)，主觀惡意明顯，且對(duì)消費(fèi)者造成嚴(yán)重的混淆誤認(rèn)，應(yīng)按照被告因侵權(quán)獲利的三倍確定賠償數(shù)額。

(一)明確侵權(quán)所得利益的邊界

使用他人商標(biāo)所獲利潤(rùn)如何計(jì)算是實(shí)務(wù)中的一個(gè)疑難點(diǎn)。根據(jù)2013年商標(biāo)法第63條，法院可以在個(gè)案中選擇適用以下賠償計(jì)算方法:原告實(shí)際損失、被告侵權(quán)所獲利益、商標(biāo)許可費(fèi)。對(duì)于惡意侵權(quán)的還可按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。

在“新百倫”案中，法院認(rèn)為NewBalance公司未經(jīng)原告周樂倫授權(quán)就擅自將“新百倫”予以商業(yè)化使用的行為屬于侵犯原告周樂倫的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，一審法院綜合考慮被告使用“新百倫”的范圍與方式，最終認(rèn)定被告NewBalance公司向原告周樂倫賠償?shù)臄?shù)額應(yīng)占其獲利總額的二分之一，即9800萬(wàn)元。本文認(rèn)為這種判決思維十分不妥。首先，本案中被告本身也是擁有多項(xiàng)商標(biāo)權(quán)的，其使用“新百倫”商標(biāo)并非為了謀取不當(dāng)利益、攀附原告商標(biāo)商譽(yù)。此外被告在產(chǎn)品銷售方面并未單純使用“新百倫”商標(biāo)，被告組合使用“NewBalance/新百倫”“NB/新百倫”或“NewBalance新百倫及NB圖形”等標(biāo)識(shí)。其次，“NewBalance”商標(biāo)的顯著性、知名度都很高，因此相關(guān)消費(fèi)者對(duì)于“新百倫”商標(biāo)的注意力程度會(huì)降低很多，即使去掉“新百倫”標(biāo)識(shí)也并不會(huì)影響被告公司的產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)揮識(shí)別來(lái)源的功能，也不會(huì)影響消費(fèi)者繼續(xù)購(gòu)買來(lái)源于被告公司的產(chǎn)品。再次，結(jié)合被告積極推動(dòng)“新百倫”等商標(biāo)的使用事實(shí)，使得這些商標(biāo)能夠與被告的產(chǎn)品產(chǎn)生密切聯(lián)系；通過使用、推廣這些商標(biāo)也間接發(fā)揮了商標(biāo)的商品質(zhì)量保障功能，被告一定程度上通過自身的努力賦予這些商標(biāo)獲得了較高的市場(chǎng)美譽(yù)度，在這種情況下“新百倫”享有較高的美譽(yù)度對(duì)于原告而言并未有什么損害。

因此，單純地依據(jù)侵犯他人商標(biāo)權(quán)而確定侵權(quán)獲利的方式是不正確的，抑或說是需要進(jìn)一步細(xì)化的，例如對(duì)于他人所付出的努力要依據(jù)公平原則予以排除在侵權(quán)獲利的范疇之內(nèi)。因此該案在二審中運(yùn)用商標(biāo)貢獻(xiàn)率的判斷方法最終確定原告僅能獲得500萬(wàn)的賠償金額。然而，商標(biāo)貢獻(xiàn)率在理論與實(shí)踐中還有很多的空白點(diǎn)需要完善，需要更多的研究加以支撐。

(二)適當(dāng)運(yùn)用懲罰性賠償規(guī)則

在一些案件，“反向混淆”與惡意侵權(quán)的界限并非是明晰的，此處需要界定什么是惡意侵權(quán)的概念。所謂的惡意侵權(quán)即是指明知沒有商標(biāo)權(quán)而在相同或類似商品上使用與他人相同或近似的商標(biāo)，其本質(zhì)類似于假冒他人的注冊(cè)商標(biāo)，主觀上希望利用商標(biāo)權(quán)人已經(jīng)打下的品牌知名度從而達(dá)到有利于銷售自己產(chǎn)品的一種行為，在這種情況下會(huì)對(duì)消費(fèi)者的認(rèn)知造成嚴(yán)重的混淆危害，因此法律規(guī)制也更為嚴(yán)厲。有一些因素可以證明是否為惡意侵權(quán)，比如是否對(duì)商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)注冊(cè)、商標(biāo)權(quán)利提出異議或無(wú)效，是否設(shè)計(jì)出與他人商標(biāo)權(quán)整體外觀上近似的標(biāo)志，他人的商標(biāo)權(quán)是否在先具有一定知名度，他人的商標(biāo)權(quán)的顯著度能否天然地阻止他人使用等因素。

“反向混淆”案例的出現(xiàn)都并非是偶然因素所造成的，被告方缺乏正當(dāng)使用的主觀意圖。例如，在“新百倫”案中，被告明知沒有權(quán)利卻去使用“新百倫”商標(biāo)，而且“NewBalance”的中文名稱并不與“新百倫”這一臆造性詞匯有著當(dāng)然聯(lián)系。此外，在周樂倫“新百倫”商標(biāo)的初審公告時(shí)，NewBalance公司的關(guān)聯(lián)公司也曾提出異議，后來(lái)該異議被國(guó)家商標(biāo)局駁回，這就說明被告在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、廣泛使用“新百倫”商標(biāo)之前就已經(jīng)知悉存在“新百倫”這一注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。因此，本案中的NewBalance公司即使不屬于惡意侵權(quán)的情況，其長(zhǎng)期使用“新百倫”造成相關(guān)公眾混淆的意圖較為明顯，所以為了維護(hù)我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)制度以及商標(biāo)權(quán)人的利益，在實(shí)際審判中需要法官加大對(duì)被告的懲罰力度，以加強(qiáng)大型企業(yè)審慎、合理避讓他人商標(biāo)權(quán)的義務(wù)。

四、結(jié)語(yǔ)

商標(biāo)法對(duì)于“反向混淆”這一問題已經(jīng)有了初步的解決方案，實(shí)踐中的難點(diǎn)在于侵權(quán)賠償?shù)挠?jì)算，首先，要綜合考慮是否為典型的“反向混淆”案例，結(jié)合多重因素考慮賠償?shù)挠?jì)算方法。其次，要對(duì)商標(biāo)貢獻(xiàn)率一題有更加深入的研究，如何依據(jù)商標(biāo)貢獻(xiàn)率做出合理的判決。