秦卓瑜

摘 要：惡意商標(biāo)搶注之風(fēng)的蔓延是由商標(biāo)內(nèi)在價值、低廉的搶注成本、高額賠償以及懲戒機(jī)制不完善等多種因素造成的。為有效遏制該現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)從制度層面提高商標(biāo)搶注和囤積成本，完善商標(biāo)審查制度并建立商標(biāo)搶注行為的懲戒和賠償機(jī)制。

關(guān)鍵詞：惡意搶注;商標(biāo);認(rèn)定;應(yīng)對

文章編號：1004-7026（2019）17-0005-03? ? ? ? ?中國圖書分類號：TS2;S5? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

惡意搶注商標(biāo)的認(rèn)定需要同時符合“惡意”以及商標(biāo)“已經(jīng)使用并有一定影響”兩個條件。其中“惡意”包括主觀明知或應(yīng)知的認(rèn)知狀態(tài)以及客觀違反誠實(shí)信用原則的不正當(dāng)手段，明知或應(yīng)知應(yīng)以普通社會公眾的認(rèn)知能力為判斷依據(jù)?！耙呀?jīng)使用”是指以識別商品來源為目的，將商標(biāo)用于商業(yè)活動中?！坝幸欢ㄓ绊憽眲t是指達(dá)到在一定地域范圍或相關(guān)行業(yè)內(nèi)、被本領(lǐng)域的相關(guān)公眾知曉的程度。

商標(biāo)搶注現(xiàn)象隨著商標(biāo)法的實(shí)施而產(chǎn)生，是一種消極的社會現(xiàn)象。自20世紀(jì)90年代以來，商標(biāo)搶注現(xiàn)象就一直受到我國學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界的廣泛關(guān)注。此后，隨著我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷深化，從蘋果公司與深圳唯冠的iPad商標(biāo)之爭，到“微信”和“我是江小白，生活很簡單”商標(biāo)無效宣告請求案，再到“捂臉”表情和小豬佩奇遭搶注事件，商標(biāo)搶注之風(fēng)在我國越演越烈。

1? 惡意搶注商標(biāo)的現(xiàn)狀

1.1? 惡意搶注商標(biāo)的內(nèi)涵

商標(biāo)搶注是指有意阻斷商業(yè)標(biāo)識與商品、服務(wù)提供者之間正確聯(lián)系的行為。商標(biāo)搶注有廣義和狹義兩種定義，廣義的商標(biāo)搶注指的是未經(jīng)在先權(quán)益人許可，將其享有的財產(chǎn)權(quán)益或者人身權(quán)益的標(biāo)識，如他人著作物、享有專利權(quán)的實(shí)用新型或者外觀設(shè)計以及姓名等，申請商標(biāo)注冊的行為;而狹義的商標(biāo)搶注是指未經(jīng)在先商業(yè)標(biāo)識使用者的許可，將其商業(yè)標(biāo)識，如使用的未注冊商標(biāo)、域名、商號等申請商標(biāo)注冊的行為[1]。由于廣義的商標(biāo)搶注涉及對他人姓名權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等的侵犯，其可以通過侵權(quán)責(zé)任法、專利法和著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定予以解決。故“惡意商標(biāo)搶注”僅指明知或應(yīng)當(dāng)知道是他人在先使用的商業(yè)標(biāo)識，未經(jīng)在先使用者同意，而以自己名義搶先申請商標(biāo)注冊的行為。

1.2? 立法現(xiàn)狀

就我國《商標(biāo)法》目前的規(guī)范體系來說，第7條、第9條、第13條、第15條和第32條是關(guān)于惡意搶注商標(biāo)行為的法律規(guī)制。但是，第7條僅宣示性地規(guī)定了“申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則”，并未明確違反該原則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)何種法律責(zé)任;第9條和第32條雖加強(qiáng)了對在先權(quán)利的保護(hù)，但對于“已經(jīng)使用并有一定影響”的法律認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)仍未予以明確?！渡虡?biāo)法》第13條是關(guān)于禁止在相同或類似商品上搶注他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)、在不相同或者不類似商品上搶注他人已在中國注冊的馳名商標(biāo)的規(guī)定。第15條是關(guān)于禁止代理人、代表人以自己的名義搶注被代理人、被代表人商標(biāo)的規(guī)定。這在一定程度上對于惡意搶注行為的個案認(rèn)定起到了一定的指導(dǎo)作用，但適用范圍有限，仍無法包括惡意搶注商標(biāo)的全部類型。

2? 惡意搶注的成因

2.1? 商標(biāo)價值的驅(qū)動力

商標(biāo)在本質(zhì)上是一種標(biāo)記，用來對特定經(jīng)營者的品牌服務(wù)或其他經(jīng)營者的商品或服務(wù)進(jìn)行區(qū)別。因此，商標(biāo)承載著一個特定企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)，代表了市場和大眾對其產(chǎn)品價值、質(zhì)量以及服務(wù)的認(rèn)可，進(jìn)而構(gòu)成了擔(dān)保。搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，一方面，可以大量節(jié)省產(chǎn)品開發(fā)維護(hù)、廣告宣傳、品牌培育及市場開拓的成本，利用他人已經(jīng)獲得的品牌效應(yīng)，推銷自己的產(chǎn)品和服務(wù)，以迅速占領(lǐng)市場。另一方面，搶注人在自己不實(shí)際使用該商標(biāo)的情況下，也可以通過對該商標(biāo)的許可使用和轉(zhuǎn)讓，從囤積的商標(biāo)中獲取利益[2]。

2.2? 低廉的搶注成本加劇投機(jī)心理

在實(shí)踐中，低廉的商標(biāo)搶注成本無疑加劇了搶注人的投機(jī)心理。一方面，對搶注人而言，商標(biāo)注冊申請的前期過程所需投入的資金并不多，一些地方政府為了鼓勵商標(biāo)注冊，對申請人實(shí)施承擔(dān)申請費(fèi)、提供支持和獎勵政策等措施，使得搶注人在商標(biāo)的囤積行為中獲利。另一方面，商標(biāo)搶注行為預(yù)期的法律風(fēng)險可控，因?yàn)槠渥顗牡慕Y(jié)果就是被撤銷，但若搶注成功，搶注人便能夠獲得豐厚的許可使用費(fèi)或轉(zhuǎn)讓費(fèi)作為回報，從而賺取利益。實(shí)踐中，多數(shù)被搶注人僅以要回商標(biāo)專用權(quán)為目的，往往不愿再啟動煩瑣冗長的民事訴訟程序要求惡意搶注行為對所造成的損失進(jìn)行賠償[3]。

2.3? 賠償和懲戒機(jī)制不完善

依據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，針對以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)的行為，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)或在申請階段有權(quán)利人提出異議且成立的，將駁回申請不予注冊;若已經(jīng)注冊成功的，權(quán)利人申請撤銷或無效得到支持的，則搶注的商標(biāo)會被宣告無效。我國沒有確立平衡商標(biāo)惡意搶注行為收益的規(guī)則，也沒有對被搶注人損失進(jìn)行賠償和對搶注人進(jìn)行懲罰的規(guī)定，即我國尚未確立惡意搶注商標(biāo)的賠償和懲戒機(jī)制。該賠償和懲戒機(jī)制的缺位所導(dǎo)致的后果是，對于搶注人來說，其惡意搶注行為即使事后被追責(zé)，其所需承擔(dān)的法律責(zé)任僅僅是失去搶注的商標(biāo)。簡言之，搶注人沒有得到本來就不屬于他的東西，而且搶注人不會有任何的損失。不僅如此，搶注人甚至可能已經(jīng)在市場上受益良多，這是因?yàn)閾屪⒊晒?，雖然該商標(biāo)可能會被宣告無效，但在使用期間，搶注人利用該搶注商標(biāo)的聲譽(yù)，往往已經(jīng)取得了非常可觀的利益[4]。

3? 對惡意搶注商標(biāo)行為的認(rèn)定

3.1? “惡意”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

善意與惡意，是行為主體對其行為及結(jié)果的一種心理狀態(tài)，其本質(zhì)上屬于心理意識層面，要對其做出法律評價，就需要參照言語和身體動作等外化的表現(xiàn)形式予以確認(rèn)。我國《商標(biāo)法》未對“惡意”的內(nèi)涵及判斷標(biāo)準(zhǔn)做出明確規(guī)定，故參照民法基本原理，“惡意”即為故意，其需要從主觀上當(dāng)事人明知或者因欠缺一般人的注意義務(wù)應(yīng)知而不知和客觀上采取不正當(dāng)手段來界定。

3.2? 明知或應(yīng)知

明知和應(yīng)知的內(nèi)容應(yīng)包含兩方面：一是該商標(biāo)已經(jīng)使用并有一定影響的客觀事實(shí);二是造成混淆，影響在先使用者和消費(fèi)者的利益。

一般認(rèn)為，當(dāng)事人間具有特別結(jié)合關(guān)系的，如商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、代理人或代表人在代理或代表關(guān)系確立前的磋商階段、代理或代表關(guān)系存續(xù)期間和代理或代表關(guān)系結(jié)束后的合理期限內(nèi)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其對委托人或被代表人的商標(biāo)使用情況明知，該種特別結(jié)合關(guān)系本身可用來直接推定行為人明知的主觀狀態(tài)。在不具備特別結(jié)合關(guān)系的當(dāng)事人之間，若商業(yè)標(biāo)識在某一地域范圍內(nèi)長期使用，為消費(fèi)者熟知，且行為人在該地域長期從事相同或類似產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費(fèi)和服務(wù)，則可合理推定行為人明知或應(yīng)知商業(yè)標(biāo)識已經(jīng)使用并有一定影響的客觀事實(shí)。若此時行為人將該商業(yè)標(biāo)識搶注后繼續(xù)在該地域范圍內(nèi)使用，則認(rèn)為行為人認(rèn)識到了損害在先使用者利益的后果，是為明知或應(yīng)知。

此外，對“明知或應(yīng)知”的認(rèn)定，還應(yīng)當(dāng)綜合考慮多種因素，如在先使用的商業(yè)標(biāo)識是否具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性或較高知名度，搶注者與被搶注者是否存在經(jīng)貿(mào)、人員往來或其他糾紛，搶注者是否具有使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)或混淆的不正當(dāng)競爭目的，使用中是否存在惡意攀附他人商譽(yù)等[5]。

3.3? 不正當(dāng)手段

根據(jù)法律規(guī)定，商標(biāo)權(quán)的注冊制度采用的是先申請原則，“先到先得”的制度在本質(zhì)上鼓勵了商標(biāo)搶注行為。我國《商標(biāo)法》第32條也并非禁止一切商標(biāo)搶注行為，只有在行為人采用不正當(dāng)手段搶注的情況下，才會被認(rèn)定為非法搶注。實(shí)踐中，評價是否為不正當(dāng)手段，需要結(jié)合“明知或應(yīng)知”和“有一定影響力”兩個因素加以認(rèn)定，其本質(zhì)上就是看搶注行為是否損害他人利益、破壞商標(biāo)注冊秩序及社會公共利益。一般來說，企業(yè)隱瞞真實(shí)情況、提交虛假材料注冊，或惡意反復(fù)搶注、連續(xù)搶注、大量搶注的，或在商標(biāo)注冊后并未實(shí)際使用卻存在脅迫交易、索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或侵權(quán)賠償金等不正當(dāng)行為的，均為以不正當(dāng)手段惡意搶注商標(biāo)。

綜上，“明知或應(yīng)知”應(yīng)以普通社會公眾的認(rèn)知能力為判斷依據(jù)，“惡意”不僅是指主觀不正當(dāng)競爭、牟利的心理和不真實(shí)的意圖，還指違反誠實(shí)信用原則的不正當(dāng)行為[6]。

4? “已經(jīng)使用并有一定影響”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

4.1? “已經(jīng)使用”的認(rèn)定

《商標(biāo)法》第48條規(guī)定，法律層面的“使用”需要滿足兩點(diǎn)：一是在商業(yè)活動中使用商標(biāo)，包括但不限于將商標(biāo)用于商品、商品包裝和容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽等;二是使用需要達(dá)到識別商品來源的目的。故“已經(jīng)使用的商標(biāo)”是指被搶注者將在商品中能夠起到區(qū)別商品來源的功能，并實(shí)際在生產(chǎn)經(jīng)營活動中使用商品標(biāo)志的行為。

被搶注者主動使用未注冊商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》范圍內(nèi)的“已經(jīng)使用”，需要明確的是“被動使用”是否也屬于商標(biāo)性使用?！氨粍邮褂谩敝傅氖窃诿撾x甚至違背權(quán)利人的意志時，他人的使用行為，實(shí)踐中通常表現(xiàn)為被搶注人的商業(yè)標(biāo)識被媒體、同行等相關(guān)公眾簡稱或代稱為另一名稱后，由于新聞報道宣傳以及相關(guān)公眾的口耳相傳，使得該代稱或另一名稱具有了較高知名度。在這種情形下，搶注人在相同或類似商品上申請注冊了該代稱的，是否構(gòu)成惡意搶注。對這一問題，學(xué)界和司法實(shí)踐均存在爭議[7]。

以李琛、鄧宏光為代表的學(xué)者認(rèn)為新聞報道雖不能表明被搶注人主動進(jìn)行了商業(yè)宣傳，但從側(cè)面證明了被搶注人主動使用的商業(yè)標(biāo)識和被搶注的商標(biāo)具有共同的指向，從保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的角度出發(fā)，可以將媒體對簡稱或代稱的使用納入商標(biāo)使用行為中，以滿足使用的要求。

從務(wù)實(shí)的角度出發(fā)，法律規(guī)定惡意搶注行為的本意一方面是為了保護(hù)被搶注者對已經(jīng)使用的未注冊商標(biāo)所付出的各項成本及可取得的利益;另一方面是為了維系商業(yè)標(biāo)識和特定商品與服務(wù)之間的正確聯(lián)系，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，杜絕搭便車等不正當(dāng)競爭行為。媒體和社會公眾使用未注冊商業(yè)標(biāo)識的別稱或代稱，并不違背被搶注者明示或可得推知的意思，且其往往和被搶注者主動、積極使用商業(yè)標(biāo)識的行為相伴而生，二者相互促進(jìn)、相互影響，被搶注者甚至也會援引該代稱或別稱指代其產(chǎn)品或服務(wù)。當(dāng)被動使用和主動使用的商業(yè)標(biāo)識指向同一產(chǎn)品或服務(wù)，且不能完全排除被搶注者對該別稱或代稱的商業(yè)使用目的和行為時，從立法目的出發(fā)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可其滿足“已經(jīng)使用”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

4.2? “有一定影響”的認(rèn)定

《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第18條規(guī)定，所謂“有一定影響”，是以一定區(qū)域內(nèi)相關(guān)公眾知曉的程度為判斷標(biāo)準(zhǔn)。此處“有一定影響”是一個相對概念，其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)低于對馳名商標(biāo)的要求，即只要求通過一定區(qū)域的廣告宣傳投放量、持續(xù)時間、市場占有量和銷售額體現(xiàn)。在一定地域范圍或相關(guān)行業(yè)內(nèi)，為本領(lǐng)域的相關(guān)公眾知曉即可，并不要求知曉的普遍性。

相關(guān)公眾知曉的內(nèi)容必須是商標(biāo)而不能是該標(biāo)志作為商號、著作權(quán)等非商標(biāo)的使用影響。因?yàn)橹挥凶鳛樯虡?biāo)使用的標(biāo)志，才能在產(chǎn)品或服務(wù)提供者與商標(biāo)之間建立穩(wěn)定聯(lián)系，使商標(biāo)在市場上因識別度而具有一定的影響力。因此，商標(biāo)性使用所具有的影響將通過禁止惡意搶注行為予以保護(hù)，而非商標(biāo)性使用形成的影響力，則要通過商標(biāo)法中的在先權(quán)利保護(hù)條款予以保護(hù)。

5? 制度應(yīng)對與紓困路徑

5.1? 提高商標(biāo)搶注和囤積成本

雖然《商標(biāo)法》第49條第2款明確規(guī)定，注冊的商標(biāo)在無正當(dāng)理由連續(xù)3年不使用的情況下，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。但鑒于我國商標(biāo)注冊和維持成本較低的狀況，該規(guī)定實(shí)際上仍為商標(biāo)搶注和囤積者提供了巨大的利潤空間。一方面，撤銷未使用的商標(biāo)是依法申請的行為，其撤銷不具有必然性。另一方面，商標(biāo)搶注者可以在較低的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險中，把大量資源投在有潛在價值的新品牌名稱上，然后在3年或更長的商標(biāo)專用權(quán)有效期內(nèi)轉(zhuǎn)售或再許可給被搶注者。

因此，只有提高商標(biāo)搶注和囤積成本，增加商標(biāo)搶注者對搶注和囤積商標(biāo)的維護(hù)成本等經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，才能有效遏制搶注者的投機(jī)心理。

具體而言，對于申請注冊的商標(biāo)，若申請人從注冊之日起沒有將其用于商業(yè)活動，則應(yīng)對申請人逐月收取商標(biāo)閑置費(fèi)，該費(fèi)用采取梯度計費(fèi)模式，收取的比例按照商標(biāo)閑置期間的長短逐月成倍提高。若3年期滿時，仍未使用或申請人在3年期間內(nèi)未及時繳納商標(biāo)閑置費(fèi)，商標(biāo)局無需經(jīng)過任何單位或者個人的申請即可直接撤銷該商標(biāo)。

5.2? 完善商標(biāo)審查制度

商標(biāo)先使用者往往不能及時發(fā)現(xiàn)搶注者的搶注行為，無法在商標(biāo)審查階段及時提出異議，這就導(dǎo)致后期商標(biāo)無效異議、侵權(quán)之訴等，造成維權(quán)成本上升，浪費(fèi)了社會資源。為有效遏制商標(biāo)搶注行為，在未來《商標(biāo)法》的修訂中，可以參照美國《蘭哈姆法》，以“打算使用”為商標(biāo)申請注冊的前提，即要求申請者在商標(biāo)注冊申請時，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局提供證據(jù)證明自己有實(shí)際使用商標(biāo)的意圖，已經(jīng)實(shí)際使用該商標(biāo)或?yàn)榇俗髁吮匾獪?zhǔn)備，該種證據(jù)包括但不限于已經(jīng)或正在置辦工廠、店鋪、購買設(shè)備、原材料和其他準(zhǔn)備。若申請者僅在申請商標(biāo)注冊時聲明有使用意圖，但又不能提供相關(guān)證據(jù)證明，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有實(shí)際使用意圖，駁回其商標(biāo)注冊申請。

5.3? 構(gòu)建商標(biāo)搶注行為的懲戒和賠償機(jī)制

法律責(zé)任的承擔(dān)是法律效力得以實(shí)現(xiàn)的最終保障，但我國目前對于惡意商標(biāo)搶注行為并未構(gòu)建體系化的懲戒和賠償機(jī)制，僅規(guī)定了駁回注冊申請和宣告商標(biāo)無效的法律后果，導(dǎo)致?lián)屪⑦`法成本過低，加劇了搶注者的投機(jī)和僥幸心理。就域外立法而言，日本為商標(biāo)搶注者制定了嚴(yán)格的追責(zé)制度，《日本商標(biāo)法》第79條規(guī)定，以欺詐行為取得商標(biāo)注冊的構(gòu)成犯罪，對實(shí)施欺詐行為的行為人和法人以及自然人要課以罰金。美國也規(guī)定了在被搶注者提起的民事訴訟中，搶注者要承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任，包括停止侵害、返還商標(biāo)、賠償損失等。我國可參照此種立法模式，在《商標(biāo)法》中規(guī)定，在惡意搶注商標(biāo)的情況下，惡意搶注者應(yīng)對被搶注人為維護(hù)自身權(quán)益投入的成本以及所遭受的損失承擔(dān)賠償責(zé)任，同時對惡意搶注商標(biāo)的行為課以罰金，金額以權(quán)利人所受損失或商標(biāo)搶注人獲益的金額按比例確定。

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