張奇

簡述西班牙專利法的最新修改對于發(fā)明專利申請程序的影響

張奇

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢所咨詢中心翻譯處，北京 100088）

2017年西班牙就專利法進(jìn)行了全面修改，這對中國申請人赴西班牙申請專利的程序帶來了重大影響。從實(shí)質(zhì)審查的引入、優(yōu)先權(quán)文件程序的簡化、中小企業(yè)和電子申請的費(fèi)用減免、專利赴國外申請時(shí)首次受理主體的選擇四大方面來闡述改法后給中國申請人帶來的新問題，并分析這些變化背后體現(xiàn)的趨勢及其對中國的借鑒意義。

西班牙；專利法；發(fā)明專利；申請程序

2015年，西班牙對1986年版專利法進(jìn)行修訂，新法已于2017-04-01開始實(shí)施。本次修訂對于專利申請程序有著較大改動(dòng)?，F(xiàn)在中國走出國門的專利申請?jiān)絹碓蕉啵虼艘裢怅P(guān)注國外專利法的變化及對赴外專利申請的影響。但是目前，CNKI上并沒有文章對此進(jìn)行歸納和分析。赴西班牙的專利申請程序留意哪些變化，申請人會(huì)面對哪些新問題？本文會(huì)集中分析其對中國申請人的影響，以期對希望赴西班牙獲得專利權(quán)的中國申請人有所幫助。

1 影響專利申請程序的修改

1.1 實(shí)質(zhì)審查成為強(qiáng)制性要求

在大部分國家，發(fā)明專利都是一種非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶＠?，必須?jīng)過實(shí)質(zhì)審查以及可專利性的判斷，包括但不限于實(shí)用性、新穎性和創(chuàng)造性。中國專利法即誕生之日，就要求發(fā)明專利必須經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查。歐洲大部分國家也是如此。

在2015年改法之前，西班牙的發(fā)明專利有2套授權(quán)模式可供選擇，即經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查和不經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，后者稱為普通程序。在自檢索報(bào)告公布之日起3個(gè)月內(nèi)，申請人可不就申請?zhí)峤粚?shí)質(zhì)審查請求，即使在次期間有第三方對此提出意見（observation），專利局仍然做出授權(quán)決定。如果申請人在上述3個(gè)月內(nèi)沒有申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序，期滿后該申請自動(dòng)進(jìn)入普通程序，并將授權(quán)結(jié)果公布。

普通程序的存在有其歷史原因，其設(shè)計(jì)初衷是好的。21世紀(jì)早期，實(shí)質(zhì)審查被引入到西班牙專利申請制度中，目的是使其逐漸被申請人接納，越來越多的申請人會(huì)要求實(shí)質(zhì)審查，特別是當(dāng)檢索報(bào)告結(jié)果顯示授權(quán)前景不理想時(shí)，可以通過進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段，對審查員進(jìn)行意見陳述，說服審查員重新考慮最初出具審查報(bào)告時(shí)的負(fù)面意見。但是在審查時(shí)間中，這一制度的發(fā)展背離了初衷，即使在檢索報(bào)告明顯不利的情況下，實(shí)質(zhì)審查請求在專利申請中所占的比例也不超過10%。這意味當(dāng)前90%多的專利的有效性是受質(zhì)疑的[1]。

因此2015年修改專利法時(shí)，取消了不經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查的普通程序，實(shí)質(zhì)審查成為強(qiáng)制性要求，即授權(quán)前必須對專利申請進(jìn)行形式、技術(shù)和可專利性的審查。這是一個(gè)積極的信號，更側(cè)重專利本身的技術(shù)價(jià)值、嚴(yán)謹(jǐn)性和授權(quán)后的穩(wěn)定性，而非權(quán)利的取得。這一修改實(shí)現(xiàn)了西班牙國內(nèi)專利與歐洲專利標(biāo)準(zhǔn)的一致性，也體現(xiàn)了區(qū)域合作合作大勢所趨（《西班牙專利法》2015年版，第39、40條）。

根據(jù)法律草案解釋性序言，促使本次大規(guī)模法律改革的動(dòng)因是，目前在西班牙90%受保護(hù)的專利是通過歐洲專利局（EPO）或者由世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）管理的《專利合作條約》（PCT）等途徑申請取得的[2]。實(shí)質(zhì)審查成為必須，異議程序也相應(yīng)后置，從授權(quán)前調(diào)整到授權(quán)后。

改法前，雖然經(jīng)過普通程序授權(quán)的專利很容易在授權(quán)后的程序中被無效處理，但是因?yàn)闄?quán)利獲取較為容易，所以在實(shí)踐中容易被濫用，例如一些原本不符合三性的專利申請授權(quán)后被用于牟利（轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可費(fèi)、政府補(bǔ)貼）和資質(zhì)評選（例如職稱評選）。新法實(shí)施后，濫用現(xiàn)象得以消除，西班牙授權(quán)專利的技術(shù)含量和法律穩(wěn)定性得以提高。

1.2 優(yōu)先權(quán)文件提交程序的簡化

在1986年版的專利法中，只要提及的優(yōu)先權(quán)必須提交副本和譯文，入優(yōu)先權(quán)文件非西班牙語（《西班牙專利法》1986年版，第29條）。在2016年版的修訂中，簡化了優(yōu)先權(quán)文件的提交程序。如果該優(yōu)先權(quán)聲明對于對于判斷發(fā)明的可專利性并不相關(guān)、優(yōu)先權(quán)文件及其譯文在西班牙專利局?jǐn)?shù)據(jù)庫中已經(jīng)存在或者可以從數(shù)字圖書館中獲得，則無需提交優(yōu)先權(quán)副本和譯文（《西班牙專利法》2015年版，第30條）。

這一改變體現(xiàn)了程序的簡化，避免了重復(fù)勞動(dòng)，提高了工作效率，為申請人提供了方便，體現(xiàn)了西班牙專利局服務(wù)意識的增強(qiáng)。中國企業(yè)赴西班牙申請專利時(shí)，優(yōu)先權(quán)文件很可能是中文的，此時(shí)不要急于提交副本和翻譯文件，先要判斷優(yōu)先權(quán)文件對于可專利性的判斷有無影響，沒有則無需提交；如果有，再從西班牙專利局?jǐn)?shù)據(jù)庫中和數(shù)字圖書館中檢查優(yōu)先權(quán)文本和譯文是否存在，如果有，也無需提交。這樣操作可以節(jié)省優(yōu)先權(quán)提交費(fèi)用，即翻譯費(fèi)用。

1.3 對中小企業(yè)和電子申請的費(fèi)用減免

1.3.1 對中小企業(yè)的費(fèi)減

在1986年版的專利法中，并未明確提出對自然人和中小企業(yè)的專利費(fèi)用予以減免。而自然人和中小企業(yè)相對于大企業(yè)而言，資金不充裕。龐大額度專利費(fèi)用壓力，融資渠道的困難，與專利取得收益的周期不好估計(jì)等，不利于其進(jìn)行可持續(xù)性的研究。因此2015年改法時(shí)，明確加入針對自然人和中小企業(yè)的專利費(fèi)減條款。被認(rèn)為是自然人或中小型企業(yè)的企業(yè)家如果希望通過西班牙專利或?qū)嵱眯滦瞳@得發(fā)明保護(hù)，可在提出專利申請時(shí)要求減免50%的費(fèi)用。減免的款項(xiàng)包括申請費(fèi)、檢索報(bào)告費(fèi)用、實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用和授權(quán)后第三、四、五年的年費(fèi)（《西班牙專利法》2015年版，第186.1條）。

1.3.2 對電子申請的費(fèi)減

1986年專利法并沒有在電子申請費(fèi)用方面提出優(yōu)惠政策。但是隨著電子設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的普及以及環(huán)保潮流的發(fā)展，2015年改法時(shí)，從費(fèi)率方面對電子申請?zhí)岢隽?5%的優(yōu)惠，即通過電子方式提交的申請或通知，如果體在通過電子方式提交時(shí)，已幾次提出申請并預(yù)先繳納費(fèi)用，則可以享受該申請和通知15%的費(fèi)用減免（《西班牙專利法》2015年版，第186.2條）。

1.4 專利赴國外申請時(shí)首次受理主體的選擇

2015年專利法提出，如果發(fā)明是在西班牙完成的，且并未引用西班牙國內(nèi)申請作為優(yōu)先權(quán)，則必須先將專利申請?zhí)峤唤o西班牙專利商標(biāo)局（下文簡稱西班牙專利局）。在西班牙完成的，即法條中的“made in Spain”，即指申請人在西班牙有其住所、總部或永久居住地，除非另有證明，否則應(yīng)推定該發(fā)明是在西班牙完成的。

這一規(guī)則的提出，是出于國際安全的考量。在西班牙專利局在收到申請后，在公開前，會(huì)先檢查其是否事關(guān)國家安全。如果不涉及，則在1個(gè)月后予以公開，并授權(quán)該申請可以將國外申請作為首次申請。如果申請人1個(gè)月后未收到相關(guān)通知，則視為已獲授權(quán)赴國外首次申請。

如果西班牙專利局認(rèn)為該申請涉及國際安全，則該期限延長至4個(gè)月，并通知申請人令其立即向國防部提交申請文件的復(fù)本。如果國防部認(rèn)為該申請涉及國家安全，則會(huì)要求西班牙專利商標(biāo)局在后續(xù)審查流程中保密處理。

此類申請包括西班牙國內(nèi)申請、歐洲專利申請以及將其西班牙作為受理局的PCT申請。符合上述條件申請如果未經(jīng)西班牙專利局的國際安全檢查，直接向國外專利局首次提交，除非另有證據(jù)證明該證明不是在西班牙完成的，否則該專利無法進(jìn)入西班牙獲得保護(hù)（《西班牙專利法》2015年版，第34，111，115，152，163條）。而1986年版專利法并未提出這一要求。

值得注意的是，中國目前實(shí)施的專利法中也存在類似條款。在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行保密審查。對違反規(guī)定向外國申請專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國申請專利的，不授予專利權(quán)（《中國人民共和國專利法》2008年版，第20條）。

如果中國申請人同時(shí)在兩國都有住所或者永久居住地，首次申請局如何選？在2017-04-01之前，無需猶豫，應(yīng)當(dāng)先向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局提出首次申請，后向西班牙專利局提。但是在2017-04-01之后，后向西班牙申請時(shí)，要盡量準(zhǔn)備全材料，向西班牙專利局證明盡管其在西班牙擁有住所、總部或永久居住地，但是該發(fā)明并非在西班牙完成。

2 修改體現(xiàn)出的趨勢

2.1 對專利質(zhì)量的重視度提高

此次改法全面加強(qiáng)了可專利性方面的要求，實(shí)質(zhì)審查、三性判斷成為必須，維護(hù)了專利申請的技術(shù)高度與法律上的嚴(yán)謹(jǐn)性。盡管新法實(shí)施后，對發(fā)明專利的授權(quán)數(shù)量會(huì)產(chǎn)生影響，但是授權(quán)專利的穩(wěn)定性會(huì)大大提高，專利權(quán)被濫用的情況也會(huì)大幅減少。

2.2 與地區(qū)和全球?qū)＠贫冉榆?/h3>

眾所周知，這些年歐洲專利一體化進(jìn)程正在逐步加深，西班牙作為歐洲專利申請和PCT申請的受理局，承接了大量地區(qū)性和全球性的專利申請。根據(jù)法律草案解釋性序言，促使本次大規(guī)模法律改革的動(dòng)因是，目前在西班牙90%受保護(hù)的專利是通過歐洲專利局（EPO）或者由世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）管理的《專利合作條約》（PCT）等途徑申請取得的[2]。而且隨著歐專專利一體化的進(jìn)一步加深，歐洲統(tǒng)一專利（unitary patent）、統(tǒng)一的專利審查和專利司法程序都在籌劃中。西班牙要想融入這一體系，就必須使自己的立法和審查與此保持一致，因此改法是大勢所趨。

2.3 用戶友好型和環(huán)保友好型的加強(qiáng)

無論是電子化的普及，還是優(yōu)先權(quán)文件的簡化，都體現(xiàn)了服務(wù)意識的提升和用戶友好型的加強(qiáng)。而且隨著國際化的發(fā)展，越來越多的國外申請進(jìn)入西班牙。對于國外申請人而言，提交紙質(zhì)申請不如電子申請方便，還要郵寄，增加了成本。此外，對于可專利性判斷，非必要的優(yōu)先權(quán)文件免于提交，對于西班牙專利局系統(tǒng)以及數(shù)字圖書館中能查詢到的優(yōu)先權(quán)文件及其譯文的免于提交，更是節(jié)省了申請人的時(shí)間和經(jīng)濟(jì)成本。

西班牙為了鼓勵(lì)物質(zhì)化辦公，推廣電子系統(tǒng)的使用，降低相關(guān)申請費(fèi)用。中國目前也在推廣電子申請，在審查員層面鼓勵(lì)無紙化辦公，但是在申請人層面，沒有給電子申請者給予任何費(fèi)用的減免，西班牙的最新修改值得借鑒。

2.4 對中小企業(yè)的扶持

很多國家對自然人和中小企業(yè)都在專利申請和維持費(fèi)用上給予優(yōu)惠，來鼓勵(lì)其發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)，西班牙此次改法正式順應(yīng)這一潮流。初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)資金鏈相對薄弱，而專利和申請和維持費(fèi)用又高，當(dāng)對專利的經(jīng)濟(jì)前景不是十分明朗或者沒有充足的融資渠道時(shí)，有可能會(huì)放棄專利權(quán)的獲取，這不利于維護(hù)發(fā)明創(chuàng)造的積極性。

3 總結(jié)

改法后，中國申請人赴西班牙申請專利時(shí)，可以借鑒上述程序上的要求。在技術(shù)內(nèi)容上，必須提高發(fā)明專利申請的技術(shù)含量和可專利性水平。在優(yōu)先權(quán)文件準(zhǔn)備上，可節(jié)省審視優(yōu)先權(quán)文件的提交與翻譯，節(jié)省程序的時(shí)間和成本。在費(fèi)用上，可以通過電子申請和優(yōu)惠主體證明材料享受費(fèi)率優(yōu)惠。在西班牙有居所的中國申請人還要準(zhǔn)備好該發(fā)明并非在西班牙完整的證明材料。理解上訴修提現(xiàn)的趨勢，有利于把握專利法發(fā)展的方向，借鑒其長處。

［1］Francisco Javier SáEZ.西班牙專利授權(quán)體系為何“180度大轉(zhuǎn)彎”？［DB /OL］. ［2015-10-23］http://www. zhichanli.com/article/1508.html.

［2］西班牙專利法改革促進(jìn)國家層面的專利申請［DB/OL］.［2014-05-20］http://www.sipo.gov.cn/zfwq/wqyzgndt/ 1074259.htm.

D923.42

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.18.009

2095－6835（2019）18－0021－02

〔編輯：王霞〕