在上個世紀(jì)80年代初，《專利法》立法過程中就確定了專利權(quán)效力的最終確定權(quán)應(yīng)歸于人民法院，只是囿于當(dāng)時的具體國情，才形成了專利權(quán)確權(quán)特別是專利權(quán)無效程序現(xiàn)行的繁瑣制度模式。在之后的司法實踐過程中，尤其是在專利復(fù)審委員會第一個敗訴行政案件——“惰鉗式門”專利無效案前后，專利復(fù)審委員會逐漸提出“不應(yīng)以專利復(fù)審委員會作為發(fā)明專利無效案件的被告”的觀點。

一、從《專利法》立法談起

在《專利法》起草過程中，1984年1月10日至12日，國務(wù)院組織召開有關(guān)部門參力口的座談會，討論《專利法（草案）》第21稿的修改。在討論“申請人對專利局駁回申請的決定不服的，可以向?qū)＠痔岢錾暝V;對專利局駁回申訴的決定不服的，可以向人民法院起訴”這一條時，產(chǎn)生了不同意見。有人提出，“最好在專利局之外再設(shè)立一個專利復(fù)審委會，申請人對專利局駁回申請的決定不服的，可以先向?qū)＠麖?fù)審委員提出申訴;對專利復(fù)審委會的決定不服的，再向人民法院起訴'最高人民法院參加會議的人認為，“從我國健全法制的需要出發(fā)，并考慮到國際慣例，有關(guān)確定專利權(quán)的爭議，原則上應(yīng)允許申請人向法院起訴，法院應(yīng)該受理。但考慮到目前法院在受理專利案件上確實存在一些困難，最好先由專利復(fù)審委員會復(fù)審一次，擋一道，申請人對復(fù)審委員會復(fù)審的決定仍不服的，再到法院來”。在聽了法院代表的意見后，專利局的同志提出，“為了減輕法院的負擔(dān)，可以規(guī)定，對專利局駁回實用新型和外觀設(shè)計申請的決定不服的，可以向?qū)＠麖?fù)審委員會提出申訴，由專利復(fù)審委員會終局裁決，不再向法院起訴”。

經(jīng)過討論，在隨后形成的《專利法（草案）》第22稿中，對專利權(quán)的無效宣告請求也由過去草案中規(guī)定的向?qū)＠痔岢錾暝V，修改為“向?qū)＠麖?fù)審委員會提出請求”。同樣，由過去草案中的專利局所作出的決定不是終局決定的規(guī)定，修改為“專利復(fù)審委會對宣告實用新型和外觀設(shè)計無效的請求所作出的決定為終局決定”。

專利法立法起草小組的專家十分清楚，按照一般法律原則，對行政機關(guān)有關(guān)財產(chǎn)權(quán)爭議的裁決不服的，當(dāng)事人本應(yīng)有權(quán)向法院提起訴訟，但考慮到我國建立專利制度初期法院難以承受過多的這類案件，因此，只規(guī)定了對發(fā)明專利申請的復(fù)審決定不服的，才可以向法院提起訴訟，而給予了專利復(fù)審委員會這一行政機關(guān)對實用新型和外觀設(shè)計有關(guān)案件的終局決定權(quán)。如此規(guī)定，只是一個過渡辦法，隨著我國專利審判工作的發(fā)展，此類案件仍應(yīng)由法院作出終審判決?！?/p>

應(yīng)當(dāng)注意的是，這里講的終審判決，其基本含義與專利法所講的終局決定一樣，即將來是否應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)的確權(quán)及專利權(quán)是否有效的最終判斷權(quán)應(yīng)歸于法院。這就是《專利法》立法之初的思路。

二、與《專利法》相關(guān)的第一個司法解釋

我國第一部《專利法》公布后，為了更好地執(zhí)行《專利法》，搞好專利審判工作，最高人民法院于1985年2月16日發(fā)布了《關(guān)于開展專利審判工作的幾個問題的通知》，規(guī)定廣關(guān)于是否應(yīng)當(dāng)授予發(fā)明專利權(quán)的糾紛案件，關(guān)于宣告授予的發(fā)明專利權(quán)無效或者維持發(fā)明專利權(quán)的糾紛案件，應(yīng)當(dāng)以專利復(fù)審委員會為被告?！薄坝杀本┦兄屑壢嗣穹ㄔ鹤鳛榈谝粚彿ㄔ?，北京市高級人民法院作為第二審法院”審理。

當(dāng)時這一規(guī)定的法律依據(jù)是《民事訴訟法（試行）》第三條二款的規(guī)定，即，“法律規(guī)定由人民法院審理的行政案件，適用本法規(guī)定”。因此，此《通知》中不僅明確了這類案件的性質(zhì)是屬于行政案件，而且明確了管轄法院。用特別指定管轄的方式將這類案件規(guī)定由北京市中級人民法院一審，這無疑為這類案件統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)打下了較好的基礎(chǔ)，也完全符合《專利法》立法的本意。

為了更好的落實司法解釋的規(guī)定，1986年期間，北京市高級人民法院和中級人民法院派三名法官到中國專利局學(xué)習(xí)。法官們拿著中國專利局戈泊副局長親筆寫的介紹信，到各個業(yè)務(wù)部門了解從專利申請，到初審、實審，再到復(fù)審的全過程，為審理專利復(fù)審、無效案件作準(zhǔn)備。

三、全國首次工業(yè)產(chǎn)權(quán)訴訟研討會討論專利訴訟案件的分類問題

1988年8月16日至20日，最高人民法院經(jīng)濟庭和中國工業(yè)產(chǎn)權(quán)研究會在黑龍江省雙鴨山市聯(lián)合舉辦了首次工業(yè)產(chǎn)權(quán)訴訟研討會。來自29個地方高級人民法院、中級人民法院、中國專利局、中國貿(mào)促會以及有關(guān)省專利管理機構(gòu)的47名代表參會。研討會上討論了眾多專利、商標(biāo)問題，專利訴訟案件的分類是其中之一。與會代表一致認為，關(guān)于宣告授予的發(fā)明專利權(quán)無效或者維持的糾紛起訴到人民法院的，屬于典型的行政訴訟案件，在訴訟中應(yīng)當(dāng)以做出決定的專利復(fù)審委員會作為被告。

四、北京法院與中國專利局的第一次高層交往

1988年開始，北京市中級人民法院陸續(xù)受理專利申請確權(quán)行政案件，1990年底受理了第一件專利權(quán)無效行政案件。在審理中，法院遇到了許多新的問題。

1990年5月24日，北京市高級人民法院副院長孫常立帶領(lǐng)高、中兩級法院經(jīng)濟庭法官到中國專利局舉行了“專利法律問題座談會”。中國專利局局長高盧麟、法律顧問湯宗舜、專利復(fù)審委員會副主任趙元果、法律部部長馬連元等參加。由于當(dāng)時專利復(fù)審委員會已經(jīng)開始審理專利申請確權(quán)和專利權(quán)無效案件而且已有些當(dāng)事人不服復(fù)審決定，開始向法院提起行政訴訟，因此，在這次交流討論中自然涉及到這些行政案件要以專利復(fù)審委作為被告的問題。在座談會上，湯宗舜指出，“專利復(fù)審委員會作無效審查決定，一般是根據(jù)當(dāng)事人請求進行，當(dāng)事人請求什么專利復(fù)審委員會就審什么。專利復(fù)審委員會做的工作和法院是一樣的，因此，案件起訴到法院后，法院讓專利復(fù)審委員會作為被告是不合適的”?！爱?dāng)時參加座談會的法官對此看法并不十分理解，也沒有人表示認同。

五、“惰鉗式門”專利無效案導(dǎo)致專利復(fù)審委員會開始專門研究

1991年3月，惰鉗式門”專利無效案起訴到北京市中級人民法院。原告是專利權(quán)人香港美藝金屬制品廠，1985年4月1日申請了發(fā)明專利，1988年6月23日授權(quán)。1989年5月8日開始有三個企業(yè)陸續(xù)對其提出無效宣告請求，專利復(fù)審委于1990年12月31日作出無效決定，該專利權(quán)被宣告無效。專利權(quán)人不服，以專利復(fù)審委員會作為被告向法院提起訴訟。三個無效請求人向法院要求作為當(dāng)事人出庭，未被法院允許。

1991年下半年開始，專利復(fù)審委員會副主任張遵逵主持了《各國專利無效宣告程序比較研究》專項課題。課題主要以日、德、美三國為研究重點，涉及南朝鮮（韓國）、英國、波蘭、奧地利、中國臺灣的做法。在比較研究后，報告認為，“我國應(yīng)適當(dāng)逐步明確無效案件審理中適用民事訴訟的范圍”“現(xiàn)行的制度中對無效審查決定不服而提起訴訟時，以專利復(fù)審委員會作為被告，這在一定程度上是把無效案件作為行政訴訟案件，這是忽視了當(dāng)事人之間的利益沖突，至少是把一方當(dāng)事人與專利復(fù)審委員會的爭議置于當(dāng)事人利益沖突之上，這是應(yīng)當(dāng)加以糾正的。”

六、專利復(fù)審委員會對第一個敗訴行政案件強烈不滿

1991年11月19日，北京市中級人民法院公開審理“惰鉗式門”案，當(dāng)庭作出撤銷無效決定的一審判決。一審判決后，1991年12月11日，中國專利局復(fù)審委員會副主任趙元果、賀儒英等來到最高人民法院，向最高人民法院經(jīng)濟庭副庭長費宗偉等匯報“惰鉗式門”專利無效案件中的有關(guān)問題，其中專門反映了專利復(fù)審委員會不應(yīng)作被告的問題。趙元果提出，“本案中的無效宣告請求人曾向一審法院請求參加訴訟被法院拒絕，我們認為無效宣告請求人才是利害關(guān)系人，本案與復(fù)審委員會無利害關(guān)系。我們的意見是，這類案件在訴訟中應(yīng)由無效宣告請求人作為被告，我們復(fù)審委不參加訴訟;或者無效宣告請求人作為主要被告，和復(fù)審委一同出庭。”賀儒英提出，“法院將專利復(fù)審委員會作為被告不妥，復(fù)審委是在專利權(quán)人和無效宣告請求人之間作出公正的裁決，本案不應(yīng)該將專利復(fù)審委作為被告?！?/p>

費宗祎副庭長聽完匯報后針對此問題表示，“關(guān)于專利復(fù)審委員會在無效案件中作被告的問題，1990年10月1日起實施的《行政訴訟法》已經(jīng)有了規(guī)定，因為專利復(fù)審委員會是代表國家的行政機關(guān)，專利復(fù)審委員會作出的無效宣告決定是一種行政決定，當(dāng)事人不服行政決定提起的訴訟，在法院就是行政案件，當(dāng)然要以行政機關(guān)作為被告，這一點沒有什么可爭論的?！痹谖覈秾＠ā穼嵤┰缙冢罡呷嗣穹ㄔ航?jīng)濟庭副庭長費宗祎負責(zé)專利、商標(biāo)審判工作，在全國各級法院的經(jīng)濟庭和法官中具有絕對的權(quán)威和影響力。

七、專利復(fù)審委員會賀儒英副主任發(fā)表署名文章

專利復(fù)審委員會就“惰鉗式門”案提起上訴，北京市高級人民法院于1992年3月4日作出二審判決，駁回上訴，維持了一審判決。

專利復(fù)審委副主任賀儒英在《中國專利報》上發(fā)表署名文章《專利權(quán)無效訴訟不應(yīng)以專利復(fù)審委員會為被告》?，F(xiàn)將該文主要內(nèi)容摘錄如下：

（一）無效宣告請求審查的對象是已由專利局經(jīng)過實審后確認的一項專利權(quán)，無效請求是無效請求人請求專利局宣告該專利權(quán)無效，即請求取消該專利權(quán)，而不是確認專利權(quán)。實際上，無效請求引起的糾紛涉及雙方當(dāng)事人，因此，專利復(fù)審委員會借用了民事訴訟的原則，審理無效宣告請求案件。其主要特點如下：

——無效程序必須由無效宣告請求人提交過形審合格的請求方能啟動，復(fù)審委員會嚴(yán)格遵循請求原則。

——無效請求范圍由請求人確定，如果請求人提出的是宣告專利權(quán)部分無效的請求，則復(fù)審委員會不得作出宣告專利權(quán)全部無效的決定。專利復(fù)審委員會受無效請求的約束，對無效案件的審理僅就所請求的部分進行，而不是依職權(quán)重新全面審理。

——在專利復(fù)審委員會做出決定前的任何時候，無效宣告請求人一旦撤回其請求，該無效程序立即終止。

——專利權(quán)人在無效程序中可以主動地在原權(quán)利要求范圍內(nèi)，對其進行不改變保護主題并縮小保護范圍的修改。

——在審理的全過程中，專利復(fù)審委員會鼓勵雙方達成和解，一旦實現(xiàn)和解，請求人撤回?zé)o效請求，即終止程序。

——雙方當(dāng)事人具有平等的陳述意見的權(quán)利，并常以公開的口頭審理方式結(jié)案。

從上所述，可清楚地得知：專利復(fù)審委員會在審理無效案件時非依行政職權(quán)主動做出的一項決定，而是依照請求原則，僅在請求事項和爭辯的范圍內(nèi)做出判決。

（二）專利權(quán)人和無效請求人是有直接利害關(guān)系的雙方當(dāng)事人，無效程序的全過程都是在專利權(quán)人和無效請求人之間進行的，他們是發(fā)生糾紛的雙方當(dāng)事人，不僅在無效程序中是如此，而且在可能的后續(xù)向法院起訴的程序中也應(yīng)仍然保持不變?？梢?，由無效請求所導(dǎo)致的糾紛是一種民事糾紛，專利權(quán)人和無效請求人屬于民事法律關(guān)系的雙方當(dāng)事人。因此，無效宣告請求人對專利復(fù)審委員會依法律授予的權(quán)利，對請求宣告專利權(quán)無效這一民事糾紛所作的決定不服向法院起訴時，被告仍應(yīng)為對方當(dāng)事人。

當(dāng)對專利復(fù)審委員會無效宣告請求審查決定不服的一方當(dāng)事人向法院起訴時，該無效決定尚未生效。此時另一方當(dāng)事人理應(yīng)參加到該無效程序的后續(xù)法律程序中去。但是，按照目前的以專利復(fù)審委員會為被告的做法，實際上是剝奪了另一方當(dāng)事人參與訴訟的權(quán)利。

（三）專利復(fù)審委員會為了履行《專利法》賦予的公正執(zhí)法的職責(zé)，在無效程序全過程中，應(yīng)當(dāng)始終站在公正的地位，不代表也不應(yīng)當(dāng)代表其中任何一方當(dāng)事人，也不偏袒任何一方當(dāng)事人。專利復(fù)審委員會與專利權(quán)無效案件的審理結(jié)果也無利害關(guān)系。而以專利復(fù)審委員會為被告的后果，是迫使專利復(fù)審委員會放棄公正的立場，替真正的被告進行辯護，成了被告的代言人。

此外，當(dāng)專利復(fù)審委員會敗訴時，因其不是利害關(guān)系人，完全可以不考慮上訴。但因一審判決使權(quán)益受到直接影響的一方當(dāng)事人卻又無權(quán)上訴，其權(quán)利再次受損。

再者，以專利復(fù)審委員會為被告的另一重要缺陷在于：他只能復(fù)述一遍其在做出無效決定時的事實、理由、判斷依據(jù)和結(jié)論，但對案件可能出現(xiàn)的新的情況和證據(jù)則無能為力，這樣很不利于法院的審理。只有雙方利害關(guān)系人出庭進行辯論，才有利于人民法院全面審清事實，正確作出判決。

另外，從國際上看，多數(shù)國家對專利權(quán)無效訴訟案件的審理是由專利法院或者專門的法院承擔(dān)的，少數(shù)國家是在專利局內(nèi)進行的，但對無效決定不服起訴時，行政機關(guān)是不當(dāng)被告的。日本專利法明確規(guī)定：對特許無效審決不服而產(chǎn)生的訴訟，其無效請求人或被請求人應(yīng)當(dāng)是被告，而不是特許廳審判部為被告。對此，我們應(yīng)當(dāng)在慎重研究后，對現(xiàn)有規(guī)定作出調(diào)整。

綜上所述，在無效案件的后續(xù)法律程序中，當(dāng)一方當(dāng)事人對無效決定不服而提起訴訟時，以專利復(fù)審委員會為被告，無論從法理上還是從邏輯上都是講不通的，其效果也是不好的。

為此，建議：一方當(dāng)事人對專利復(fù)審委員會所作宣告發(fā)明專利權(quán)無效決定不服，而向人民法院起訴的，則另一方當(dāng)事人理應(yīng)作為被告參加訴訟。必要時，專利復(fù)審委員會可出席旁聽，法庭可以向其提問取證，法院在雙方當(dāng)事人充分辯論的基礎(chǔ)上，對無效決定做出撤銷、維持或者部分改判的判決。

此文態(tài)度鮮明，觀點明確，從幾個方面論證了專利權(quán)無效案件的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)屬于民事訴訟，在訴訟中不應(yīng)當(dāng)以專利復(fù)審委員會作為被告。這種觀點在當(dāng)時雖然只是少數(shù)人的聲音，但是，它來自專利復(fù)審委員會同志對外國情況的研究和實踐中的感受。但由于當(dāng)時大多數(shù)專利方面的學(xué)者對此并無研究，也沒有實際感受，因此并無學(xué)者呼應(yīng)。一些審理專利行政案件的北京法官雖然認為文章觀點有道理，但由于最高人民法院的司法解釋有明確的規(guī)定作為依據(jù)，因此也沒有人公開表示支持或者反駁。