摘 要 優(yōu)先權原則和分案申請制度分屬專利法中不同條款的規(guī)定，存在諸多相似之處和不同之處，本文介紹了兩者的緣由，對兩者的多個不同方面進行了深入的對比，分析了兩者的適用性，提供了具體的專利申請參考方案對二者的結合使用如何為申請人爭取最大的利益作出了詳盡的說明。

關鍵詞 專利 優(yōu)先權 分案 申請日 授權

作者簡介：高鴻姝，國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作北京中心，專利審查員。

中圖分類號：D923.4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.246

一、引言

優(yōu)先權原則和分案申請制度分屬專利法中不同條款的規(guī)定，在專利申請制度中顯得相對獨特也頗具重要性，且在專利申請中使用頻繁。優(yōu)先權原則是指申請人可向專利局要求其在先提出的專利申請為基礎享有優(yōu)先權，分案申請制度是指一件專利申請包括兩項以上發(fā)明的，申請人可提出分案申請。兩者從不同的角度保護了申請人的利益，雖然兩者之間存在某些相似點，但實質(zhì)上卻具有極大的不同之處。

二、優(yōu)先權原則和分案申請制度的緣由

（一）優(yōu)先權原則

優(yōu)先權原則是《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》規(guī)定的原則，具體指申請人在一個締約國第一次提出專利申請后，在一定的期限內(nèi)又以相同的發(fā)明創(chuàng)造向其他締約國提出申請的，該申請人有權要求該締約國以其第一次提出專利申請的締約國的申請日作為在其它締約國的申請日，第一次的申請日被稱為優(yōu)先權日。

我國《專利法》第29條規(guī)定了優(yōu)先權的內(nèi)容，具體包括外國優(yōu)先權和本國優(yōu)先權。外國優(yōu)先權是指申請人在外國第一次提出專利申請后，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約等，可以享有優(yōu)先權;本國優(yōu)先權是指申請人自在中國第一次提出專利申請后，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

由于專利具有地域性、時間性等特點，優(yōu)先權原則能給予締約國的申請人充足的時間準備申請文件向外國進行專利申請。基于專利的先申請原則，即某項專利權的授予是針對最先申請的人可知，申請日對于申請人而言至關重要，相對于其他申請人盡早提出具有某種發(fā)明構思的專利申請，在滿足授權條件時就有可能獲得相應的專利權。而優(yōu)先權原則能夠為申請人盡早搶占申請日提供支持，便于申請人提出第一次申請后還能對申請中不完美的地方能夠進行完善和修改。

（二）分案申請制度

根據(jù)《專利法》第31條的規(guī)定，一件專利申請應當限于一個發(fā)明構思。對于一件專利申請包括兩個以上發(fā)明構思的情況，依據(jù)《專利法實施細則》第42條的規(guī)定，申請人可向國務院專利行政部門提出分案申請。可見，分案申請制度為申請人提供了保護不同發(fā)明構思的機會。

《專利法》第31條的規(guī)定涉及專利申請中的單一性原則，單一性原則設立的原因在于為了系統(tǒng)地進行專利的分類，提高檢索和審查的效率。單一性的審查針對的是權利要求書，因此，當權利要求書中記載了兩個以上的發(fā)明構思時，審查員通常會指出單一性缺陷，申請人可據(jù)此提出分案申請;在審查員未指出單一性缺陷的情況下，申請人如若希望通過不同的專利申請保護不同的發(fā)明構思（包括記載在權利要求書和說明書中的不同發(fā)明構思），也可以主動提出分案申請。

三、優(yōu)先權原則和分案申請制度的對比

（一）相似之處

1.對于優(yōu)先權而言，能夠給予申請人在第一次申請，即在先申請?zhí)岢鲋笠欢ǖ臅r間進行修改;對于分案申請而言，能夠給予申請人在原申請，即母案提出之后一定的時間進行修改。

2.對于優(yōu)先權而言，修改內(nèi)容應當基于在先申請文件記載的內(nèi)容;對于分案申請而言，修改內(nèi)容應當基于原申請文件記載的內(nèi)容。

3.對于優(yōu)先權而言，在后申請享有在先申請的申請日;對于分案申請而言，其享有原申請文件的申請日。

（二）不同之處

1.提出類別。

優(yōu)先權：對于外國優(yōu)先權，在先申請的類別可為發(fā)明、實用新型、外觀設計，對于本國優(yōu)先權，在先申請的類別應當是發(fā)明或實用新型，不應當是外觀設計，也不應當是分案申請。并且，在先申請為發(fā)明的，在后申請可為發(fā)明或實用新型，在先申請為實用新型的，在后申請也可為發(fā)明或實用新型。

分案：分案申請的類別應當與原申請的類別一致。此處的類別包括：發(fā)明、實用新型、外觀設計。

2.提出時機。

優(yōu)先權：由申請人主動提出。對于外國優(yōu)先權，發(fā)明或實用新型的在后申請的提出時間應當是其在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，外觀設計的在后申請的提出時間應當是其在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi);對于本國優(yōu)先權，發(fā)明或實用新型的提出時間應當是在其第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)。

分案：可由申請人主動提出或依據(jù)審查員意見提出。分案申請的提出時機與母案的結果狀態(tài)密切相關，一般情況下，母案可能存在四種結果狀態(tài)：授權、駁回、撤回、視為撤回。對于撤回和視為撤回而言，在母案撤回或視為撤回且權利未恢復后，不得提出分案申請，在此之前可以提出分案申請;對于授權而言，在授權辦登后，即授權通知書發(fā)出兩個月后不得提出分案申請，在此之前可以提出分案申請;對于駁回而言，在駁回通知書發(fā)出且后續(xù)救濟程序時間用盡之后，不得提出分案申請，在此之前可以提出分案申請。其中，由于駁回的救濟程序包括復審和行政訴訟，因此，具體而言，當申請人未提出復審請求的情況下，則在駁回通知書發(fā)出三個月后，后續(xù)救濟程序時間用盡;當申請人提出復審請求但未提出行政訴訟的情況下，在復審決定發(fā)出三個月后，后續(xù)救濟程序時間用盡;當申請人提復審請求且對復審決定不服而提起行政訴訟的情況下，在行政訴訟期間，也可以提出分案申請。

3.在先申請或原申請的存續(xù)情況。

優(yōu)先權：在后申請?zhí)岢龊?，在先申請撤回，該情況針對的是本國優(yōu)先權。

分案：分案申請的提出不會影響母案的狀態(tài)，即兩者通常情況下分別正常審查。

4.在后申請能否作為優(yōu)先權基礎，分案能否再次分案。

優(yōu)先權：由于作為優(yōu)先權基礎的在先申請為申請人的第一次申請，因此，享有優(yōu)先權的在后申請不能作為其他申請的在先申請被要求優(yōu)先權。

分案：分案可在特定條件下再次分案，該特定條件包括：一是首次分案的母案處于可分案的狀態(tài);二是首次分案申請收到審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見或者分案通知書。

5.申請人、發(fā)明人的有關規(guī)定。

優(yōu)先權：對于外國優(yōu)先權，要求優(yōu)先權的在后申請人與在先申請文件副本中記載的申請人應當一致，或是在先申請文件副本中記載的申請人之一;對于本國優(yōu)先權，要求優(yōu)先權的在后申請的申請人與在先申請中記載的申請人應當一致。發(fā)明人未作規(guī)定。

分案：申請人應當與原申請的申請人相同，發(fā)明人應當是原申請的發(fā)明人或其中的部分成員。

四、優(yōu)先權原則和分案申請制度的適用性

優(yōu)先權原則主要用于申請的開始階段，其目的是為了讓申請人有充分的時間準備申請文件，分案申請的使用一般是在申請的結束階段，其目的是為了繼續(xù)審查。在常見的專利申請中，二者通常分別單獨使用，即有的申請享有了優(yōu)先權，有的申請進行了分案。

雖然二者的適用階段不同，但可結合使用，并且，二者的結合使用能夠為申請人爭取更大的利益。由于作為優(yōu)先權基礎的在先申請要求為首次申請，而分案并未要求母案為首次申請，因此，享有優(yōu)先權的在后申請可以作為母案提出分案，但不能要求分案申請的優(yōu)先權。根據(jù)上述特點，可將優(yōu)先權原則和分案申請制度結合用于專利申請。

二者的結合使用可參考以下方案：申請人在具有最初發(fā)明構思時，為了爭取較早的申請日，在較為倉促的情況下提出最初的專利申請（如提出一項發(fā)明專利申請或實用新型專利申請），此時專利申請文件中還存在需要完善的地方，如權利要求書不夠完美;根據(jù)優(yōu)先權原則，申請人可要求該最初的專利申請（即在先申請）的優(yōu)先權，且能夠在該在先申請的申請日（即優(yōu)先權日）起十二個月內(nèi)對該在先申請進行修改和完善并提交在后申請。該在后申請進入審查后續(xù)階段時，可對其分案，此時，該在后申請成為母案，分案申請日與母案申請日相同，由于該母案又作為在后申請享有在先申請的申請日，因此該分案的申請日為上述優(yōu)先權日。如該在后申請獲得授權，可通過對該在后申請分案來爭取獲得多項專利，如該在后申請被駁回，可通過對該在后申請分案來實現(xiàn)繼續(xù)審查以爭取獲得授權。

由此可見，優(yōu)先權原則和分案申請制度的結合使用相比于二者的單獨使用而言，不僅增加了盡可能獲得多項授權的可能性，還使得授權的專利能夠占有較早的申請日。

五、結語

雖然優(yōu)先權原則和分案申請制度由專利法不同的條款規(guī)定，針對不同的情況、基于不同的立法精神建立，存在諸多不同之處，但二者也有諸多相似特點，存在內(nèi)在聯(lián)系，將二者結合使用能從盡早確定申請日和盡可能多地獲得授權兩方面來為申請人爭取更大的利益，能夠極大限度地保障和擴張申請人的權益。

參考文獻：

[1]專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2010.

[2]周長玲.知識產(chǎn)權法[M].北京：中國政法大學出版社，2017.