關(guān)鍵詞 專利侵權(quán) 侵權(quán)評估 策略

作者簡介：莊晨曦，大連理工大學(xué)盤錦校區(qū)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，本科生。

中圖分類號：D923.7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.159

一、 引言

現(xiàn)代商業(yè)競爭已經(jīng)成為不同企業(yè)間技術(shù)的競爭。技術(shù)的權(quán)利載體——專利便成為企業(yè)間爭端的焦點(diǎn)。近期引人注目的華為訴三星案，蘋果訴高通案讓我們看到了專利侵權(quán)在企業(yè)競爭間的重要作用，也促使企業(yè)準(zhǔn)備一套完備有效的專利被訴侵權(quán)策略。

二、 總體分析評估

當(dāng)收到起訴書副本后，首要任務(wù)是冷靜下來，聘請有豐富經(jīng)驗(yàn)的知識產(chǎn)權(quán)律師和相關(guān)機(jī)構(gòu)，召集公司內(nèi)部相關(guān)技術(shù)，專利，市場專家，成立一個包括企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員、外部知識產(chǎn)權(quán)律師的被訴專利侵權(quán)應(yīng)對團(tuán)隊，對當(dāng)前企業(yè)專利所面臨的挑戰(zhàn)情勢進(jìn)行詳盡的分析，并收集相關(guān)材料，保留好各種信息，準(zhǔn)備證據(jù)。

（一）專利侵權(quán)風(fēng)險評估

1.判斷涉案專利是否有效

指派知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人員對涉案專利的法律狀態(tài)進(jìn)行調(diào)查，判斷該專利是否已被授權(quán)，是否已經(jīng)終止，是否已經(jīng)無效。如確定涉案專利現(xiàn)在并不出于有效狀態(tài)，則無需做進(jìn)一步的評估，只需向法院說明情況。

2.判斷侵權(quán)事實(shí)是否成立

判斷企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)是否侵權(quán)，首先，應(yīng)根據(jù)全面覆蓋原則和等同原則，比對企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)與涉案專利的技術(shù)特征，判斷是否相同或相似，有無爭辯空間等;其次，根據(jù)禁止反悔原則，若專利權(quán)人在申請專利時為通過審核將而放棄涉案技術(shù)，則專利權(quán)人不可再就涉案技術(shù)主張專利權(quán)保護(hù)。

如果初步判斷后發(fā)現(xiàn)涉案專利與涉嫌侵權(quán)主題或技術(shù)方案相差較大，可收集相關(guān)證據(jù)，預(yù)備進(jìn)行不正當(dāng)競爭之訴，等待對方的進(jìn)一步動作，再做決定。若相差較小，則做進(jìn)一步的評估。

3.抗辯事由分析

（1）權(quán)利瑕疵抗辯。分析涉案專利所有的主體資格、專利權(quán)權(quán)術(shù)、專利權(quán)效力是否存在瑕疵，如果存在，則收集這方面的證據(jù)，作為訴訟中的抗辯理由。

（2）不侵權(quán)抗辯。專利侵權(quán)判斷的基本原則是全面覆蓋原則，若上文分析結(jié)果為本企業(yè)技術(shù)或產(chǎn)品并不涉及侵權(quán)，則可收集相關(guān)證據(jù)作為訴訟中的抗辯理由。

（3）現(xiàn)有技術(shù)抗辯?，F(xiàn)有技術(shù)是指涉案專利申請日之前已為公眾所知的技術(shù)。判斷涉嫌侵權(quán)技術(shù)是否屬于現(xiàn)有技術(shù)時，一般采用類似專利授權(quán)程序中的新穎性判斷原則。首先，要適用新穎性的單獨(dú)對比原則，不允許將幾項現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合起來比對。如果一項現(xiàn)有技術(shù)與被控侵權(quán)技術(shù)完全一致，則現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。其次，如果被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)存在差異，但差異可通過慣用手段的直接置換或可認(rèn)定為所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識等，也應(yīng)認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

（4）先用權(quán)抗辯。依《專利法》規(guī)定，若在涉案專利申請之前便已制造好商品或使用相關(guān)技術(shù)，則擁有繼續(xù)在原領(lǐng)域制造或使用的權(quán)利，即先用權(quán)，不構(gòu)成專利侵權(quán)。如果企業(yè)存在這種情況，應(yīng)及時收集發(fā)票，單據(jù)，生產(chǎn)證明等相關(guān)證據(jù)進(jìn)行抗辯。

（5）合法來源抗辯。根據(jù)專利法規(guī)定，企業(yè)若能證明涉案技術(shù)或產(chǎn)品有合法來源，則不用承擔(dān)賠償責(zé)任。企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分利用該項抗辯事由，若相關(guān)專利產(chǎn)品有合法來源，則應(yīng)準(zhǔn)備買賣合同、租賃合同、發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)等證明交易合法成立的證據(jù)，以備在訴訟中抗辯。

（6）合同抗辯。若存在專利權(quán)人給予本企業(yè)普通許可后又給予他人獨(dú)占許可的情形，則可以普通許可實(shí)施合同作為證據(jù)進(jìn)行合同抗辯。

4.尋找對方侵犯自己的專利權(quán)的行為

仔細(xì)查找分析對方是否也侵犯了自己的專利權(quán)，若有，則既可以作為籌碼在談判中使用，也可以在應(yīng)訴過程中反訴對方。

（二）其他因素評估

1.探究起訴人的真實(shí)目的

知己知彼，百戰(zhàn)不殆。對方提起訴訟一定有所求，是為保護(hù)市場地位還是為獲得經(jīng)濟(jì)利益，是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)自身的產(chǎn)品存在侵權(quán)隱患而主動出擊，以期達(dá)成專利交叉協(xié)議或者許可授權(quán)協(xié)議，還是因?yàn)樵庥龈偁帉κ值姆尚袆庸?，特別是專利侵權(quán)訴訟時，所以以侵權(quán)訴訟的方式反攻。找準(zhǔn)對方的目的，對癥下藥，往往會起到事半功倍的效果。

2.專利訴訟價值評估

專利訴訟決策首要考慮因素不是勝敗的幾率，而是可能產(chǎn)生的訴訟成本和收益。如果贏得專利訴訟將付出高昂的代價，或者與可能贏得的市場極度不對稱，則無論訴訟成敗都將是得不償失的。

若經(jīng)評估，企業(yè)有應(yīng)訴的能力，也有勝訴的把握，則應(yīng)當(dāng)及時做好應(yīng)訴準(zhǔn)備，收集相應(yīng)證據(jù)，同時向?qū)Ψ交睾U述己方認(rèn)為不侵權(quán)的觀點(diǎn)。

若經(jīng)過評估，當(dāng)前企業(yè)存在特殊情況，例如特定時期不能影響重要客戶的信心或者企業(yè)正在從事其他重要法律活動，必須避免侵權(quán)訴訟的發(fā)生，則應(yīng)有理有節(jié)地回應(yīng)權(quán)利人，同時展開談判，盡量在可以接受的范圍內(nèi)達(dá)成和解。

若經(jīng)過評估，不侵權(quán)抗辯勝訴幾率較高，但可能付出較大代價，例如可能因?qū)＠謾?quán)風(fēng)險而損失大量訂單和和造成損失，或者引發(fā)專利戰(zhàn)，或者法律服務(wù)成本費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于和解代價，則同樣不宜貿(mào)然選擇進(jìn)行訴訟，而應(yīng)積極探尋解決問題的非訴途徑。

若經(jīng)過評估，發(fā)現(xiàn)訴訟處理代價太大，則應(yīng)盡快采取非訴途徑，與起訴方取得聯(lián)系，進(jìn)行協(xié)商談判，以最大努力及誠意促進(jìn)和談，爭取以代價最低的方式達(dá)到撤訴的目的。

3. 涉案技術(shù)或生涉案產(chǎn)品價值評估

如果經(jīng)評估，涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品或技術(shù)對于企業(yè)無足輕重，又極有可能被認(rèn)定為專利侵權(quán)，且涉案專利權(quán)相對穩(wěn)定，那么為了避免麻煩則應(yīng)放棄使用該技術(shù)或生產(chǎn)該產(chǎn)品。

如果經(jīng)評估，涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品或技術(shù)是企業(yè)的關(guān)鍵產(chǎn)品/技術(shù)，又極有可能被認(rèn)定為專利侵權(quán)，且涉案專利權(quán)相對穩(wěn)定，那么企業(yè)應(yīng)當(dāng)請技術(shù)領(lǐng)域?qū)I(yè)人員與專利律師對該產(chǎn)品或技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，力求以最低成本改變涉嫌侵權(quán)的技術(shù)特征，一勞永逸的消除企業(yè)中潛在的侵權(quán)風(fēng)險。

若實(shí)在無法研究出這樣一種方案，撤出相關(guān)市場又會造成極大的損失，甚至影響企業(yè)的生存，則應(yīng)以最大努力與對方企業(yè)和談，爭取獲得對方的專利許可。

三、應(yīng)訴策略

經(jīng)過上文的分析，企業(yè)應(yīng)當(dāng)總結(jié)出自己在目前的情形下應(yīng)該選擇訴訟途徑還非訴途徑解決被訴專利侵權(quán)問題。

（一）非訴途徑

1.積極與對方接觸，進(jìn)行商業(yè)洽談，爭取以非訴方式解決問題。

2.在企業(yè)內(nèi)部及外部收集起訴者所需要的有利于和解、談判的專利，改變不利的局勢，掌握主動權(quán)，以交叉許可，購買專利，技術(shù)互換或得到對方的專利許可的方式解決糾紛，達(dá)成和解。

3.威脅發(fā)動無效宣告。對于穩(wěn)定性存在問題的涉案專利，可以事先收集可以發(fā)動宣告專利無效的相關(guān)證據(jù)，談判時以專利無效相威脅，迫使對方作出讓步，達(dá)成和解。

（二）訴訟途徑

1.委托針對本專利領(lǐng)域的專利律師或指派企業(yè)中擅長專利技術(shù)和法律的員工研究起訴狀內(nèi)容和原告證據(jù)材料，收集反駁原告訴訟請求的證據(jù)，書寫答辯狀。

2.收集證據(jù)根據(jù)實(shí)際情況，選擇上文“一、總體分析評估”中最適合當(dāng)下的一條思路進(jìn)行應(yīng)訴并以此來收集證據(jù)。

3.主動聯(lián)系重要客戶，做出承諾進(jìn)行安撫。一旦發(fā)生專利侵權(quán)訴訟，客戶必然會對訂單中的產(chǎn)品產(chǎn)生因可能的專利侵權(quán)而產(chǎn)生的擔(dān)憂，進(jìn)而取消訂單。面對這種情形，企業(yè)應(yīng)主動聯(lián)系重要客戶，對客戶可能面臨的侵權(quán)風(fēng)險和責(zé)任請專業(yè)法律人員出具正規(guī)法律意見，對潛在的責(zé)任承擔(dān)做出承諾，安撫住客戶的情緒和信心，避免客戶與訂單大量流失，造成生產(chǎn)經(jīng)營受到重大損失。

4.積極利用管轄權(quán)異議制度。應(yīng)訴準(zhǔn)備需要大量時間，但是在實(shí)際的訴訟程序中往往時間緊迫，從接到應(yīng)訴通知書到提交證據(jù)僅有十五天至一個月。民事訴訟法規(guī)定 ，當(dāng)事人在提交答辯狀期間可以提出管轄權(quán)異議。法院對異議做出裁定需要時間，且針對該裁定還可以繼續(xù)向上一級法院提起上訴，因此企業(yè)可以利用訴訟程序制度，向法院提出管轄異議，以此爭取寶貴的應(yīng)訴時間。

5.遭遇訴前禁令和訴前證據(jù)保全時及時保留企業(yè)受損的證據(jù)?，F(xiàn)行專利法規(guī)定的侵犯專利權(quán)的訴前禁令和訴前證據(jù)保全會對被控侵權(quán)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成一定的不良影響。如果事后證明采取的訴前措施錯誤，影響了被控侵權(quán)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，致使被控侵權(quán)企業(yè)在商業(yè)信譽(yù)、企業(yè)形象、品牌價值上等遭受損失，企業(yè)應(yīng)當(dāng)申請進(jìn)行賠償。因此，企業(yè)在遭遇訴前禁令和/或訴前證據(jù)保全時，應(yīng)及時保留相應(yīng)的證據(jù)，對自己遭受的損失等進(jìn)行詳細(xì)記錄，以使自己的損失降到最小。

6.發(fā)動無效宣告。為了否定對方的專利來贏得訴訟或者為了爭取時間，企業(yè)可以向?qū)＠麖?fù)審委員會請求宣告涉案專利無效。企業(yè)應(yīng)尋找宣告涉案專利無效的理由和相關(guān)證據(jù)，例如授權(quán)專利權(quán)利要求書沒有得到說明書的支持，公開不充分，授權(quán)方案屬于法律規(guī)定不授予專利權(quán)的范圍等。

7.反訴對方侵權(quán)。若發(fā)現(xiàn)對方也侵犯了自己的權(quán)利，對方又拒絕讓步妥協(xié)，可以反訴對方侵權(quán)。反訴對方侵權(quán)還可以聯(lián)合上下游合作的企業(yè)共同發(fā)起，且反訴內(nèi)容不限于專利侵權(quán)，還可以包括侵犯商業(yè)秘密、商標(biāo)權(quán)、商號權(quán)等。

8.在訴訟過程中利用上文列舉的抗辯事由進(jìn)行抗辯。

9.無法證明不侵權(quán)時積極爭取減少賠償。

如果通過分析發(fā)現(xiàn)無法在法庭中證明相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)不侵權(quán)，那么企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即著手準(zhǔn)備盡可能降低被判賠償?shù)臄?shù)額。最高人民法院發(fā)布的司法解釋規(guī)定了專利侵權(quán)的三種計算標(biāo)準(zhǔn)，法院對于這三種計算方法可以擇一適用。若當(dāng)事人雙方有已經(jīng)達(dá)成一致的其它損失賠償計算方法，只要公平合理，人民法院也會準(zhǔn)許適用。另外，企業(yè)應(yīng)也可以積極舉證自身從專利侵權(quán)中所獲的利潤還沒有原告要求的賠償數(shù)額大，以此以自身非法所得而不是對方要求為根據(jù)進(jìn)行賠償。企業(yè)應(yīng)當(dāng)善于利用這些規(guī)定避免不應(yīng)有的損失。

10.在訴訟過程中，一直與對方保持接觸，積極尋求雙方都可以接受的和解。

四、結(jié)語

被訴專利侵權(quán)對在企業(yè)來說無疑是一次挑戰(zhàn)，但在挑戰(zhàn)之中又存在著機(jī)遇。制定科學(xué)有效的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和被訴侵權(quán)應(yīng)對策略，可以幫助企業(yè)在被起訴后的各個環(huán)節(jié)中利用合理的時機(jī)，做出有效的應(yīng)對，從而大大降低應(yīng)訴的成本，提高勝訴的幾率，化險為夷，避免深陷訴訟程序，影響企業(yè)未來發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

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