關(guān)鍵詞 虛擬角色商品化 知名卡通形象 權(quán)利沖突 外觀設(shè)計專利

作者簡介：楊超，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.127

一、研究背景

虛擬角色通常是指動畫、電視、電影、書刊等作品中出現(xiàn)的人物、動物或者機器人等。虛擬角色是可以脫離作品而存在，具有獨立的價值，甚至是不菲的商業(yè)價值。因為其不菲的商業(yè)價值，衍生出現(xiàn)了虛擬角色的商品化現(xiàn)象。虛擬角色商品化是指將角色轉(zhuǎn)變成商品與商品相聯(lián)系地應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，主要形式是將這些動畫角色生產(chǎn)、設(shè)計、制造成各種類的商品。虛擬角色的商品化現(xiàn)象以有組織的形式出現(xiàn)，始于20世紀30年代美國迪士尼公司動畫角色的商品化活動。迪士尼公司設(shè)計創(chuàng)造了多個喜聞樂見的卡通形象，比如米奇、唐老鴨、白雪公主等等。隨后，其下的公司職員專門成立了一個商品化部，用于對這些角色進行二次商品開發(fā)，授權(quán)許可玩具、兒童服裝、紐扣等小商品使用這些動畫形象，進行再次市場開發(fā)創(chuàng)作①。這種將人們喜愛的虛擬的角色轉(zhuǎn)換為商品使用，滿足人們對于喜愛角色的追求，同時也在商業(yè)上取得了良好的經(jīng)濟收益，此后，將虛擬角色商品化的開發(fā)更為多樣化，發(fā)展日新月異。這些由虛擬角色構(gòu)成的作品無疑屬于知識產(chǎn)權(quán)的保護對象，對其的保護也包括著作權(quán)、商標權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、反不正當競爭法等多種途徑。

近年來，外觀設(shè)計專利申請中出現(xiàn)了很多內(nèi)容涉及將知名虛擬角色轉(zhuǎn)化、衍生的產(chǎn)品，大多數(shù)內(nèi)容為知名的卡通形象，如米奇、喜羊羊、灰太狼、哆啦A夢、蠟筆小新等等。在目前的外觀設(shè)計專利初步審查制度中，由于不涉及對《專利法》第23條第3款的審查，因此這些涉及知名卡通形象的申請可以取得專利權(quán)。通過分析該類外觀專利申請，不難發(fā)現(xiàn)其中大多數(shù)的外觀設(shè)計專利的申請人明顯不是卡通形象權(quán)利所有人。因此，知名卡通形象被非權(quán)利人運用于商業(yè)領(lǐng)域以獲取豐厚的經(jīng)濟受益，會導致留下權(quán)利沖突的隱患，容易引起權(quán)利、利益糾紛。

在現(xiàn)有的專利法框架內(nèi)，這類涉及將虛擬角色（知名卡通形象）商品化的專利申請，目前主要靠后續(xù)的無效或司法程序解決，在初步審查中不加以干預，造成此類授權(quán)專利輕易流向社會，容易引起不良的社會影響，甚至擾亂正常的市場經(jīng)濟秩序。因此，非常有必要、也必須在初步審查中加強對該類案件的審查，保證專利法鼓勵創(chuàng)新的立法宗旨。

二、專利權(quán)無效判例分析

《專利法》第三次修改后，增加了《專利法》第23條條第1款的無效條款，但是目前復審委受理的無效請求案件多為商標權(quán)與專利權(quán)權(quán)利沖突，很少案件涉及知名卡通圖案的無效請求。并且在改法前的權(quán)利沖突無效申請多以《專利法》第5條、《專利法》第23條第1款、第2款進行判決，下面列舉改法前的該類型無效案例，分析其審判結(jié)果。

（一）專利權(quán)被無效案例

因涉及專利的紙巾筒和包裝袋上印有米奇的圖案，美國迪士尼公司請求兩家中國企業(yè)的專利無效，由于美國迪士尼公司在知識產(chǎn)權(quán)方面有完整的保護方案，其提供了著作權(quán)登記證明、多領(lǐng)域產(chǎn)品商標注冊證明。該請求得到了復審委的支持，復審委認為，辨別著名卡通人物，面貌是主要依據(jù)，本專利的卡通人物形象在產(chǎn)品中占據(jù)的是最引人注目的部位，如果準許將其從整個外觀設(shè)計中除去，則必將造成外觀設(shè)計不完整，因此上述兩個設(shè)計的外觀專利權(quán)無效。

（二）專利權(quán)維持有效的案例

1.案例1

涉案專利為印有兩只呈手舞足蹈姿勢的“加菲貓”，由“加菲貓”的著作權(quán)、商標權(quán)所有人鮑斯有限公司請求一家中國企業(yè)的專利權(quán)無效，鮑斯有限公司提供的證據(jù)包括加菲貓的連環(huán)畫著作權(quán)登記證明、加菲貓文字和圖形商標登記證明、相關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓證明等，但復審委并未支持該請求。復審委認為，請求人提交的附件是關(guān)于加菲貓動畫形象的出版物和版權(quán)、商標權(quán)的證明材料及其相關(guān)權(quán)利的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其所涉及的加菲貓動畫形象都是以連環(huán)畫或商標圖形的形式出現(xiàn)，屬于單純的圖案設(shè)計，而并非是關(guān)于產(chǎn)品的外觀設(shè)計，即未涉及到具體的產(chǎn)品，與本專利作為一種花布產(chǎn)品的外觀設(shè)計不存在可比性，不能判斷相同或相近似。另外，卡通貓的形象與請求人所提交證據(jù)中的多種加菲貓形象不是完全相同有著明顯區(qū)別，不能明顯確認商標或版權(quán)侵權(quán)是否成立。由于商標侵權(quán)、版權(quán)侵權(quán)以及是否違反《反不正當競爭法》的審理不在現(xiàn)行專利法賦予專利復審委員會的審理職權(quán)范圍內(nèi)，本專利是否違反上述法律規(guī)定，在無相應(yīng)的行政機關(guān)或人民法院作出生效決定或判決的情況下，維持該專利權(quán)有效。

2.案例2

涉案專利為整體造型為哆啦A夢的鬧鐘，本案為國內(nèi)一家廣州的公司請求宣告另一家廣州國內(nèi)公司專利權(quán)無效，請求人并非哆啦A夢的權(quán)利人，其證據(jù)僅為一些公開哆啦A夢形象的畫冊、連環(huán)畫等。復審委并未支持該請求。復審委認為：從平面設(shè)計到形成一個具體的工業(yè)產(chǎn)品有一個再創(chuàng)造的過程。而刊物上的卡通形象并不是專利法中所稱的外觀設(shè)計，因此，這種刊物上的卡通形象不屬于《專利法》第23條第4款中所稱的在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過的外觀設(shè)計。另外，因請求人沒有提交國家法定部門作出的已生效的能夠證明該外觀設(shè)計專利侵犯了他人在先著作權(quán)的判決書或處理決定，故請求人以本專利侵犯他人著作權(quán)為由請求本專利無效的理由不成立。

通過前面的案例判決結(jié)果可見，并非只要外觀設(shè)計專利中存在知名卡通形象，其專利權(quán)就一定能被無效。判決結(jié)果受以下因素影響：

（1）與權(quán)利人對該卡通形象設(shè)計的知識產(chǎn)權(quán)保護力度、策略密切相關(guān)，比如權(quán)利人是否已對其進行涵蓋多種產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)保護。

（2）與請求人提供的證據(jù)有密切關(guān)系，如果權(quán)利人作為無效請求人，其往往可以提供更有力的證據(jù)。

（3）與設(shè)計的創(chuàng)新高度有關(guān)系，對于設(shè)計的創(chuàng)新高度綜合判斷，不同創(chuàng)新高度的申請可能有不同的判決結(jié)果。

三、其他國家解決知識產(chǎn)權(quán)之間的沖突情況分析

許多國家對于解決外觀設(shè)計與在先權(quán)利的沖突已經(jīng)具有比較完善的法律、法規(guī)、解決程序等，在解決沖突的過程中對于專利的申請人、權(quán)利人、甚至公眾的利益進行全面考慮、衡量，值得我們學習、借鑒。

一是歐盟在解決版權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突中，對外觀設(shè)計發(fā)了保護指令規(guī)定，“如果根據(jù)歐盟成員國的版權(quán)法，對外觀設(shè)計專利權(quán)人使用他人作品而未經(jīng)授權(quán)，或者具有顯著識別性標記適用于在后的外觀設(shè)計中，發(fā)了授予標記的權(quán)利人或者作品的著作權(quán)人有權(quán)禁止該使用，作品或者標記的權(quán)利人可以要求有關(guān)成員國拒絕授權(quán)外觀設(shè)計專利權(quán)或?qū)σ咽谟璧耐庥^設(shè)計專利權(quán)宣告無效，此時，外觀設(shè)計的所有人可以修改外觀設(shè)計”②。

根據(jù)該規(guī)定，只有當作品的著作權(quán)人或者標記的權(quán)利人提出維權(quán)要求時，專利行政機構(gòu)才可以拒絕授權(quán)或者宣告已授權(quán)的外觀設(shè)計專利無效，而專利行政機構(gòu)或者他人不得以此理由拒絕授予外觀設(shè)計專利或者申請專利無效。此規(guī)定不能夠作為授予外觀設(shè)計專利權(quán)的一個條件，實際上是在先權(quán)利人保護其合法權(quán)利的一條途徑。如德國、法國、意大利等歐盟其他成員國，同樣沒有將不得與他人在先權(quán)利相沖突規(guī)定為外觀設(shè)計專利的授權(quán)條件之一

二是日本對于知識產(chǎn)權(quán)之間的沖突，采用的是平衡沖突雙方的利益分配方式來解決③。根據(jù)《日本外觀設(shè)計法》第26條的規(guī)定，如果權(quán)利人所有的外觀設(shè)計專利權(quán)與他人在其外觀設(shè)計專利申請日前遞交的專利、實用新型、商標申請構(gòu)成沖突，或者他人在其申請日前生效的版權(quán)構(gòu)成沖突的，該權(quán)利人或其許可人不得以商業(yè)化的方式實施該項外觀設(shè)計專利。由此可見，日本在協(xié)調(diào)處理知識產(chǎn)權(quán)之間的沖突時，并不直接排除在后取得權(quán)利，而是對在后的外觀設(shè)計專利權(quán)在實施上予以限制，避免先后權(quán)利在相同領(lǐng)域內(nèi)競爭。這種處理方式，更為尊重合法取得權(quán)利的相對獨立性，在限定條件下，允許在后權(quán)利與在先權(quán)利共存。同時，這種解決方式，維護了不同的知識產(chǎn)權(quán)類型產(chǎn)生的獨立性與權(quán)威性。

三是美國對于外觀設(shè)計專利與在先權(quán)利沖突的解決中，尤其是解決非競爭性的權(quán)利沖突④，值得借鑒參考。例如，1988年美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院審理了原告Abend和MCA Inc.電影公司侵犯著作權(quán)糾紛。Abend是小說《這是謀殺》的版權(quán)被許可使用人，該小說由MCA電影公司投資制作，希區(qū)柯克導演拍攝成電影《后窗》。雙方當事人爭議的問題，實質(zhì)上是原小說的在先著作權(quán)與新作品的發(fā)表權(quán)、發(fā)行權(quán)之間的權(quán)利沖突問題。法院的最終判決是駁回原告的禁令訴訟請求。理由是法院認為，是否為知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人提供法律救濟時，必須考慮公平因素，要平衡知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人利益和社會公眾利益之間的關(guān)系。首先，原告與被告之間是“非競爭性沖突”;其次，主要基于演員的精湛演技、杰出的導演水平才成就了電影的成功，而不是得益于小說本身;再者，如果支持原告的禁令請求，導致公眾無法觀看作品，將會造成公眾的損失。因此，法院沒有判定被告侵犯原告的著作權(quán)、停止侵權(quán)行為，而是讓被告向原告支付足夠賠償費，獲得許可被告繼續(xù)放映影片，兼顧平衡原告、被告、公眾的利益，各取所需⑤?？梢钥闯?，法院并未一味的保護在先權(quán)利，而是在保護在先權(quán)利的同時，有條件的允許在后權(quán)利的存在與使用。

在權(quán)利沖突不可避免的情況下，許多國家是允許權(quán)利的共存，可以在相同競爭領(lǐng)域，對在后權(quán)利的行使和實施加以限制，維護公平競爭;或者采取權(quán)利平衡、利益兼顧原則，以此鼓勵全社會在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進行更多的發(fā)明創(chuàng)造，給人類社會帶來更多的知識財富。

四、分析該類型專利的特點及存在的問題

（一）根據(jù)我國該類外觀設(shè)計專利申請的特點，將其分為兩類：

1.直接應(yīng)用類：以知名卡通形象作為主體的設(shè)計。將各種表情、姿勢、服飾的知名卡通形象簡單使用到一些常用產(chǎn)品進行申請，通常以平面產(chǎn)品或者日常用品為主，創(chuàng)新高度較低，如下圖：

對于直接應(yīng)用類的外觀設(shè)計專利，其專利權(quán)穩(wěn)定性差，經(jīng)過無效、訴訟等行政程序，一般都會被判專利權(quán)無效，浪費寶貴的行政資源。并且無效程序耗時長，耗費精力大，會令在先權(quán)利人將蒙受巨大損失。這類申請并未起到鼓勵創(chuàng)新的社會效應(yīng)，甚至嚴重影響外觀設(shè)計專利的價值和質(zhì)量。

2.變化演繹類：在設(shè)計中引用知名卡通形象，但與其他設(shè)計要素結(jié)合，將其再演繹，保護范圍與在先權(quán)利有交叉或重疊，也有一定創(chuàng)新設(shè)計，如下圖：

對于變化演繹類的外觀設(shè)計專利，其有一定的創(chuàng)新設(shè)計，其主要問題在于保護范圍與在先權(quán)利有交叉或重疊。根據(jù)專利法立法宗旨——鼓勵創(chuàng)新，并且也鼓勵在現(xiàn)有技術(shù)上進行改進。正如，大多數(shù)發(fā)明都是對在先發(fā)明的改進性發(fā)明，在發(fā)明、實用新型專利中允許在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進行改進，在后專利在符合專利法的規(guī)定下將獲得專利權(quán)。這種情況的在后專利的范圍必然會落在在先專利的保護范圍內(nèi)，權(quán)利范圍必然會有重疊，權(quán)利的重疊是合法的，是不可避免的。這也是鼓勵社會技術(shù)革新的一種手段。因此，對于引用演繹類外觀設(shè)計專利，也同樣應(yīng)當適當?shù)脑试S在現(xiàn)有的設(shè)計上進行顯著的、有突破性的創(chuàng)新設(shè)計。并且由于在無效程序中，需要進行綜合判斷，考慮的因素復雜，對于該類申請的無效請求也不一定全部能夠得到支持，所以，該類申請不宜在初步審查中全盤否定、排除。

（二）存在的問題

1.檢索難度大

初步審查中，對《專利法》第23條第1款是審查條款，對于含有知名卡通形象的申請，檢索出對比文件無疑是最具說服力的證據(jù)，最有力的手段，但如果在初步審查中對該類案件進行全面檢索，存在非常大的困難。首先，由于檢索數(shù)據(jù)量大，檢索過程延長審查周期，行政資源耗費大;再者，由于知名卡通形象是虛擬的、無形的，是創(chuàng)作者留在社會大眾心目中的印象，而專利申請通常將其轉(zhuǎn)用到不同產(chǎn)品，檢索的對比文件也必須是相同或者相近種類的產(chǎn)品，否則無法認定兩者實質(zhì)相同，所以在不限定檢索領(lǐng)域的情況下，檢索結(jié)果并不理想。例如圖6含有四項相似外觀設(shè)計的玩具，一個申請中需要檢索出四個不同形象的玩偶，才能夠否定其新穎性。因此，該類申請在初審中通過檢索來評述《專利法》第23條第1款困難較大。

2.侵權(quán)判斷困難

在初步審查中，如果引入對權(quán)利沖突、侵權(quán)、證據(jù)等的分析判斷，無疑增加了過多的行政成本和行政資源。對于外觀設(shè)計審查員來說，并非商標或著作權(quán)的法律專家，很難對商標權(quán)、著作權(quán)的權(quán)利沖突的做出準確判斷。專利法規(guī)定在初步審查制度下，《專利法》第23條第3款權(quán)利沖突也不作為授權(quán)的排除條款，因此不宜在初步審查中付出過多精力分析判斷權(quán)利沖突的缺陷。

五、方案建議

在目前的外觀設(shè)計專利制度的框架內(nèi)，在審查階段無法完全避免權(quán)利沖突。但是根據(jù)解決知識產(chǎn)權(quán)沖突的保護在先權(quán)利、維護公平競爭、排除惡意取得、權(quán)利平衡、利益兼顧的基本原則綜合考慮，推薦如下方式：對直接應(yīng)用類設(shè)計進行直接排除，對變化演繹類進行適當?shù)目刂坪统浞值木嫣嵝选?/p>

一是對于直接應(yīng)用類專利申請，創(chuàng)新程度低，嚴重損害在先權(quán)利，對社會技術(shù)創(chuàng)新無顯著貢獻。由于這些知名卡通形象已經(jīng)是一般消費者公知的形狀、圖案，將其直接應(yīng)用于平面產(chǎn)品上，或者直接模仿其造型制造成普通的工業(yè)產(chǎn)品，在初步審查中，可以應(yīng)認為其不符合《專利法》第2條第4款的規(guī)定，不屬于新設(shè)計。

為保證認知水平相同，可將知名的虛擬角色整理成數(shù)據(jù)庫，供使用參考查詢。

二是對于變化演繹類專利申請，是對知名卡通形象進行了再創(chuàng)作、存在其他設(shè)計要素，直接基于產(chǎn)品所屬領(lǐng)域內(nèi)容的一般設(shè)計常識判斷，對于創(chuàng)新程度不易把握的，可以先發(fā)出通知書質(zhì)疑其不符合《專利法》第2條第4款的規(guī)定，不屬于新設(shè)計，同時提醒申請人，該外觀設(shè)計專利申請易引起與在先權(quán)利的沖突，權(quán)利穩(wěn)定性差，生產(chǎn)或銷售該產(chǎn)品可能引起侵權(quán)，需要承擔相應(yīng)的法律后果。

申請人可以針對提醒內(nèi)容，根據(jù)自己產(chǎn)品外觀設(shè)計的創(chuàng)新高度和市場需求進行判斷，可以提交意見陳述進行說明，或者是對申請文件進行修改。根據(jù)其意見陳述，綜合判斷，在符合專利法規(guī)定的情況下，可以予以授權(quán);對于修改文件，依照專利法正常進行審查。對于存在權(quán)利沖突的糾紛，可由后續(xù)程序解決。

通過上述方案，在現(xiàn)行法律框架內(nèi)可以實現(xiàn)對該類專利申請的有效控制，既能夠節(jié)約部分行政資源，也能夠初步保障各方利益的平衡，同時，符合我國設(shè)計發(fā)展的要求，有利于提高外觀設(shè)計專利的授權(quán)質(zhì)量。

注釋：

①劉銀亮.角色促銷商品化權(quán)的另一種詮釋[J].法學，2006（8）.

②歐盟外觀設(shè)計法律保護指令第11條。

③曹新明.論知識產(chǎn)權(quán)的沖突協(xié)調(diào)原則[J].法學院研究，1999（3）.

④⑤劉紅.我國知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突解決途徑探析[J].知識產(chǎn)權(quán)，2004（6）.

⑥鄭成思.知識產(chǎn)權(quán)法[M].北京：法律出版社，2003年版.

⑦張俊浩.民法學原理[M].北京：中國政法大學出版社，1997年版.