◎ 文 《法人》特約撰稿 汪濤

編者按：

《孫子兵法·行篇》曰：善戰(zhàn)者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。故善戰(zhàn)者，能為不可勝，不能使敵之必可勝。善于用兵作戰(zhàn)的人，總是首先創(chuàng)造自己不可被戰(zhàn)勝的條件，并等待可以戰(zhàn)勝敵人的機(jī)會(huì)。使自己不被戰(zhàn)勝，其主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中；敵人能否被戰(zhàn)勝，在于敵人是否給我們以可乘之機(jī)。可見(jiàn)，自古以來(lái)，讓自己立于不敗是取勝的前提條件。

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，從企業(yè)角度講，“勝”的基礎(chǔ)是企業(yè)如何安身立命，在不見(jiàn)硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)上始終立于不敗之地。商標(biāo)作為企業(yè)的名片，承載著企業(yè)的信譽(yù)和美譽(yù)，是不可輕視的重要知識(shí)產(chǎn)權(quán)財(cái)富。

時(shí)至今日，我們有理由相信，以欺詐為理由導(dǎo)致美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)被撤銷是完全有可能發(fā)生的。因此，美國(guó)商標(biāo)指定的全部商品或服務(wù)項(xiàng)目，一定要具有真實(shí)投入商業(yè)使用的目的并事實(shí)上持續(xù)投入商業(yè)使用。

中國(guó)企業(yè)如何選擇商標(biāo)投入美國(guó)市場(chǎng)？美國(guó)商標(biāo)權(quán)在哪些方面容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手攻破？我們?cè)谏暾?qǐng)前要做哪些準(zhǔn)備工作？

【CASE REVIEW 經(jīng)典案例】

1997年7月17日，美國(guó)申請(qǐng)人NEURO VASX, INC.以“意向使用”為基礎(chǔ)向美國(guó)專利和商標(biāo)局提交了“NEUROVASX”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枺?5/326,112），指定使用在第10類“醫(yī)療器具，即神經(jīng)學(xué)支架和導(dǎo)管”商品上。2000年1月7日，申請(qǐng)人在提供《使用聲明》時(shí)，聲稱該商標(biāo)已于1999年11月15日在全部指定商品上投入商業(yè)使用，美國(guó)官方在2000年8月15日核準(zhǔn)該商標(biāo)注冊(cè)并發(fā)出第2,377,883號(hào)《商標(biāo)注冊(cè)證》。而事實(shí)上該商標(biāo)只在“導(dǎo)管”上投入了商業(yè)使用，申請(qǐng)人在遞交聲明時(shí)并未將“支架”項(xiàng)目予以刪減。

隨后，以色列申請(qǐng)人MEDINOL LTD.申請(qǐng)的“NIROVASCULAR”商標(biāo)（申請(qǐng)日：1999年 6月 29日， 申 請(qǐng) 號(hào)：77/739/407）以近似為理由被上述“NEUROVASX”商標(biāo)駁回。MEDINOL LTD.以“故意提供虛假聲明”為理由，向美國(guó)商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)起訴NEURO VASX, INC.，主張將“NEUROVASX”商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以撤銷。

經(jīng)審理，美國(guó)商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)接受了原告請(qǐng)求，并以“欺詐（Fraud）”為由，于2003年8月9日做出第92040535號(hào)裁定——撤銷訴爭(zhēng)商標(biāo)“NEUROVASX”（注冊(cè)號(hào)：2,377,883）在全部核準(zhǔn)項(xiàng)目上的注冊(cè)，包括已經(jīng)真實(shí)使用的“導(dǎo)管”項(xiàng)目。

在該案件發(fā)生后多年里，大量美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)因提供虛假《使用聲明》而被撤銷。

2009 年，“IN RE： BOSE CORPORATION”判例否定了將“欺詐”作為商標(biāo)撤銷理由，除非可以證明權(quán)利人有故意欺詐商標(biāo)局的主觀故意，而證明具有欺詐意圖，是很難做到的。

2015年，NATIONSTAR MORTGAGE LLC V. AHMAD判例中，“欺詐”的概念重新出現(xiàn)在商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)的裁定里，只不過(guò)現(xiàn)在需要更多證據(jù)支持構(gòu)成欺詐的條件。他們認(rèn)為：既然存在欺詐這個(gè)概念，就應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況推測(cè)申請(qǐng)人具有欺騙商標(biāo)局的意圖。

商標(biāo)要符合“合法性”和“顯著性”要求

注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有合法性和顯著性。

這里的合法性是指商標(biāo)不得違反商標(biāo)法中的一般性禁止規(guī)定。不具有合法性的商標(biāo)不僅不能獲準(zhǔn)注冊(cè)，也禁止作為商標(biāo)使用。例如：美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定具有欺騙性的地名、侮辱或不道德的標(biāo)記、歧視性或侮辱性語(yǔ)言等均不得注冊(cè)和使用。這些規(guī)定與中國(guó)商標(biāo)法中的禁用條款并無(wú)太大差異。

對(duì)于顯著性，也就是一個(gè)標(biāo)志作為商標(biāo)，在特定商品和服務(wù)上具有的識(shí)別能力和區(qū)別能力。根據(jù)美國(guó)商標(biāo)保護(hù)理論，按照受保護(hù)力度的不同可將商標(biāo)從弱到強(qiáng)分為五個(gè)等級(jí)：通用名稱（general name）、描述名稱（descriptive name）、暗示名稱（suggestive name）、任意名稱（arbitrary name）、臆造名稱（fanciful name）。

其中，通用名稱完全不受商標(biāo)法保護(hù)。任意名稱和臆造名稱，例如：Apple用于手機(jī)、Lenovo用于電腦，這種商標(biāo)獲得的保護(hù)效力最強(qiáng)，是商標(biāo)名稱的首選。

值得注意的是，描述性名稱和暗示性名稱認(rèn)定邊界有時(shí)比較模糊，盡管可以使用美國(guó)商標(biāo)判例中“人們是否需要想象力才能把一個(gè)商標(biāo)和其代表的產(chǎn)品或服務(wù)聯(lián)系在一起”這一標(biāo)準(zhǔn)去嘗試判斷，但人們可能難以得出一致的結(jié)論。一旦法院認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)屬于描述商標(biāo)而并非暗示商標(biāo)，則訴爭(zhēng)商標(biāo)所有人必須通過(guò)提供大量、廣泛和長(zhǎng)期的使用證據(jù)和廣告宣傳材料，證明該商標(biāo)已經(jīng)通過(guò)實(shí)際商業(yè)使用在消費(fèi)者當(dāng)中建立了第二含義（secondary meaning），否則難以獲準(zhǔn)注冊(cè)或容易被他人予以撤銷。

在“日本電訊公司訴美洲日本電訊公司（JAPAN TELECOM, INC. V. JAPAN TELECOM AMERICA, INC.）”案件中，法院認(rèn)定“日本電訊（Japan Telecom）”是一個(gè)描述性名稱。原因在于，“日本電訊”這個(gè)名詞一目了然，消費(fèi)者不需要運(yùn)用任何想象力就可以把這個(gè)名稱和所指定的產(chǎn)品聯(lián)系起來(lái)。在此情況下，若想繼續(xù)維持“日本電訊”這一商標(biāo)，則必須證明該商標(biāo)在實(shí)際商業(yè)使用中已經(jīng)取得第二含義。

通常法院將從以下幾個(gè)方面考慮：商標(biāo)與商標(biāo)表征的商品是否已在消費(fèi)者心中建立了唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，是否投入大量和廣泛的廣告進(jìn)行宣傳，商標(biāo)用于商品的時(shí)間是否足夠長(zhǎng)，市場(chǎng)上是否只有該商標(biāo)所有人獨(dú)占使用該商標(biāo)等。

在本案中，原告并沒(méi)有提供充分證據(jù)把“日本電訊”與“日本電訊公司”實(shí)際經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品和服務(wù)聯(lián)系起來(lái)，也未通過(guò)證據(jù)證明原告已經(jīng)投入大量廣告用于宣傳“日本電訊”這個(gè)商業(yè)名稱。此外，雖然原告已經(jīng)使用“日本電訊”的名稱長(zhǎng)達(dá)十余年，但是“日本電訊”的名稱還一直被另一家“日本電訊有限公司”所使用?；谝陨戏治?，法院認(rèn)定，“日本電訊”這個(gè)描述性名稱并沒(méi)有在消費(fèi)者中獲得第二含義，所以不應(yīng)當(dāng)受到商標(biāo)法的保護(hù)。

本案的判決結(jié)果說(shuō)明，僅僅長(zhǎng)期使用一個(gè)“描述性商標(biāo)”并不意味著必然擁有了獨(dú)家使用這個(gè)商標(biāo)的權(quán)利，描述性商標(biāo)的所有人必須持續(xù)投入充足的資金來(lái)打造和維持這個(gè)商標(biāo)的顯著特征。由此可見(jiàn)，如果選擇描述性商標(biāo)在美國(guó)注冊(cè)申請(qǐng)，不但授權(quán)難度加大，而且對(duì)于日后使用，還必須投入額外大量資金維護(hù)其第二含義，給商標(biāo)持有人增加了沉重的負(fù)擔(dān)。

由此可見(jiàn)，無(wú)論描述性商標(biāo)還是暗示性商標(biāo)，都并非申請(qǐng)人在美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的優(yōu)先選擇。

選擇商標(biāo)要避讓在先權(quán)利和馳名商標(biāo)

企業(yè)在選擇和設(shè)計(jì)商標(biāo)時(shí)，除了考慮合法性和顯著性外，還要注意避免侵犯他人的商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、肖像權(quán)、商號(hào)等在先權(quán)利或合法權(quán)益，否則也會(huì)導(dǎo)致商標(biāo)注冊(cè)和使用遭遇法律障礙，即使暫時(shí)得以注冊(cè)，以后也會(huì)面臨無(wú)窮無(wú)盡的麻煩。

在美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)階段，不同于中國(guó)商標(biāo)局以《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》作為新申請(qǐng)階段判斷指定商品或服務(wù)是否構(gòu)成類似的標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)并沒(méi)有特定文件作為判斷標(biāo)準(zhǔn)和參考依據(jù)。審查員經(jīng)常會(huì)突破類別局限，打破商品和服務(wù)之間的界限進(jìn)行商標(biāo)審查工作，從而讓申請(qǐng)人難以預(yù)測(cè)和評(píng)估申請(qǐng)商標(biāo)的授權(quán)概率。

需要指出的是，美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)奉行“使用在先原則”。美國(guó)商標(biāo)權(quán)取得的基礎(chǔ)是真實(shí)的商業(yè)使用。商標(biāo)權(quán)屬于第一個(gè)將該商標(biāo)投入實(shí)際商業(yè)使用的人，而不是第一個(gè)提出該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的人。根據(jù)這個(gè)原則，想了解申請(qǐng)商標(biāo)的授權(quán)概率和授權(quán)后穩(wěn)定性，申請(qǐng)人除了需要對(duì)美國(guó)聯(lián)邦和50個(gè)州的商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢檢索，還必須保證欲保護(hù)商標(biāo)在美國(guó)任何地方都沒(méi)有在先使用過(guò)。

另外，選擇商標(biāo)時(shí)一定要遠(yuǎn)離以世界馳名商標(biāo)為首的在先權(quán)利和合法權(quán)益。一方面，世界馳名商標(biāo)本身具有強(qiáng)大的排斥能力，如果申請(qǐng)商標(biāo)與之近似，很容易被駁回；另一方面，國(guó)際知名公司對(duì)于旗下的馳名商標(biāo)視為珍寶，大多都建立了嚴(yán)密的全球商標(biāo)監(jiān)測(cè)機(jī)制，防止他人申請(qǐng)易混淆和可能被淡化的商標(biāo)。

在“微軟公司訴林多斯（MICROSOFT CORP. V. LINDOWS. COM, INC.）” 案 件中，微軟公司以訴爭(zhēng)商標(biāo)“Lindows”構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和淡化著名商標(biāo)“Windows”兩大罪狀起訴林多斯公司，林多斯公司以引證商標(biāo)“Windows”缺乏顯著性，屬于視窗操作系統(tǒng)的通用名稱予以抗辯。最終，雙方發(fā)表聯(lián)合聲明，通過(guò)和解方式終止該侵權(quán)之爭(zhēng)。被告Lindows.com公司愿意放棄這個(gè)有爭(zhēng)議的商標(biāo)和域名注冊(cè)，并在2004年8月31日，Lindows.com正式更名為L(zhǎng)inspire.com。

由此可見(jiàn)，在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)前需要做查詢和分析工作。在過(guò)去，完成上述查詢工作要花費(fèi)申請(qǐng)人大量的精力和財(cái)力，一次全面查詢檢索的費(fèi)用甚至要高于美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)新申請(qǐng)的費(fèi)用，申請(qǐng)人盡管了解查詢檢索的重要性，但大多望而卻步?，F(xiàn)在，隨著人工智能技術(shù)發(fā)展和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，完成這種全面查詢變得簡(jiǎn)便快捷起來(lái)，費(fèi)用相比過(guò)去的傳統(tǒng)方式顯著降低。為了盡可能成功預(yù)測(cè)欲保護(hù)商標(biāo)的授權(quán)幾概率和授權(quán)后穩(wěn)定性，申請(qǐng)人有必要在商標(biāo)名稱確定前在美國(guó)進(jìn)行全面的查詢檢索。

謹(jǐn)慎選擇指定商品和服務(wù)項(xiàng)目

在美國(guó)商標(biāo)提出注冊(cè)申請(qǐng)前，一定要告訴美國(guó)代理機(jī)構(gòu)，欲保護(hù)商標(biāo)在美國(guó)實(shí)際使用的商品和服務(wù)到底是什么，而不能簡(jiǎn)單照搬國(guó)內(nèi)商標(biāo)所指定的項(xiàng)目。

國(guó)內(nèi)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)喜歡采用“實(shí)際使用+跨群組防御保護(hù)”的申請(qǐng)策略，也就是，在一件商標(biāo)新申請(qǐng)中，既涵蓋商標(biāo)實(shí)際使用的項(xiàng)目，也附帶一些跨群組項(xiàng)目。這種做法可以最簡(jiǎn)便、最經(jīng)濟(jì)地有效阻止他人在類似項(xiàng)目上注冊(cè)相同或近似商標(biāo)。今后如果遇到第三方提出撤銷注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年停止使用，受影響的僅僅是未實(shí)際使用商品和服務(wù)項(xiàng)目，而已經(jīng)實(shí)際使用的則可以高枕無(wú)憂。

這種申請(qǐng)策略適合美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)嗎？答案是否定的。照搬這種模式到美國(guó)來(lái)注冊(cè)商標(biāo)，弊大于利，甚至可能會(huì)成為一劑致命毒藥，自食苦果。

如前文所述，美國(guó)商標(biāo)權(quán)取得的基礎(chǔ)是真實(shí)的商業(yè)使用。申請(qǐng)商標(biāo)在全部指定商品和/或服務(wù)上在美國(guó)實(shí)際使用或具有真實(shí)的使用意圖，是取得美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的前提條件，無(wú)論申請(qǐng)人采用何種申請(qǐng)途徑提交，也無(wú)論申請(qǐng)商標(biāo)基于何種基礎(chǔ)提出申請(qǐng)（包括：真實(shí)的意向使用、實(shí)際投入商業(yè)使用、巴黎公約優(yōu)先權(quán)、申請(qǐng)人本國(guó)注冊(cè)、馬德里國(guó)際注冊(cè)聲明）。

汪濤資深海外商標(biāo)律師美國(guó)品牌環(huán)球檢索有限公司創(chuàng)始人（Trademark Global Search, LLC）曾就職于通用電氣公司全球?qū)＠\(yùn)營(yíng)美國(guó)總部

另外，美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)所有人有義務(wù)在自商標(biāo)注冊(cè)日起5～6年之間、9～10年之間、19～20年之間……，遞交《使用聲明》并提供使用證據(jù)。值得特別注意的是，申請(qǐng)人必須聲明在全部指定商品和/或服務(wù)項(xiàng)目上投入商業(yè)使用（……the mark is in use in commerce on or in connection with all goods/services……），其中，美國(guó)專利和商標(biāo)局提供的《使用聲明》中用加重記號(hào)標(biāo)注了“all”這一單詞。也就是說(shuō)，部分使用、象征性使用或指示性使用均排除在合法使用之外。

如果申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知聲明材料中存在弄虛作假，可能導(dǎo)致整個(gè)申請(qǐng)無(wú)效。在開(kāi)篇“MEDINOL LTD. V. NEURO VASX, INC.”案件中，美國(guó)官方提出了虛假陳述這個(gè)理論。NEURO VASX公司基于意向使用遞交NEUROVASX商標(biāo)申請(qǐng)，注冊(cè)在“支架和導(dǎo)管”商品上，實(shí)際該商標(biāo)只在“導(dǎo)管”上予以使用，在后續(xù)遞交《使用聲明》時(shí)未將“支架”項(xiàng)目刪除，導(dǎo)致全部申請(qǐng)被撤銷，包括已經(jīng)真實(shí)投入商業(yè)使用的“導(dǎo)管”項(xiàng)目。

概括來(lái)講，在美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)前，選擇商標(biāo)時(shí)，既要避免因商標(biāo)本身存在缺陷導(dǎo)致絕對(duì)障礙發(fā)生，又要避免與他人在先權(quán)利特別是馳名商標(biāo)發(fā)生抵觸；同時(shí)，美國(guó)商標(biāo)指定的全部商品或服務(wù)項(xiàng)目，一定要具有真實(shí)投入商業(yè)使用的目的并事實(shí)上持續(xù)投入商業(yè)使用，否則達(dá)摩克利斯之劍將懸于頭頂，可能隨時(shí)落下。