楊祝順

內(nèi)容提要：商標侵權的判定標準是混淆可能性，主觀意圖并非商標侵權的必要條件。本文針對我國司法實踐關于主觀意圖的作用的理解偏差，研究主觀意圖對商標混淆可能性判定的作用及其適用規(guī)則。主觀意圖雖然影響商標混淆可能性的判定，但它僅僅是判定商標混淆可能性的參考因素，這與以主觀過錯為要件的一般侵權行為的構成明顯不同。主觀意圖包括混淆意圖和善意意圖?；煜鈭D可以從被告主觀知道與商標的近似、原告與被告的業(yè)務聯(lián)系、侵權警告后的持續(xù)使用、注冊拒絕后的持續(xù)使用進行判定。善意意圖可以從商標近似的合理解釋、自由競爭的意圖、滑稽模仿的意圖進行判定。商標檢索與法律咨詢對主觀意圖的證明效力，應結合案件的其他事實綜合判定。

商標保護起源于17世紀初英國早期的欺詐之訴，以行為人的欺詐意圖作為商標獲得保護的前提。隨著商標保護理論的發(fā)展，商標侵權的判定標準從行為人的欺詐意圖，逐步轉變?yōu)橄M者的混淆可能性。與之相應，對行為人欺詐意圖的懲罰不再是法律的目的，防止消費者混淆成為商標保護的目標。盡管主觀意圖不是商標侵權的判定標準，但它仍然是判定混淆可能性的參考因素。

然而，關于主觀意圖對商標混淆可能性判定的作用，我國司法實踐中仍然存在理解偏差。相關司法解釋規(guī)定，在不同地域范圍內(nèi)使用相同或近似的未注冊商標，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構成不正當競爭行為。①《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2007〕2號）第1條。相關案件往往按照一般侵權行為的處理思路，考察行為人主觀方面是否存在混淆意圖、客觀方面是否導致消費者的混淆結果。②相關案例詳見：最高人民法院（2014）民提字第168號民事判決書（客觀上不會使相關公眾對廣天賽克思公司商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認，主觀上廣天賽克思公司也不具有攀附邵文軍商標聲譽的惡意……并未侵害邵文軍的注冊商標專用權）；最高人民法院（2014）民提字第24號民事判決書（不具有攀附王碎永“歌力思”商標知名度的主觀意圖，亦不會為普通消費者正確識別被訴侵權商品的來源制造障礙……銷售被訴侵權商品的行為亦不為法律所禁止）。似乎認為，混淆意圖是構成商標侵權的必要條件，這顯然偏離了主觀意圖作為參考因素的功能定位，游離了商標侵權的判定標準是混淆可能性的基本原理。

本文將從我國司法實踐存在的現(xiàn)實問題出發(fā)，結合美國和我國司法實踐的典型案例，對主觀意圖對商標混淆可能性判定的作用，以及主觀意圖的適用規(guī)則展開系統(tǒng)研究，以期為我國司法實踐理解和適用主觀意圖、分析商標混淆可能性提供參考。

一、主觀意圖與混淆可能性

主觀意圖，主要是指被告意圖（intent of defendant），是指被告選擇其商標的主觀意圖，包括混淆意圖和善意意圖。主觀意圖并非混淆可能性判定的必要條件，但混淆意圖是混淆可能性判定的重要證據(jù)，有助于混淆可能性的判定。

（一）主觀意圖對混淆可能性的作用

主觀意圖對混淆可能性的作用在于，從混淆的意圖可以推斷消費者混淆的思想狀態(tài)，進而有助于混淆可能性的判定。其理論基礎在于，人的行為受思想支配，行為人進行某種行為時的心理狀態(tài)必然通過其具體行為體現(xiàn)出來。③魏振瀛主編：《民法》，北京大學出版社、高等教育出版社2000年版，第691頁。如果行為人在思想方面具有混淆的意圖，那么該混淆的意圖會支配他使用相同或近似的標記，進而很有可能成功地實現(xiàn)其目標，即造成消費者的混淆可能性。美國著名學者McCarthy教授指出，“如果存在被告意圖和目的的證據(jù)，即通過使用近似標記以造成混淆，進而利用他人的商譽，那么法院將會跟著被控侵權者的判斷，判定構成混淆可能性”。④J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (Fourth Edition), Eagan: Thomson/West, 2011, § 23:110, pp.23-350.由此出發(fā)，美國聯(lián)邦各巡回上訴法院在總結混淆可能性的因素清單時，均規(guī)定了主觀意圖因素。關于主觀意圖對混淆可能性的作用，司法實踐存在“推定混淆”和“推斷混淆”兩種觀點。

“推定混淆”的觀點認為，主觀混淆的意圖可以推定混淆可能性。也就是說，當相關證據(jù)表明行為人具有混淆意圖時，法院推定構成混淆可能性，由相關當事人就不構成混淆可能性進行說明。美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院早在“My-T Fine”案⑤My-T Fine Corp. v. Samuels, 69 F. 2d 76 (2d Cir. 1934).中認為，故意復制的意圖可以推定混淆可能性，商標在后使用者至少應當證明其努力是徒勞的，即“不管其目的有多么的壞，他都將無法執(zhí)行。如果他確實能證明，那么他就贏了”。在“Liberty-Ellis”案⑥Resource Developers Inc. v. Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc., 926 F. 2d 134 (2d Cir. 1991).中，美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院更是明確地指出，“一旦證明被告故意從事欺騙性的商業(yè)行為，我們認為可以得出這樣一個強烈的推斷，即被告已經(jīng)成功地混淆了公眾。因此，在合理證明這樣一種故意行為之后，舉證責任轉向被告，由被告證明缺乏消費者混淆。”

“推斷混淆”的觀點認為，主觀意圖是混淆可能性的判定因素之一，從混淆的意圖僅僅能夠推斷混淆可能性，但混淆意圖的存在并不能免除混淆可能性的證明責任。例如在“Barr Laboratories”案⑦American Home Products Corp. v. Barr Laboratories, Inc., 834 F. 2d 368 (3d Cir. 1987).中，針對原告提出的可從被告故意復制的意圖推定混淆可能性的主張，美國聯(lián)邦第三巡回上訴法院指出，在關于違法復制商品外觀的案件中，被告意圖的證據(jù)并不能免除原告通過優(yōu)勢證據(jù)證明混淆可能性的舉證責任。被告意圖最多是傾向于暗示混淆可能性的一個因素。

應該說，“推斷混淆”觀點更具有說服力，主觀意圖并非混淆可能性判定的必要條件，它僅僅是判定混淆可能性所考慮的因素之一。賦予混淆意圖推定混淆可能性的效力，會不適當?shù)丶又刂饔^意圖因素在混淆可能性判定中的作用，進而弱化混淆可能性作為商標侵權的判定標準的基準地位?！巴茢嗷煜钡挠^點得到我國司法解釋的認可，相關司法解釋規(guī)定，商標申請人的主觀意圖可以作為判定未注冊馳名商標混淆可能的參考因素。⑧《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋〔2017〕2號）第12條。

（二）主觀意圖并非混淆可能性的必要條件

在侵權法中，一般侵權行為的構成應當滿足加害行為、損害結果、因果關系和主觀過錯四個要件。⑨程嘯著：《侵權責任法》（第二版），法律出版社2015年版，第208-209頁。對于法律明確規(guī)定適用無過錯責任的特殊侵權行為，則主觀過錯并不影響侵權行為的成立。根據(jù)《侵權責任法》的相關規(guī)定，商標侵權甚至寬泛的知識產(chǎn)權侵權，并不屬于適用無過錯責任的情形，似乎應當按照一般侵權行為進行處理，進而適用過錯責任原則。從歷史發(fā)展來看，最早對商標進行保護的英國仿冒訴訟，將商標侵權作為普通的侵權行為處理，以被告主觀的欺詐故意作為判定標準。然而，由于該判定標準并不利于保護商標權人和消費者的權益，逐漸被歷史所拋棄，商標侵權的判定標準轉變?yōu)橄M者的混淆可能性，⑩李雨峰著：《侵害商標權判定標準研究》，知識產(chǎn)權出版社2016年版，第80頁。并得到各國商標法以及《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》等國際公約的明確規(guī)定。

這樣，是否構成商標侵權，主要考察行為人的商標使用是否具有消費者的混淆可能性，而是否具有混淆可能性屬于事實問題，與行為人的主觀狀態(tài)無關。只要消費者客觀上產(chǎn)生了混淆可能性，主觀意圖并不影響商標侵權的判定。鄭成思教授曾指出，知識產(chǎn)權侵權（infringement）適用無過錯責任，只要有侵入的事實，知識產(chǎn)權侵權就可以確定，不以主觀狀態(tài)為前提，主觀意圖因素絕非商標侵權的必要條件。11鄭成思著：《WTO知識產(chǎn)權協(xié)議逐條講解》，中國方正出版社2001年版，第159頁。美國第六巡回上訴法院在Daddy s案12Daddy s Junky Music Stores, Inc. v. Big Daddys Family Music Center, 109 F. 3d 275 (6th Cir. 1997).中指出，“意圖的出現(xiàn)是混淆的有力證據(jù)……但該觀點的反面卻并不正確，在判定消費者關于商品來源的混淆方面，意圖的缺乏在很大程度上是不相關的?！?/p>

一方面，在消費者產(chǎn)生混淆可能性的情況下，行為人的主觀善意并不能改變混淆可能性已經(jīng)產(chǎn)生的現(xiàn)實，主觀善意并不能作為商標侵權的抗辯理由。在“五谷豐登”案13廣東省高級人民法院（2015）粵高法民三終字第145號民事判決書。中，格力公司擁有“五谷豐登”注冊商標，美的公司在其產(chǎn)品和宣傳中使用“五谷豐登”字樣。一審法院認為美的公司構成商標侵權。美的公司上訴認為，其構成善意使用“五谷豐登”，因為使用之前其做了商標檢索，并未查詢到“五谷豐登”注冊商標；而且其并未單獨使用“五谷豐登”字樣，而是與其具有較高知名度的“美的”注冊商標同時使用，不具有攀附格力公司注冊商標商譽的主觀故意。二審法院認為，是否構成商標侵權并不要求侵權人主觀上具有故意，善意使用并不構成不侵權的抗辯事由，由此判定美的公司構成商標侵權。

另一方面，在消費者并未發(fā)生混淆的情況下，盡管行為人存在混淆意圖，但該混淆意圖是不相關的。美國紐約南區(qū)地方法院曾形象地指出，“一個惡意入侵者自認為進入了其鄰居的領地，而事實上該領地是向公眾公開的，那么該惡意入侵者并沒有實施任何侵犯?！?4H.Lubovsky, Inc. v. Esprit de Corp., 627 F. Supp. 483 (S.D.N.Y. 1986).在“Juvenile Shoe”案15Shoe Corp. of America v. Juvenile Shoe Corp., 266 F.2d 793, 796 (C.C.P.A.1959).中，原告在鞋類商品上申請注冊“Lazy Pals”商標，被告以其使用在鞋類商品上的“Lazy Bones”商標提起商標異議。商標審查員認為，商標申請者具有搭便車的意圖，判定構成混淆可能性，并支持了商標異議。美國聯(lián)邦關稅與專利上訴法院認為，一方選擇商標的意圖的證據(jù)，能夠影響混淆可能性的判定，但意圖并不必然在商標異議程序中具有決定作用?！叭绻麅蓚€標記的使用并沒有產(chǎn)生混淆或錯誤的可能性，那么商標在后申請者選擇其商標的意圖，并不能影響其商標注冊的權利?！?美國聯(lián)邦關稅與專利上訴法院在綜合分析其他判定因素后，判定不構成混淆可能性，并駁回了商標異議。

綜上所述，商標侵權與《侵權責任法》中一般侵權行為的判定存在差別。一般侵權行為實行過錯責任原則，以行為人存在主觀過錯作為必要條件。而商標侵權以消費者的混淆可能性作為判定標準，雖然主觀意圖能夠影響混淆可能性的判定，但其對混淆可能性的判定并不是必要的，它僅僅是混淆可能性判定所考慮的眾多因素之一。換句話說，混淆意圖并非判定混淆可能性的要求，而善意意圖亦并非判定混淆可能性的抗辯。

（三）主觀意圖與反向混淆

主觀意圖對混淆可能性的影響，主要是針對混淆意圖而言的，即企圖造成混淆而從他人商譽中獲利。在反向混淆的情形下，商標在后使用者的主觀意圖并不是引發(fā)混淆進而利用商標在先使用者的商譽，而是以一個相似的商標對市場進行滲透，最終將商標在先使用者擠出市場。16李明德著：《知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年版，第252頁。可見，商標在后使用者并沒有混淆的意圖，主觀意圖因素對混淆可能性的判定并不具有相關性。

美國聯(lián)邦第七巡回上訴法院在“Sands”案17Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F. 2d 947 (7th Cir. 1992).曾指出，“即使是在傳統(tǒng)的正向混淆案件中，只有當被告意圖將其商品仿冒成他人商品時，被告意圖對于混淆可能性的問題才是相關的。顯然，在反向混淆案件中，根據(jù)定義，被告并沒有仿冒或企圖造成其商品的來源混淆。這樣，混淆可能性分析中的意圖因素在反向混淆案件中實質上是無關的。”

二、混淆意圖的判定

混淆意圖，也稱利用他人商譽的意圖，“搭便車”的意圖，仿冒的意圖等。行為人是否具有混淆意圖往往難以通過直接證據(jù)進行證明，但可以通過間接證據(jù)予以推斷。“錯誤的意圖不需要而且通常無法通過直接證據(jù)證明，但可以從被告行為或其他間接證據(jù)進行推斷?！?8Richard L. Kirkpatrick, Likelihood of Confusion in Trademark Law(Second Edition), Practising Law Institution Press, 2017, pp.8-12.混淆意圖可以從主觀知道與商標的近似、原告與被告之前的業(yè)務聯(lián)系、侵權警告后的持續(xù)使用、注冊拒絕后的持續(xù)使用等方面進行推斷。

（一）主觀知道與商標的近似

行為人知道他人商標，以及商標近似的事實，可以作為推斷混淆意圖的依據(jù)。一方面，對于希望通過自己的努力銷售商品的經(jīng)營者而言，當知道他人商標存在時，其擁有能夠避免商標混淆可能性的眾多選擇，但卻偏偏選擇了與他人商標相同或近似的商標，以至于不能被認為是一種巧合。“當原告和被告的商標難以區(qū)分，且在先商標是一個新來者知道的知名商標時，那么對意圖的懷疑會指向新來者?！?9Toys “R” Us, Inc. v. Canarsie Kiddle Shop, Inc. 559 F. Supp. 1189 (E.D.N.Y. 1983).

另一方面，后來者負有避免混淆的義務。在后來者知道他人商標的情況下，應當避免在相關商品上使用相同或近似的標記，否則應當承擔由此而產(chǎn)生的危險，即便后來者具有善意的初衷。美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院在“Mobil Oil”案20Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F. 2d 254 (2d Cir. 1987).中指出，“在本巡回區(qū)和其他巡回區(qū)，眾多判決都指出，后來者在命名或包裝其商品時，有義務避免與在商標先使用者的商品產(chǎn)生的任何消費者的混淆可能性”。

例如在“萬科”案21天津市高級人民法院（2015）津高民三終字第0005號民事判決書。中，原告萬科公司在房地產(chǎn)管理服務擁有“萬科”注冊商標，2005年該商標被認定為馳名商標。被告天津萬科金鉆公司成立于2008年，在企業(yè)名稱中使用“萬科”字號，經(jīng)營裝修裝飾等業(yè)務。原告起訴被告構成商標侵權和不正當競爭。法院認為，被告從事與不動產(chǎn)開發(fā)及管理等相關聯(lián)業(yè)務，在2008年登記該企業(yè)名稱時，理應知道原告公司及其“萬科”商標，也應知曉“萬科”品牌在相關市場具有較高知名度的事實，仍然將與“萬科”商標近似的“萬科金鉆”字樣作為企業(yè)字號，明顯具有攀附“萬科”商標商譽的主觀意圖，足以造成相關公眾認為原告與被告具有關聯(lián)關系，構成商標侵權。

行為人是否知道商標權人的商標，可以從商標權人的商標使用和宣傳程度進行推斷。也就是說，當原告商標開展了廣泛的商標使用和宣傳時，被告沒有理由不知道原告商標的存在。在此情形下，如果被告所使用的商標與原告商標高度近似，那么被告的商標使用恐怕難謂巧合或善意。美國第七巡回上訴法院在“AutoZone”案22AutoZone, Inc. v. Strick, 543 F. 3d 923 (7th Cir. 2008).指出，在一些情形下，當在先標記獲得較高知名度時，可以從標記間的近似性合理推斷出混淆意圖；如果在先商標的市場和商業(yè)廣泛分布于在后商標使用的地域范圍，那么法官可以輕易地判定，高度近似的在后商標使用者具有混淆意圖。

（二）原告與被告的業(yè)務聯(lián)系

原告與被告以前存在合作關系的事實，也有利于混淆意圖的判定。相關合作關系包括：許可、分銷、雇傭或其他合同關系；被告提出的與原告并購或合并的邀約；被告發(fā)出的與原告合作或獲得原告商標許可的請求；被告提出的代理生產(chǎn)原告商品的邀約；等等。23同注注釋?。原告與被告之前的合作關系表明，被告知道到原告的商標及其市場價值，被告使用近似商標的行為，表明其具有利用原告商譽乃至造成混淆的意圖。

例如在AmBrit案24AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 812 F. 2d 1531 (11th Cir. 1986).中，原告在其經(jīng)營的冰激凌外包裝上使用了“Klondike”商標和北極熊圖像。被告曾是原告冰激凌的代理銷售商，發(fā)現(xiàn)原告的冰激凌深受市場歡迎。二者合作關系結束后，被告開始經(jīng)營冰激凌業(yè)務，并使用“Polarr”（北極冰棒）商標。被告雇傭了兩家設計公司來設計其“Polar”牌冰激凌的外包裝，并要求其包裝中的功能性部分盡可能與原告冰激凌包裝看起來近似。同時，為實現(xiàn)該近似性的目標，被告向兩家設計公司提供了原告冰激凌包裝的樣品。盡管兩家設計公司向被告提供了多種不同的方案，但被告最終選擇了與原告冰激凌包裝看起來最為近似的方案。

在原告提起的商業(yè)外觀侵權之訴中，美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院指出，被告在選擇其商業(yè)外觀時，知道原告所使用的冰激凌包裝具有北極熊這一顯著特征。而相關記錄表明，被告知道其選擇的設計方案具有侵犯原告冰激凌商業(yè)外觀的明顯可能性，但從未針對這個問題向法律顧問尋求過意見。雖然被告有權復制原告商品及其包裝的功能性特征，但兩種包裝的非功能性特征具有實質性近似。由此，上訴法院得出結論：事實調查官可以從這些證據(jù)中推斷出從原告商譽中獲利的意圖。

（三）侵權警告后的持續(xù)使用

侵權警告后的持續(xù)使用，即當權利人發(fā)出停止和終止（cease and desist）警告后，行為人仍然持續(xù)使用相關商標的行為。侵權警告后的持續(xù)使用能否作為判定混淆意圖的依據(jù)，司法實踐存在兩種不同的觀點。

支持的觀點認為，侵權警告后的持續(xù)使用，說明行為人對他人提出的混淆可能性具有視而不見的故意，具有混淆的意圖。例如在Angel Flight案25Angel Flight of Ga., Inc. v. Angel Flight Am., Inc., 522 F. 3d 1200 (11th Cir. 2008).中，原告是美國航空運輸服務公益組織，使用“Angel Flight”商標。被告是原告的競爭者，亦使用“Angel Flight”商標，準備在原告經(jīng)營區(qū)域內(nèi)開展競爭。在原告提起商標侵權之訴后，被告仍然在原告經(jīng)營地域開設新的辦公場所。美國地方法院認為，被告的行為具有故意利用原告商譽的意圖，且混淆的風險是不言自明的（self-evidence）。美國上訴法院維持了地方法院的該項判定。

反對的觀點認為，警告后的持續(xù)使用行為并不能作為混淆意圖的證據(jù)，因為行為人可能會認為，權利人的主張缺乏法律依據(jù)，其持續(xù)使用并不會產(chǎn)生混淆可能性的后果。例如在Straus案26Straus v. Notaseme Hosiery Co., 240 U.S. 179 60 L. Ed. 590, 36 S. Ct. 288 (1916).中，原告是服裝經(jīng)營者，在其生產(chǎn)的褲襪上使用圖形注冊商標和“Notaseme”文字商標。被告是美國紐約一家大型零售商，在并不知道原告圖形商標的情況下，在其銷售的長筒襪上使用與原告近似的圖形商標和“Irontex”文字商標。在收到原告的侵權警告后，被告仍然持續(xù)使用其商標。

在原告提起的圖形商標侵權之訴中，美國最高法院判定構成混淆可能性，但認為被告收到侵權警告后持續(xù)使用的行為，并不能推斷出被告具有混淆的意圖。美國最高法院指出，被告在收到警告后對其商標的持續(xù)使用的事實，無法或很少產(chǎn)生對其不利的證明效果。被告一直以自己的商標對其商品進行廣告，并且將其圖形商標和文字商標共同使用。自然的解釋不是被告想竊取原告的商譽，而是被告希望保留其自己的商譽，從現(xiàn)有事實不能得出不利于被告的進一步推斷。

本文認為，侵權警告后的持續(xù)使用有助于混淆意圖的判斷，但僅僅根據(jù)侵權警告后持續(xù)使用的單一事實，并不能證明行為人的混淆意圖。尤其是在行為人收到侵權警告前并不知道權利人的商標，以及權利人的商標并不知名的情形下，不能僅僅根據(jù)侵權警告后的持續(xù)使用事實就判定行為人具有混淆的意圖。美國McCarthy教授指出，“除在商標侵權非常清晰和明確的案件之外，很難看出被告的持續(xù)使用在多大程度上被理解為具有欺騙的意圖”。27J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (Fourth Edition), Eagan: Thomson/West, 2009, §23: 120, pp.23-371.

（四）注冊拒絕后的持續(xù)使用

與侵權警告后持續(xù)使用的情形類似，商標注冊申請被拒絕后的持續(xù)使用行為能否有助于混淆意圖的判定，也存在不同的觀點。支持的觀點認為，商標注冊被拒絕后，行為人應當意識到存在混淆可能性的風險，其持續(xù)使用的行為，表明其對可能存在的混淆可能性具有放任或追求的意圖。例如Kiki案28Kiki Undies Corp. v. Promenade Hosiery Mills, Inc., 411 F. 2d 1097 (2d Cir. 1969).中，原告是女士服裝生產(chǎn)者，自1956年開始使用“Kiki”商標，后獲得美國聯(lián)邦注冊，并做了大量的廣告宣傳。被告也是服裝銷售者，自1965年開始在其銷售的商品上使用“Kiki”商標，并同時申請在服裝類商品上注冊“Kiki”商標。美國專利局29當時美國專利局同時受理專利和商標的申請。隨著商標和商標注冊的日益重要，美國國會于1975年將美國專利局更名為美國專利商標局，以更為準確地反映其同時受理專利申請和商標申請的職責。以與原告注冊商標沖突為由拒絕了被告的商標注冊申請。美國上訴法院認為，專利局拒絕被告商標注冊的理由是，它與原告商標之間存在混淆可能性。被告在明知具有混淆可能性的風險的情況下，仍然堅持使用爭議商標，說明其具有混淆的意圖。由此，美國上訴法院得出結論：“惡意的判定顯然不能被避免。”

反對的觀點認為，行為人的商標注冊申請被商標注冊機構駁回的事實，僅僅能夠說明相關商標不能獲得注冊，但并不表明相關商標不能實際使用，更不表明法院就會采納商標注冊機構的判定。故從駁回商標注冊申請后的持續(xù)使用，不能推斷出混淆意圖。例如在Corning案30Nalpac, Ltd. v. Corning Glass Works, 784 F. 2d 752 (6th Cir. 1986).中，原告是香枝生產(chǎn)者，使用“Common Scents”商標，于1978年獲得聯(lián)邦商標注冊。被告是香味蠟燭生產(chǎn)者，使用相同的商標，于1981年提出商標注冊申請。美國專利商標局以與原告注冊商標相沖突為由拒絕注冊。被告此后并未停止商標使用。美國聯(lián)邦第六巡回上訴法院指出，標記被拒絕注冊的事實，并不能成為判定惡意的證據(jù)，被告可能會認為相關商品具有顯著的區(qū)分，商標的使用并不會產(chǎn)生沖突?！熬芙^注冊的事實本身并不能使他的行為貼上惡意的標簽?！泵绹显V法院進一步指出，雖然專利局拒絕被告的商標注冊申請，但該事實并不意味著被告就會誠實地認為，相關法院在考慮所有相關因素后，也會像專利商標局那樣不允許其使用爭議商標。由此出發(fā)，美國上訴法院肯定了美國地方法院關于被告并不具有惡意的判定。

本文贊同支持的觀點，原因如下。當商標注冊機構明確告知行為人，擬申請注冊的商標與他人商標之間存在混淆可能性時，行為人應當對該事實高度注意。他要么從無限的備選方案中另外選擇標記，要么選擇對商標注冊機構的決定提起行政訴訟。如果行為人不顧商標注冊機構的混淆可能性警告，偏偏選擇繼續(xù)使用爭議商標，那么表明他對可能存在的商標侵權置若罔聞，足以說明他具有放任或追求混淆可能性的意圖。正如相關評論指出的，“在專利商標局依據(jù)在先使用者的商標拒絕相關商標的注冊后，商標在后使用者對一個標記的持續(xù)使用，是惡意和混淆可能性的表現(xiàn)?！?1J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (Fourth Edition), Eagan: Thomson/West, 2009, §23: 121, pp.23-373.當然，如果商標注冊機構僅僅以描述性標記為由拒絕注冊，則行為人的持續(xù)使用并不表明其具有混淆意圖，因為他可以通過標記的實際使用而形成第二含義。32參見北京市高級人民法院（2006）高行終字第94號行政判決書（西安小肥羊烤肉館申請注冊“小肥羊”商標，但由于缺乏顯著性而被拒絕注冊。后來，內(nèi)蒙古小肥羊公司通過實際使用，使得“小肥羊”能夠指示商品或服務的來源，進而獲得商標注冊）。

三、善意意圖的判定

盡管行為人在相同或類似商品上使用了相同或近似的商標，但這并不意味著行為人必然具有混淆的意圖。被告能夠對商標近似的事實作出合理解釋，或者僅僅是自由競爭的意圖、滑稽模仿的意圖，均支持被告善意意圖的判定。

（一）商標近似的合理解釋

在商標的近似程度指向具有混淆意圖的情況下，如果行為人能夠提供合理的解釋，那么不應判定其具有混淆意圖。例如行為人并不知道權利人的商標，或者權利人的商標具有描述性，或者行為人商標的選擇存在特殊的故事，等等。如果行為人無法給出任何合理的解釋，那么可以推斷其具有混淆的意圖。美國聯(lián)邦第三巡回上訴法院在Johnson案33Sears Roebuck & Co. v. Johnson, 219 F. 2d 590 (3d Cir. 1955).中指出，當被告使用的商標與原告實際相同時，被告仍然對其使用商標的理由保持沉默，該沉默讓他們自己處于危險境地。

例如在Tana案34Tana v. Dantann 611 F. 3d 767 (11th Cir. 2010).中，原告是意大利主題餐廳經(jīng)營者，在好萊塢地區(qū)（美國西北部）經(jīng)營，自1964年開始使用“Dan Tanna”商標，具有較高知名度。被告是運動主題餐廳經(jīng)營者，在美國喬治亞州（美國東南部）經(jīng)營，自2003年開始使用“Dantann”商標，并獲得美國聯(lián)邦注冊。在原告提起的商標侵權訴訟中，美國地方法院和上訴法院均判定不構成混淆可能性。原告認為，被告在知道原告商標的情況下故意選擇近似商標，具有混淆的意圖。對于商標近似的事實，被告提供了如下解釋，即“Dantann”商標源自公司創(chuàng)立者的兩個孩子的姓名，即Daniel和Anna，通過將Daniel縮寫為“Dan”，并將其與Anna用“+”號相連接，而該“+”最終被轉化為“t”。由于原告亦承認沒有理由懷疑被告解釋的真實性，上訴法院采納了被告的解釋：在標記創(chuàng)造的故事毫無爭議，且展示清白來源（innocent origin）的情形下，認為并沒有造成混淆可能性的虛假陳述意圖。

當然，行為人對商標近似性的解釋說明應當具有合理性。那些牽強或者明顯站不住腳的解釋說明，并不能說明具有善意意圖。在Caesars案35Caesars World, Inc. v. CaesaPalace, 490 F.Supp. 818 (D.N.J. 1980).中，原告是一家度假酒店經(jīng)營者，提供包括住宿、會議、美容等服務，使用“Caesars Palace”商標，采用有棱角的羅馬風格字體。被告是美容院經(jīng)營者，使用“CaesaPalace”商標，并采用與原告商標相同的字體，甚至故意省略了“Caesa”中的撇號。在原告提起的商標侵權訴訟中，被告抗辯認為，“Caesa”是其股東的名字，屬于巧合，而字體相同是標志制作者的主意。美國地方法院指出，由于被告的股東曾拜訪過原告的度假酒店，其股東顯然知道原告的商標，故關于巧合的抗辯無法成立。相同字體與省略撇號的事實，也使得關于標志制作者之主意的主張缺乏可信度。地方法院得出結論：一般認為，如果被控侵權者認為他將會從商標擁有者的商譽中獲利，那么這是混淆可能性的有力證據(jù)……該案中，被告的意圖很明顯，他想讓自己獲得原告的商譽。

（二）自由競爭的意圖

從知識產(chǎn)權與競爭關系的角度看，自由抄襲是原則，知識產(chǎn)權保護是例外。36李明德著：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年版，第13頁。就商標保護而言，商標法僅在防止混淆可能性的意義上制止未經(jīng)許可的商標使用，在不構成混淆可能性的情況下，競爭者具有自由復制和競爭的權利。由此，如果行為人只是使用了他人商品或服務中的功能性特征，或者只是使用了描述性、通用性詞語，那么這是法律允許的自由競爭的善意意圖，而非混淆的意圖。美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院在Gemmy案37Fun-Damental Too, Ltd. v. Gemmy Industries, Inc., 111 F. 3d 993 (2d Cir. 1997).中指出：“除了復制的證據(jù)之外，在缺乏被告企圖混淆消費者的證據(jù)的情況下，不應僅從復制的事實中推斷出惡意。

例如，在Libman案38Libman Co. v. Vining Industries, Inc., 69 F. 3d 1360 (7th Cir. 1995).中，原告是掃帚經(jīng)營者，其生產(chǎn)的掃帚采用了顏色帶對比鮮明的刷毛設計，取得了較好的市場效益。被告是原告的競爭者，其銷售的掃帚也使用了顏色對比鮮明的刷毛設計。在原告提起的商業(yè)外觀侵權之訴中，地方法院判定構成混淆可能性，美國上訴法院推翻了地方法院判決。關于被告意圖，美國地方法院認為兩種掃帚看起來非常近似，判定被告具有混淆的惡意。美國上訴法院指出，被告僅僅是注意到原告的掃帚賣得很快，并推斷消費者喜歡顏色帶對比鮮明的掃帚，進而決定復制這種市場潮流。這屬于自由競爭的意圖，而非混淆的意圖?！爸灰淮嬖诨煜囊鈭D，我們將其稱之為競爭，而非惡意?！泵绹显V法院還指出，應當區(qū)分兩種特征的復制：具有內(nèi)在價值且并非只能用于指示商品來源的特征；唯一功能是識別商品來源的特征。

由此可見，自由復制是競爭的常態(tài)，不能僅僅根據(jù)復制行為之本身就判定被告具有混淆的意圖。正如相關評論指出的，“復制的行為是必要的，而且應當獲得贊美和鼓勵，而不是被譴責。對于公有領域的東西，精準的復制并沒有絕對法律和道德上的受譴責性?！?9J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (Fourth Edition), Eagan: Thomson/West, 2009, §23: 121, pp.23-374.

（三）滑稽模仿的意圖

雖然行為人使用了相同或近似商標，但如果僅僅是為了制造滑稽模仿（parody）的效果，那么亦不能判定其具有混淆的意圖?；７率茄哉撟杂傻闹匾獌?nèi)容，美國和歐盟均將其視為不構成商標侵權的正當理由。40黃暉著：《商標法》（第二版），法律出版社2016年版，第177-178頁?！笆聦嵣?，滑稽模仿的意圖可能引發(fā)與混淆可能性相反的推斷，因為一個成功的滑稽模仿能夠使自己與在先使用商標相區(qū)別?！?1Richard L. Kirkpatrick, Likelihood of Confusion in Trademark Law(Second Edition), Practising Law Institution Press, 2017, pp.8-36.

例如在Anheuser-Busch案42Anheuser-Busch,Inc. v. L & L Wings, Inc., 962 F. 2d 316(4th Cir. 1992).中，原告是啤酒經(jīng)營者，使用“Budweiser”文字和圖案商標，并獲得了商標注冊。被告是服裝經(jīng)營者，其經(jīng)營的“Myrtle Beach”T恤衫模仿了原告的啤酒商標，但對原告商標中的相關元素做了省略或替換。如將“Budweiser”替換為“Myrtle Beach”，將生產(chǎn)商“Anheuser-Busch, Inc., St. Louis, Mo.”替換為“Myrtle Beach, S.C.”，將廣告語“This Bfor You”替換為“This Beach is for You”，等等。原告認為，被告使用的設計與原告商標非常近似，造成了贊助關系混淆。被告抗辯認為，其近似商標的使用是為了對原告商標進行滑稽模仿。美國聯(lián)邦第四巡回上訴法院判定被告構成滑稽模仿，其認為，“滑稽模仿的意圖，是一種從原始商標中獲利的意圖，但該意圖并不必然能夠證明消費者的混淆可能性。我們不能假設被告T恤衫的商業(yè)成功是消費者混淆的結果，消費者可能是因為被其機智的設計所娛樂而決定購買該T恤衫?！?/p>

四、商標檢索與法律咨詢的證明效力

關于主觀意圖的判定，商標檢索（trademark search）與法律咨詢（advice of counsel）當事人往往主張混淆意圖或善意意圖的重要證據(jù)，司法實踐亦就二者的證明效力做了討論。

（一）商標檢索的意圖判定

在具體案件中，行為人往往提出其開展商標檢索的證據(jù)，試圖證明其對爭議商標的使用具有善意。43廣東省高級人民法院（2015）粵高法民三終字第145號民事判決書（美的公司抗辯認為，其在使用“五谷豐登”字樣前進行了商標查詢，并未查詢到“五谷豐登”為注冊商標）。行為人開展商標檢索的事實能否說明被告的善意意圖，應當具體考察商標檢索的范圍和程度，以及是否根據(jù)商標檢索的結果調整其商標選擇。

例如在Hilfiger案44International Star Class Yacht Racing Ass. v. Tommy Hil fi ger U.S.A. 80 F. 3d 749 (2d Cir. 1996).中，原告是管理和推廣帆船運動的非營利組織，從事奧運會、錦標賽等知名賽事中的帆船設計和管理業(yè)務，在帆船上使用“STAR CLASS”商標，并許可帆船俱樂部在促銷商品上使用該商標。被告是男士服裝的經(jīng)營者，在其1994年春季系列航海外套上，使用了“STAR CLASS”商標。在使用“STAR CLASS”商標之前，被告僅僅在第25類服裝上進行了聯(lián)邦商標檢索，檢索結果顯示并沒有相同的商標注冊或準備注冊。被告的法律顧問建議，在商標使用之前，開展全面的商標檢索（full trademark search），但被告并沒有采納該建議。在原告提起的商標侵權之訴中，地方法院判定被告具有善意，上訴法院推翻了地方法院的該項判定。美國上訴法院指出，被告僅僅將檢索的范圍限制在已經(jīng)注冊或正在注冊的聯(lián)邦商標，該事實并不能充分免除被告惡意行為的判定，尤其是被告并未采納其法律顧問關于進行全面商標檢索的建議。美國上訴法院進一步指出，由于被告知道其航海外套的設計采用了帆船運動的相關元素，它應當對侵犯他人商標的可能性施加更多的注意，但被告卻選擇并不進行全面商標檢索，說明其具有故意視而不見的惡意意圖。美國上訴法院得出結論：“這使我們想起了關于猴子的著名典故，猴子們蒙住自己的眼睛和耳朵，既看不見，也聽不到任何惡魔。這種故意的忽視不應當成為被告逃避其商標法義務的借口?！?/p>

與行為人提出商標檢索的證據(jù)試圖證明善意意圖相對應，權利人往往提出對方并未開展商標檢索的證據(jù)，試圖證明行為人具有混淆意圖。對于權利人的主張，司法實踐一般認為，行為人并不負有商標檢索的義務，其并未開展商標檢索或僅僅開展瑕疵商標檢索的單一事實，并不能作為推斷混淆意圖的依據(jù)。美國聯(lián)邦第四巡回上訴法院在George案45George & Co. L.L.C. v. Imagination Entertainment Ltd., 575 F. 3d 383 (4th Cir. 2009).中就認為，“沒有開展商標檢索或聯(lián)系法律顧問的事實，最多證明粗心大意，但無論如何都是不相關的，因為知道他人的商品與誤導或引發(fā)消費者混淆的意圖并不相同?！?/p>

例如在Star Industries案46Star Industries, Inc. v. Bacardi & Co. Ltd., 412 F. 3d 373 (2d Cir. 2005).，原告是酒精飲料生產(chǎn)者，在其生產(chǎn)的橙汁味道的伏特加白酒上使用了“Georgi O”商標，其中字母“O”采用的是橢圓形設計。被告是白酒經(jīng)營者，在其生產(chǎn)的橙汁味道的朗姆酒上使用“Bacardi O”商標，其中的“O”圖形與原告商標的“O”圖形相似。原告認為，被告選擇其“O”形標記之前開展的商標檢索存在明顯的瑕疵，且并未進行新的商標檢索，這表明被告具有“故意視而不見”（willfully blind）的主觀惡意。對于這個問題，美國上訴法院認為，“即使完全沒有開展商標檢索，本院也從來沒有認為，在完全不知道在先的近似標記的情況下，對一個標記的選擇會具有惡意，更不用說基于被控的瑕疵商標檢索的情況……而且，在一些案件中，即便通過商標檢索知道了在先商標，在缺乏表明意圖追求混淆或利用商譽的額外證據(jù)的情況下，本院已經(jīng)判定在后使用者具有善意。”在此基礎上，上訴法院判定被告并不構成混淆的意圖。

（二）法律咨詢的意圖判定

行為人使用商標之前進行了法律咨詢的事實，能否說明其具有避免混淆可能性的善意意圖，亦需要考察法律咨詢的內(nèi)容，法律建議的客觀合理性，以及行為人是否根據(jù)法律建議使用商標。如果行為人及時且誠實地尋求法律咨詢，并根據(jù)法律建議使用商標，那么表明行為人具有避免混淆可能性的善意意圖。但如果行為人運用法律咨詢來尋找法律的漏洞，或者并不按照法律建議開展商標使用，那么法律咨詢本身并不能作為行為人善意意圖的證據(jù)。

例如在Chevron案47Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F. 2d 695 (5th Cir. 1981).中，原告是殺蟲劑、肥料、除草劑等化學產(chǎn)品生產(chǎn)者，使用以紅色和黃色水平顏色帶為特征的商業(yè)外觀。被告是原告的競爭者，企圖盡可能在法律允許的范圍內(nèi)（as much as the law would allow）復制原告的商業(yè)外觀，并向律師尋求法律建議，即如何在不違反法律的情況下，實現(xiàn)其復制的目的。美國聯(lián)邦第五巡回上訴法院認為，盡管地方法院并沒有明確地判定被告在復制原告商業(yè)外觀時具有“搭便車”的意圖，“但我們對這樣的行為想不出其他任何看似合理的解釋。”在此基礎上，上訴法院判定被告具有混淆的意圖。

由此可見，法律咨詢的單一事實并不能成為善意意圖的證據(jù)，在具體案件中仍然需要考察行為人尋求法律咨詢的目的，相關法律建議的內(nèi)容，以及行為人是否依照法律建議開展商標使用。美國聯(lián)邦第十巡回上訴法院在“TakeCare”案48Takecare Corp. v. Takecare of Oklahoma, Inc., 889 F. 2d 955 (10th Cir. 1989).中指出，如果客戶及時地尋求法律顧問的建議，充分地向法律顧問披露事實，獲得法律顧問的建議并據(jù)以指導商標使用，則法官應當暫停將客戶貼上欺詐的商業(yè)小偷的標簽；在缺乏這種證明的情況下，法律顧問的建議單獨并不能為行為人提供庇護，從而消除其行為結果帶來的不利影響。

結 語

主觀意圖是商標司法實踐的重要議題。我國司法實踐在判定商標侵權時，往往帶有處理一般侵權行為的思維印記，將主觀意圖作為商標侵權的必要條件進行考察，游離了商標侵權判定標準是消費者混淆可能性的基本原理。本文結合美國和我國司法實踐的典型案例，對主觀意圖對商標混淆可能性判定的作用，以及關于主觀意圖的適用規(guī)則做了系統(tǒng)梳理。

主觀意圖對商標侵權行為和一般侵權行為的作用不同。就一般侵權行為而言，其判定應考察加害行為、損害結果、因果關系以及主觀過錯四個要件，即主觀過錯是一般侵權行為的必要條件。就商標侵權行為而言，其判定標準是混淆可能性，只要被告的商標使用導致消費者產(chǎn)生混淆可能性的客觀結果，就構成商標侵權。至于行為人使用商標的主觀意圖，并不影響商標侵權行為的成立。

主觀意圖分為混淆意圖和善意意圖?；煜鈭D可以從被告主觀知道與商標的近似、原告與被告的業(yè)務聯(lián)系、侵權警告后的持續(xù)使用、注冊拒絕后的持續(xù)使用進行判定。善意意圖可以從商標近似的合理解釋、自由競爭的意圖、滑稽模仿的意圖進行判定。司法實踐中，原告和被告往往提出商標檢索與法律咨詢的相關證據(jù)，以證明混淆意圖或者善意意圖。關于商標檢索與法律咨詢對主觀意圖的證明效力，應結合案件的其他事實綜合判定。