摘 要 國家知識產(chǎn)權局于2015年4月公布了《專利法修改草案（征求意見稿）》（以下簡稱“《草案》”），該《草案》就如何判定職務發(fā)明、職務發(fā)明的專利申請權和專利權歸屬已及職務發(fā)明人的獎勵與報酬等內(nèi)容，做了如下修改：其一，明確了“利用單位物質(zhì)技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造”權利歸屬；其二，重新明確“職務發(fā)明創(chuàng)造”的范圍。針對上述兩方面的修訂，本文將分別從“利用單位物質(zhì)技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造”與“職務發(fā)明創(chuàng)造”的判定與權利歸屬規(guī)則兩個方面，討論《草案》對于現(xiàn)行《專利法》第六條的修改所產(chǎn)生的影響及可能產(chǎn)生的重要作用。

關鍵詞 職位發(fā)明 發(fā)明創(chuàng)造 權利歸屬

作者簡介：曹嵐，上海交通大學法學院研究生。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.01.021

依據(jù)現(xiàn)行《專利法》第六條規(guī)定，職務發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權以及獲得專利權歸屬于企業(yè)單位。職務發(fā)明創(chuàng)造的判斷標準主要包括：其一，是否為執(zhí)行企業(yè)單位任務完成的成果；其二，是否主要利用單位物質(zhì)技術條件完成的成果。如滿足上述標準的，即為職務發(fā)明。 《專利法實施細則》進一步將職務發(fā)明明確為如下三種類型：一是因執(zhí)行本職工作而產(chǎn)生發(fā)明創(chuàng)造；二是因履行本職工作之外單位交付的其他任務而產(chǎn)出的發(fā)明創(chuàng)造；三是與本職工作或單位交付的其他任務有關的發(fā)明創(chuàng)造，且在退休、調(diào)離原單位或勞動關系終止后一年之內(nèi)作出的。

2015年4月，國家知識產(chǎn)權局公布的《專利法修改草案（征求意見稿）》（以下簡稱為“《草案》”），《草案》試圖就《專利法》第六條做如下修改：首先，不再將“主要利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”認定職務發(fā)明，僅規(guī)定“執(zhí)行本單位任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造”為職務發(fā)明；其次，就“利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”，雙方就權利歸屬有約定的，從約定。沒有約定的，專利申請權屬于發(fā)明人或設計人。 《草案》提出上述修改建議的原因主要包括：希望能在利用單位物質(zhì)技術條件完成發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬方面給予單位和發(fā)明人之間更大的自主空間，當雙方之間沒有約定時，專利申請權歸屬于發(fā)明人或設計人；司法實踐中對于“利用”和“主要利用”情形存有較大爭議，為了消除爭議，《草案》試圖通過修法將其明確；對企業(yè)單位完善內(nèi)部知識產(chǎn)權管理制度提出要求，必須與雇員約定好利用單位物質(zhì)技術條件完成發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬，否則專利申請權歸屬于發(fā)明人和設計人，有利于糾紛的預防。 綜合上述，《草案》對現(xiàn)行《專利法》第六條提出的修改建議，將實質(zhì)的解決司法實踐中的疑難問題，進一步明確職務發(fā)明和利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造的判定與權利歸屬規(guī)則，值得我們深入分析。

一、 職務發(fā)明的判定

依據(jù)《草案》第六條之規(guī)定，執(zhí)行單位任務完成的發(fā)明創(chuàng)造專利申請權、專利權歸屬于單位，該發(fā)明創(chuàng)造即為職務發(fā)明創(chuàng)造。 從職務發(fā)明創(chuàng)造的定義可以看出，職務發(fā)明的前提是發(fā)明人和單位之間的雇傭關系，同時發(fā)明人是為了執(zhí)行本單位任務而完成?！秾＠▽嵤┘殑t》則進一步強調(diào)“臨時工作單位”的雇員在職期間的發(fā)明創(chuàng)造也可以歸屬于“職務發(fā)明”，從而增加了職務發(fā)明的范圍。

（一）美國職務發(fā)明的判定標準

美國職務發(fā)明判定及其權屬規(guī)定基本與我國“任務標準”相同，但并沒有在專利法中明文規(guī)定，只是在司法判例中將職務發(fā)明的范圍認定為“合同約定有發(fā)明任務，僅與雇主業(yè)務相關聯(lián)所產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造”?；仡?840年至今，美國法院就職務發(fā)明的態(tài)度曾經(jīng)歷過“強調(diào)個人創(chuàng)意時期”、“按照貢獻分配專利權時期”和“強調(diào)契約合同時期”三個時期，期間美國法院一般都是通過雇傭合同來判定職務發(fā)明以及確認歸屬。如雙方就特定研發(fā)任務或解決特殊問題簽署雇傭合同的，雇員因此產(chǎn)生的發(fā)明創(chuàng)造自然歸屬于雇主。1933年“United States v. Dubilier Condenser Corp.”一案中，聯(lián)邦最高院認為雖然雇員利用了實驗室設備，但發(fā)明創(chuàng)造并不屬于雇主指派的工作，因此專利權歸屬于雇員。 后續(xù)案件中，發(fā)明是否屬于雇主指派工作任務成為了職務發(fā)明認定一個重要因素，如在“Houghton v. United States”一案中，法院明確“如發(fā)明是雇主當時指派員工的工作內(nèi)容，則該發(fā)明屬于職務發(fā)明”，該定義基本為美國司法界所認可。 在“Cubic Corp. v. Marty”一案件中，雇主與職員簽訂聘用協(xié)議，約定員工在職期間的發(fā)明創(chuàng)造為用人單位所有。職員發(fā)明了一項專利，認為不屬于用人單位財產(chǎn)。法院在雇主與雇員的勞動合同查到關于發(fā)明創(chuàng)造歸屬之規(guī)定，且查明員工的工作職責也包含于勞動合同之中，最終認定用人單位擁有專利專有權。 在“GE v. Wilkins” 一案中，上述觀點也得到了同樣的體現(xiàn)，法院認為雇員Wilkins的工作職責包括“被雇傭來發(fā)明”，故有責任將發(fā)明專利權轉(zhuǎn)讓給用人單位。

綜合上述，美國法院認定是否構成職務發(fā)明，一般需明確勞動合同中是否包含“被雇傭來發(fā)明”的責任和義務。換言之，如果勞動合同中明確規(guī)定，員工的職責包括“被雇傭來發(fā)明”，則由其完成的發(fā)明屬于職務發(fā)明；否則，發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬于員工。

（二）中國職務發(fā)明的判定標準

如上述，美國并未就職務發(fā)明有明文規(guī)定，只是通過判例就職務發(fā)明的范圍做出了限定，為“合同約定發(fā)明任務而產(chǎn)出的發(fā)明創(chuàng)造”。中國職務發(fā)明定義涵蓋的范圍更廣，指的是 “執(zhí)行本單位的任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造”，并在《專利法》中明文規(guī)定。按此規(guī)定，純粹職務發(fā)明創(chuàng)造一經(jīng)產(chǎn)生，專有權即歸屬于用人單位。

從司法實踐來看，我國地方法院在確認發(fā)明人與用人單位已簽署勞動合同之后，一般情況下，發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造都會被認定為“執(zhí)行本單位任務而完成的發(fā)明創(chuàng)造”。在“林聲雁訴九牧集團有限公司專利權權屬糾紛上訴案”中，林聲雁為九牧集團執(zhí)行董事、法定代表人，主要負責銷售業(yè)務。在職期間申請了一項外觀設計并由其個人承擔專利年費，但用人單位認為外觀設計專有權歸屬于公司。 福建省高院審理認為，涉案專利系是根據(jù)公司的管理規(guī)定和領導指令，由公司支付費用，利用了公司物質(zhì)技術條件，由設計人員接受工作任務進行企劃和設計，故該涉案專利屬于執(zhí)行單位任務的行為。

同時，中國法院對于“執(zhí)行本單位任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造”的解釋也是非常之廣泛的。在“陳軍訴華為技術有限公司專利權屬糾紛上訴一案”中，原告認為涉案專利系在加入華為之前已產(chǎn)生的創(chuàng)意，入職華為之后利用了公司電腦軟件進行了模擬設計，并沒有實質(zhì)制作產(chǎn)品，涉案專利不屬于職務發(fā)明。但廣東省高級人民法院最終的判決結果還是認定該涉案專利屬于職務發(fā)明，因為專利技術屬于華為的營業(yè)范圍。

職務發(fā)明在我國還包括，為執(zhí)行本單位任務在離職后一年之內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造。在“上海錦農(nóng)機械設備有限公司訴上海鑫百勤專用車輛有限公司專利權權屬糾紛上訴案”中，胡松磊曾是鑫百勤的副總經(jīng)理，離職后擔任錦農(nóng)法定代表人，并在錦農(nóng)申請了一項專利。鑫百勤認為該專利系胡松磊離職后一年之內(nèi)提出，為職務發(fā)明。上海市高級人民法院經(jīng)審理認為，涉案專利技術屬于鑫百勤的營業(yè)范圍，且胡松磊在鑫百勤任職時，管理的范圍包含技術部門，涉案專利屬于職務發(fā)明。

綜上所述，在美國職務發(fā)明原則上屬于發(fā)明人，企業(yè)無法原始取得，必須通過雙方之間達成特定約定或其他方式轉(zhuǎn)讓。雇主需在勞動合同中與職員特別是研發(fā)人員明確約定職責范圍，如果還有其他特定研發(fā)任務的，雇主也需在勞動合同中注明。中國專利法則將職務發(fā)明的權利原則上賦予企業(yè)，并沒有采取“發(fā)明權天然歸屬”的原則。但值得注意的是，現(xiàn)行司法實踐中，“執(zhí)行本單位任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造”暫無具體標準，法院擁有較大的解釋權，這就使得許多類似案件可能會有差異較大的判決結果。如前文案例所述，中國法院在確認雇員與雇主之間簽署了勞動合同之后，雇員發(fā)明人所產(chǎn)生的專利基本都會被認定為職務發(fā)明，專利權歸屬于企業(yè)。

二、利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造權利歸屬

《草案》于第六條明確了“利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”權利歸屬，雙方之間有約定，從該約定；雙方之間沒有或無法達成合意的，專利申請權歸屬于發(fā)明人。 我們暫且可以將“利用本單位物質(zhì)技術條件”完成的發(fā)明創(chuàng)造認為是一種“非純粹的職務發(fā)明”，區(qū)別于職務發(fā)明歸屬于用人單位，這種“非純粹的職務發(fā)明”的權利歸屬可以由單位與發(fā)明人通過協(xié)商來確定，可以是共同擁有，也可以約定各自擁有該。但是如果單位與發(fā)明人沒有約定的，職務發(fā)明的權利歸屬于發(fā)明人。

（一）美國權利歸屬原則

各國就利用單位物資技術條件完成發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬規(guī)則不盡相同，美國就雇員在職期間發(fā)明創(chuàng)造權利歸屬問題上，在1921年“Wireless Specialty Apparatus Co. v. Mica Condenser Co.”案件中，通過判例的形式，確定了專利權利分配的基本規(guī)則：雙方在沒有明確約定的情況下，雇員利用雇主資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，專利權歸屬于雇員，但雇主享有專利實施權。 此后，在美國聯(lián)邦法、各州法層面達成共識，原則上雇員發(fā)明創(chuàng)造歸屬于發(fā)明人，但雙方可以在勞動合同中約定所有權歸屬；針對被雇傭來從事發(fā)明創(chuàng)造特定崗位的員工，其發(fā)明創(chuàng)造歸屬于雇主；當專利權歸屬于雇員的，雇主可就該專利享有無償非獨占許可，在實踐中也被稱之為“業(yè)務使用權”（Shop Right）。 業(yè)務使用權的合理性不難理解，雇員在研發(fā)過程中使用了雇主的機器設備、資料，專有權已經(jīng)歸屬于發(fā)明人，雇主應就發(fā)明享有“一種不可撤銷的許可”，以實現(xiàn)兩者之間的利益平衡。

在“Cahill v. Regan”一案中，員工離職前私自申請了專利，雇主獲悉后認為員工系利用公司物質(zhì)技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造，應為公司財產(chǎn)。法院審理認為，雖然雇主提供了工具、材料和其他設備的便利，但是員工的崗位職責并不包含發(fā)明，專利權歸屬于員工，但雇主可無償獲得利用該專利制造和出售產(chǎn)品的許可。 所以，美國“業(yè)務使用權”的設立目的，是旨在明確包含如下三方面之內(nèi)容：利益平衡，雇主應提供了設備、材料，享有專利使用權；默示許可，員工與雇主的行為，可視為一種默示許可，雇主提供物資條件以換取免費許可權利；禁止反悔，一旦員工容許公司使用其發(fā)明創(chuàng)造后，就不可再要求雇主支付使用費或停止使用了。

（二）中國權利歸屬原則

依據(jù)《草案》，修法之后將不再區(qū)分“主要利用本單位物質(zhì)技術條件”和“非主要利用本單位物質(zhì)技術條件”，就“利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”，允許發(fā)明人與用人單位通過合同約定權利歸屬。雙方之間沒有約定的，專利申請權屬于發(fā)明人。按《草案》規(guī)定的修訂，尊重了發(fā)明人與用人單位就專利權歸屬的意思自治，但筆者認為可以借鑒美國“業(yè)務使用權”之制度設置，同過法律的明文規(guī)定，賦予用人單位對于員工利用單位物質(zhì)技術條件享有非獨占的免費許可使用權。這樣，即使在雙方無明確約定的情況下，也可以通過立法平衡雇員、雇主就發(fā)明創(chuàng)造的法益平衡。

三、非職務發(fā)明創(chuàng)造的判定及權利歸屬

在“McNamara v. Powell”一案中，美國法院對“非職務發(fā)明創(chuàng)造”做出了定義。 州法層面，加州《勞動法典》第2870條也包含“非職務發(fā)明創(chuàng)造”相關規(guī)定。如為“非職務發(fā)明創(chuàng)造”，即使雙方之間已經(jīng)簽署了勞動合同，用人單位也無權享有發(fā)明創(chuàng)造之專有權，具體包括如下幾種情況：其一，員工并未使用雇主的設施、設備或商密信息；其二，發(fā)明創(chuàng)造系員工利用自己的時間完成的；其三，發(fā)明并不在用人單位營業(yè)范圍之內(nèi)，不屬于對雇主業(yè)務“可實際或明顯預期的研究和發(fā)展”，不屬于“員工從工作中可以得到結果”。

根據(jù)《草案》規(guī)定，中國非職務發(fā)明的專利申請權、專利權歸屬于發(fā)明人。 在“上海氣動成套公司三分廠訴吳登奎、陸丕賢專利權權屬糾紛上訴案”中，上海高院經(jīng)審理認為，被告與原告不屬于雇傭關系，涉案專利不屬于執(zhí)行原告工作任務而完成的發(fā)明創(chuàng)造，為非職務發(fā)明創(chuàng)造。同時，原告無法證明被告系利用原告物質(zhì)技術條件，包括但不限于設備、零部件、原材料或技術資料等，完成涉案專利，原告對涉案專利無權享有法益。 所以，在我國認定非職務發(fā)明創(chuàng)造的關鍵因素之一是當事人之間是否簽署了勞動合同。一旦存有勞動合同關系，將很難被認定為非職務發(fā)明。

四、結語

如上述，按《草案》第六條規(guī)定，“執(zhí)行本單位任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造”為職務發(fā)明創(chuàng)造，職務發(fā)明創(chuàng)造及“利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”的權屬可由雇主和雇員雙方之間約定。該解決方式似乎兼顧了企業(yè)及發(fā)明人個人的合法權益，看似同時保護了企業(yè)及發(fā)明人個人利益，一旦法院認定雙方之間存在勞動關系，涉案專利將被認定為職務發(fā)明創(chuàng)造，所以實質(zhì)上將“利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”約定的歸屬依附于職務發(fā)明創(chuàng)造，從而喪失了“利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”權屬的獨特性。同時，《草案》之修改建議看似尊重了發(fā)明人與用人單位之間的意思自治，可以通過簽署書面合同約定專利權的歸屬，但將很難實現(xiàn)修訂目的，原因如下：只有法院將是否存有雇傭勞動關系作為判定職務發(fā)明創(chuàng)造的第一要素時，才可能關注到勞動合同簽署目的，從而認定只有為研發(fā)任務或解決特殊問題的前提下，雇主才能擁有職務發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬。而非勞動合同涵蓋范圍之外的專利發(fā)明，只要是通過利用單位物質(zhì)技術條件所完成的，雇員雇主之間可協(xié)商解決。按現(xiàn)有規(guī)定，雖然理論上設定了解決方式，但并無法有效得到執(zhí)行，很難實現(xiàn)雇員發(fā)明人和用人單位之間的雙方意思自治。

在政府決定鼓勵發(fā)明創(chuàng)造個人化的前提下，法院才會區(qū)分雇傭勞動關系是否是職務發(fā)明創(chuàng)造的第一要素，因而才會進一步關注其勞動關系的目的-在從事特定的研發(fā)任務或解決特殊問題時，雇主才能擁有職務發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬。如不在勞動關系工作范圍內(nèi)的專利發(fā)明，但通過“利用單位物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”行為而產(chǎn)生的權利和利益關系，雇主與雇員之間可由契約解決。所以，看似《專利法修改草案》的專利歸屬尊重了發(fā)明人與其單位的自治意思，發(fā)明人可通過契約的方式擁有其專利權，實際是遙不可及的美好愿望。

注釋：

《專利法》第6條。

《專利法實施細則》第12條。

《中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）》。

關于《中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）》的說明。

《專利法修改草案》第六條。

《專利法實施細則》（2010）第12條第2款。

United States v. Dubilier Condenser Corp.， Supreme Court of the United States， April 10， 1933.

Houghton v. United States， 23 F. 2d 386， 390.

Cubic Corp. v. Marty， Court of Appeal of California， Fourth Appellate district， Division One， August 27， 1986.

GE v. Wilkins， United States District Court for the Eastern District of California， August 31， 2012.

福建省高級人民法院（2013）閩民終字391號判決。

廣東省高級人民法院（2010）粵高法民三終字第510號。

上海市高級人民法院（2014）滬高民三（知）終字第112號。

關于《中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）》的說明。

Wireless Specialty Apparatus Co. v. Mica Condenser Co.， 131 NE 307 （1921）.

United States v. Dubilier Condenser Corp.， Supreme Court of the United States， April 10， 1933.

Cahill v. Regan， 4 A.D.2d 328， Supreme Court of New York， Second Department， July 15， 1957.

McNamara v. Powell. Appellate Division of the Supreme Court of New York， Fourth Department. 256 App. Div. 554 （N.Y. App. Div. 1939）.

California Labor Code sections 2870 to 2872.

（2015）滬高民三（知）終字第19號。