王雅宇

（華東政法大學，上海200042）

一、專利臨時保護制度形成機理

所謂專利臨時保護，顧名思義，就是對專利提供一種臨時期間的保護，但這種臨時保護僅針對發(fā)明專利，實用新型專利和外觀設計專利不存在臨時保護的問題。由于發(fā)明專利的審查采取“早期公開、延遲審查”機制，在審查過程中會出現(xiàn)專利申請未取得授權(quán)但被提早公開的情況，臨時保護所保護的就是這段時期，即對公布以后、授權(quán)以前的發(fā)明專利申請給予保護。

縱覽世界各國專利申請機制，大致可以劃分為審查制（實質(zhì)審查）與登記制（形式審查）這兩種。在審查制下，由于經(jīng)過了耗時較長的實質(zhì)性審查階段，最終獲得授權(quán)的專利，其權(quán)利狀態(tài)一般較為穩(wěn)定；登記制卻與此相反，在登記制下，專利通過歷時較短的形式審查，能夠很快獲得授權(quán)，但權(quán)利狀態(tài)往往不夠穩(wěn)定[1]。專利臨時保護期是在適用審查制時才出現(xiàn)的特殊時期，因此，在我國，只有發(fā)明專利才會產(chǎn)生臨時保護期的問題。在“早期公開、延遲審查”機制下，一個發(fā)明專利從提出申請到最后獲得授權(quán)，至少應當包括以下幾個階段：申請階段、公開階段、授權(quán)階段。在申請階段至公開階段這段期間，專利申請一直處于保密審查中；在公開階段至授權(quán)階段這段期間，相關(guān)專利申請已經(jīng)被官方予以公告，與此對應的技術(shù)方案也已向社會大眾披露，這種披露對不同的利益主體會產(chǎn)生不同的影響效果——于社會公眾而言，能夠通過公開資料了解專利申請情況，從而知悉技術(shù)發(fā)展的最新動向；于技術(shù)研發(fā)者而言，能夠盡早獲知已提交專利申請的技術(shù)方案，從而避免同質(zhì)化的專利研發(fā)投入；于專利申請人而言，在未獲得專利授權(quán)的情況下，其技術(shù)方案就被對外公開，其中的風險可見一斑。因此，出于合理平衡社會公眾利益與專利申請人利益的需要，專利臨時保護制度便應運而生。

二、國內(nèi)外專利臨時保護法律制度概況

在中國，專利臨時保護法律制度的建立并非是一蹴而就的。長期以來，我國專利法中只有關(guān)于專利臨時保護的原則性規(guī)定，隨著最高院《專利法司法解釋（二）》（以下簡稱《解釋（二）》的出臺，我國關(guān)于專利臨時保護的法律規(guī)定才開始有了精細化的趨勢，但我國的發(fā)明專利臨時保護制度仍然不夠完善。就域外國家而言，美國和日本的專利法均涉及發(fā)明專利臨時保護的相關(guān)規(guī)定，《美國專利法》用大量篇幅對申請人行使“合理使用費”請求權(quán)的方式和條件進行了細化規(guī)定，《日本特許法》還特別規(guī)定了與發(fā)明專利臨時保護有關(guān)的補償金制度與優(yōu)先審查制度。

（一）我國專利臨時保護法律制度概況

我國《專利法》第十三條規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當?shù)馁M用。該項法律規(guī)定授予了專利申請人以“適當費用”的請求權(quán)，該項權(quán)利是否能夠?qū)崿F(xiàn)還有賴于相對人的配合，由此可窺見專利臨時保護制度實則是一種“有限度的法律保護”。此外，《專利法》第六十八條第2 款規(guī)定了專利權(quán)人要求第三人支付專利臨時保護期適當費用的訴訟時效。該條文規(guī)定：發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前使用該發(fā)明未支付適當使用費的，專利權(quán)人要求支付使用費的訴訟時效為二年，自專利權(quán)人得知或者應當?shù)弥耸褂闷浒l(fā)明之日起計算，但是，專利權(quán)人于專利權(quán)授予之日前即已得知或者應當?shù)弥?，自專利?quán)授予之日起計算。2016 年《專利法司法解釋（二）》出臺，該規(guī)定主要涉及臨時保護期合理費用的確定、臨時保護范圍、跨專利臨時保護期的后續(xù)實施行為等內(nèi)容。雖然這一司法解釋較之前專利法中對臨時保護制度的規(guī)定多了一些進步和完善之處，但實際上并未解決司法審判中“適當費用”確定難、保護范圍判定難等問題。

（二）美、日專利臨時保護法律制度概況

1.美國專利臨時保護法律制度。

美國的專利臨時保護制度是在其修改專利秘密審查制度之后才逐漸建立起來的，《美國專利法》第一百五十四條（d）款是關(guān)于專利臨時保護制度的具體規(guī)定。該款規(guī)定主要涉及臨時保護期內(nèi)他人實施行為的認定、對專利申請人發(fā)出通知的要求、合理使用費請求權(quán)行使條件與訴訟時效的規(guī)定等內(nèi)容[2]。具體而言，就臨時保護期內(nèi)第三人的實施行為，是指在美國境內(nèi)實施的制造、使用、許諾銷售、銷售和進口處于臨時保護期的發(fā)明創(chuàng)造；關(guān)于發(fā)送通知的要求，申請人應將該發(fā)明創(chuàng)造已申請專利的事實通知利用人，通知文本應采用英文形式；就合理使用費請求權(quán)的行使條件，申請的技術(shù)方案與被實施的技術(shù)方案應構(gòu)成實質(zhì)性相似，且權(quán)利行使期限為專利授權(quán)之日起6 年內(nèi)。與中國專利臨時保護相關(guān)法律規(guī)定相比，美國專利臨時保護法律制度的確存在一些可借鑒之處，尤其是關(guān)于合理使用費請求權(quán)的行使條件的規(guī)定，直接將這一權(quán)利行使條件與專利臨時保護的范圍相關(guān)聯(lián)，當且僅當利用人實施的專利技術(shù)方案與授予專利發(fā)明的技術(shù)方案構(gòu)成實質(zhì)性相似時才需支付合理使用費。

2.日本專利臨時保護法律制度。

《日本特許法》（即日本專利法）第六十五條是關(guān)于申請公開效果的規(guī)定，該款規(guī)定專利申請人在臨時保護期內(nèi)如若發(fā)現(xiàn)有實施其發(fā)明的人，可以通過出示專利申請文件進行警告，待申請人獲得專利授權(quán)后便可以請求該實施人支付“相當于應當獲得金額的補償金”[3]。與我國關(guān)于臨時保護的法律規(guī)定不同的是，《日本特許法》中規(guī)定申請人在臨時保護期間如若發(fā)現(xiàn)他人的實施行為，應當以警告方式告知該實施人，對于未能警告的，必須證明行為人知道該專利申請的存在，通過這種制度安排，日本特許法實際上排除了善意實施者這一情形。另外，日本還規(guī)定了“優(yōu)先審查制”，即申請人在符合條件的情形下可以通過提請對其專利進行優(yōu)先審查的方式來縮短臨時保護期，盡快落實專利審查的結(jié)果，從而減少因?qū)＠麑彶闀r間長所帶來的維權(quán)不便。

三、我國專利臨時保護制度存在的不足

（一）“適當費用”的確定問題

一直以來，臨時保護制度在專利法層面只有一些原則性的規(guī)定，而司法實踐中需要更加細化的指引。就臨時保護期合理費用該如何確定這一問題，《解釋（二）》的規(guī)定并未體現(xiàn)出創(chuàng)新之舉，僅僅是對長期以來關(guān)于該問題的學界通說予以了確認，認可了參照專利許可費這一方式。但是仍舊無法回答“合理確定”這一標準該如何操作，什么樣的標準才是合理的，在參考許可費后，是按照該許可費的本數(shù)來確定，還是按照兩倍或三倍來確定，這實際上又再一次將裁量權(quán)交給了法院。其次，法院在案件審判中，該考慮什么因素來合理確定“適當費用”呢？是否可以如同判定專利侵權(quán)損害賠償一樣，綜合考慮行為人實施行為的性質(zhì)和情節(jié)，在沒有專利許可使用費可供參照的情況下，法院是否同樣可以借鑒專利侵權(quán)損害賠償中的規(guī)定，根據(jù)專利權(quán)的類別、侵權(quán)人侵權(quán)的性質(zhì)和情節(jié)等因素來酌情確定。最后，對于權(quán)利人因臨時保護期內(nèi)他人的實施行為而喪失其預期專利產(chǎn)品市場的損失，是否也應該納入“適當費用”的考量范圍……這些問題都是現(xiàn)行法律規(guī)定未能予以明確的內(nèi)容，也是研究發(fā)明專利臨時保護期制度時首當其沖需要解決的問題。

（二）臨時保護范圍的判定標準問題

按照通常理解，處于發(fā)明專利臨時保護期內(nèi)的“申請人請求保護的范圍”就理應是發(fā)明專利臨時保護的范圍。但是細究一番，這種理解確有不妥之處。具體而言，即便專利申請人最初提交的專利申請已被公告，在未獲得授權(quán)前，專利申請人還可以對該專利申請進行修改，如果這種修改拓寬或縮小了原申請中的權(quán)利保護范圍，則會產(chǎn)生如何確定專利臨時保護范圍的問題。《解釋（二）》對該問題予以了回應，基本立法思路借鑒了《歐洲專利公約》中關(guān)于臨時保護范圍的相關(guān)規(guī)定。即只有在認定第三人所實施的技術(shù)方案同時落入臨時保護期公開文本所要求的權(quán)利保護范圍和專利授權(quán)后授權(quán)文本中記載的權(quán)利保護范圍的，才需要就此支付合理費用。就臨時保護范圍確定的問題，該司法解釋只解決了表面層次的問題，即如何劃定范圍，但并未解決更深層次的問題，即如何判定權(quán)利范圍的異同。具體而言，在認定第三人的實施行為是否落入臨時保護范圍時，該采取何種標準來認定，是否可以借鑒專利侵權(quán)判定中對權(quán)利要求書的解釋方法，綜合考慮全面覆蓋原則、等同侵權(quán)原則以及禁止反悔原則等來進行權(quán)利范圍的劃定。

（三）后續(xù)實施行為的有條件免責問題

此處所稱的“后續(xù)實施行為”跨越了臨時保護期的專利實施行為。專利法《解釋（二）》第十八條第3款規(guī)定，發(fā)明專利公告授權(quán)后，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售在發(fā)明專利臨時保護期內(nèi)已由他人制造、銷售、進口的產(chǎn)品，且該他人已支付或者書面承諾支付適當費用的，則后續(xù)實施行為人免責。這一規(guī)定受啟發(fā)于最高院發(fā)布的第20 號指導案例，該案認定跨越專利臨時保護期的后續(xù)實施行為（不包括制造行為）不構(gòu)成專利侵權(quán)，專利權(quán)人僅有權(quán)要求第三人就臨時保護期內(nèi)的實施行為支付“適當費用”。與法院裁判中認定的絕對免責不同，該解釋條文規(guī)定體現(xiàn)為一種有條件的免責，即只有臨時保護期內(nèi)實施該發(fā)明的行為人（以下簡稱“先前行為人”）“已支付”或者“書面承諾支付”其所應支付的“適當費用”時，后續(xù)行為人實施該發(fā)明專利的后續(xù)行為才能免除法律責任。但這種規(guī)定又產(chǎn)生了新的問題，即當先前行為人拒絕支付合理費用且拒絕作出支付合理費用的書面承諾時，專利權(quán)人可否將先前行為人與后續(xù)行為人作為共同被告，向法院提起訴訟。此外，如若出現(xiàn)了先前行為人無力支付“適當費用”的情況時，后續(xù)行為人是否需要承擔連帶責任。對于這些在司法實踐中可能會遇到的涉及后續(xù)行為人能否真正免責的問題，《解釋（二）》并未作出詳細規(guī)定。

四、我國專利臨時保護制度的完善

（一）建立“適當費用”衡量標準

雖然在專利臨時保護期內(nèi)實施發(fā)明創(chuàng)造的行為并不構(gòu)成侵權(quán)行為，但在當前臨時保護期“適當費用”確定標準過于模糊和原則化的情況下，允許參照適用專利法中關(guān)于專利侵權(quán)賠償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定，將有助于切實解決司法實踐中“適當費用”難確定的問題。早在2014 年《解釋（二）》（征求意見稿）中就規(guī)定了專利臨時保護期適當費用的確定可以參照適用有關(guān)專利侵權(quán)賠償數(shù)額確定的法律規(guī)定。但后來出于各方利益平衡的考量，同時也是為了避免將臨時保護期的實施行為與專利侵權(quán)行為等同視之，最終出臺的《解釋（二）》中刪去了原先“參照專利侵權(quán)賠償額”來確定臨時保護期適當費用的規(guī)定，而是采取較為穩(wěn)妥的專利許可使用費標準。這種看似較為穩(wěn)妥的規(guī)定實際并不周全，完全依賴專利許可使用費來確定發(fā)明專利臨時保護期“適當費用”的數(shù)額，可能會導致在某些案件中出現(xiàn)“無所適從”的情況[4]。

我國曾出現(xiàn)過參考專利賠償數(shù)額的方式來確定臨時保護期“適當費用”的司法審判實踐。在2015 年“LG 公司訴日本電產(chǎn)等公司發(fā)明專利臨時保護期使用費和侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛”一案中，一審法院就明確指出：臨時保護期內(nèi)的實施行為與專利侵權(quán)行為是依據(jù)相同事實所產(chǎn)生的不同后果，如若沒有專利許可使用費可供參照，可以綜合考慮專利權(quán)的類型、實施發(fā)明的行為性質(zhì)和情節(jié)以及查明的事實等情況，參照有關(guān)專利侵權(quán)賠償?shù)姆梢?guī)定處理?！痹诂F(xiàn)行法律制度下，關(guān)于專利保護期“適當費用”的確定，應當允許法院在考慮多種因素的情況下結(jié)合案件具體事實來綜合考量，這些參考因素可以包括專利許可費的合理倍數(shù)、行為人的實施行為給權(quán)利人造成的利益損失多寡、行為人實施行為的性質(zhì)以及案件查明的事實等內(nèi)容。

（二）明確臨時保護范圍認定規(guī)則

現(xiàn)行法律規(guī)定中將專利臨時保護范圍限定為臨時保護期公開文本所要求的權(quán)利保護范圍與專利授權(quán)后授權(quán)文本中記載的權(quán)利保護范圍的重疊部分，但是這種規(guī)定僅僅解決了權(quán)利范圍界定中的法律問題，并未解決技術(shù)問題（事實問題）。就如同專利侵權(quán)判定一樣，對專利權(quán)利要求的解釋和侵權(quán)行為的判定，既涉及法律適用問題，又涉及技術(shù)認定問題[5]。美國對此的規(guī)定是“申請的技術(shù)方案與被實施的技術(shù)方案應構(gòu)成實質(zhì)性相似”，據(jù)此便可認定行為人實施了處于專利臨時保護期的發(fā)明創(chuàng)造。

如前所述，專利臨時保護與專利侵權(quán)判定之間存在著密切關(guān)系，是基于同一事實而產(chǎn)生的兩種不同的法律后果（合法行為vs 侵權(quán)行為）。因此，在事實判定方面，專利臨時保護制度與專利侵權(quán)制度應該有共通之處。對臨時保護期間第三人實施行為的判定，應當采取以下基本步驟：首先，確定專利臨時保護的范圍，對照臨時保護期公開文本中的權(quán)利保護范圍與專利授權(quán)后授權(quán)文本中的權(quán)利保護范圍，尋找出兩個權(quán)利保護范圍的相同部分作為專利臨時保護的范圍；其次，對處于專利臨時保護范圍內(nèi)的權(quán)利要求進行解釋，即以權(quán)利要求書、說明書及其附圖為內(nèi)部依據(jù)，必要時結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的辭典、文獻資料等作出解釋[6]；最后，比對行為人所實施的發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)特征與臨時保護范圍內(nèi)發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)特征（具體運用全面覆蓋原則及等同侵權(quán)原則對技術(shù)特征進行逐一比對、綜合判定）。完成上述關(guān)于專利臨時保護范圍中事實認定的部分，再結(jié)合相應的法律規(guī)定，對于落入專利臨時保護范圍的實施行為，專利權(quán)人可以依據(jù)法律規(guī)定要求該行為實施者支付合理的使用費。

（三）細化后續(xù)實施行為免責的法律規(guī)定

對于跨越專利臨時保護期的后續(xù)實施行為（不包括制造、進口行為），現(xiàn)行法律規(guī)定中對其以“不構(gòu)成侵權(quán)”待之，但前提條件是專利臨時保護期內(nèi)實施發(fā)明創(chuàng)造的行為人（簡稱“在先行為人）“已支付”或者“書面承諾支付”其所應支付的“適當費用”。深究該條規(guī)定的立法用意，不外乎存在以下兩種可能——可能性1：將專利權(quán)人接受“合理費用”的行為視為對他人實施其臨時保護期內(nèi)發(fā)明創(chuàng)造的一種默示許可；可能性2：根據(jù)權(quán)利用盡理論，專利權(quán)人無權(quán)控制專利產(chǎn)品的后續(xù)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)（不包括制造、進口）[7]。無論是出于何種立法考量，其目的都是限制專利權(quán)人對跨專利臨時保護期的后續(xù)行為人進行追責。但是該條文規(guī)定將后續(xù)行為人的免責條件與在先行為人支付“適當費用”的行為或書面承諾相關(guān)聯(lián)，而且也未考慮到當在先行為人不履行支付義務時，后續(xù)行為人該處于何種境地，專利權(quán)人能否通過起訴后續(xù)行為人的方式獲得救濟。

為了避免出現(xiàn)法律適用困難或?qū)＠麢?quán)人救濟無門的情況，建議細化規(guī)定該法條中關(guān)于后續(xù)行為人免責的條件，而且要明確在“適當費用”給付之訴中后續(xù)行為人的訴訟地位，還要正確處理好“適當費用”給付之訴與專利侵權(quán)之訴二者的關(guān)系。具體而言，對于后續(xù)行為人免責的條件，可以規(guī)定后續(xù)行為人不承擔侵權(quán)責任，專利權(quán)人有權(quán)要求在先行為人支付使用該發(fā)明創(chuàng)造的“適當費用”，當在先行為人拒絕支付該“適當費用”時，專利權(quán)人可以通過訴訟方式實現(xiàn)其權(quán)利，并將后續(xù)行為人列為“無獨立請求權(quán)的第三人”，當且僅當在先行為人無力支付該“適當費用”時，為保障專利權(quán)人的利益，由該后續(xù)行為人代為支付“適當費用”，且事后可以向在先行為人進行追償。

五、結(jié)語

專利制度奉行“公開換保護”，但在現(xiàn)行“早期公開、延遲審查”的發(fā)明專利審查機制下，專利申請人的發(fā)明成果會有一定時期的權(quán)利保護“空窗期”。為保護發(fā)明專利申請人的利益，同時平衡社會大眾的相關(guān)利益，發(fā)明專利臨時保護制度應然而生。通過了解國內(nèi)外關(guān)于專利臨時保護制度的法律規(guī)定，客觀審視當前我國在專利臨時保護方面存在的不足與缺陷，結(jié)合中國專利制度沿革的實際情況，立足于目前專利司法審判的現(xiàn)實需求，在現(xiàn)有的法律框架下應采取適當措施來完善我國的發(fā)明專利臨時保護制度。具體而言，要建立“適當費用”的衡量標準，允許法院在案件審理時結(jié)合多種因素來綜合考量；明確臨時保護范圍認定規(guī)則，借鑒專利侵權(quán)判定的相關(guān)標準來進行具體判斷；細化跨專利臨時保護期后續(xù)實施行為免責的法律規(guī)定，切實保障專利權(quán)人的經(jīng)濟利益。