薛友飛

根據(jù)國際知名知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)提供商科睿唯安發(fā)布的最新研究報告《中國品牌走向世界》，自2014年以來，美國已成為中國品牌的主要市場，中國大陸主體在美國提交的商標申請量從2014年的6200余件到2017年的超過5萬件，整體成指數(shù)增長。2017年，中國國內(nèi)申請人在美國的申請量占美國全年申請量約11%。但是，在這樣高速增長的申請量背后卻隱藏著潛在的風(fēng)險。美國商標法律制度與中國商標法律制度存在較大差異，特別是美國商標權(quán)的取得是以商標使用為前提條件，因此，準確理解美國商標法對商標使用的要求對國內(nèi)申請人來說就非常重要。本文將通過對現(xiàn)階段美國專利商標局對商標使用證據(jù)的要求及審查趨勢進行分析，指出企業(yè)在美國注冊使用商標過程中的潛在風(fēng)險，并提出相應(yīng)的規(guī)避建議，希望對國內(nèi)企業(yè)有所幫助。

美國商標的使用證據(jù)要求

美國商標法非常注重商標的實際使用，采用“使用在先”原則來確定商標權(quán)的歸屬。雖然美國也設(shè)置了商標注冊制度，但是商標權(quán)本身仍然來源于商標的實際使用，注冊僅是通過行政途徑對業(yè)已形成的商標權(quán)辦理法定的確權(quán)手續(xù)。美國商標法對商標的使用不僅體現(xiàn)在商標的申請注冊階段，同時也體現(xiàn)在商標注冊后的持續(xù)維護階段。

（一）申請注冊階段

美國商標注冊申請方式主要包含單國注冊和馬德里商標國際注冊。單國注冊是指申請人直接向美國專利商標局（USPTO）提交注冊申請。此外，美國也是《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》的締約方，申請人還可以通過提交馬德里商標國際注冊申請領(lǐng)土延伸至美國。美國單國商標注冊的方式相對比較復(fù)雜，可以基于多種基礎(chǔ)提交，各種基礎(chǔ)對商標的使用要求也有差異：

1.基于實際使用提交申請（1A）：實際使用是指申請人在提交美國商標注冊申請時已經(jīng)在美國將商標投入使用，需要在提交商標注冊申請的同時一并提交使用證據(jù)。

2.基于意向使用提交申請（1B）：意向使用是指申請人在提交美國商標注冊申請時還尚未在美國將商標投入使用，但是申請人有將商標投入使用的真誠意圖。

以意向使用為基礎(chǔ)提交的注冊申請，在商標審查通過后美國專利商標局會將商標予以公告，若在公告期內(nèi)無人異議或異議不成立，則美國專利商標局會在公告期結(jié)束后下發(fā)核準通知書，要求申請人自通知日起六個月內(nèi)提交使用證據(jù)。若申請人在規(guī)定的期限內(nèi)仍然無法提供使用證據(jù)，可以申請延期，每次可以延期六個月，理論上來說最多可以延期五次，但是每次延期均會產(chǎn)生一定的費用，且越往后延期的難度越大。若申請人未在規(guī)定期限內(nèi)提交使用證據(jù)或辦理延期，則美國專利商標局將視為申請人放棄該商標注冊申請。

3.基于國內(nèi)注冊基礎(chǔ)提交申請（44E）：基于國內(nèi)注冊基礎(chǔ)指的是申請人打算在美國申請的商標在國內(nèi)已經(jīng)核準注冊，需要在提交美國注冊申請時一并提交國內(nèi)商標注冊證。

4.基于國內(nèi)申請基礎(chǔ)提交申請（44D）：基于國內(nèi)申請基礎(chǔ)指的是申請人打算在美國申請的商標在國內(nèi)已經(jīng)提交注冊申請，在國內(nèi)商標申請日起六個月內(nèi)依據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定提交美國商標注冊申請，并要求國內(nèi)申請的優(yōu)先權(quán)?；谶@種基礎(chǔ)提交的美國注冊申請，后期仍然需要提交商標在國內(nèi)的注冊證。

雖然基于國內(nèi)注冊或申請基礎(chǔ)提交美國申請不需要提交在美國實際使用的證據(jù)，但是仍然需要滿足一個非常重要的前提條件：申請人有將商標在美國付諸實際使用的真誠意圖。

（二）注冊后維持階段

雖然美國商標注冊申請可以采用單國注冊和馬德里國際注冊兩種途徑提交，并且單國注冊還可基于四種基礎(chǔ)提交，但是，無論采取何種方式提交，在商標注冊以后均需要按照美國商標法的規(guī)定在注冊日起5-6年內(nèi)以及注冊后每十年向美國專利商標局提交使用證據(jù)，否則商標將被美國專利商標局撤銷。

由此可見，美國商標法對商標實際使用的要求非常高，需要提交使用證據(jù)的次數(shù)也比較多，貫穿商標的整個生命周期。

美國商標的使用風(fēng)險

就筆者所了解，許多中國企業(yè)在美國申請注冊商標時以及注冊商標后，都沒有將商標在美國進行實際使用，也沒有進行實際使用的意圖，這造成了非常大的潛在風(fēng)險。下面筆者便通過兩個實際案例來了解其中的風(fēng)險。

案例一 “CAPTAIN RUSSELL CUBA LIBRE”商標異議案，美國商標審理與上訴委員會認為申請人提交注冊申請時沒有真實使用商標的意圖

2011年7月，Captain Russell Corp.（簡稱“CR公司”）以意向使用為基礎(chǔ)提交了“CAPTAIN RUSSELL CUBA LIBRE”商標的注冊申請；2011年10月，該商標初審公告。在公告期間，Diageo North America， Inc.（簡稱“DNA公司”）提出異議申請，其中的一條異議理由為CR公司沒有將該商標投入實際使用的意圖。在證據(jù)交換環(huán)節(jié)中，CR公司承認其是一家初創(chuàng)的公司，無法提供任何關(guān)于經(jīng)費預(yù)算、市場調(diào)研、廣告推廣計劃、資金來源、營銷渠道等方面的證據(jù)材料，沒有將商標進行使用的真誠意圖。據(jù)此，美國商標審理與上訴委員會支持了異議人的主張。

案例二 “NEUROVASX”商標撤銷案，美國商標審理與上訴委員會以“欺騙性”為由撤銷商標注冊

1997年，Neuro Vasx公司（簡稱“NV公司”）以意向使用基礎(chǔ)提交了 “NEUROVASX”商標的注冊申請，注冊保護的商品為“醫(yī)療設(shè)備，即神經(jīng)支架和導(dǎo)管”。商標初審公告后，NV公司于2000年向美國專利商標局提交了使用證據(jù)及使用宣誓，聲明申請人已經(jīng)在商業(yè)中將該商標使用在了指定保護的全部商品上。2002年，Medinol公司對該商標提出了撤銷申請，其中的一條理由是NV公司在向美國專利商標局提交使用聲明時，并沒有將該商標使用在商品“神經(jīng)支架”上。NV公司在答辯中承認其未將該商標使用在商品“神經(jīng)支架”上的事實，并且主動要求撤銷該商標注冊在商品“神經(jīng)支架”上的權(quán)利，僅保留在“神經(jīng)導(dǎo)管”上的商標權(quán)利。美國商標審理與上訴委員會認為，NV公司在提交使用宣誓時，明知其商標僅使用在“神經(jīng)導(dǎo)管”上而未刪除“神經(jīng)支架”商品，違背了其所遞交的宣誓，屬于實質(zhì)性虛假陳述，構(gòu)成欺騙行為。據(jù)此，美國商標審理與上訴委員會裁定撤銷“NEUROVASX”商標在全部商品上的注冊。

從以上兩個案例可以看出，美國專利商標局對商標實際使用證據(jù)的要求非常高，要求申請人就商標注冊的全部商品有使用的意圖或者已經(jīng)在美國進行實際使用，否則商標被他人異議或撤銷掉的風(fēng)險較高。

美國商標使用證據(jù)的審查趨勢

2012年，為了評估了解美國注冊商標的使用情況，美國專利商標局制定了“注冊商標使用證據(jù)試點計劃”，在2012至2014年期間開展調(diào)研工作。通常情況下，美國專利商標局要求商標注冊人在提交使用宣誓書時，就每個類別的商品提供一份使用證據(jù)即可。在該試點項目中，美國專利商標局隨機選出500件到期需要提供使用宣誓書的注冊商標，要求這些商標注冊人就每個類別上的其他商品再額外提供使用證據(jù)。

2015年，美國專利商標局公布了該試點項目的結(jié)果報告。該報告顯示：在上述選定的500件注冊商標中，共有253件（約51%）存在無法提供使用證據(jù)的問題，大量商標指定保護了超出實際使用范圍的商品。美國專利商標局隨后考慮制定加強美國商標使用證據(jù)審查工作的措施，保證美國商標注冊簿的嚴肅性和準確性，并且廣泛征求社會意見。

2017年，美國專利商標局實施了進一步加強商標使用證據(jù)審查工作的措施，對到期需要提供使用宣誓書的注冊商標，隨機抽取其中的約10%，要求這些商標的注冊人就每個類別上的商品再額外提供使用證據(jù)，將注冊商標的使用證據(jù)抽查工作常態(tài)化。

2018年，美國專利商標局又公布實施了“商標使用證據(jù)郵件舉報的試點項目”，如果第三方有證據(jù)能夠證明某件商標申請?zhí)峤坏氖褂米C據(jù)涉嫌造假，可以向美國專利商標局專門建立的郵箱發(fā)送舉報郵件。

從美國專利商標局近些年來的這一系列舉動可以看出，美國專利商標局已經(jīng)充分意識到其商標注冊簿中存在“腐木”商標的情況，并已經(jīng)采取措施嚴格控制商標使用證據(jù)的問題，其對商標使用證據(jù)的審查趨勢越來越嚴格。自2014年以來，美國已成為中國品牌注冊保護的主要目的地，這也引起了美國專利商標局的重點關(guān)注。不得不懷疑，如此大的商標申請量的背后，到底有多少商標在美國進行了實際使用？就筆者所知，許多國內(nèi)申請人在注冊美國商標時提交虛假使用證據(jù)，許多商標的使用證據(jù)涉嫌通過制圖軟件處理生成，也有一些申請人為了應(yīng)付美國專利商標局的審查而臨時粗制濫造一些使用證據(jù)，這類現(xiàn)象或許已經(jīng)給美國專利商標局留下了中國申請人容易造假的負面印象。

美國商標的注冊使用策略

為了規(guī)避商標在美國注冊使用時不必要的風(fēng)險，筆者有必要探討造成以上現(xiàn)象的原因以及制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。

首先，美國商標注冊保護采用“使用在先”原則，強調(diào)商標的實際使用，誰先使用誰就擁有商標權(quán)利，且注冊后也必須在相應(yīng)法定時限內(nèi)主動提交使用證據(jù)，商標權(quán)的確立和維持均依賴于商標的實際使用。而中國商標注冊保護主要采用“申請在先”原則，誰先申請誰就擁有商標權(quán)利，商標權(quán)的確立并不以實際使用為前提條件，僅需在商標注冊后通過實際使用維持商標權(quán)的有效性，且還采用“不告不理”原則。美國和中國的商標保護策略存在實質(zhì)性差異，國內(nèi)申請人不能將國內(nèi)商標的保護策略生搬硬套到美國商標保護上，這就要求國內(nèi)申請人在進行海外商標注冊的時候，應(yīng)更加熟悉目標國家的商標法律法規(guī)及實踐要求。

其次，由于中國商標權(quán)的確立并不以實際使用為前提條件，在申請注冊商標選擇商品時就可以隨意擴大商品范圍，甚至通過全群組全類別進行無死角的全覆蓋式保護，只要盡早提交注冊申請就能占據(jù)商標權(quán)，這種方式在國內(nèi)還是非常管用的。因此，許多國內(nèi)申請人在注冊美國商標時也希望通過這種方式注冊商標，殊不知因美國商標保護制度與中國商標保護制度的根本差異，國內(nèi)這套在美國根本就行不通。美國商標保護要求對商標擬注冊保護的每一項商品都進行實際使用，如果有任何一項商品未涉及使用但是申請人卻向商標局宣誓聲明在全部商品上均已實際使用，就存在提交虛假聲明的嫌疑，注冊商標就隨時存在失效的風(fēng)險。在美國，申請人不用過于擔(dān)心商標搶注但不使用的行為，因為這種商標是相對容易被異議掉或撤銷掉的。企業(yè)在申請注冊美國商標選擇商品時，建議就確實需要在美國使用的商品進行申請注冊，不要盲目擴大商品范圍。

最后，申請人在提交使用證據(jù)時，雖然只需提交在部分商品上的證據(jù)即可，但其需要宣誓聲明自己已經(jīng)在商標注冊保護的全部商品上使用了商標。企業(yè)在實際經(jīng)營的過程中，可能會根據(jù)市場情況調(diào)整銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍，如果企業(yè)已決定不再生產(chǎn)銷售某部分商品，建議在提交使用證據(jù)時主動刪除這部分不再投入實際使用的商品，否則將可能構(gòu)成提交虛假聲明的嫌疑，給他人撤銷留下把柄。當(dāng)然，若企業(yè)日后又需要再在這部分商品上進行使用，則可以就這部分商品重新提交注冊申請。

總而言之，美國商標保護制度與中國商標保護制度存在明顯差異，深刻理解美國商標法對商標實際使用的規(guī)定內(nèi)涵，對企業(yè)在美國注冊使用商標具有非常重要的意義，有助于企業(yè)規(guī)避其中不必要的風(fēng)險，有效維護自己的商標權(quán)。唯有如此，企業(yè)才能在海外市場上走得更遠。