房嶺梅

目前，較多的審查意見通知書中會(huì)采用多篇對(duì)比文件來評(píng)述專利的創(chuàng)造性，最常見的，例如，對(duì)比文件1公開了權(quán)利要求1的大部分特征（如特征A、B），而沒有公開權(quán)利要求1的特征C和D，而審查意見中進(jìn)一步指明對(duì)比文件2公開了特征C，對(duì)比文件3公開了特征D。這種情況下，作為代理人或申請(qǐng)人應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)呢？

在我國(guó)的專利實(shí)踐中，通常使用“三步法”來判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬?duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，即：（一）先確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（二）然后確定發(fā)明或?qū)嵱眯滦拖鄬?duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征及其實(shí)際解決的技術(shù)問題；（三）最后判斷要求保護(hù)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯?duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。

根據(jù)《審查指南》，在顯而易見的判斷步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯?shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。而最后一步的判斷步驟相對(duì)于前兩步驟而言，存在更多的個(gè)人主觀性，也是爭(zhēng)議最多的。而且，《審查指南》對(duì)于通常認(rèn)為的現(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示的說明或例子也僅僅涉及兩篇對(duì)比文件，并沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來指引如何使用多篇對(duì)比文件評(píng)述專利的顯而易見性。

筆者認(rèn)為，隨著社會(huì)的發(fā)展與進(jìn)步，開拓性發(fā)明創(chuàng)造占比越來越小，大部分的發(fā)明還是以組合或改進(jìn)發(fā)明為主。當(dāng)然，這些發(fā)明并不是通過簡(jiǎn)單的疊加而實(shí)現(xiàn)的，它們通過組合或改進(jìn)后的各項(xiàng)技術(shù)特征，實(shí)現(xiàn)在功能上彼此相互支持，并且組合和改進(jìn)的難易程度也各不相同。

然而，由于“三步法”固有的缺陷（即，該判斷方法是一種逆向判斷創(chuàng)造性的方法，它并不符合發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶?shí)際形成邏輯），審查意見中通過多篇對(duì)比文件的組合來評(píng)判某專利的顯而易見性，很多時(shí)候顯然也不是太合理。

突破口：分析實(shí)質(zhì)要解決的技術(shù)問題

以下列舉筆者處理過的一個(gè)具體案件為例進(jìn)行說明。該申請(qǐng)涉及一種方法，該方法包括用熱拉伸成形方式形成部基底構(gòu)件，用摩擦焊接方式將至少一個(gè)加強(qiáng)構(gòu)件焊接至側(cè)壁。審查意見中認(rèn)為，該方法的一部分特征被對(duì)比文件1公開了，區(qū)別技術(shù)特征為用熱拉伸成形方式形成部基底構(gòu)件，用摩擦焊接方式將至少一個(gè)加強(qiáng)構(gòu)件焊接至側(cè)壁。并且，審查意見中還指出，對(duì)比文件2公開了用熱拉伸成形方式形成部基底構(gòu)件，并且該技術(shù)特征在對(duì)比文件2中所起的作用與本申請(qǐng)相同，因而可以將對(duì)比文件2與對(duì)比文件1相結(jié)合。對(duì)比文件3公開了用摩擦焊接方式將至少一個(gè)加強(qiáng)構(gòu)件焊接至側(cè)壁，并且，該技術(shù)特征在對(duì)比文件3中所起的作用與本申請(qǐng)相同，因而可以將對(duì)比文件3與對(duì)比文件1相結(jié)合。

假設(shè)審查意見中的上述內(nèi)容是正確的，對(duì)比文件2能與對(duì)比文件1結(jié)合，對(duì)比文件3也能與對(duì)比文件1結(jié)合，那么是否本領(lǐng)域技術(shù)人員就一定會(huì)在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2，然后再繼續(xù)結(jié)合對(duì)比文件3呢？

筆者認(rèn)為，我們需要先分析對(duì)比文件2和3是否給出了啟示，該啟示使得對(duì)比文件2和3能夠與對(duì)比文件1相結(jié)合。

在分析的過程中，我們首先要看的是技術(shù)領(lǐng)域，如果領(lǐng)域相差甚遠(yuǎn)，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠想到去不同領(lǐng)域?qū)で蠼鉀Q方案也是問題點(diǎn)之一。技術(shù)領(lǐng)域差別越大，本領(lǐng)域技術(shù)人員知識(shí)的受限程度也越大，因此，領(lǐng)域差別的大小也會(huì)影響到本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)知識(shí)的運(yùn)用能力，這就必然會(huì)涉及到是否需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)，涉及到是否顯而易見。

其次，需要從對(duì)比文件1與該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)來進(jìn)行判斷。

需要關(guān)注本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會(huì)發(fā)現(xiàn)存在該技術(shù)問題是至關(guān)重要的，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員壓根就不會(huì)意識(shí)到存在該技術(shù)問題，也就不會(huì)有動(dòng)機(jī)來解決該問題。筆者認(rèn)為，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題本身也是體現(xiàn)創(chuàng)造性的一項(xiàng)重要指標(biāo)。而很多時(shí)候，審查意見中的評(píng)述會(huì)忽視這一點(diǎn)，雖然區(qū)別技術(shù)特征在對(duì)比文件中所起的作用與所評(píng)述特征的作用相同，但是實(shí)際所解決的技術(shù)問題卻可能完全不同于所評(píng)述的專利申請(qǐng)。

因此，筆者認(rèn)為，在使用“三步法”中技術(shù)啟示的判斷過程中，首要問題是分析出區(qū)別技術(shù)特征實(shí)質(zhì)所要解決的技術(shù)問題，而這個(gè)實(shí)質(zhì)上的技術(shù)問題很有可能與說明書中所記載的技術(shù)問題不同，我們往往比較容易忽略這個(gè)技術(shù)問題，通常會(huì)將注意力主要聚焦在有沒有結(jié)合的啟示以及能不能結(jié)合上。筆者認(rèn)為，只有把握住了實(shí)質(zhì)要解決的技術(shù)問題才能更準(zhǔn)確地應(yīng)用“三步法”。在此基礎(chǔ)上，才能基于所把握的技術(shù)問題來分析本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，會(huì)不會(huì)意識(shí)到存在這樣的技術(shù)問題。盡管技術(shù)問題本身是客觀存在的，但是發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題卻是需要主觀能動(dòng)性的，如果發(fā)現(xiàn)問題本身就是非顯而易見的，那么顯然，提出該技術(shù)問題本身就會(huì)使得該發(fā)明或?qū)嵱眯滦途哂蟹秋@而易見性。

筆者認(rèn)為，分析實(shí)質(zhì)要解決的技術(shù)問題是至關(guān)重要的，也是處理通過多篇對(duì)比文件組合來評(píng)判專利創(chuàng)造性的一個(gè)突破口。

現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示

分析完技術(shù)問題之后，再來分析現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示。

對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示，筆者認(rèn)為，不能將區(qū)別技術(shù)特征孤立開來進(jìn)行分析，而應(yīng)該作為一個(gè)技術(shù)方案整體進(jìn)行分析。當(dāng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦团c最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比存在多個(gè)區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，該現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示，是指是否存在將多個(gè)區(qū)別技術(shù)特征全部應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)啟示，而不是指是否存在將全部區(qū)別技術(shù)特征逐一分別應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示。筆者認(rèn)為，將全部區(qū)別技術(shù)特征逐一分別應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，更像是對(duì)技術(shù)方案的簡(jiǎn)單疊加，而沒有考慮各個(gè)區(qū)別技術(shù)特征在功能上是否存在相互作用、是否彼此相互支持、是否彼此兼容以及是否容易相互組合等方面的問題。

如前文所舉的例子，即使對(duì)比文件2能與對(duì)比文件1結(jié)合，對(duì)比文件3也能與對(duì)比文件1結(jié)合，但如果對(duì)比文件2或3中已經(jīng)明確說明熱拉伸成形和摩擦焊接方式不能同時(shí)使用，或者現(xiàn)有技術(shù)中存在熱拉伸成形和摩擦焊接方式不能同時(shí)使用的技術(shù)偏見，再或者在本發(fā)明中將熱拉伸成形和摩擦焊接方式同時(shí)使用能夠帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果的話，本領(lǐng)域技術(shù)人員將無法從上述對(duì)比文件中獲得技術(shù)啟示，通過在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2和3從而得到本發(fā)明。

因此，筆者認(rèn)為，《審查指南》中的現(xiàn)有技術(shù)整體上的技術(shù)啟示，應(yīng)該理解為將全部區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示。它不僅包括存在將每個(gè)現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，而且也包括存在這些現(xiàn)有技術(shù)能夠相互關(guān)聯(lián)或相互作用或相互結(jié)合的技術(shù)啟示。

結(jié)語

通過上面的分析可知，《審查意見》中通過多篇對(duì)比文件的相互組合來評(píng)論專利的創(chuàng)造性的做法，顯然不太合理，很容易出現(xiàn)“事后諸葛亮”的情況，導(dǎo)致過低評(píng)判專利的創(chuàng)造性。

前述案例中，各個(gè)區(qū)別技術(shù)特征之間具有相互協(xié)同關(guān)系，能夠共同作用產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此，審查意見中通過多篇對(duì)比文件的相互組合來評(píng)論專利的創(chuàng)造性的做法顯然不太合理。當(dāng)然，也存在一些情況，即各個(gè)區(qū)別技術(shù)特征相互孤立并且各自產(chǎn)生作用，而沒有任何關(guān)聯(lián)或者相互間不產(chǎn)生協(xié)同關(guān)系且不存在共同問題。此時(shí)，針對(duì)各個(gè)區(qū)別特征本身各自所要解決的技術(shù)問題進(jìn)行分別評(píng)述，并不會(huì)違反將方案進(jìn)行整體判斷的原則。

代理人或申請(qǐng)人在應(yīng)對(duì)相關(guān)創(chuàng)造性判斷的時(shí)候，可以從區(qū)別技術(shù)特征相比于對(duì)比文件實(shí)質(zhì)要解決的技術(shù)問題出發(fā)（有時(shí)也需要考慮技術(shù)領(lǐng)域），然后充分考慮現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示，仔細(xì)分析各個(gè)技術(shù)特征，確認(rèn)各個(gè)技術(shù)特征之間是否存在相互協(xié)作關(guān)系，且判斷各個(gè)技術(shù)特征之間是否存在共同的技術(shù)問題，并通過對(duì)相關(guān)專利和對(duì)比文件的理解，從技術(shù)整體上分析對(duì)比文件之間是否存在相互作用、相互關(guān)聯(lián)或相互結(jié)合的技術(shù)啟示，通過合理的分析論證來說明對(duì)比文件之間的簡(jiǎn)單疊加或結(jié)合是否合理。