孫新民 陳鵬

一、臨時(shí)申請(qǐng)

在《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（TRIPs協(xié)議）的烏拉圭回合談判中，美國(guó)為使美國(guó)申請(qǐng)人在其國(guó)內(nèi)享有等同于《巴黎公約》確定的國(guó)外專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)享有12個(gè)月優(yōu)先權(quán)的相同權(quán)利，提出臨時(shí)申請(qǐng)（Provisional Application）制度，主要規(guī)定體現(xiàn)在美國(guó)專(zhuān)利法（35 U.S.C.）第111條b款和119條e款。

（一） 臨時(shí)申請(qǐng)簡(jiǎn)介

臨時(shí)申請(qǐng)作為美國(guó)特有的專(zhuān)利制度，具有很多獨(dú)特之處，主要優(yōu)點(diǎn)有：

1. 申請(qǐng)費(fèi)用相比正式申請(qǐng)（非臨時(shí)申請(qǐng)，即non provisional application）低很多；

2. 臨時(shí)申請(qǐng)?zhí)峤坏纳暾?qǐng)文件只需要說(shuō)明書(shū)和必要附圖，可以沒(méi)有權(quán)利要求；

3. 從臨時(shí)申請(qǐng)?zhí)峤蝗掌?，申?qǐng)人享有12個(gè)月的未決期限。申請(qǐng)人可以在該12個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)相應(yīng)的正式申請(qǐng)并享有該臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，或者申請(qǐng)將該臨時(shí)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為正式申請(qǐng)并享有該臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日。在2012年9月16日以后，在臨時(shí)申請(qǐng)的提交日期后14個(gè)月內(nèi)提交的非臨時(shí)申請(qǐng)可通過(guò)提交請(qǐng)求而恢復(fù)優(yōu)先權(quán)（包括一項(xiàng)聲明：提交非臨時(shí)申請(qǐng)的延誤是無(wú)意的，并繳納必須的恢復(fù)費(fèi)用，37 CFR 1.78），當(dāng)然這可能影響其在美國(guó)國(guó)外的優(yōu)先權(quán)效力。

從而，在正式專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)峤?繳納更多費(fèi)用之前，申請(qǐng)人可以充分評(píng)估發(fā)明的商業(yè)潛能。如在12個(gè)月之中，發(fā)明人對(duì)發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)，申請(qǐng)人可申請(qǐng)新的臨時(shí)申請(qǐng)?jiān)侔讯鄠€(gè)臨時(shí)性申請(qǐng)合并為一個(gè)正式申請(qǐng)，或者在正式申請(qǐng)中加入該改進(jìn)的方案。

（二）臨時(shí)申請(qǐng)兩種使用方式的區(qū)別

如上面提到，臨時(shí)申請(qǐng)有兩種后續(xù)使用方式可供申請(qǐng)人選擇。通常，申請(qǐng)人都傾向于提交一個(gè)正式申請(qǐng)，并要求在先的臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。以筆者所在的公司為例，大部分以美國(guó)為第一申請(qǐng)國(guó)家的專(zhuān)利申請(qǐng)均要求了美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。那么這種方式有什么特別之處呢？

雖然臨時(shí)申請(qǐng)可以作為正式申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，也可以直接轉(zhuǎn)換為正式申請(qǐng)，但這兩種不同方式會(huì)使得正式申請(qǐng)獲得授權(quán)后專(zhuān)利保護(hù)期限的起算日期也不一致。如果選擇將臨時(shí)申請(qǐng)直接轉(zhuǎn)換為正式申請(qǐng)，實(shí)際上就是將臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日作為正式申請(qǐng)日，轉(zhuǎn)換后的正式申請(qǐng)的內(nèi)容必須得到在先的臨時(shí)申請(qǐng)的支持。這樣，轉(zhuǎn)換后的正式申請(qǐng)不能增加新的內(nèi)容，但是專(zhuān)利保護(hù)期限仍然從臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日起算。在這種情況下，臨時(shí)申請(qǐng)的作用僅僅是搶占了一個(gè)在先的申請(qǐng)日。

如果選擇在12個(gè)月內(nèi)提交一個(gè)新的正式申請(qǐng)，同時(shí)要求享有在先的臨時(shí)申請(qǐng)權(quán)益，雖然同樣要求正式申請(qǐng)的內(nèi)容必須得到在先的臨時(shí)申請(qǐng)的支持（這里所說(shuō)的“得到支持”是指正式申請(qǐng)中記載的方案在臨時(shí)申請(qǐng)中需要有記載才能享有在先的臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)），但在后的正式申請(qǐng)的專(zhuān)利保護(hù)期限是從其實(shí)際提交日開(kāi)始起算的。正式申請(qǐng)中可以增加新的內(nèi)容，當(dāng)然新增加的內(nèi)容不享有臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。選擇該種方式，臨時(shí)申請(qǐng)為在后的正式申請(qǐng)既搶占了一個(gè)在先的申請(qǐng)日，實(shí)際上又將專(zhuān)利保護(hù)期限向后推遲了12個(gè)月。

（三）臨時(shí)申請(qǐng)的審查與公開(kāi)

臨時(shí)申請(qǐng)是不審查的，因此臨時(shí)申請(qǐng)的文件實(shí)際上只需要形式上符合要求即可。實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人可能寫(xiě)入某些尚未開(kāi)發(fā)完成的技術(shù)方案以搶占更早的申請(qǐng)日。

此外，在美國(guó)專(zhuān)利法（35 U.S.C.）第122條b（2）款中規(guī)定，臨時(shí)申請(qǐng)通常是不公開(kāi)的，這樣就能夠使這些方案不會(huì)被對(duì)手察覺(jué)。臨時(shí)申請(qǐng)僅僅在作為優(yōu)先權(quán)證明文件時(shí)才被公開(kāi)，該公開(kāi)是在正式申請(qǐng)的最早優(yōu)先權(quán)日（臨時(shí)申請(qǐng)的提交日）起18個(gè)月后才公開(kāi)。

通常，公開(kāi)的臨時(shí)申請(qǐng)可以在USPTO的網(wǎng)站“https：//portal.uspto.gov/pair/PublicPair”上查詢(xún)到。臨時(shí)申請(qǐng)的限制僅僅是不能要求其他優(yōu)先權(quán)，并且要求臨時(shí)申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)必須是美國(guó)的非臨時(shí)申請(qǐng)或者指定美國(guó)的PCT申請(qǐng)。該規(guī)定僅僅是美國(guó)專(zhuān)利法對(duì)于美國(guó)申請(qǐng)的規(guī)定，實(shí)踐中，美國(guó)的臨時(shí)申請(qǐng)依據(jù)《巴黎公約》也可以作為向其他國(guó)家提交申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。另外，臨時(shí)申請(qǐng)與在后申請(qǐng)之間必須具有至少一個(gè)共同的發(fā)明人。

綜上所述，美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)以其特殊的優(yōu)勢(shì)而被廣泛應(yīng)用，越來(lái)越多的申請(qǐng)人均使用該制度以搶占更早的申請(qǐng)日。

二、臨時(shí)申請(qǐng)中隱藏的“陷阱”

雖然臨時(shí)申請(qǐng)制度有很多優(yōu)勢(shì)，但使用不當(dāng)也可能反受其害。下面，筆者介紹臨時(shí)申請(qǐng)制度中可能遇到的陷阱。

（一）一號(hào)“陷阱”：忽略臨時(shí)申請(qǐng)12個(gè)月的期限同時(shí)影響《巴黎公約》的優(yōu)先權(quán)期限

提交臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)人通常都會(huì)牢記在12個(gè)月的期限內(nèi)提交正式申請(qǐng)，這完全正確。然而，申請(qǐng)人往往會(huì)不經(jīng)意地忽略另外一點(diǎn)：臨時(shí)申請(qǐng)同時(shí)影響了《巴黎公約》的優(yōu)先權(quán)期限。如果想以臨時(shí)申請(qǐng)的方案作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)在美國(guó)之外的國(guó)家申請(qǐng)專(zhuān)利，就必須在12個(gè)月的期限內(nèi)提交，否則，該臨時(shí)申請(qǐng)本身就已經(jīng)構(gòu)成首次申請(qǐng)，從而影響其在其他國(guó)家申請(qǐng)專(zhuān)利時(shí)要求優(yōu)先權(quán)。

實(shí)務(wù)中，筆者確實(shí)遇到過(guò)這類(lèi)案件。下面簡(jiǎn)單介紹某一此類(lèi)案件的時(shí)間線(xiàn)。

2011年11月11日，申請(qǐng)人提交了美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)（申請(qǐng)A）；

2012年6月20日（距離臨時(shí)申請(qǐng)?zhí)峤蝗?2個(gè)月之內(nèi)），申請(qǐng)人提交了美國(guó)的正式申請(qǐng)（申請(qǐng)B），申請(qǐng)B要求了申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)；

申請(qǐng)B于2013年5月2日公開(kāi)，公開(kāi)文本中記載了優(yōu)先權(quán)為申請(qǐng)A；

2013年6月2日，申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)B對(duì)于申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)要求；

2013年6月19日，申請(qǐng)人提交PCT申請(qǐng)（申請(qǐng)C），要求了申請(qǐng)B的優(yōu)先權(quán)。

申請(qǐng)C在國(guó)際階段收到了國(guó)際檢索單位的檢索報(bào)告（ISR237），指出，申請(qǐng)B不是首次提出的申請(qǐng)，因此申請(qǐng)C要求的申請(qǐng)B的優(yōu)先權(quán)不成立，需要重新確定申請(qǐng)C的申請(qǐng)日為2013年6月19日。如此，申請(qǐng)B已經(jīng)在先公開(kāi)，構(gòu)成申請(qǐng)C的現(xiàn)有技術(shù)，申請(qǐng)C全部權(quán)利要求不具有新穎性。

申請(qǐng)人認(rèn)為：既然已經(jīng)撤回申請(qǐng)B的優(yōu)先權(quán)，那么臨時(shí)申請(qǐng)A就相當(dāng)于不存在，申請(qǐng)B仍然是首次申請(qǐng)，因此申請(qǐng)C應(yīng)該享有優(yōu)先權(quán)?；谏鲜隹紤]，申請(qǐng)C仍然選擇進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段。申請(qǐng)C進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段后，中國(guó)審查員繼續(xù)發(fā)出與國(guó)際檢索單位的檢索報(bào)告相同的審查意見(jiàn)。此時(shí)，申請(qǐng)人意識(shí)到原代理機(jī)構(gòu)面對(duì)上述問(wèn)題時(shí)可能處置不當(dāng)，轉(zhuǎn)而向筆者所在公司尋求解決方案。

經(jīng)過(guò)分析，筆者認(rèn)為：盡管申請(qǐng)人在申請(qǐng)C提交之前撤回了申請(qǐng)B的優(yōu)先權(quán)要求，然而該申請(qǐng)B的公開(kāi)文本公開(kāi)在先，并且明確記載了申請(qǐng)A作為優(yōu)先權(quán)。由于首次申請(qǐng)的定義只需要滿(mǎn)足首次申請(qǐng)?jiān)谟嘘P(guān)國(guó)家或政府間組織獲得確定的申請(qǐng)日，而與其最終結(jié)果無(wú)關(guān)，因此申請(qǐng)A構(gòu)成了首次申請(qǐng)，申請(qǐng)人的撤回行為不能追溯到公開(kāi)時(shí)。也就是說(shuō)，撤回優(yōu)先權(quán)的時(shí)間太晚了，如果在申請(qǐng)B公開(kāi)之前撤回優(yōu)先權(quán)要求，由于美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)僅僅在作為優(yōu)先權(quán)證明文件時(shí)才會(huì)公開(kāi)，如果申請(qǐng)B的公開(kāi)文本沒(méi)有記載申請(qǐng)A，那么A實(shí)際上仍然是首次申請(qǐng)，只是臨時(shí)申請(qǐng)不公開(kāi)也沒(méi)有被任何公開(kāi)文件記載，也就不影響申請(qǐng)B作為首次申請(qǐng)。然而，由于申請(qǐng)人撤回時(shí)間太晚，不僅使得申請(qǐng)B不能作為首次申請(qǐng)，而且使其后續(xù)在申請(qǐng)B授權(quán)時(shí)不再享有優(yōu)先權(quán)，這就產(chǎn)生了雙重不利影響。

那么是否本案就沒(méi)有生機(jī)了呢？筆者覺(jué)得未必。

考慮到臨時(shí)申請(qǐng)的特性“提交的文件中，只需要說(shuō)明書(shū)和必要的附圖，可以沒(méi)有權(quán)利要求”，并且在一年的未決期限內(nèi)，發(fā)明人往往可能對(duì)發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步的修改，因此，筆者推測(cè)申請(qǐng)B中很可能加入了申請(qǐng)A中未記載的進(jìn)一步的方案。如果上述推測(cè)正確，那么申請(qǐng)B中有新增加的部分內(nèi)容仍然屬于首次申請(qǐng)。而按照審查員的判斷申請(qǐng)C與申請(qǐng)B是相同的主題和內(nèi)容，那么申請(qǐng)C中該相同的新增加的部分內(nèi)容就享有申請(qǐng)B的優(yōu)先權(quán)（即，部分優(yōu)先權(quán)成立）。作為斷臂求生的方法，將申請(qǐng)C的權(quán)利要求書(shū)修改為只保護(hù)該新增加的部分內(nèi)容，將可能獲得授權(quán)。

為此，筆者試圖在USPTO的網(wǎng)站“https：//portal.uspto.gov/pair/PublicPair”檢索申請(qǐng)A的公開(kāi)文本，以與申請(qǐng)B進(jìn)行比較，不料檢索無(wú)果。筆者分析后認(rèn)為，因?yàn)樯暾?qǐng)人之前又撤回了申請(qǐng)B的優(yōu)先權(quán)要求，因此按照美國(guó)專(zhuān)利法（35 U.S.C.）第122條b（2）款的規(guī)定，臨時(shí)申請(qǐng)不被公開(kāi)，從而審查員也檢索不到該文件，無(wú)法進(jìn)行優(yōu)先權(quán)的比較。由于申請(qǐng)人可以向USPTO請(qǐng)求出具經(jīng)過(guò)認(rèn)證的申請(qǐng)A的副本作為優(yōu)先權(quán)相關(guān)證明文件，以證明申請(qǐng)B中確實(shí)存在新增加的部分內(nèi)容，從而申請(qǐng)C中的該新增加的部分內(nèi)容可以享有申請(qǐng)B的優(yōu)先權(quán)，這樣就避免了申請(qǐng)C重新確定申請(qǐng)日導(dǎo)致全部權(quán)利要求喪失新穎性的問(wèn)題。因此，筆者向客戶(hù)建議比較申請(qǐng)A與申請(qǐng)B之間的差別，確認(rèn)申請(qǐng)B是否存在新增加的技術(shù)方案，并將申請(qǐng)C的權(quán)利要求書(shū)修改為保護(hù)申請(qǐng)B相對(duì)于申請(qǐng)A的新增的部分內(nèi)容。申請(qǐng)人核實(shí)過(guò)相關(guān)文件后，確認(rèn)申請(qǐng)B和申請(qǐng)C相同，而相對(duì)于申請(qǐng)A確實(shí)做了部分改進(jìn)，新增加了部分內(nèi)容，最終按照筆者的建議向?qū)＠痔峤涣诵薷暮痛疝q意見(jiàn)。

上述案件的關(guān)鍵問(wèn)題，在于申請(qǐng)人忽略了臨時(shí)申請(qǐng)12個(gè)月的未決期限同樣會(huì)影響《巴黎公約》要求優(yōu)先權(quán)的期限，導(dǎo)致后續(xù)案件無(wú)法要求臨時(shí)申請(qǐng)和在后正式申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。而申請(qǐng)人撤回正式申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的時(shí)間點(diǎn)又錯(cuò)上加錯(cuò)，使其又失去了正式申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，導(dǎo)致申請(qǐng)C最終只可能獲得部分改進(jìn)方案的優(yōu)先權(quán)和專(zhuān)利權(quán)，因此，申請(qǐng)C的保護(hù)范圍與申請(qǐng)B相比大大縮小。如果申請(qǐng)人當(dāng)時(shí)將申請(qǐng)B直接作為PCT申請(qǐng)并要求申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，或者在申請(qǐng)B公開(kāi)之前就提出撤回優(yōu)先權(quán)請(qǐng)求，就能避免出現(xiàn)上述尷尬的局面。

（二）二號(hào)“陷阱”：在后申請(qǐng)的享有臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的條件是得到臨時(shí)申請(qǐng)的支持

除了上述問(wèn)題之外，實(shí)務(wù)中還有一個(gè)比較隱蔽的問(wèn)題可能會(huì)被忽略：在后申請(qǐng)的享有臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的條件是必須得到臨時(shí)申請(qǐng)的支持。

由于在臨時(shí)申請(qǐng)?zhí)峤缓蟮?2個(gè)月內(nèi)，發(fā)明人往往可能做出了新的改進(jìn)，從而使在后申請(qǐng)記載的內(nèi)容并不與在先的臨時(shí)申請(qǐng)完全一致，因此，在后申請(qǐng)往往不是其全部?jī)?nèi)容都能得到在先的臨時(shí)申請(qǐng)的支持。換言之，新的改進(jìn)的方案在臨時(shí)申請(qǐng)中可能沒(méi)有記載，因此得不到臨時(shí)申請(qǐng)的支持，正式申請(qǐng)中的新的、改進(jìn)的方案也因此不能享有臨時(shí)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。因此，在后申請(qǐng)?jiān)谡教峤磺?，仍然需要注意?duì)發(fā)明內(nèi)容進(jìn)行保密，而不能認(rèn)為已經(jīng)有臨時(shí)申請(qǐng)保護(hù)，就放心大膽公開(kāi)使用、銷(xiāo)售（在美國(guó)，在發(fā)明人公開(kāi)披露本發(fā)明后12個(gè)月內(nèi)提出申請(qǐng)不影響專(zhuān)利授權(quán)，但這種提前披露盡管在美國(guó)受到保護(hù)，卻可能會(huì)排除其在美國(guó)國(guó)外的專(zhuān)利權(quán)——35 U.S.C. 第102條（b）（1））。申請(qǐng)人如果隨意使用、銷(xiāo)售的話(huà)，有可能影響其正式申請(qǐng)中改進(jìn)的方案的新穎性，導(dǎo)致在后的正式專(zhuān)利中改進(jìn)的方案被無(wú)效。此外，臨時(shí)申請(qǐng)由于不做審查，其說(shuō)明書(shū)中往往保留大量隨意的、模糊的、限制性的描述，這些都可能對(duì)在后的正式申請(qǐng)的范圍造成影響。綜上所述，選擇使用臨時(shí)申請(qǐng)時(shí)，雖然簡(jiǎn)單方便，但是申請(qǐng)文件同樣不能隨意提交，需要注意避開(kāi)可能存在的種種陷阱。