案情回放

2013年3月13日，A公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，請(qǐng)求對(duì)專利號(hào)為200920089093.4、名稱為“圓柱形接頭圓弧形凸棱鉆桿”的實(shí)用新型專利因不符合《專利法》第22條第3款關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定，應(yīng)全部無(wú)效。2013年12月9日，專利復(fù)審委員會(huì)下發(fā)“無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書”，維持專利權(quán)有效。

2013年12月31日，B公司與專利權(quán)人田某共同發(fā)送警告函，稱A公司生產(chǎn)和銷售涉案專利產(chǎn)品，要求其就涉案專利權(quán)許可，侵權(quán)賠償或合作事宜進(jìn)行協(xié)商。2014年1月10日，A公司為了依法維護(hù)自己的權(quán)益，分別向B公司與專利權(quán)人田某發(fā)送《催告函》，要求：“自收到本函后一周內(nèi)書面確認(rèn)我公司不侵權(quán)，并撤回原警告函?！眱僧?dāng)事人正常收閱催告函，但在合理時(shí)間內(nèi)并未履行其義務(wù)。

2014年2月24日，A公司訴至法庭，請(qǐng)求：（1）依法判定A公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不侵犯第ZL200920089093.4號(hào)中國(guó)實(shí)用新型專利權(quán)；（2）責(zé)令B公司與專利權(quán)人田某停止發(fā)送針對(duì)A公司警告函的侵權(quán)行為，并承擔(dān)本案的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)。

2014年6月23日，鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院（2014）鎮(zhèn)知民初字第0013號(hào)民事判決支持了A公司的訴訟請(qǐng)求，并判決專利權(quán)人承擔(dān)律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等合理開支。

律師點(diǎn)評(píng)

本案屬于典型的“專利確認(rèn)不侵權(quán)之訴”。

首先，關(guān)于管轄法院，專利權(quán)人發(fā)送警告函認(rèn)為A公司進(jìn)行專利產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，因此根據(jù)《民事訴訟法》第28條，《專利法》第61條，最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第2、5、6條及有關(guān)規(guī)定，A公司所在地法院對(duì)本案具有管轄權(quán)。

其次，關(guān)于起訴條件，僅僅收到侵權(quán)警告（或者沒(méi)有收到侵權(quán)警告，僅僅擔(dān)心自己制造銷售的產(chǎn)品是否侵權(quán)）是不足以啟動(dòng)“不侵權(quán)之訴”的。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（2010年1月1日生效）第18條規(guī)定，權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告，被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)，自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個(gè)月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個(gè)月內(nèi)，權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起請(qǐng)求確認(rèn)其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。該規(guī)定有四個(gè)要件必須同時(shí)滿足：（1）權(quán)利人向被警告人發(fā)出侵權(quán)警告，“侵權(quán)警告”不局限于書面的警告函、律師函，只要權(quán)利人的行為使涉嫌侵權(quán)人處于不安的境地、懸而未決的狀態(tài)，就足以啟動(dòng)確認(rèn)不侵權(quán)之訴，例如權(quán)利人向國(guó)家有關(guān)部門提出的權(quán)利異議的方式，實(shí)質(zhì)上起到了直接向涉嫌侵權(quán)方發(fā)送警告函相同的作用和后果，可以視為專利權(quán)人發(fā)出了侵犯專利權(quán)的警告；（2）被警告人或者利害關(guān)系人書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)，“書面”是必要條件，且發(fā)函的主體（確認(rèn)不侵權(quán)訴訟的原告）必須是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織，即被警告人或者利害關(guān)系人；（3）權(quán)利人經(jīng)催告后在一定期限內(nèi)怠于行使權(quán)利，且怠于行使權(quán)利的期限有著明確的時(shí)間規(guī)定——權(quán)利人在收到書面催告一個(gè)月內(nèi)或書面催告發(fā)出之日起二個(gè)月內(nèi)；（4）明確的訴訟請(qǐng)求。

具體到本案，2013年12月31日，被告B公司向原告發(fā)送函件，已明示原告侵權(quán)了其涉案ZL200920089093.4號(hào)實(shí)用新型專利，且包含求償索賠之意。因此，被告B公司此舉已使原告陷入不安、危險(xiǎn)、不穩(wěn)定的境地，其生產(chǎn)、銷售涉案抽瓦斯用弧形三棱鉆桿的技術(shù)方案是否落入被告田某的涉案實(shí)用新型專利的保護(hù)范圍處于不確定的狀態(tài)，原告進(jìn)退無(wú)據(jù)，危及或可能危及原告的合法涉案商事權(quán)益。被告B公司的涉案函中，雖然沒(méi)有出現(xiàn)“警告”或者將采取的手段等字眼或內(nèi)容，但被告B公司隨函附送了相關(guān)法律法規(guī)條文，實(shí)質(zhì)上可合理推斷出如原告不認(rèn)可侵權(quán)及接受賠償方案等，被告即可通過(guò)行政投訴、民事訴訟等手段達(dá)成目標(biāo)。因此，被告B公司的涉案函件符合警告函的基本法律特征。原告收到警告函，回函要求兩被告確認(rèn)不侵權(quán)并撤回警告函，在兩被告在規(guī)定的期限內(nèi)不履行后提起本案訴訟，符合法律規(guī)定。

最后，關(guān)于不侵權(quán)訴訟，訴訟過(guò)程中，若被法院駁回其訴訟請(qǐng)求（理論上存在涉案產(chǎn)品技術(shù)方案可能落入專利保護(hù)范圍），將產(chǎn)生極其尷尬的甚至極其嚴(yán)重的后果。因此，原告代理律師在風(fēng)險(xiǎn)把控上要慎之再慎。

具體到本案，A公司在訴訟過(guò)程中啟動(dòng)了三道防線：（1）生產(chǎn)產(chǎn)品未落入涉案專利保護(hù)范圍；（2）有他人的合法許可授權(quán)（申請(qǐng)人之前的、案外他人專利的授權(quán)許可）；（3）啟動(dòng)涉案專利無(wú)效宣告程序。三道防線環(huán)環(huán)相扣，確保萬(wàn)無(wú)一失。

確認(rèn)不侵權(quán)的訴訟請(qǐng)求，就其內(nèi)容實(shí)質(zhì)上是原告對(duì)其實(shí)施的某一行為是否構(gòu)成對(duì)他人依法享有的某項(xiàng)權(quán)利的侵權(quán)而向人民法院提出的一種確認(rèn)請(qǐng)求。人民法院審理此種糾紛所適用的法律與審理民事侵權(quán)糾紛是一致的。因此，被告B公司理應(yīng)承擔(dān)因警告不當(dāng)而產(chǎn)生的民事侵權(quán)責(zé)任即停止發(fā)放警告函行為，賠償原告經(jīng)濟(jì)損失等。另外，由于被告田某是被告B公司的股東及法定代表人，其以被告B公司的名義發(fā)出涉案警告函，可以推定被告B公司亦為涉案專利的權(quán)利人或利害關(guān)系人。被告田某的涉案行為應(yīng)視為B公司的職務(wù)行為，因此原告為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支應(yīng)由被告B公司承擔(dān)。

南京知識(shí)律師事務(wù)所 張?zhí)K沛

專家評(píng)析

消極確認(rèn)之訴在處理知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛中的特殊地位

關(guān)鍵詞：消極確認(rèn)之訴 專利侵權(quán)糾紛

點(diǎn)評(píng)人：南京大學(xué)法學(xué)院 嚴(yán)仁群

近年來(lái)，實(shí)務(wù)中出現(xiàn)了被指控侵權(quán)者主動(dòng)起訴指控者的訴訟，在訴訟法上這被稱為消極確認(rèn)之訴。這種訴訟主要出現(xiàn)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中。

被指控侵權(quán)者之所以可以提起此種訴訟，是因?yàn)槠溆性V的利益。而其之所以有訴的利益，則是因?yàn)槠浔粚?duì)方當(dāng)事人指控實(shí)施了侵權(quán)行為，這種指控已經(jīng)使被指控者的合法地位處于現(xiàn)實(shí)不安的狀況。原告為了消除這種不安，自然有權(quán)要求法院通過(guò)訴訟程序給予救濟(jì)，消除此種不安。

當(dāng)然，要實(shí)際具有訴的利益至少應(yīng)具備一定的要件。其一，被告的行為已經(jīng)使原告方的合法地位處于不安定狀態(tài)。例如被告直接、正式地指控原告侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)，或者被告向原告的關(guān)系人（例如原告產(chǎn)品的銷售商）發(fā)函稱原告制造的產(chǎn)品涉嫌侵權(quán)；其二，消極確認(rèn)之訴應(yīng)該是有效解決糾紛的方式。即如果法院如原告所愿，做出了消極確認(rèn)判決，雙方的糾紛即可解決。倘若原告可以提起給付之訴，卻僅提起了消極確認(rèn)之訴，則法院可能會(huì)否定原告對(duì)于確認(rèn)之訴的利益（確認(rèn)利益）。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第18條實(shí)際是針對(duì)第一項(xiàng)要件的細(xì)化規(guī)定。但所謂有具體的訴訟請(qǐng)求，并非是消極確認(rèn)之訴本身的要件，而是任何起訴都應(yīng)具備的一般的起訴條件。

由此，企業(yè)在接到侵權(quán)指控時(shí)，應(yīng)該首先檢查自己是否存在所指控的侵權(quán)行為，而在確認(rèn)己方未侵權(quán)時(shí)，則應(yīng)積極與對(duì)方進(jìn)行交涉，以和平方式消除糾紛。若對(duì)方不撤回指控，則應(yīng)根據(jù)前述司法解釋的提示，通過(guò)書面形式敦促對(duì)方或者起訴或者放棄侵權(quán)指控，并積極著手進(jìn)行訴訟方面的準(zhǔn)備工作。即便企業(yè)在面臨侵權(quán)指控時(shí)，并不能很確定地判斷自己是否侵犯了別人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在必要時(shí)也應(yīng)考慮主動(dòng)提起消極確認(rèn)之訴。因?yàn)?，企業(yè)在前期為生產(chǎn)某項(xiàng)產(chǎn)品可能已經(jīng)做了較大投入，并且可能還需進(jìn)一步追加投入，如果真的涉嫌侵權(quán)，那么繼續(xù)追加投入可能會(huì)使己方的損失進(jìn)一步擴(kuò)大，或者需要承擔(dān)更大范圍的責(zé)任。

應(yīng)當(dāng)注意的是，如果對(duì)方當(dāng)事人的指控行為已經(jīng)使被指控侵權(quán)企業(yè)遭受了經(jīng)濟(jì)損失，則被指控方應(yīng)該在提起消極確認(rèn)之訴時(shí)，一并提起損害賠償之訴，即要求對(duì)方停止侵權(quán)行為（例如被告向原告的關(guān)聯(lián)單位發(fā)函指控原告侵權(quán)的行為），要求賠償損失。此時(shí)，訴訟中就有多項(xiàng)請(qǐng)求并存。但這樣做有利于徹底解決訴訟，通常也有利于降低訴訟成本。單純的消極確認(rèn)之訴不能獲得給付判決，消極確認(rèn)判決是不具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的，所以可能并不能阻止被告在敗訴后繼續(xù)發(fā)函、散布侵權(quán)指控的行為。

（此案例由江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)法規(guī)處提供）