酈偉翔 張文輝

一、引 言

說明書在專利申請文件中占有相當重要的地位，不僅對界定保護范圍的權(quán)利要求提供支持，還要對申請的發(fā)明或?qū)嵱眯滦捅旧碜鞒浞值恼f明，使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠理解、實施該發(fā)明或?qū)嵱眯滦?。專利申請說明書中經(jīng)常會遇到引證文件的撰寫方式。由于能夠突出發(fā)明重點、節(jié)約篇幅，采用引證文件的撰寫方式受到很多申請人的青睞。

對于引證文件的撰寫方式，《專利法實施細則》第17條、《專利審查指南》（2010版）作出了較為詳細的規(guī)定?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)規(guī)定，說明書背景技術(shù)部分應(yīng)當盡可能引證反映背景技術(shù)的文件，引證文件可以是專利文件，也可以是非專利文件，但是應(yīng)當是公開出版物，對于非專利文件和外國專利文件，其公開日應(yīng)當在該申請的申請日之前，所引證的中國專利文件的公開日不能晚于該申請的公開日。此外，引證文件還應(yīng)當滿足一定的條件，諸如引證外國專利或非專利文件的，應(yīng)當以所引證文件公開或發(fā)表時的原文所使用的文字寫明引證文件的出處以及相關(guān)信息，必要時給出中文譯文。如果引證文件滿足要求，則認為該申請的說明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容。因而，合適的引證文件對于理解說明書是否充分公開，優(yōu)先權(quán)是否成立，作出專利性的判斷發(fā)揮著非常重要的作用。

雖然《專利審查指南》（2010版）對于符合引證文件的條件進行了一般性的規(guī)定，但是對于可能出現(xiàn)的一些特殊情況的引證沒有明確的規(guī)定。諸如PCT專利申請和同族申請的引證問題，引證PCT申請且進入中國的，是否應(yīng)當視為引證該PCT申請對應(yīng)的中國專利申請，引證中國專利申請的外國同族申請的，是否應(yīng)當視為引證與該外國申請同族的中國專利申請，之前也有文章①王穎，王博，淺談“背景技術(shù)”中的引證文件［G］//中華全國專利代理人協(xié)會.提升知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)能力促進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略：2014年中華全國專利代理人協(xié)會第五屆知識產(chǎn)權(quán)論壇優(yōu)秀論文集.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2014（3）：1-6.進行了相關(guān)的探討。在上述提到的兩種情形之外，在實踐中我們還注意到另外一種情形的案例。在該案例中，該申請引證了美國臨時申請，而且申請人以該美國臨時申請為優(yōu)先權(quán)申請了PCT申請，且該PCT申請進入了中國。以下結(jié)合該案例，分析當前審查實踐中對于此類引證文件的一些觀點。

二、案例與分析

該案例要求保護一種用于施用至癌癥患者以強化DNA損傷劑的CHK1抑制劑，權(quán)利要求1中限定了所述CHK1抑制劑是幾種具體的化合物： （（R）-N-（4-（3-氨基哌啶-1-基）-5-溴-1H-吡咯并［2，3-b］吡啶-3-基）煙堿-酰胺（化合物1），以及具體的化合物2～7。對于這些具體的CHK1抑制劑，該申請通過引證美國臨時專利申請的方式公開化合物的確認和制備。

在審查過程中，審查員認為由于引證的美國臨時專利申請的最早公開文件的公開日晚于該申請優(yōu)先權(quán)日，因而記載的上述化合物在該申請優(yōu)先權(quán)日之前不能獲得并確認其結(jié)構(gòu)和活性，其也不是現(xiàn)有技術(shù)中已知的化合物，而對于新化合物，《專利審查指南》（2010版）第二部分第十章第3.1節(jié)進一步規(guī)定，化合物的充分公開應(yīng)當在說明書中記載化合物的確認、化合物的制備以及化合物的用途和/或使用效果。審查員認為該申請說明書給出了化合物抑制腫瘤生長的活性數(shù)據(jù)，但是并未記載化合物的物理、化學性能參數(shù)及其制備方法，也未記載化合物的用途，而且化合物不是現(xiàn)有技術(shù)已知的化合物，因而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載和現(xiàn)有技術(shù)不能確認并制備得到化合物，進一步不能應(yīng)用于實施該申請的技術(shù)方案、解決其技術(shù)問題并產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

在該申請中，引用的美國臨時專利申請對于該申請充分公開來說是必不可少的內(nèi)容，但是該外國專利申請文件的公開日晚于該申請的優(yōu)先權(quán)日，因此審查員在審查意見中認為這種引證是無效的。申請人如果放棄優(yōu)先權(quán)，有可能產(chǎn)生新的對比文件及由此很可能帶來新穎性和/或創(chuàng)造性的問題，此種情況下對合適的引證文件的判斷就有可能決定該申請是否能被授權(quán)。

確如駁回決定所述，該申請說明書沒有直接記載上述化合物的制備、確認和理化參數(shù)的內(nèi)容，但該申請說明書在第6段記載了：美國臨時專利申請描述了下列化合物，包括（R）-N-（4-（3-氨基哌啶-1-基）-5-溴-1H-吡咯并［2，3-b］吡啶-3-基）煙堿-酰胺（下文“化合物1”） ……（下文“化合物7”）?；衔?～7（統(tǒng)稱為“926 CHK1抑制劑”）是CHK1抑制劑。因此，在此情況下，判斷該申請說明書是否公開了上述化合物的確認和制備的步驟的關(guān)鍵在于：本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到該申請說明書記載的技術(shù)方案時，能否確認和制備這些化合物。

臨時申請文件本身未在該申請優(yōu)先權(quán)日（2009年4月11日）之前公開。根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定，說明書所引證的外國專利文件的公開日應(yīng)當在該申請的優(yōu)先權(quán)日之前，才能認為說明書中記載了所述引證文件中的內(nèi)容。因此，從該份美國臨時申請文件來看，由于其不符合《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定，該申請說明書中沒有記載所述引證文件中的內(nèi)容，即該申請說明書應(yīng)當不包括該份臨時申請文件中所公開的內(nèi)容。在實踐中，有些審查員也認為：如果引證文件是非專利文件或外國專利文件，并且該文件的公開日在該申請日之后，則視為說明書沒有引證該文件。值得注意的是，即便所引證的外國專利文件有中國同族專利文件，且該中國同族專利文件的公開日不晚于該申請的公開日，也視為說明書中沒有引證該外國專利文件，因為其中國同族專利文件的申請?zhí)柣蛘吖_號并未在原始說明書中提及。此外，申請日用中國同族專利文件替換外國專利文件作為引證文件的修改方式一般也不能被接受。

申請人不同意審查員的意見，提起了復(fù)審請求。

在復(fù)審決定中，專利復(fù)審委員會認為申請人以該份臨時申請文件為優(yōu)先權(quán)文件提交了PCT申請且進入中國，存在對應(yīng)的中國發(fā)明專利申請，并于2011年6月8日公開。從時間來看，根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定，引證的中國專利文件的公開日不能晚于該申請的公開日，這份對應(yīng)的中國發(fā)明專利申請的公開日2011年6月8日，早于該申請的公開日2012年7月25日；從內(nèi)容來看，無論是對應(yīng)的中國發(fā)明專利申請還是其優(yōu)先權(quán)文件，即美國臨時申請均在說明書的相同位置分別記載了該申請所涉及的化合物的制備和確認。因此，如果該申請說明書中引證了該份臨時申請文件的中國同族申請，則其符合《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.2.3節(jié)的規(guī)定，應(yīng)當認為該申請說明書中記載了中國同族申請的內(nèi)容。但是，由于中國同族申請是以PCT申請的形式于2011年1月12日進入中國國家階段，該時間晚于該申請的申請日2010年4月9日，因此在該申請的申請日撰寫該申請說明書時不可能知道美國臨時申請在中國的申請?zhí)?，從而在該申請的說明書中不可能引證該中國專利申請，只能引證美國臨時申請的申請?zhí)?。因此，這篇在背景技術(shù)中出現(xiàn)的文獻能夠作為引證文件，應(yīng)當承認其公開內(nèi)容的合法性。專利復(fù)審委員會正是基于上述觀點，撤銷了針對該申請的駁回決定。

我們認為專利復(fù)審委員會撤銷駁回決定的關(guān)鍵在于：上述申請中引證的美國臨時專利申請存在已經(jīng)進入中國的對應(yīng)的PCT申請，并且PCT申請的中國申請滿足以下兩個方面的要求。一方面，該中國申請在時間上滿足了《專利審查指南》（2010版）中的相關(guān)規(guī)定，即“所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日”。另一方面，作為引證基礎(chǔ)的美國臨時申請文件中的引證內(nèi)容與中國專利同族申請中的內(nèi)容存在一一對應(yīng)的關(guān)系，即專利復(fù)審委員會認定“從內(nèi)容來看，無論是中國同族申請還是其優(yōu)先權(quán)文件，均在說明書的相同位置中分別記載了該申請所涉及的化合物的制備和確認”。因而，上述兩個方面對于該案中引證文件的合法性而言缺一不可。

同時，我們還注意到存在與上述情形形成對比的情形。亦即，存在作為優(yōu)先權(quán)文件的美國臨時申請文件與相應(yīng)的PCT申請在內(nèi)容上不一致的情形。例如，我們注意到這樣一種案例，其中進入中國階段的PCT申請也引用了一份美國臨時申請文件作為優(yōu)先權(quán)文件，但是該美國臨時申請文件是一份科學性論文，其中既沒有權(quán)利要求，也沒有概括的技術(shù)方案，而僅僅記載了論文性質(zhì)的實驗及相關(guān)結(jié)果。因此，該美國臨時申請在申請的撰寫方式和內(nèi)容上與以此為優(yōu)先權(quán)的PCT申請完全不同，該美國臨時申請僅僅是記載了該PCT申請的實施例部分的內(nèi)容。在該案的申請過程中，審查員最終以該中國專利申請不能享有優(yōu)先權(quán)，并且引用美國臨時申請文件為對比文件，以缺乏新穎性和創(chuàng)造性駁回了該申請。因為從內(nèi)容來看，兩份專利申請記載的內(nèi)容并不一一對應(yīng)。在這種情況下，在一項中國專利申請引證了這類美國臨時申請文件時，即便要求該美國臨時申請文件的優(yōu)先權(quán)的PCT申請進入中國，并且該PCT申請的中國同族申請在時間上滿足“引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日”，那么這種引證方式是否需要考慮兩份申請文件在內(nèi)容上的一致性？從上面的案例，似乎我們可以得出結(jié)論：引證文件為美國臨時申請時，該引證文件與要求其優(yōu)先權(quán)的PCT申請及相應(yīng)的中國同族申請在內(nèi)容上可能存在不一致性。在考慮引證的合法性時，需要考慮引證文件與中國同族申請在內(nèi)容上的一致性。我們認為考慮這點的思路在于：首先，要判斷引證文件是否與發(fā)明的技術(shù)方案是否息息相關(guān)。如果僅僅是背景技術(shù)部分中出現(xiàn)的與發(fā)明的公開不緊密相關(guān)的內(nèi)容，則無需在內(nèi)容在進一步考量一致性。也就是說，只有引證文件與發(fā)明的技術(shù)方案息息相關(guān)時，才需要考慮其與說明書公開充分的關(guān)系。其次，需要判斷引證的美國臨時申請文件中的內(nèi)容是否存在于其中國同族申請中。倘若答案是肯定的，那么這項中國專利申請的引證方式也是合法的；相反，這項中國專利申請的引證方式便是不合法的。

由上我們似乎可以得出以下結(jié)論：對于引證外國專利申請作為引證文件的中國專利申請，該外國專利申請具有內(nèi)容對應(yīng)的中國同族專利申請，且該中國同族專利申請的公開日在該申請的公開日之前，則視為該中國專利申請引證了該中國同族專利申請，該中國同族專利申請公開的技術(shù)內(nèi)容可以作為該申請說明書的一部分予以考慮。關(guān)于這一點，我們還需要觀察今后更多的案例進一步驗證。

三、結(jié)束語

專利制度是一種典型的以公開換取保護的機制。發(fā)明人獲得其對發(fā)明的專利權(quán)是以向社會公開其發(fā)明為代價的。作為引證文件，不管是針對背景技術(shù)還是針對發(fā)明內(nèi)容的一部分，只要清楚地記載了該文件的出處，并且該文件符合專利法律法規(guī)中對引證文件的時間要求，可以承認其公開內(nèi)容得到合法性。因為客觀上，一旦該申請文件公布之后，公眾就能很容易根據(jù)所引用的文件而獲知有關(guān)內(nèi)容，并且認為說明書已經(jīng)清楚地記載了相關(guān)內(nèi)容。

由于設(shè)立引證文件的目的就是方便申請人撰寫申請文件，申請人撰寫申請文件時，通常會引用自己的申請。根據(jù)上文一例可知，對于引證外國專利文件的申請，倘若該外國專利文件的內(nèi)容對于所述申請必不可少并且在時間上不滿足公開日在所述申請的申請日之前，那么應(yīng)當確認是否存在以該外國專利文件為優(yōu)先權(quán)的PCT申請以及是否進入中國。在該PCT申請進入中國的情況下，只要所述外國專利文件的中國同族申請在時間和內(nèi)容上符合《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，亦即“中國同族申請的公開日不能晚于本申請的公開日”及中國同族申請與所述外國專利文件在內(nèi)容上完全對應(yīng)，那么申請人依然可以據(jù)此說明此種引證方式滿足公開充分的要求。同時，注意到并非所有此類作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的外國專利文件與其中國同族申請在內(nèi)容上完全對應(yīng)，對于發(fā)明的技術(shù)方案息息相關(guān)的內(nèi)容，需要撰寫者在撰寫過程中確認引證的內(nèi)容是否一致。

目前，《專利審查指南》（2010版）在引證外國專利申請上要求其公開日應(yīng)當在該申請的申請日之前，其初衷可能在于審查員在確認外國專利引證文件的內(nèi)容時，無法確定當時那些在外國已經(jīng)申請但是尚未公開的專利申請的公開內(nèi)容。然而，隨著各國專利主管部門之間越來越緊密的合作，這一問題或?qū)⑹芤嬗谶@些合作而容易克服。

在當前的對引證文件的規(guī)定下，為了確保不出現(xiàn)引證方式不符合要求而可能出現(xiàn)的無效引證，撰寫者應(yīng)當把所要引證的內(nèi)容原原本本地寫入說明書。對于有可能涉及針對充分公開而言不可缺少的內(nèi)容來說，建議還是本著穩(wěn)妥起見把這些具體內(nèi)容寫入說明書中。因為有時申請人可能不是很確定，或者即使申請人認為所引證內(nèi)容對于充分公開而言并非不可缺少，但審查員可能會有不同的意見。這時避免公開不充分的風險和節(jié)約篇幅哪一個更重要，答案是不言自明的。