劉莉莎+計海軍

案情

2006年11月13日，青海互助縣威達青稞酒有限責(zé)任公司（以下簡稱“威達公司”）向國家工商行政管理總局商標局（以下簡稱“商標局”）提起第5716549號“天順德”商標（以下簡稱“爭議商標”）的注冊申請，指定使用在第33類的“青稞酒”等商品上，商標局于2009年6月20日予以初步審定公告。在法定異議期內(nèi)，青?；ブ囡乒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“青海互助公司”）向商標局提出異議申請，經(jīng)審理商標局裁定異議理由不成立，對爭議商標予以核準注冊。青海互助公司未就該異議裁定提起異議復(fù)審申請。

2014年1月4日，青?；ブ鞠驀夜ど绦姓芾砜偩稚虡嗽u審委員會（以下簡稱“商標評審委員會”）提出無效宣告申請，經(jīng)審理商標評審委員會作出裁定，爭議商標與青海互助公司已注冊的第3400971號“天佑德”商標（以下簡稱“引證商標”）構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標，對爭議商標予以無效宣告。威達公司因不服無效宣告請求裁定提起商標行政訴訟。

審判

北京知識產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱“一審法院”）經(jīng)審理認為，青?；ブ緦幾h商標提出的異議申請和無效宣告申請具有相同的事實和理由，在生效裁定已對相關(guān)事實和理由進行審理并已生效的情況下，商標評審委員會不應(yīng)對相應(yīng)條款再次進行實體審理。商標評審委員會對相應(yīng)條款進行實體審理構(gòu)成2001年《商標法》第四十二條所規(guī)定的“一事不再理”的情形，從而判決撤銷商標評審委員會作出的無效宣告請求裁定，要求商標評審委員會重新作出裁定。

青?；ブ竞蜕虡嗽u審委員會均不服一審判決，上訴至北京市高級人民法院（以下簡稱“二審法院”），青?；ブ镜闹饕碛蔀椋?.“一事不再理”屬于程序問題，程序問題的審理應(yīng)適用2013年《商標法》的規(guī)定，根據(jù)2013年《商標法》的規(guī)定，本案無效宣告申請不受“一事不再理”原則的限制。同時，青?；ブ驹诋愖h申請和無效宣告申請中所依據(jù)的事實和理由并不相同；2.引證商標曾被認定為馳名商標，爭議商標的注冊系對引證商標的摹仿，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認，損害了青?；ブ镜脑谙群戏?quán)利，違反了2001年《商標法》第十三條、第三十一條、第四十一條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以無效宣告。

二審法院經(jīng)審理認為：1.“一事不再理”屬于程序問題，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于商標法修改決定施行后商標案件管轄和法律適用問題的解釋》第七條規(guī)定，不應(yīng)適用2001年《商標法》第四十二條的規(guī)定。在爭議商標并未經(jīng)過商標評審委員會審理，且無效宣告申請所依據(jù)的事實和理由與商標異議申請中提出的事實和理由并不相同的情況下，商標評審委員會受理青海互助公司的無效宣告申請并進行審理并未違反“一事不再理”原則；2.青?；ブ静⑽磳?001年《商標法》第二十八條作為無效宣告的申請理由，商標評審委員會在無效宣告請求裁定中依職權(quán)將青?；ブ舅岬?001年《商標法》第十三條的申請理由轉(zhuǎn)換適用為第二十八條，并據(jù)此作出對威達公司不利的裁決，有違程序正義。商標評審委員會應(yīng)對爭議商標是否違反2001年《商標法》第十三條、第三十一條所指“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的情形進行審查。

雖然二審法院認定了本案不構(gòu)成“一事不再理”的情形，但是否定了商標評審委員會轉(zhuǎn)換適用法條進行審理的行為，從而判決駁回上訴，維持原判。

評析

本案涉及兩個焦點問題，焦點問題之一是商標授權(quán)確權(quán)案件中“一事不再理”原則的適用，之二是商標評審委員會是否可以依職權(quán)將2001年《商標法》第十三條轉(zhuǎn)換適用第二十八條進行審理。鑒于上述焦點問題在司法實踐中的認定和采納標準仍存在較大的分歧，值得探討，筆者結(jié)合本案具體情況作如下分析：

（一）商標授權(quán)確權(quán)案件中“一事不再理”原則的適用

2001年《商標法》第四十二條規(guī)定：對核準注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標，不得再以相同的事實和理由申請裁定。

上述2001年《商標法》第四十二條即是商標授權(quán)確權(quán)案件中的“一事不再理”原則的具體體現(xiàn)。從該條款可以歸納出兩種構(gòu)成“一事不再理”的具體情形：第一，經(jīng)商標局審理作出異議裁定之后，以相同的事實和理由向商標評審委員會提起無效宣告申請的；第二，經(jīng)商標評審委員會審理作出異議復(fù)審裁定之后，以相同的事實和理由向商標評審委員會提出無效宣告申請的。本案在一審和二審審理過程中主要就是對青?；ブ咎崞鸬臒o效宣告申請是否屬于上述第一種情形進行了認定。除了對異議申請和無效宣告申請中是否“具有相同的事實和理由”進行認定之外，本案還涉及到了新舊法的適用問題。在新舊法銜接過程中，實體問題應(yīng)適用舊法，程序問題應(yīng)適用新法。故“一事不再理屬于程序問題，還是實體問題”的認定就是一個尤為關(guān)鍵的問題。

在司法實踐中，“一事不再理屬于程序問題，還是實體問題”一直都是存在爭議的，本案中兩級法院對一事不再理問題的不同認定，也可以說明這一點。一審法院雖沒有明確指出“一事不再理”屬于實體問題，但適用了2001年《商標法》第四十二條進行審理，且認定青?；ブ咎岢龅臒o效宣告申請構(gòu)成“一事不再理”的情形。一審法院認為，兩次申請具有相同的事實和理由，屬于2001年《商標法》第四十二條規(guī)定的情形，在生效裁定已對“爭議商標與引證商標構(gòu)成同一種或類似商品上的近似商標”進行審理并已生效的情況下，商標評審委員會不應(yīng)對該條款再次進行實體審理。由此可見，一審法院實際上認可了“一事不再理”屬于實體問題。而二審法院糾正了一審法院關(guān)于“一事不再理”的認定，明確指出“一事不再理”屬于程序問題。除此之外，也有觀點認為，商標評審程序中的“一事不再理”應(yīng)進行程序上和實體上的審查。在程序啟動階段，并不需要對是否具有相同的事實和理由進行實體審查，且鑒于行政效率原則等因素，在程序啟動時也很難對是否具有相同的事實和理由進行實體審查，故僅需要在形式上作出判斷。但是在實質(zhì)審理階段，則需要嚴格審查是否構(gòu)成新的事實和理由。endprint

從本案判決來看，二審法院明確了“一事不再理”屬于程序問題，對以后類似案件的處理具有指導(dǎo)意義。在二審法院認定“一事不再理”屬于程序問題的情況下，本案關(guān)于是否“一事不再理”的認定應(yīng)當(dāng)根據(jù)2013年《商標法》進行審理。而2013年《商標法》刪除了關(guān)于“對核準注冊前已經(jīng)提出異議并經(jīng)裁定的商標，不得再以相同的事實和理由申請裁定”的內(nèi)容，故青?；ブ驹?001年《商標法》實施期間提起異議申請并經(jīng)裁定，之后提起無效宣告申請，至商標評審委員會審理青海互助公司的無效宣告申請時已處于2013年《商標法》實施期間，不受上述2001年《商標法》第四十二條規(guī)定的約束。

另一方面來說，青?；ブ咎崞鸬臒o效宣告申請與異議申請在事實和理由上都有著明顯不同。在異議申請時的主要法律依據(jù)為2001年《商標法》第九條第一款、第三十一條、《民法通則》第四條，在無效宣告申請時的主要法律依據(jù)為2001年《商標法》第十三條、第三十一條、第四十一條，其中2001年《商標法》第十三條和四十一條的規(guī)定屬于新提出的理由。并且，青海互助公司在無效宣告申請時還提交了在異議申請中沒有提交的馳名商標批復(fù)、2010年后簽訂的廣告宣傳協(xié)議、經(jīng)銷合同、宣傳圖片、榮譽證書等證據(jù)材料，這些證據(jù)材料對引證商標宣傳使用情況和知名度具有至關(guān)重要的證明作用，也構(gòu)成新的事實。因此，在無效宣告申請所依據(jù)的事實和異議申請所依據(jù)的事實和理由并不相同的情況下，商標評審委員會受理并審理青海互助公司的無效宣告申請，也應(yīng)當(dāng)認定為不違反“一事不再理”原則。

（二）商標評審委員會是否可以依職權(quán)將2001年《商標法》第十三條轉(zhuǎn)換適用第二十八條進行審理

青?；ブ驹谔崞馃o效宣告申請時主要依據(jù)為2001年《商標法》第十三條、第三十一條、第四十一條的規(guī)定，而商標評審委員會在審理時依職權(quán)將第十三條規(guī)定轉(zhuǎn)換適用為第二十八條，從而依據(jù)《商標法》第二十八條裁定爭議商標與引證商標構(gòu)成同一種或類似商品上的近似商標，對爭議商標予以無效宣告。由此引出的一個問題就是商標評審委員會在商標評審過程中是否可以依職權(quán)轉(zhuǎn)換適用的法律條款。

2014年《商標法實施條例》第五十四條規(guī)定，商標評審委員會審理依照商標法第四十四條、第四十五條規(guī)定請求宣告注冊商標無效的案件，應(yīng)當(dāng)針對當(dāng)事人申請和答辯的事實、理由及請求進行審理。

根據(jù)該條款的規(guī)定，商標評審委員會審理評審案件應(yīng)當(dāng)針對青海互助公司提出申請的事實、理由和請求進行審理，其主動轉(zhuǎn)換法律適用條款，依據(jù)青海互助公司并未明確提出的第二十八條作為申請理由進行審理，似乎并不符合《商標法實施條例》第五十四條規(guī)定。也正如二審法院所述，商標評審委員會依職權(quán)轉(zhuǎn)換適用法律條款，并據(jù)此做出對威達公司不利的裁決，有違程序正義，威達公司不應(yīng)承擔(dān)因商標評審委員會主動轉(zhuǎn)換法條適用而帶來的不利后果。

但實際上最高人民法院在2017年1月10日發(fā)布的《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十四條及北京市高級人民法院在2014年1月22日發(fā)布的《關(guān)于商標授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第三條，均對商標評審委員會依職權(quán)將2013年《商標法》第十三條第三款轉(zhuǎn)換適用為第三十條進行審理的行為進行了明確規(guī)定，該種行為在滿足特定條件的情況下并不屬于法律適用錯誤。

在本案中青海互助公司將2001年《商標法》第十三條第二款作為無效宣告申請理由，該條款的內(nèi)容與2013年《商標法》第十三條第三款的內(nèi)容相同，而商標評審委員會將其轉(zhuǎn)換適用為2001年《商標法》第二十八條進行審理，該條款內(nèi)容也與2013年《商標法》第三十條內(nèi)容相同，因此，在法律條款具體內(nèi)容上，將2001年《商標法》第十三條第二款轉(zhuǎn)換適用為2001年《商標法》第二十八條與將2013年《商標法》十三條第三款轉(zhuǎn)換適用為2013年《商標法》第三十條是等同的。進一步來說，根據(jù)《關(guān)于商標授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第三條規(guī)定，青?；ブ臼窃谝罁?jù)2001年《商標法》第十三條第二款的規(guī)定對同一種或者類似商品上申請注冊的爭議商標申請宣告其無效的，行政裁決是在滿足三個條件的情況下適用2001年《商標法》第二十八條作出的，原則上不應(yīng)認定屬于適用法律錯誤。

青?；ブ咎岢龅臒o效宣告申請完全符合該三個條件，即：1.在無效宣告申請中沒有明確提出爭議商標違反2001年《商標法》第二十八條規(guī)定的主張；2.青?；ブ旧暾垹幾h商標宣告無效的實質(zhì)理由是相關(guān)公眾容易對爭議商標與引證商標產(chǎn)生混淆；3.青?；ブ疽笮鏍幾h商標無效的申請?zhí)岢鰰r，爭議商標自注冊之日起沒有超過五年。商標評審委員會審理本案并在2015年1月30日作出裁定之時，北京市高級人民法院已經(jīng)發(fā)布了《關(guān)于商標授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》。因此，二審法院否定了商標評審委員會轉(zhuǎn)換適用法律條款的行為，關(guān)于“商標評審委員會并未對青海互助公司所依據(jù)的2001年《商標法》第十三條及第三十一條的規(guī)定進行審查違反了2014年《商標法實施條例》第五十四條規(guī)定”的認定，筆者認為仍是值得商榷的。

至本案二審審理時，最高人民法院的《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》也已經(jīng)發(fā)布并開始實施。《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十四條規(guī)定“當(dāng)事人主張爭議商標構(gòu)成對其已注冊的馳名商標的復(fù)制、摹仿或者翻譯而不應(yīng)予以注冊或者應(yīng)予無效，商標評審委員會依據(jù)商標法第三十條規(guī)定裁決支持其主張的，如果爭議商標注冊未滿五年，人民法院在當(dāng)事人陳述意見之后，可以按照商標法第三十條規(guī)定進行審理”。根據(jù)該規(guī)定，商標評審委員會依職權(quán)將2001年《商標法》第十三條第二款的規(guī)定轉(zhuǎn)換適用為第二十八條的，僅需滿足爭議商標注冊未滿五年的條件。而青?；ブ緦幾h商標提起無效宣告申請時，爭議商標注冊確系未滿五年，各方當(dāng)事人在二審?fù)徶幸矊D(zhuǎn)換適用法條的情況陳述了相應(yīng)意見。故根據(jù)該規(guī)定，二審法院在審理時也可以按照2001年《商標法》第二十八條的規(guī)定進行審理。

但實際情況是，二審法院并沒有按照上述規(guī)定進行審理，而是認定了商標評審委員會主動轉(zhuǎn)換適用條款進行審理違反了2014年《商標法實施條例》第五十四條規(guī)定。由此可見，在司法實踐中，商標評審委員會依職權(quán)將2013年《商標法》第十三條轉(zhuǎn)換適用第三十條進行審理的情形尚未被充分采納，其適用的具體條件仍需進一步明確。既然最高人民法院的司法解釋和北京市高級人民法院的規(guī)范性文件均對上述轉(zhuǎn)換適用條款的行為進行了明確規(guī)定，就說明了該情況在實踐中具有普遍性，如果商標評審委員會的上述轉(zhuǎn)換適用條款的情況不能應(yīng)用于實踐，相關(guān)商標權(quán)人的合法權(quán)益的主張也將受到較大影響。

綜上所述，筆者認為在商標授權(quán)確權(quán)案件中，商標評審委員會依職權(quán)將2013年《商標法》第十三條轉(zhuǎn)換適用為第三十條審理的情形，一方面可以更好地維護商標權(quán)人的合法權(quán)益，在主張保護商標具有知名度但知名度尚不足以構(gòu)成馳名的情況下，轉(zhuǎn)換適用2013年《商標法》第三十條進行審理，既使得商標權(quán)人的合法權(quán)益得到充分保障，也可以有效地遏制存在“傍名牌”惡意的商標注冊行為；另一方面可以起到節(jié)省司法資源的作用，商標權(quán)人無論主張2013年《商標法》第十三條，還是主張第三十條，其實質(zhì)理由都是認為相關(guān)公眾容易對爭議商標與主張保護商標產(chǎn)生混淆，在轉(zhuǎn)換適用第三十條審理的情況下，既無需對曾被認定過馳名商標的主張保護商標進行馳名商標的重復(fù)認定，也可避免在主張2013年《商標法》第十三條未獲支持的情況下，商標權(quán)人再次以2013年《商標法》第三十條提起無效宣告申請主張商標權(quán)益。endprint