戴旖荷

華東政法大學(xué)，上海 200063

從Hallmark Cards公司訴Monitor Clipper Partners公司案看商業(yè)秘密侵權(quán)的損害賠償

戴旖荷

華東政法大學(xué)，上海 200063

商業(yè)秘密在現(xiàn)今商事領(lǐng)域中的地位日趨重要，但我國現(xiàn)行立法對其的保護(hù)尚顯不足。美國聯(lián)邦第八巡回上訴法院在“HallmarkCards公司訴MonitorClipperPartners公司案”中的判決指出，獲取商業(yè)秘密的行為區(qū)分于后續(xù)的利用行為，確定懲罰性損害賠償金時，應(yīng)當(dāng)考量被告的主觀意圖、行為可譴責(zé)性以及原告受損情況的影響。我國可借鑒引入懲罰性損害賠償制度，懲罰與威懾侵犯商業(yè)秘密的行為。

商業(yè)秘密；損害賠償；侵權(quán)

2014年，美國聯(lián)邦第八巡回上訴法院最終對密蘇里西部地區(qū)法院提請上訴的“Hallmark Cards公司訴Monitor Clipper Partners公司案”做出了維持原判的判決。法院指出，商業(yè)秘密的價值并不來自于其受保護(hù)的程度，懲罰性損害賠償金的確定受到被告主觀意圖、行為可譴責(zé)性以及原告受損情況的影響。

一、案情介紹

(一)基本案情

Hallmark Cards公司(以下簡稱“Hallmark”)是一家賀卡制造商，其在2001年雇傭Monitor Company Group公司(以下簡稱“Monitor”)對賀卡市場進(jìn)行調(diào)查并將結(jié)果制作成一系列幻燈片。Hallmark與Monitor簽署了若干保密協(xié)議以避免Monitor將此結(jié)果分享給其他人。

Monitor隸屬于Monitor Clipper Partners公司(以下簡稱“Clipper”，即本案被告)，后者由Monitor原來的兩位合伙人成立，總部就設(shè)置在Monitor的大樓里，Monitor的一組咨詢顧問專門為Clipper服務(wù)。Clipper將Monitor稱為自己的“咨詢機構(gòu)”，其投資策略明確基于Monitor的咨詢客戶網(wǎng)，并且將“優(yōu)先利用Monitor的所有資訊”等作為賣點吸引投資者。

在Hallmark雇傭Monitor之后不久，Clipper開始有意收購Recycle Paper Greetings公司(以下簡稱“RPG”)——一家計劃拍賣的賀卡制造商。應(yīng)Clipper的要求，Monitor將其為Hallmark制作的專有資料傳送給了Clipper。Clipper利用此信息成功競拍RPG，后者隨后成為Hallmark的競爭對手。Hallmark懷疑Monitor向Clipper披露了之前的調(diào)查內(nèi)容，但Monitor和Clipper皆否認(rèn)有不正當(dāng)行為，并且暗中銷毀了有關(guān)交易和Hallmark專有資料的記錄。Hallmark以違反合同約定為由起訴Monitor，以盜用Hallmark的商業(yè)秘密且違反《密蘇里州統(tǒng)一商業(yè)秘密法》為由起訴Clipper。①

經(jīng)過仲裁，Hallmark與Monitor以1660萬美元達(dá)成和解。Hallmark與Clipper的訴訟則進(jìn)入審判階段，陪審團(tuán)裁決Hallmark獲得2130萬美元的補償性損害賠償金，以及1000萬美元的懲罰性損害賠償金。Clipper不服，先后兩次提出動議，均被地區(qū)法院駁回。Clipper上訴后，聯(lián)邦第八巡回上訴法院維持了原判。

(二)爭議焦點

上訴中，訴訟雙方提出三項爭議：

首先，根據(jù)密蘇里州《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》，Hallmark的專有資料是否構(gòu)成商業(yè)秘密；其次，陪審團(tuán)是否給予Hallmark二次賠償；最后，根據(jù)密蘇里州《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》與憲法修正案的正當(dāng)程序條款，判給Clipper的懲罰性損害賠償金是否恰當(dāng)。下文將側(cè)重介紹與損害賠償有關(guān)的后兩個爭議焦點。

(三)法院判決

1.對商業(yè)秘密的確定

在決定如何判定損害賠償金之前，必須確定涉案信息構(gòu)成商業(yè)秘密。

密蘇里州《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》將“商業(yè)秘密”定義為：

信息，包括但不限于技術(shù)性或非技術(shù)性數(shù)據(jù)、方案、樣式、編譯、程序、裝置、方法、技術(shù)或過程，只要它們：(a)具備獨立的、實際或潛在的經(jīng)濟價值，然而不被廣泛地知曉、也無法通過正當(dāng)手段被他人輕易探知，而且他人能夠通過披露或利用該信息來獲取經(jīng)濟利益；(b)為了保護(hù)該信息的秘密性，持有者對其采取了合理的措施。②

Clipper稱Hallmark的幻燈片并未被采取保密措施，因為Hallmark在Clipper獲取行為之前就根據(jù)幻燈片公開發(fā)表了“結(jié)論”，且從幻燈片制成到Clipper獲取的四年時間中，幻燈片中的信息已經(jīng)變得“陳舊”，不再具備獨立的經(jīng)濟價值。

但法院認(rèn)為Hallmark曾發(fā)表的結(jié)論從未超出概括性的程度，其專有資料作為分析用材料仍然具有價值，其他公司完全可以根據(jù)材料得出與Hallmark不同的結(jié)論?！氨M管收集有用信息需要付出精力，但商業(yè)秘密的價值并不在于信息獲取的難度。同樣的，商業(yè)秘密有權(quán)得到保護(hù)，也不是因為其不受保護(hù)就會被廣泛知曉?！雹鄣嗡宦┑谋Ｗo(hù)并不是商業(yè)秘密受到保護(hù)的前提?；脽羝械慕?jīng)濟價值雖然在四年間有所減損，但Clipper的盜用行為正說明了其他可獲取信息的缺乏，該幻燈片仍然可在賀卡市場方面提供有價值的內(nèi)容。

2.對二次賠償?shù)姆瘩g

“密蘇里州已經(jīng)確立此規(guī)則，即訴訟一方不能因同一損害行為受到兩次賠償?！雹蹸lipper主張，Monitor將Hallmark的商業(yè)秘密傳輸給Clipper，Clipper收取了完全相同的商業(yè)秘密——該行為僅僅造成單獨的損害，而Hallmark在此之前已與Monitor就類似訴求達(dá)成和解并獲得賠償。而陪審團(tuán)要求Clipper賠償Hallmark的裁決不當(dāng)?shù)貙?dǎo)致了二次賠償，至少應(yīng)該從賠償金中減去Hallmark與Monitor和解的賠償數(shù)額。

法院完全不認(rèn)可Clipper的意見，其指出：法院之前的確在“Kforce公司訴Surrex Solutions 公司案”⑤中確認(rèn)：在兩個潛在被告之間傳遞的商業(yè)秘密構(gòu)成單一損害，而原告不可以為其商業(yè)秘密的散播以及同一交易中對商業(yè)秘密的獲取尋求雙倍的損害賠償。但是，Hallmark與Monitor的和解、陪審團(tuán)要求Clipper付給Hallmark的賠償各自基于獨立的損失，因此沒必要減少陪審團(tuán)決定的金額。

首先，Monitor向Clipper傳送Hallmark的商業(yè)秘密時，第一次損害發(fā)生了。Monitor的賠償也基于其對保密協(xié)議的違約行為。本來，違約的被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約的自然結(jié)果，而且Clipper對Hallmark商業(yè)秘密的利用可以說是Monitor傳播商業(yè)秘密行為的自然結(jié)果。但是，Hallmark和Monitor曾在合同中特別約定：“在任何情況下產(chǎn)生的附帶性、結(jié)果性、特定侵害導(dǎo)致的、多重或懲罰性的損害賠償金，Monitor與Hallmark均不對對方負(fù)責(zé)?！彪p方的仲裁與和解均根據(jù)該合同，且合同明確否認(rèn)了“結(jié)果性損害賠償金”，Monitor的賠償金并不涵蓋Clipper利用商業(yè)秘密行為這一間接后果。

相比之下，陪審團(tuán)認(rèn)定Clipper的責(zé)任獨立來自于其對Hallmark商業(yè)秘密的使用行為，而不是對商業(yè)秘密的獲取行為。第20號陪審團(tuán)指令明確引用了“盜用”定義的第2款，指出涉案行為是“披露或使用商業(yè)秘密”的侵權(quán)行為。⑥因為Hallmark針對Clipper的訴訟立足于Clipper使用商業(yè)秘密的行為，所以Hallmark也僅根據(jù)該訴求獲得補償。

此案的損害賠償金也僅僅基于Clipper使用商業(yè)秘密的行為。法院向陪審團(tuán)提出了兩種賠償金計算方式，一種基于不當(dāng)?shù)美?，另一種基于合理權(quán)利金。⑦不當(dāng)?shù)美挠嬎惴绞胶饬康氖荂lipper通過使用Hallmark專有資料而不是自己實施調(diào)研所節(jié)省的實際費用，而合理權(quán)利金的額度則是Clipper本可能為使用Hallmark專有資料而支出的費用。對權(quán)利金的計算使用了現(xiàn)金流貼現(xiàn)法，估計了Clipper預(yù)計在競拍、管理、售出RPG過程中獲得的利潤。這兩種計算方式均建立在Clipper對Hallmark商業(yè)秘密進(jìn)行了實際使用的基礎(chǔ)之上：如果Clipper僅僅是將獲得的商業(yè)秘密作為學(xué)習(xí)之用，那么以上的賠償金數(shù)額將降到零。

綜上，Hallmark的損失并不限于單一的交易；與之相反，Hallmark與Monitor的和解補償了Hallmark因商業(yè)秘密被Monitor傳給Clipper遭致的損失，而陪審團(tuán)針對Clipper的裁判意在賠償Clipper隨后利用商業(yè)秘密競拍、管理RPG的行為給Hallmark帶來的損失。這兩種行為帶來了不同的損害，所以Hallmark有權(quán)獲得兩方面的賠償。本案中責(zé)任的確定與賠償金的估計均依賴于Clipper對Hallmark商業(yè)秘密的使用行為。Clipper在使用行為之前對涉案商業(yè)秘密的獲取行為，與Hallmark的追償毫無關(guān)系。

3.懲罰性損害賠償金的確定

最后，Clipper主張懲罰性損害賠償金的估額違反了密蘇里州《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》與憲法修正案的正當(dāng)程序條款。法院認(rèn)為懲罰性損害賠償金在兩項規(guī)定下都是可以成立的，在確定賠償金的具體數(shù)額時也考慮了多個因素。

首先，是否應(yīng)當(dāng)適用懲罰性損害賠償金。

根據(jù)密蘇里州《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》，“因為被告的惡意動機或者對他人權(quán)利的疏忽漠視，反常行為的出現(xiàn)可以適用懲罰性損害賠償金。”⑧正如密蘇里州上訴法院先前在“Drury訴Missouri Youth Soccer Association案”中解釋的：

“沒有正當(dāng)理由或借口而故意實施不正當(dāng)行為”的心理狀態(tài)是必要的。某人在明知有錯的情況下故意實施不正當(dāng)行為，足以展現(xiàn)其惡意動機和過分行為。當(dāng)某人疏忽漠視他人的權(quán)利與利益時，也可以推定其具有惡意。⑨

原告必須通過清楚且有說服力的證據(jù)證明被告具備這樣的主觀心態(tài)。本案中，Hallmark已經(jīng)盡到舉證責(zé)任，其證據(jù)顯示Clipper為了掩蓋自己盜用Hallmark商業(yè)秘密的事實，無視訴訟保留的要求，銷毀記錄、清除電腦內(nèi)容，甚至竭盡一切手段避免為其不正當(dāng)行為承擔(dān)責(zé)任?？梢奀lipper絲毫不尊重Hallmark的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)依法支付懲罰性損害賠償金。

其次，懲罰性損害賠償金的數(shù)額是否過度。法院在此考量了“可譴責(zé)性”與“原告的受損情況”這兩個主要的相關(guān)因素。

在評估“可譴責(zé)性”時，法院考量了以下幾點：

(1)導(dǎo)致的損害是否是物理性的而不是經(jīng)濟性的；

(2)侵權(quán)行為是否體現(xiàn)出了對他人健康安全的漠視或疏忽；

(3)行為的目標(biāo)是否在經(jīng)濟方面易受損害；

(4)侵權(quán)行為反復(fù)出現(xiàn)還是僅僅是單獨事件；

二、案例評析

本案中，法院條分縷析地闡釋了被告之所以必須為商業(yè)秘密侵權(quán)做出損害賠償?shù)呢?zé)任所在，將商業(yè)秘密獲取行為與后續(xù)使用行為進(jìn)行區(qū)分的意義，以及確定賠償數(shù)額時的具體考量因素。2016年，美國更是在《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》與《經(jīng)濟間諜法》的基礎(chǔ)上通過了最新的《商業(yè)秘密保護(hù)法》，足以體現(xiàn)美國對商業(yè)秘密保護(hù)的重視。參考美國的這一態(tài)度，再反觀我國的法律實踐，可以得出一定的啟示。

(一)我國對商業(yè)秘密損害賠償?shù)囊?/p>

近年來，我國已經(jīng)在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)領(lǐng)域引入懲罰性賠償制度，最早見于2013年第三次修訂的《商標(biāo)法》第63條：“對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額?！钡@然，在現(xiàn)行法律下，商業(yè)秘密尚不能得到懲罰性損害賠償?shù)谋Ｗo(hù)。

(二)啟示及建議

我國是否有必要借鑒他國，為商業(yè)秘密引入懲罰性損害賠償制度，仍是備受爭議的問題。但是，商業(yè)秘密不比專利商標(biāo)可以較為直接地自證存續(xù)，且現(xiàn)行法律實踐中不乏有權(quán)利人難以證明其確切損失，訴訟成本過高，侵權(quán)人的賠償金無以彌補權(quán)利人潛在利益損失(比如企業(yè)的期待利益、信用利益、市場份額等)的情況。這不得不說是變相鼓勵了以極小代價侵犯他人商業(yè)秘密的行為。

[注釋]

①Mo.Rev.Stat.§ 417.450 et seq.

②Mo.Rev.Stat.§ 417.453(4).

③Quoting N.Elec.Co.v.Torma，819 N.E.2d 417，426(Ill.Ct.App.2004).

④Norber v.Marcotte，134 S.W.3d 651，661(Mo.Ct.App.2004).

⑤Kforce，Inc.v.Surrex Solutions Corp.，436 F.3d 981，984(8th Cir.2006).

⑥Mo.Rev.Stat.§ 417.453.密蘇里州<統(tǒng)一商業(yè)秘密法>將“盜用”定義為：

(a)獲取他人的商業(yè)秘密，但明知或應(yīng)知該商業(yè)秘密是通過不正當(dāng)手段獲取的；或者

(b)在以下情況下，未經(jīng)他人明示或暗示同意，披露或使用其商業(yè)秘密：

(a.)采用不正當(dāng)手段獲知該商業(yè)秘密，或

(b.)在職務(wù)有重大改變之前，明知或應(yīng)知其為商業(yè)秘密，且獲知行為是基于意外或過失，或

(c.)在披露或使用該商業(yè)秘密時，明知或應(yīng)知自己對該商業(yè)秘密的獲知來源于或經(jīng)過某人，而此人有義務(wù)向會就商業(yè)秘密的保密和限制使用尋求救濟的人負(fù)責(zé).

此定義涵蓋了獲知者對商業(yè)秘密的獲取行為，以及隨后的使用行為.訴訟是否尋求其中一種行為或另一種行為的賠償，必須根據(jù)具體案件來確定.

⑦陪審團(tuán)根據(jù)兩種方式計算賠償金，之后Hallmark選擇其中數(shù)額較大的一種.

⑧Burnett v.Griffith，769 S.W.2d 780，789(Mo.1989)(en banc)(quoting Restatement(Second)of Torts § 908(2).

⑨259 S.W.3d 558，573(Mo.Ct.App.2008).

⑩Ondrisek v.Hoffman，698 F.3d 1020，1028(8th Cir.2012)(quoting Stogsdill v.Healthmark Partners，L.L.C.，377 F.3d 827，832(8th Cir.2004))(alteration in original).

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A

2095-4379-(2017)30-0009-04

戴旖荷(1993-)，女，漢族，福建莆田人，華東政法大學(xué)，碩士研究生在讀，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)。