黃浙

【摘 要】目前中國外觀設(shè)計(jì)專利初步審查程序中對于優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性僅作是否明顯相關(guān)的審查，而審查實(shí)踐中優(yōu)先權(quán)在后申請與在先申請視圖之間常常會出現(xiàn)修改與差異，對其是否主題相關(guān)的審查缺乏明確標(biāo)準(zhǔn)。本文從立法宗旨入手，論述了對于外觀設(shè)計(jì)專利申請優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性的審查可參考專利法第三十三條中修改超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)的可行性。

【關(guān)鍵詞】外觀設(shè)計(jì)；專利優(yōu)先權(quán)

引言：

目前中國外觀設(shè)計(jì)專利實(shí)行初步審查制度，外觀設(shè)計(jì)專利中的優(yōu)先權(quán)僅指外國優(yōu)先權(quán)。專利法第二十九條規(guī)定，自外觀設(shè)計(jì)在外國第一次提出專利申請之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。該法條規(guī)定了在后申請與在先申請文件副本的外觀設(shè)計(jì)必須具有“相同主題”，也就是在審查中要審查其主題是否相同，而審查指南第一部分第一章6.2.1指出了初步審查中，對于在先申請和在后申請的主題的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是否相同均不予審查，除非在先申請與在后申請的主題明顯不相關(guān)。那么，何為主題明顯不相關(guān)？理清現(xiàn)行初步審查制度下如何界定優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性就顯得十分必要。

一、從立法宗旨分析優(yōu)先權(quán)原則

優(yōu)先權(quán)原則是使申請人能夠在世界各國就其發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護(hù)的重要保障。而之所以確立優(yōu)先權(quán)原則，是因?yàn)榻^大多數(shù)國家的專利法都采用先申請?jiān)瓌t，對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，只對最先提出專利申請的人授予專利權(quán)。同時(shí)，各國專利法都規(guī)定授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當(dāng)具有新穎性和創(chuàng)造性，而絕大多數(shù)國家的專利法都規(guī)定判斷新穎性和創(chuàng)造性的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)是申請日。因此，如果申請人希望其發(fā)明創(chuàng)造在其他國家獲得專利保護(hù)，就必須盡可能同時(shí)在這些國家提出申請，否則就有可能被他人搶先提出專利審請，或者申請前被他人公開而導(dǎo)致不能在這些國家獲得專利。然而，要求申請人對同一發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)在本國和其他國家提出專利申請是很難辦到的，因?yàn)楦鲊鴮＠贫燃罢Z言的差異，準(zhǔn)備、翻譯申請文件、辦理申請手續(xù)以及文件的郵寄、傳遞都需要一定的時(shí)間，有了優(yōu)先權(quán)原則，申請人就有時(shí)間向其他國家提出專利申請。所以優(yōu)先權(quán)原則創(chuàng)立的立法本意是給予足夠的準(zhǔn)備時(shí)間使得申請人在不同的國家獲得申請日。

中國專利法允許外國申請人要求優(yōu)先權(quán)，同時(shí)也限定了在后申請必須與在先申請為相同主題，這是非常重要的。因?yàn)?，如果允許不具有相同主題的在后申請享有優(yōu)先權(quán)，那么就意味著外國申請申請日以前并沒有完成的外觀設(shè)計(jì)專利卻仍可以獲得較早的申請日，這顯然是有失公平的，也明顯不符合優(yōu)先權(quán)制度的立法初衷。

然而，專利申請人在首次申請后，再次在其他國家申請專利并要求優(yōu)先權(quán)，勢必會依據(jù)在后申請國的要求做適應(yīng)性修改，那么如何保證不違背主題相關(guān)性要求呢？中國專利法第三十三條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對外觀設(shè)計(jì)專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。允許申請人對其申請文件進(jìn)行修改是為了修改形式缺陷，完善申請文件，以便能提交更高質(zhì)量的專利申請。否則，如果允許申請人對專利文件的修改超出了原圖片或者照片的表達(dá)范圍，顯然對他人是不公平的。

事實(shí)上，對于優(yōu)先權(quán)主題的修改，專利審查指南第四部分第五章9.2對其給出了具體的規(guī)定：即屬于相同主題的外觀設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件：（1）屬于相同產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)；（2）中國在后申請要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)清楚地表示在其外國首次申請中。從規(guī)定中可以看出，在后申請的主題限定還是比較嚴(yán)格的。上述條件除了對領(lǐng)域的要求，還包括其要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)在在先申請中清楚表示，否則則不符合主題相同要求，這與專利法第三十三條規(guī)定的是否超范圍原則有著緊密聯(lián)系。

二、優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性剖析

各國的外觀設(shè)計(jì)專利制度存在差異，對于專利申請文件的視圖線條及制圖內(nèi)容上的規(guī)定肯定也存在差異，而這些差異無疑會影響同一設(shè)計(jì)在兩個(gè)不同國家的申請情況，也導(dǎo)致了優(yōu)先權(quán)案件的視圖會出現(xiàn)修改與變化，常見有如下幾種情況：

（一）視圖提交形式的變化

要求優(yōu)先權(quán)的在先申請以虛實(shí)線結(jié)合描繪產(chǎn)品的情形是比較常見的，有時(shí)還包含過渡線、陰影線等其他線條。因?yàn)楹芏鄧覍＠▽τ诋a(chǎn)品的局部設(shè)計(jì)是給予外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的，所以其申請內(nèi)容中，會存在很多虛實(shí)線結(jié)合的視圖表現(xiàn)方式。例如圖1食品罐和圖2文件柜把手的在先表現(xiàn)方式，用實(shí)線描繪所要求保護(hù)的部分，用虛線描述該部分設(shè)計(jì)應(yīng)用的產(chǎn)品形狀。

但是，中國外觀設(shè)計(jì)專利制度目前并不保護(hù)部分外觀設(shè)計(jì)，視圖中不允許包含有虛線（特別標(biāo)注除外），所以外國申請人在中國再次提出申請時(shí)，為了適應(yīng)中國專利制度，需將產(chǎn)品虛線替換為實(shí)線或者將虛線部分刪除，如圖3、圖4所示。

對于此類案件，其圖片的改動是基于各國專利制度的差異，而非申請人主觀修改，雖然在后申請圖片與在先申請圖片相比發(fā)生變化，甚至由產(chǎn)品局部設(shè)計(jì)變?yōu)榱藛为?dú)的零部件設(shè)計(jì)。但是在后申請的內(nèi)容已全部清楚地表示在在先申請中，僅線條變化并不影響其相同主題的判定。如圖3所示的食品罐產(chǎn)品形狀、結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，將虛線轉(zhuǎn)化為實(shí)線，滿足相同主題的條件，而圖4所示文件柜把手由局部設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)閱为?dú)零部件設(shè)計(jì)，雖然刪去虛線部分，但是在后申請的外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品形狀、結(jié)構(gòu)已全部清楚地表示在在先申請中，按照修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)判斷，二者應(yīng)屬于超范圍的修改，但是這屬于適應(yīng)各國制度差異導(dǎo)致，在初步審查程序中認(rèn)定為主題相同，給予優(yōu)先權(quán)符合優(yōu)先權(quán)立法本意。

（二）保護(hù)內(nèi)容的轉(zhuǎn)變

產(chǎn)品的局部圖案或者結(jié)構(gòu)的申請?jiān)谝恍﹪沂墙o予保護(hù)的，如圖5牛仔褲（后兜繡花）、圖6眼鏡部件顯示的在先申請圖片，僅提交所要求保護(hù)的圖案或者局部設(shè)計(jì)。

而在中國，圖案或者局部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)屬于不授予專利權(quán)的客體，所以對于要求優(yōu)先權(quán)的圖案或者局部結(jié)構(gòu)的在后申請都會將圖案或者局部結(jié)構(gòu)擴(kuò)展為整體產(chǎn)品。如圖7牛仔褲、圖8眼鏡部件顯示的在后申請圖片，將在先申請的圖案、局部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)補(bǔ)充為完整產(chǎn)品。endprint

該類案例與第一類轉(zhuǎn)變輪廓線案例不同，是屬于保護(hù)內(nèi)容不同的情形，是將僅為局部的在先申請擴(kuò)展為整體的申請。如圖5、圖7的牛仔褲和圖6、圖8的眼鏡部件，在先申請中僅包括圖案或者局部結(jié)構(gòu)，其在后申請中添加的產(chǎn)品主體的形狀、圖案均未出現(xiàn)在在先申請之中，從在先申請的視圖中也不能直接、毫無疑義地確定，二者除了屬于超范圍的修改，也屬于主題不相同的情形，在初步審查程序中前后申請也應(yīng)判定為不屬于同一主題，不能享有優(yōu)先權(quán)。

（三）形狀、圖案、色彩等的修改

審查實(shí)踐中，也常常會存在不屬于視圖提交形式的變化及保護(hù)內(nèi)容的轉(zhuǎn)變的其他情況。

申請人經(jīng)過一段時(shí)間后在中國再次提出申請，常常會發(fā)現(xiàn)在先申請存在一些不足之處，或者希望能有部分改變，于是申請人會略微修改在后申請文件，修改一些形狀、圖案、色彩等設(shè)計(jì)要素。如圖9、圖10音響所示。

在后申請與在先申請相比，修改了產(chǎn)品底部結(jié)構(gòu)形狀，刪除了表面螺釘圖案，修改了部分側(cè)邊圖案。這種修改如果按照修改超范圍的審查標(biāo)準(zhǔn)，屬于違反專利法三十三條規(guī)定，對于優(yōu)先權(quán)主體相關(guān)性的判定，筆者認(rèn)為其審查也應(yīng)參考超范圍標(biāo)準(zhǔn)審查，若允許其修改產(chǎn)品形狀、圖案、色彩，這給予了其在擁有首次申請申請日的情況下，隨意修改其保護(hù)范圍的權(quán)利，這違背了專利法先申請?jiān)瓌t，導(dǎo)致對中國本國申請人不公平的后果。因此對該類在后申請修改形狀、圖案、色彩的審查應(yīng)當(dāng)按照專利法三十三條規(guī)定審查，若屬于修改超范圍，應(yīng)判定為非相同主題，不能享有優(yōu)先權(quán)。

三、小結(jié)與展望

綜上所述，對于外觀設(shè)計(jì)優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)的認(rèn)定，應(yīng)體現(xiàn)優(yōu)先權(quán)立法宗旨，給予外國申請一定的空間以適應(yīng)中國專利制度，做出合理修改。在發(fā)揮中國初步審查制度的優(yōu)勢的同時(shí)，還要實(shí)質(zhì)上考慮優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性的條件，即：（1）屬于相同產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)；（2）中國在后申請要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)清楚地表示在其外國首次申請中。

在實(shí)際審查過程中，不管是視圖提交形式變化、保護(hù)內(nèi)容的轉(zhuǎn)變還是產(chǎn)品形狀、圖案、色彩等的改變都應(yīng)遵循專利審查指南規(guī)定的主題相關(guān)性判定原則。因此，筆者建議在初步審查過程中，不僅應(yīng)對在后申請與在先申請是否為同類產(chǎn)品進(jìn)行審查，還應(yīng)著重考慮在后申請的外觀設(shè)計(jì)是否清楚地表達(dá)在在先申請中，或者可以由在先申請直接地、毫無疑義地確定，或者僅為局部細(xì)微修改。endprint