胡銳先

摘要：在電通信技術(shù)領(lǐng)域，一些發(fā)明專利因?yàn)檎f明書公開不充分的缺陷在實(shí)審階段被駁回，而在提起復(fù)審后，少部分案件通過舉證或說理的方式復(fù)審成功，文章認(rèn)為這種舉證或說理的方式可以在更早的實(shí)審階段和說明書撰寫階段得到借鑒，但對(duì)于本領(lǐng)域越來越多的原創(chuàng)性發(fā)明，由于在說明書中使用了自定義術(shù)語或引用了較新的技術(shù)術(shù)語，文章建議要在說明書中詳細(xì)記載自定義術(shù)語的詳細(xì)含義說明或通過初步檢索保證其引用的技術(shù)術(shù)語足夠公知，以盡早避免在說明書中存在公開不充分的缺陷。

關(guān)鍵詞：實(shí)審；復(fù)審；公開不充分；舉證；自定義術(shù)語

一、引言

電通信技術(shù)領(lǐng)域?qū)儆趧?chuàng)新活動(dòng)非?；钴S的領(lǐng)域，發(fā)明專利申請(qǐng)量大，涉及的創(chuàng)新企業(yè)眾多，許多企業(yè)均擁有自己的創(chuàng)新技術(shù)，但筆者發(fā)現(xiàn)，個(gè)別企業(yè)根據(jù)自己的創(chuàng)新技術(shù)撰寫的發(fā)明專利并不能得到授權(quán)，其中的原因之一為：申請(qǐng)人在撰寫的發(fā)明申請(qǐng)的說明書中并未對(duì)發(fā)明作出清楚、完整的說明，導(dǎo)致所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實(shí)現(xiàn)該發(fā)明。因?yàn)樵摪l(fā)明的說明書對(duì)技術(shù)方案的公開不充分，而申請(qǐng)人也不能通過舉證的方式或充分說理的方式論證說明其在權(quán)利要求書中要求保護(hù)的技術(shù)方案在該說明書中已得到了充分的公開，從而導(dǎo)致該發(fā)明申請(qǐng)最終得不到授權(quán)和保護(hù)。如何盡早克服因?yàn)檎f明書公開不充分而得不到授權(quán)的這一問題應(yīng)該引起企業(yè)的重視。

二、復(fù)審現(xiàn)狀

說明書應(yīng)充分公開是專利法第26條第3款的要求，該條款屬于我國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)的駁回條款，判斷是否充分公開的標(biāo)準(zhǔn)是以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明為準(zhǔn)，無法實(shí)現(xiàn)的情形在《專利審查指南》中概括為了五類情形。審查員在實(shí)質(zhì)審查階段若因?yàn)榘l(fā)明存在公開不充分的缺陷而駁回了申請(qǐng)，申請(qǐng)人若對(duì)該駁回不服則可以請(qǐng)求復(fù)審。

在電通信技術(shù)領(lǐng)域，筆者統(tǒng)計(jì)了因發(fā)明涉及不符合專利法第26條第3款而被駁回但提出了復(fù)審的且已有復(fù)審結(jié)論的案件共有113件。其中，復(fù)審失敗的案例共有100件，筆者隨機(jī)抽樣了50件統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)其分別屬于上述五類無法實(shí)現(xiàn)的情形中第（1）到（5）類分布的具體數(shù)量為：8件、30件、8件、2件和2件。復(fù)審成功的案例共有13件，其在被駁回理由中被質(zhì)疑為上述五類情形中有12件屬于第（2）類情形，有1件屬于第（4）類情形。對(duì)于復(fù)審失敗的案例，其說明書公開不充分的缺陷不能被克服，只能警示申請(qǐng)人在說明書撰寫過程中要做到充分地公開。對(duì)于復(fù)審成功的案例，由于其對(duì)發(fā)明的實(shí)質(zhì)審查、復(fù)審或無效等階段具有的啟示作用，可以幫助到申請(qǐng)人對(duì)已申請(qǐng)但被質(zhì)疑為具有公開不充分缺陷的案件進(jìn)行成功舉證或充分說理，故筆者共抽取了其中的8件具有代表性的案件，將其具體復(fù)審情形匯總概括如下。

對(duì)于申請(qǐng)?zhí)枮?00710107908.2的案件，請(qǐng)求人請(qǐng)求復(fù)審時(shí)舉證了三本教科書或工具書，說明了審查員質(zhì)疑的說明書中的公開不充分屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，同時(shí)，合議組另引用了一本教科書佐證了其屬于公知常識(shí)的說理，從而撤銷了駁回。

對(duì)于申請(qǐng)?zhí)枮?00710073006.1、200710127628.8的案件，請(qǐng)求人請(qǐng)求復(fù)審時(shí)分別舉證了一份通信標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議，說明了審查員質(zhì)疑的說明書中的公開不充分屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，合議組采信了該舉證的公知常識(shí)，從而撤銷了駁回。

對(duì)于申請(qǐng)?zhí)枮?00710176398.4、200510028156.1的案件，請(qǐng)求人請(qǐng)求復(fù)審時(shí)僅通過充分的說理說明了審查員質(zhì)疑的說明書中的公開不充分屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)，合議組也認(rèn)可了該公知常識(shí)的說理且認(rèn)為前一案件的質(zhì)疑之處并不涉及發(fā)明的改進(jìn)點(diǎn)，從而撤銷了駁回。

對(duì)于申請(qǐng)?zhí)枮?00710080280.1、200810218372.6、200410096947.3的案件，請(qǐng)求人請(qǐng)求復(fù)審時(shí)通過充分的說理說明了審查員質(zhì)疑的說明書中的公開不充分不成立，合議組也認(rèn)可結(jié)合說明書及其附圖的記載，本領(lǐng)域的技術(shù)人員已完全能夠?qū)崿F(xiàn)本申請(qǐng)的技術(shù)方案或可以根據(jù)說明書及附圖的記載直接地、毫無疑義地確定出對(duì)說明書所質(zhì)疑之處已實(shí)現(xiàn)充分公開，從而撤銷了駁回。

從如上復(fù)審成功的案例可以看出，可以通過舉證教科書、工具書、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議等來舉證說明書已得到充分地公開，也可以通過說明書的記載通過詳細(xì)說理來說明說明書已得到了充分地公開。

三、實(shí)審實(shí)踐

復(fù)審階段實(shí)質(zhì)上已屬于專利審查的救濟(jì)階段，基于其由合議組給出的復(fù)審結(jié)論更加公正和客觀，故申請(qǐng)人可將上述案件中成功的舉證方式和說理方式借鑒到實(shí)審階段，在意見陳述書中進(jìn)行充分的舉證和說理，克服審查員在駁回之前的通知書中所質(zhì)疑的說明書公開不充分的缺陷，節(jié)約程序，以使案件在不存在其他缺陷的情況下早日得到授權(quán)。

當(dāng)然，從上面復(fù)審的結(jié)果看，大部分案件確實(shí)存在說明書公開不充分的缺陷，這種缺陷只能提前到專利文件撰寫階段去克服。

在發(fā)明的實(shí)質(zhì)審查實(shí)踐中，申請(qǐng)人還可以通過多篇專利文件、期刊論文等來進(jìn)行充分地舉證和說理來論證說明書中不存在公開不充分的缺陷，即通過該多篇專利文件、期刊論文等來證明所質(zhì)疑的公開不充分在本領(lǐng)域其實(shí)已足夠的公知，但必須保證其舉證是確實(shí)地、充分地。

在電通信技術(shù)領(lǐng)域，隨著原創(chuàng)性發(fā)明的增多，申請(qǐng)人常常在申請(qǐng)中自定義了一些與發(fā)明點(diǎn)密切相關(guān)的技術(shù)術(shù)語，對(duì)這些自定義的技術(shù)術(shù)語在說明書中對(duì)其含義必須進(jìn)行詳細(xì)的記載，否則必然被質(zhì)疑公開不充分并且無從舉證和說理，比如筆者碰到的如下案例。

在申請(qǐng)?zhí)枮?01210407188.2的案件中，為解決ONU終端設(shè)備的功耗高的技術(shù)問題，申請(qǐng)人在說明書中記載了ONU終端設(shè)備的功耗控制流程，并自定義了流程中的四種狀態(tài)“S0狀態(tài)”、“S1狀態(tài)”、“S2狀態(tài)”和“S3狀態(tài)”，但申請(qǐng)人并未在說明書中記載這四種狀態(tài)的具體含義，這四種狀態(tài)與發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)相關(guān)且寫在了要求保護(hù)的獨(dú)立權(quán)利要求中，故本申請(qǐng)實(shí)質(zhì)上存在說明書公開不充分的缺陷，在修改不能超范圍的前提下，申請(qǐng)人只能通過舉證或詳細(xì)說理的方式來克服這一缺陷。申請(qǐng)人在意見陳述書中陳述這四種狀態(tài)分別為正常運(yùn)行狀態(tài)、節(jié)電狀態(tài)、休眠狀態(tài)和關(guān)機(jī)狀態(tài)且認(rèn)為它們實(shí)際上屬于公知的內(nèi)容，且舉證說ZL201010549582.0和ZL201010220540.2中均有相關(guān)的S0、S1以及S2的記載。但據(jù)審查員核實(shí)，在申請(qǐng)人舉證的上兩篇專利文獻(xiàn)中，雖有關(guān)于“S0、S1以及S2”的記載，但其具體含義與申請(qǐng)人在本申請(qǐng)中解釋的含義不相同，審查員也并未檢索到其他專利文獻(xiàn)中具有相關(guān)含義的S0-S4狀態(tài)的記載，故申請(qǐng)人的這種錯(cuò)誤的舉證就不能克服說明書公開不充分的缺陷，最終導(dǎo)致了案件的駁回。

在申請(qǐng)?zhí)枮?28258312的案件中，申請(qǐng)人在說明書中自定義了術(shù)語“科格尼森特特性”（Cognisant Attributes）且要求在獨(dú)立權(quán)利要求中，該申請(qǐng)也存在說明書公開不充分的缺陷，申請(qǐng)人不能舉證該“科格尼森特特性”的具體含義，從而導(dǎo)致撤回了其申請(qǐng)。

四、結(jié)論和建議

以公開換保護(hù)是發(fā)明得到授權(quán)的實(shí)質(zhì)前提，故申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)首先要保證要求保護(hù)的技術(shù)方案在說明書中得到了充分的公開。一般來說應(yīng)該在說明書中記載有充足的具體的實(shí)施例，必要時(shí)還必須記載有詳細(xì)的說明書附圖，以便在受到質(zhì)疑時(shí)有充足的理由來說明說明書得到了充分的公開。對(duì)于發(fā)展很快的電通信技術(shù)領(lǐng)域，特別是對(duì)于原創(chuàng)性發(fā)明，部分案件在申請(qǐng)文件中要用到自定義技術(shù)術(shù)語時(shí)，在說明書中應(yīng)該詳細(xì)記載該術(shù)語的含義，若在案件中引用較新的技術(shù)術(shù)語時(shí)，申請(qǐng)人還應(yīng)該在提交申請(qǐng)前進(jìn)行初步的檢索，以保證該引用的技術(shù)術(shù)語在本領(lǐng)域已足夠的公知，以在受到質(zhì)疑時(shí)能夠提供足夠的證據(jù)予以舉證或佐證，以免導(dǎo)致申請(qǐng)文件因?yàn)樵撟远x術(shù)語或引用的技術(shù)術(shù)語而得不到授權(quán)。

參考文獻(xiàn)：

中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

（作者單位：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心通信部）