馮曉青， 周賀微

(中國政法大學 民商經(jīng)濟法學院， 北京 100088)

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我國《商標法》第三十二條之在先權(quán)利保護研究
——以“捕魚達人”案為考察對象

(中國政法大學 民商經(jīng)濟法學院， 北京 100088)

我國《商標法》第三十二條對在先權(quán)利保護的規(guī)定，彰顯了商標注冊時應當為他人的在先權(quán)利保留一定空間的精神。在先權(quán)利的判斷應當以在先權(quán)利相關(guān)法律為依據(jù)，完整的在先權(quán)利在商標法中應當受到保護和尊重。在先權(quán)利的成立基礎不以商品功能為前提，商品功能不影響在先權(quán)利的正當性和完整性，仍應受《商標法》第三十二條在先權(quán)利保護。

在先權(quán)利； 著作權(quán)； 外觀設計專利； 商標； 知名度

我國《商標法》第三十二條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標?！痹摋l被稱為“保護在先權(quán)利”和“禁止惡意搶注”條款。1993年《商標法實施細則》第二十五條第一款列舉了五種行為屬于“《商標法》第二十七條第一款*1993年《商標法》第二十七條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊的商標，違反本法第八條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標?！彼傅囊云垓_手段或者其他不正當手段取得注冊的行為”，其中第(四)項規(guī)定“侵犯他人合法的在先權(quán)利進行注冊的”。2001年我國第二次修改《商標法》，該規(guī)定被上升到法律層面，一方面在第九條規(guī)定申請注冊商標不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突，另一方面在第三十一條(2013年《商標法》第三十二條)規(guī)定申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。[1]118從制度沿革來看，現(xiàn)行《商標法》第三十二條的規(guī)定是從商標可撤銷制度中的相關(guān)規(guī)定演變而來的?！安坏脫p害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”與“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”是并列關(guān)系。從適用上看，《商標法》第三十二條前半句和后半句可以獨立適用；但也有情形是前后兩半句規(guī)定的情形同時出現(xiàn)，此時是否構(gòu)成在先權(quán)利保護和惡意搶注應分別根據(jù)相關(guān)情況綜合判斷認定。在“捕魚達人”案中，希力公司既有“在先權(quán)利”的存在，也有“在先使用并有一定影響的商標”存在，根據(jù)希力公司通過使用“捕魚達人”獲得的知名度，波克公司作為同行業(yè)競爭者應當對此應為明知或應知，波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務上注冊“捕魚達人”商標是否構(gòu)成《商標法》第三十二條規(guī)定的“惡意搶注”，同時構(gòu)成“損害他人在先權(quán)利”的情形，值得探討。以下從“在先權(quán)利”保護角度來對“捕魚達人”案作出研究，以期明確商標法三十二條規(guī)定的“在先權(quán)利”保護規(guī)定的適用。

一、問題的提出——以“捕魚達人”案為出發(fā)點

在“捕魚達人”案*該案中，希力公司擁有相應的著作權(quán)登記證書、外觀設計專利證書等。參見商標評審委員會商評字〔2014〕第058749號裁定書、商評字〔2014〕第058754號裁定書、北京市第一中級人民法院(2014)一中行(知)初字第9066號判決書、(2014)一中行(知)初字第9065號判決書、北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第2074號判決書、(2015)高行(知)終字第2075號判決書。中，希力公司于2009年8月6日完成“捕魚達人”和“捕魚達人系列美術(shù)作品圖”作品，于2009年9月27日在廣東首次發(fā)表；于2010年4月10日完成“捕魚達人Ⅱ”作品并于2010年4月28日在廣東首次發(fā)表。希力公司以法人作品著作權(quán)人身份依法取得相關(guān)著作權(quán)登記證書，依次為：2009年12月取得希力“捕魚達人”游戲I軟件著作權(quán)登記證書；2010年7月，取得希力“捕魚達人”游戲II軟件著作權(quán)登記證書；2010年8月取得《捕魚達人》《捕魚達人II》《捕魚達人系列美術(shù)作品圖》美術(shù)作品著作權(quán)登記證書。2010年9月30日，希力公司分別就游戲機(捕魚達人4人精裝版)”“游戲機(捕魚達人6人豪華版)”申請外觀設計專利，此兩項專利授權(quán)公告日均為2011年4月27日。

波克公司于2011年3月29日申請在第42類“計算機軟件設計、計算機軟件更新、技術(shù)研究、包裝設計、室內(nèi)裝飾設計、服裝設計、書畫刻印藝術(shù)設計、無形資產(chǎn)評估、氣象信息、質(zhì)量體系認證”等服務上注冊“捕魚達人”商標。在法定異議期內(nèi)，希力公司和千貝公司針對被異議商標的注冊申請向商標局提出異議。2013年6月18日，商標局作出裁定，認為希力公司和千貝公司提出的證據(jù)材料不足以證明其已經(jīng)在先使用“捕魚達人”商標并使之具有一定影響，裁定被異議商標予以核準注冊。

希力公司和千貝公司不服商標局的裁定，向商標評審委員會提起異議復審申請，主要理由為：希力公司和千貝公司在網(wǎng)絡游戲領(lǐng)域具有較高的知名度和影響力，“捕魚達人”游戲系由希力公司和千貝公司獨創(chuàng)并在先使用，并且進行了著作權(quán)登記，在相關(guān)公眾中具有較高的知名度。被異議商標的申請注冊是對兩公司在先使用并有一定影響的“捕魚達人”商標的惡意搶注。

商標評審委員會于2014年4月14日作出裁定認為：千貝公司和希力公司取得計算機軟件著作權(quán)登記證書的時間和使用“捕魚達人”日期均在波克公司之前。并且千貝公司和希力公司在“計算機軟件設計、計算機軟件更新”等相同或類似服務上在先使用了“捕魚達人”商標并使之具有了一定知名度，所以在“計算機軟件設計、計算機軟件更新”服務項目上，被異議商標的注冊申請構(gòu)成《商標法》(2001年)第三十一條所指的以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標之情形。

波克公司向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。波克公司在一審中認為，商標評審委員會認為“捕魚達人OL游戲軟件”“希力捕魚達人游戲軟件”及“希力捕魚達人2游戲軟件”為申請計算機軟件名稱，“捕魚達人”作為計算機軟件名稱的組成部分，不具備法律意義上作品的構(gòu)成要素，不屬于《中華人民共和國著作權(quán)法》第三條規(guī)定的“作品”的范圍，不應脫離作品整體而單獨受到著作權(quán)的保護。因此，商標評審委員會對希力公司、千貝公司關(guān)于著作權(quán)的主張不予支持。

一審法院北京市第一中級人民法院認為，作為同行業(yè)經(jīng)營者的波克公司，應當知道希力公司和千貝公司對“捕魚達人”商標的實際使用情況，波克公司在本案中提交的計算機軟件著作權(quán)登記證書及相關(guān)使用證據(jù)均晚于希力公司和千貝公司的使用時間，在此情況下波克公司于2011年3月29日在“計算機軟件設計、計算機軟件更新”等商品上申請注冊“捕魚達人”商標難謂正當。故一審法院駁回波克公司的起訴。

波克公司向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院對在先權(quán)利并未提及，認為商標評審委員會和一審法院關(guān)于希力公司在復審服務相同或者類似的商品或者服務上使用“捕魚達人”商標并具有一定知名度的認定缺乏充分的事實依據(jù)，最終認定波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別申請注冊“捕魚達人”商標不屬于以不正當手段搶注他人商標的行為。

通過對“捕魚達人”案的分析可知，無論是一審法院還是二審法院，都以《商標法》第三十二條后半句“惡意搶注”為中心，對《商標法》第三十二條前半句的“在先權(quán)利保護”重視度不足。在先權(quán)利需要具備何種條件方可對抗在后的商標注冊問題引人深思，確定好在先權(quán)利保護的適用要件，不僅是對在先權(quán)利的保護，更是商標秩序穩(wěn)定性的保障。

二、《商標法》第三十二條“在先權(quán)利”保護的解讀

(一)“在先權(quán)利”保護的理論依據(jù)

包括商標權(quán)在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)是私權(quán)，是民事權(quán)利的一種，商標權(quán)與其他知識產(chǎn)權(quán)及民事權(quán)利處于平等地位。規(guī)定“在先權(quán)利”首要目的是為了避免注冊商標與其他權(quán)利相沖突。權(quán)利沖突不僅會增加商標權(quán)人使用商標的成本，也會給其他權(quán)利人帶來權(quán)益損害。權(quán)利沖突不僅不利于商標權(quán)及其他私權(quán)利的保護，相反會給權(quán)利行使帶來負面影響，阻礙正常的民事權(quán)利之間的融合與發(fā)展，不利于市場效率的提高。

實現(xiàn)公共利益是確立知識產(chǎn)權(quán)專有性的重要理由。[2]313以商標法為代表的知識產(chǎn)權(quán)法，不僅是對私人知識產(chǎn)權(quán)的保護，更是對有關(guān)社會公共利益的保護。商標法在知識產(chǎn)權(quán)法中，更是保護公共利益之代表。商標法通過在先權(quán)利保護、不良影響等制度，來維護社會公共利益。即使是商標侵權(quán)的判定，也是以相關(guān)公眾的混淆可能性為依據(jù)，彰顯了對社會公眾及社會公共利益的重視。[3]商標的基礎功能是標識商品來源，若不顧及商標權(quán)與其他權(quán)利的沖突，將增加權(quán)利沖突發(fā)生的可能性，增加消費者為主的社會公眾對商品來源的混淆誤認可能性，增加消費者為主的社會公眾的檢索成本。為了減輕社會公眾以商標為準檢索商品的成本，同時也減輕商標糾紛處理機構(gòu)的負擔，節(jié)約公共資源，有必要將商標與其他權(quán)利的沖突可能性降低到最小。

從權(quán)利功能角度看，之所以會發(fā)生權(quán)利沖突或權(quán)利沖突會給公共利益帶來影響，是因為這些在先權(quán)利除了發(fā)揮其基本權(quán)利功能之外，還在一定程度上發(fā)揮了商標的基本功能——標識(商品)來源。在能夠標識商品來源的基礎上，可能會給社會公眾帶來混淆。如果核準注冊與在先權(quán)利相同或近似的商標，在一定的商品范圍內(nèi)將有可能影響在先權(quán)利人的市場競爭能力，并使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆和誤認，這與商標與商標之間規(guī)避沖突的道理相通。

此外，作為在先權(quán)利人，其權(quán)利能夠起到標識作用與其付出的勞動是有關(guān)系的。無論是商標法還是其他民事法律，均以保護正當存在的民事權(quán)利為基本原則。在尊重他人在先權(quán)利的基礎上，對在后的商標注冊申請，可能是權(quán)利管理機構(gòu)最節(jié)約管理成本的做法。因此，在商標法中規(guī)定在先權(quán)利保護，于“私”于“公”均具有較重要的意義和價值。

(二)《商標法》第三十二條“在先權(quán)利”的范圍

關(guān)于《商標法》第三十二條“在先權(quán)利”的范圍，如是否除了民事權(quán)利外也包括民事權(quán)益，是否包括在先商標權(quán)及在先使用并具有一定影響的未注冊商標權(quán)益，對此曾有爭議。[4]廣義的民事權(quán)益包括民事權(quán)利和民事法益，民事法益具有表現(xiàn)形式的不確定性和外延的模糊性，立法只能對其做出原則性規(guī)定，確認民事法益的任務主要還是由司法來承擔。[5]在民法規(guī)定上，也對“民事權(quán)益”給予了明確規(guī)定，確立了民事權(quán)益與民事權(quán)利同受民事法律保護的精神。*如我國《民法通則》第一條規(guī)定：“為了保障公民、法人的合法的民事權(quán)益，正確調(diào)整民事關(guān)系，適應社會主義現(xiàn)代化建設事業(yè)發(fā)展的需要，根據(jù)憲法和我國實際情況，總結(jié)民事活動的實踐經(jīng)驗，制定本法?！钡谖鍡l規(guī)定：“第五條 公民、法人的合法的民事權(quán)益受法律保護，任何組織和個人不得侵犯。”我國《民法總則》中也有多處將“合法權(quán)益”與“人身權(quán)利”“財產(chǎn)權(quán)利”相并列規(guī)定，明確了民事權(quán)益受法律保護。因此，從民事法律規(guī)定上看，不僅保護法律明確界定的“權(quán)利”，也對民事“權(quán)益”予以保護?！渡虡朔ā返谌l規(guī)定的“在先權(quán)利”不僅應當包括法律明確界定的“權(quán)利”，也應當包括法律規(guī)定的民事“權(quán)益”。2017年《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》對此予以了明確規(guī)定，其中第十八條規(guī)定“《商標法》第三十二條規(guī)定的在先權(quán)利，包括當事人在訴爭商標申請日之前享有的民事權(quán)利或者其他應予保護的合法權(quán)益……”，為當前對“在先權(quán)利”范圍的爭議作出了權(quán)威解釋，符合權(quán)利保護之邏輯。

此外，從法律條文關(guān)系上看，《商標法》第三十二條的前后兩半句是并列關(guān)系，“在先權(quán)利”與“他人在先使用并具有一定影響的商標”是同等重要的保護對象，對未注冊商標這種“權(quán)益”給予保護，也應當對其他與未注冊商標權(quán)益相類似的其他民事權(quán)益予以保護。同時給予商標法已經(jīng)規(guī)定在先注冊商標權(quán)利保護，也在《商標法》第三十二條后半句規(guī)定了未注冊商標權(quán)益的保護，其適用條件與《商標法》第三十二條前半句在先權(quán)利之保護有別。[6]因此《商標法》第三十二條前半句的“在先權(quán)利”包括民事權(quán)利、民事權(quán)益，但是不包括商標權(quán)和在先使用并具有一定影響的商標權(quán)益。

《商標法》第三十二條“在先權(quán)利”在實踐中主要指商號權(quán)、著作權(quán)、外觀設計專利權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)及知名商品特有名稱、包裝、裝潢等。[1]120因為不同的在先權(quán)利在發(fā)揮標識來源功能上具有差異，因此不同類別的在先權(quán)利存在之前提下，適用《商標法》第三十二條在先權(quán)利保護條款上具有一定的不同。[4]同時，在《商標法》第三十二條中“在先權(quán)利”的構(gòu)成要件，除了普通的“權(quán)利”構(gòu)成要件之外，還有其他限制條件。如在對在先權(quán)利知名度的要求、對在先權(quán)利商品類別的限制、對在先權(quán)利客體與申請注冊商標之間相同或類似的要求等。

(三)在先權(quán)利之基礎構(gòu)成要素

“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的構(gòu)成要素，主要包括以下幾個方面：

第一，在先權(quán)利的存在。在先權(quán)利應當是完整的權(quán)利，也即在商標注冊申請日之前已經(jīng)存在的權(quán)利。因為各種權(quán)利的獲得存在不同的形式，因此在判斷上也有差異。對于著作權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)等無須相關(guān)機關(guān)授權(quán)確權(quán)、一經(jīng)完成即可自動獲得的權(quán)利，自該行為完成之日起即獲得該項權(quán)利。即便在先權(quán)利人基于某種原因后續(xù)向特定管理機關(guān)進行登記等，均應以完成相關(guān)創(chuàng)作、自動獲取權(quán)利的日期作為在先權(quán)利的獲得日期。

第二，他人享有?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十八條規(guī)定：“《商標法》第三十二條規(guī)定的在先權(quán)利，……訴爭商標核準注冊時在先權(quán)利已不存在的，不影響訴爭商標的注冊。”對于在先權(quán)利，他人已經(jīng)獲得且現(xiàn)行有效，不包括在商標注冊申請日之前獲得但在商標注冊申請日已經(jīng)喪失或在商標注冊申請日沒有獲得并可期待獲得的情形。如獲得著作權(quán)，但是著作權(quán)已經(jīng)過了保護期限，這種情況則不屬于在先權(quán)利范圍之列。再如，外觀設計專利已經(jīng)形成，但是在商標注冊申請日前尚未獲得相關(guān)機關(guān)的授權(quán)，仍不屬于此處的“在先權(quán)利”。

第三，存在“損害”之可能性。一般而言，商標法以保護商標的使用為原則，在此處只排除損害在先權(quán)利的商標注冊行為，至于使用行為則未明確完全禁止。原因在于《商標法》第三十二條的規(guī)定針對的是“商標注冊的審查和核準”環(huán)節(jié)的管理規(guī)定，而非商標使用環(huán)節(jié)的管理。因此，在此處禁止注冊商標，并不一定禁止將相關(guān)標識作為商標予以使用。至于將他人在先權(quán)利客體作為商標使用的后果，則不由商標法三十二條來解決。但是，若申請注冊商標損害了他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，則屬于不應當予以注冊的情形。此外，“損害”既包括已經(jīng)造成的損害，也包括可能造成的損害。因此，在判斷是否造成對他人在先權(quán)利的損害時，一般以是否可能給相關(guān)公眾帶來混淆或誤認為判斷標準?；诖?，《商標法》在此用語為“損害”而非如其他條款規(guī)定的禁止“侵犯他人在先權(quán)利”。

“捕魚達人”案中，希力公司不僅將“捕魚達人”進行了計算機軟件登記，還對之進行了美術(shù)作品登記，此外還對“捕魚達人”作為游戲機及游戲軟件的名稱主要部分來使用，還申請了外觀設計專利保護。對這些權(quán)利是否構(gòu)成《商標法》第三十二條的“在先權(quán)利”需要結(jié)合“捕魚達人”案具體細節(jié)來予以判斷。

三、“捕魚達人”案中在先權(quán)利保護的認定

(一)“捕魚達人”案中“在先權(quán)利”的認定

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十八條的規(guī)定：“……訴爭商標核準注冊時在先權(quán)利已不存在的，不影響訴爭商標的注冊?！币布磻攲彶樵谙葯?quán)利的存在和有效性。在相關(guān)審判實務中，應當合理分配舉證責任。對于在先權(quán)利的舉證，應當由在先權(quán)利人舉證。在“捕魚達人”案中，波克公司在2011年3月29日向商標局提出注冊“捕魚達人”商標的申請，因此判斷在先權(quán)利是否有效應當以2011年3月29日為準。

1.外觀設計專利權(quán)問題

在“捕魚達人”案中，希力公司舉證證明了其在2010年9月申請“捕魚達人”游戲機外觀設計專利。在先權(quán)利是外觀設計專利權(quán)的，適用要件包括：第一，外觀設計專利的授權(quán)日要早于系爭商標的申請注冊日及使用日；第二，系爭商標與外觀設計使用于相同或類似商品；第三，系爭商標與外觀設計專利相同或近似。[1]在“捕魚達人”案中，希力公司舉證證明了其在2010年9月30日申請“游戲機(捕魚達人4人精裝版)”外觀設計專利，但是該專利授權(quán)公告日為2011年4月27日；在2010年9月30日申請“游戲機(捕魚達人6人豪華版)”外觀設計專利，但是該專利授權(quán)公告日為2011年4月27日。希力公司的“捕魚達人”外觀設計專利授權(quán)日均晚于波克公司申請注冊“捕魚達人”商標的日期2011年3月29日。因此，“捕魚達人”案中，因希力公司相關(guān)外觀設計專利的授權(quán)日比波克公司“捕魚達人”商標申請日晚，因此喪失外觀設計專利對抗“捕魚達人”商標申請的基礎。

2.著作權(quán)問題

著作權(quán)人自創(chuàng)作完成之日起即享有著作權(quán)，著作權(quán)登記是著作權(quán)的初步證據(jù)。最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十九條第一款規(guī)定：“當事人主張訴爭商標損害其在先著作權(quán)的，人民法院應當依照著作權(quán)法等相關(guān)規(guī)定，對所主張的客體是否構(gòu)成作品、當事人是否為著作權(quán)人或者其他有權(quán)主張著作權(quán)的利害關(guān)系人以及訴爭商標是否構(gòu)成對著作權(quán)的侵害等進行審查?！毕Ａ咎峁┑淖髌返怯涀C書表明其在先獲得了相關(guān)著作權(quán)，依次為：(1)國家版權(quán)局2009年12月1日頒發(fā)的《計算機軟件著作權(quán)登記證書》，軟件名稱：希力捕魚達人游戲軟件V1.0，開發(fā)完成日期和首次發(fā)表日期均為2009年9月27日；(2)國家版權(quán)局2010年7月7日頒發(fā)的《計算機軟件著作權(quán)登記證書》，軟件名稱：希力捕魚達人Ⅱ游戲軟件V1.0，開發(fā)完成日期：2010年4月24日，首次發(fā)表日期：2010年4月28日；(3)國家版權(quán)局2010年8月27日頒發(fā)的《著作權(quán)登記證書》，廣州希力公司2009年8月6日完成并于2009年9月27日在廣東首次發(fā)表的美術(shù)作品《捕魚達人》，申請人以法人作品著作權(quán)人身份依法享有著作權(quán)；(4)國家版權(quán)局2010年8月27日頒發(fā)的《著作權(quán)登記證書》，廣州希力公司2010年4月10日完成并于2010年4月28日在廣東首次發(fā)表的美術(shù)作品《捕魚達人Ⅱ》，申請人以法人作品著作權(quán)人身份依法享有著作權(quán)；(5)國家版權(quán)局2010年8月27日頒發(fā)的《著作權(quán)登記證書》，廣州希力公司2009年8月6日完成并于2009年9月27日在廣東首次發(fā)表的美術(shù)作品《捕魚達人系列美術(shù)作品圖》，申請人以法人作品著作權(quán)人身份依法享有著作權(quán)；(6)廣東省經(jīng)濟和信息化委員會于2010年3月2日向希力公司頒發(fā)的關(guān)于“希力捕魚達人游戲軟件V1.0”的《軟件產(chǎn)品登記證書》。

在先著作權(quán)登記證書因為登記時間早于系爭商標注冊申請日，可證明在系爭商標申請注冊日之前該作品已創(chuàng)作完成，即便當事人僅提供這一份證據(jù)，也可以認為其完成了享有在先著作權(quán)的初步舉證責任，舉證責任應轉(zhuǎn)移到對方當事人，若對方當事人不能夠提供相反證據(jù)可認定在先著作權(quán)成立。[7]“捕魚達人”案中，希力公司的“捕魚達人”相關(guān)作品不僅創(chuàng)作時間遠早于波克公司申請“捕魚達人”商標的時間，獲得著作權(quán)登記的時間也要早于波克公司申請商標的時間。

滿足原創(chuàng)性的標題能夠獲得著作權(quán)法的保護。[8]351根據(jù)希力公司在“捕魚達人”案中提供的相關(guān)證據(jù)可知，該公司一直將“捕魚達人”名稱用于其游戲機、游戲軟件等，如版權(quán)局相關(guān)版權(quán)登記證書中名稱被登記為“希力捕魚達人游戲軟件V1.0”“希力捕魚達人Ⅱ游戲軟件V1.0”等。希力公司通過長期使用、大力宣傳推廣，已經(jīng)使得“捕魚達人”游戲機及游戲家喻戶曉，已經(jīng)達到了知名的程度。雖然“捕魚達人”是一個較短的詞匯，但是其具有較高的獨創(chuàng)性。因此，從著作權(quán)法角度來看，“捕魚達人”這一系列商品名稱本身即是一個短小精悍的作品，希力公司對此享有著作權(quán)。

3.名稱權(quán)問題

已經(jīng)達到了知名的程度商品特有名稱在具備公示、持續(xù)使用和特有性的條件下構(gòu)成商品的特有名稱，本質(zhì)上是未注冊商標，受反不正當競爭法的保護。[9]“捕魚達人”本身也是具有較高知名度的希力公司游戲機、游戲軟件的名稱。希力公司在版權(quán)局相關(guān)版權(quán)登記證書中使用的“希力捕魚達人游戲軟件V1.0”“希力捕魚達人Ⅱ游戲軟件V1.0”等顯示，“捕魚達人”本身也是一種商品名稱。希力公司的“捕魚達人”系列商品在波克公司申請注冊“捕魚達人”之前，已經(jīng)通過希力公司長期使用、宣傳推廣，達到了家喻戶曉的程度。特別是受到相關(guān)行業(yè)權(quán)威機構(gòu)的嘉獎，獲得多項榮譽獎項，在行業(yè)內(nèi)具有一定的影響力。在希力公司“捕魚達人”系列商品具有較高知名度的情況下，其游戲機、游戲軟件上所使用的“捕魚達人”名稱，屬于知名商品名稱，屬于《商標法》第三十二條“在先權(quán)利”范圍，是商標法和反不正當競爭法保護的對象。

(二)波克公司注冊申請“捕魚達人”商標是否侵害希力公司的在先著作權(quán)

《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十九條第一款規(guī)定：“當事人主張訴爭商標損害其在先著作權(quán)的，人民法院應當依照著作權(quán)法等相關(guān)規(guī)定，對……訴爭商標是否構(gòu)成對著作權(quán)的侵害等進行審查。”在先權(quán)利是著作權(quán)的，適用要件包括系爭商標與他人在先享有著作權(quán)的作品相同或?qū)嵸|(zhì)性近似；第二，系爭商標注冊申請人可能接觸過或有可能接觸到他人享有著作權(quán)的作品；第三，系爭商標注冊申請人未經(jīng)著作權(quán)人的許可。[1]121在“捕魚達人”案中，在希力公司對“捕魚達人”相關(guān)的軟件作品、“捕魚達人”系列美術(shù)作品、“捕魚達人”作品享有在先著作權(quán)的前提下，因為波克公司明顯未經(jīng)過希力公司的許可即申請注冊“捕魚達人”商標，因此應當重點考慮以下問題：首先，要看波克公司是否有接觸希力公司“捕魚達人”作品的可能性；其次，應當對波克公司申請的“捕魚達人”商標標志與希力公司的計算機軟件作品、美術(shù)作品、“捕魚達人”文字作品相比對，看是否實質(zhì)性近似；再次，應當判斷波克公司申請注冊“捕魚達人”是否可能損害希力公司的在先權(quán)利，也即可以通過是否可能造成消費者的混淆或誤認綜合判斷。

第一，接觸可能性的判斷。從希力公司的銷售、推廣來看，希力公司自2009年開始制作“捕魚達人”軟件游戲機，并向多個省市的9家經(jīng)銷商銷售，再由該9家經(jīng)銷商通過其銷售渠道面向全國范圍銷售希力“捕魚達人”游戲機。2010年5月，希力公司許可力港公司使用“捕魚達人”名稱及相關(guān)權(quán)利，力港公司根據(jù)許可開發(fā)了網(wǎng)絡版的“捕魚達人”游戲，“捕魚達人”名稱的使用范圍擴散至整個互聯(lián)網(wǎng)。從媒體報道宣傳來看，希力公司從2009年開始多次、以多種方式大范圍宣傳推廣“捕魚達人”游戲，《電子樂園·電玩風云》《澳門國際電玩》等雜志多次對希力公司“捕魚達人”游戲進行廣告、宣傳、報道，致該游戲銷售火爆、玩家眾多。從獲得的獎項上看，希力公司的“捕魚達人”游戲多次獲得全國知名獎項，如2009年度中國游戲行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品“金手指獎”、中關(guān)村在線(ZOL.COM.CN)2011年度優(yōu)秀產(chǎn)品獎、2010年度中國最佳手機應用軟件大賽最佳手機游戲獎、第七屆中國手機游戲企業(yè)TOP500強評選50強(2011-2012)等。從所經(jīng)營業(yè)務來看，波克公司與希力公司均從事游戲設計和開發(fā)服務，是同一行業(yè)的競爭者，對希力公司的“捕魚達人”作品屬于明知、應知，具備接觸可能性，特別是在希力公司對“捕魚達人”作品均進行了著作權(quán)登記的情況下更是如此。

第二，實質(zhì)性近似的判斷。波克公司申請的“捕魚達人”商標與希力公司的作品構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)性近似。波克公司申請“捕魚達人”商標為文字商標，與希力公司的“捕魚達人”文字作品相同。希力公司的計算機軟件名稱為“捕魚達人”，其美術(shù)作品由“捕魚達人”四個字組成，并以文字承載美術(shù)創(chuàng)作，其實質(zhì)部分表述為以“捕魚達人”四個字為主體。波克公司申請的“捕魚達人”商標為漢字體的“捕魚達人”文字商標，與希力公司的作品名稱“捕魚達人”著作權(quán)及美術(shù)作品“捕魚達人”構(gòu)成了實質(zhì)性近似。另外，根據(jù)“反比規(guī)則”，在證明接觸的可能性很大時，對實質(zhì)性近似的證據(jù)要求相對較低。[10]659希力公司在全國市場上大力宣傳使用“捕魚達人”游戲軟件及相關(guān)的作品，作為同行業(yè)競爭者的波克公司不可能對“捕魚達人”這一具有較高獨創(chuàng)性的作品不知曉，其接觸可能性非常大，因此對實質(zhì)性近似的證據(jù)要求相對應當較低。更何況“捕魚達人”案中波克公司申請注冊的“捕魚達人”商標實質(zhì)上與希力公司的“捕魚達人”相關(guān)作品相同及實質(zhì)性近似。

第三，損害判定標準——混淆誤認之可能。對商標來講，注冊和使用是兩個不同的法律行為，僅商標注冊行為本身很難認定為侵權(quán)，但其可能會對在先權(quán)利造成損害，這也是2001年商標法將“侵犯他人權(quán)利”改為“損害他人權(quán)利”的原因。注冊商標是否對在先權(quán)利造成損害，實際上仍應當以可能會產(chǎn)生導致消費者混淆誤認的后果推定存在損害，不以實際產(chǎn)生損害后果為要件。[1]119在判斷是否造成混淆可能性上，在司法實踐中考慮到“調(diào)查統(tǒng)計方法”這一合理方式的使用困境，仍然以當事人舉證為基礎的法官的自由心證為基礎。[11]是否具有混淆誤認可能性應當以商標與商標之間的混淆可能性為參考。

針對商品類別相同的判斷應當嚴格以分類表為依據(jù)，因分類表對服務難以做到精確界定，對“相同服務”應采取嚴格解釋；對于商品類別類似的判斷應當綜合在先商標的顯著性和知名度等相關(guān)因素，以分類表為參考，綜合判定。[12]《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定：“……商品與服務類似，是指商品和服務之間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆。”其第十二條規(guī)定：“人民法院依據(jù)《商標法》第五十二條第(一)項的規(guī)定，認定商品或者服務是否類似，應當以相關(guān)公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷；《商標注冊用商品和服務國際分類表》、《類似商品和服務區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務的參考。”

作為游戲計算機軟件產(chǎn)品的設計生產(chǎn)者及服務提供者，勢必會提供計算機軟件的設計服務和計算機軟件的更新服務，這是常識。即便從事實來看，希力公司的證據(jù)足以證明其提供了計算機軟件設計和計算機軟件更新服務，波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別上注冊“捕魚達人”商標實際上與希力公司使用“捕魚達人”相關(guān)作品的服務類別屬于相同類別。

波克公司申請注冊“捕魚達人”商標的“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務與希力公司提供的使用“捕魚達人”作品的游戲機、游戲軟件等商品屬于服務與商品的類似，屬于不予注冊的類別。計算機軟件產(chǎn)品在《類似商品和服務區(qū)分表》分別屬于第9類0901“電子計算機及其外部設備”類群，游戲機在《類似商品和服務區(qū)分表》中屬于第28類2801“娛樂器械、娛樂物品”類群?！坝嬎銠C軟件設計”“計算機軟件更新”服務在《類似商品和服務區(qū)分表》中屬于第42類4220“計算機編程及相關(guān)服務”類群。服務與商品是否類似，應當綜合考慮服務與商品之間聯(lián)系的緊密程度、用途、用戶、通常效用、銷售渠道、銷售習慣等方面的一致性等各項因素。如果服務的目的在于提供特定商品的銷售、裝置或維修，此服務與這種特定商品應當認定為服務與商品類似。[13]計算機軟件設計與計算機軟件更新服務依附于計算機軟件產(chǎn)品，其離開計算機軟件產(chǎn)品即失去存在的意義和價值；計算機軟件產(chǎn)品離開計算機軟件設計服務和計算機軟件更新服務，其市場壽命也將受到負面影響；兩者之間相互依附，具有非常緊密的聯(lián)系。從用途來講，游戲計算機軟件、游戲機與計算機軟件設計和更新服務具有相同的市場受眾，在銷售渠道上也具有非常大的同一性，非常容易引起以消費者和相關(guān)經(jīng)營者為主的相關(guān)公眾的混淆和誤認?；谝陨戏治隹芍斯旧暾堊浴安遏~達人”商標的“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別與希力公司的計算機軟件產(chǎn)品和游戲機產(chǎn)品類別屬于服務與商品的類似。

因此，在“捕魚達人”案中，波克公司申請注冊“捕魚達人”商標的“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別，與希力公司提供的游戲機、游戲計算機軟件、計算機軟件設計、計算機軟件更新等商品及服務類別，既構(gòu)成服務與商品的類似，又構(gòu)成服務與服務的相同。

因為波克公司與希力公司同是游戲產(chǎn)業(yè)的競爭者，波克公司的服務類別與希力公司“捕魚達人”作品、商品名稱使用商品及服務類別在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等方面具有完全一致性，波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別注冊與希力公司在先著作權(quán)相同、實質(zhì)性近似的商標，非?？赡苁股鐣娬J為波克公司的商品及服務來源與希力公司的“捕魚達人”著作權(quán)、商品及服務具有特定的聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認。因此，“捕魚達人”案中，波克公司注冊“捕魚達人”商標是否損害希力公司“捕魚達人”相關(guān)著作權(quán)的行為，應當是比較明確的。

(三)波克公司申請注冊“捕魚達人”商標是否損害希力公司的知名/特有商品名稱的權(quán)益

2014年《商標法實施條例》第七十六條規(guī)定：“在同一種商品或者類似商品上將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的，屬于《商標法》第五十七條第二項規(guī)定的侵犯注冊商標專用權(quán)的行為?！鄙唐访Q可進一步分為通用名稱和特定名稱。通用名稱屬于社會公共資源，不具有顯著性不能注冊為商標。特定名稱在一定條件下可與商標一樣起到商品或來源識別作用，如他人行為不當，可能造成消費者混淆，對在先權(quán)利人造成損害。[1]214據(jù)此可推測，若在后注冊商標與在先權(quán)利中商品名稱相同或近似，且使用在相同或類似商品上的，應當認定為不予注冊情形。其內(nèi)在的邏輯是，商品名稱與商標具有類似的指示商品來源的功能，且商品名稱與商標均是積累商譽的渠道，在商品類別相同或類似、商標與商品名稱相同或相似的情況下，會給社會公眾帶來混之可能，特別是考慮到在先商品名稱所具有的顯著性和知名度，這種在后的商標注冊不符合商標法上的誠實信用原則，因此應當被否定。

在“捕魚達人”案中，根據(jù)希力公司提供的在先著作權(quán)登記證書可知，希力公司一直將“捕魚達人”作為其游戲機及游戲軟件的前綴使用，是相關(guān)商品名稱最主要的組成部分和相關(guān)產(chǎn)品的名稱核心內(nèi)容。波克公司在相同、類似服務類別上注冊“捕魚達人”商標，與希力公司相關(guān)商品的名稱相同。希力公司首創(chuàng)的“捕魚達人”具有一定的獨創(chuàng)性和顯著性，通過希力公司的使用、宣傳、推廣已經(jīng)在波克公司申請注冊“捕魚達人”商標日期前具有了較大的知名度。波克公司作為希力公司的競爭者，在相關(guān)的服務類別上注冊“捕魚達人”，容易造成相關(guān)公眾的混淆，具有損害希力公司在先特有商品名稱權(quán)的可能。

四、在先權(quán)利使用商品的功能是否影響在先權(quán)利阻卻在后的商標注冊

有觀點認為“捕魚達人”游戲機具有退幣、退彩票的功能，因此“捕魚達人”游戲機是賭博機，是非法商品，由此認定希力公司在“捕魚達人”商標上不能建立商譽，希力公司不能夠阻卻波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務上注冊“捕魚達人”商標。[14-15]甚至有觀點認為希力公司的“捕魚達人”是“非法標識”。[16-17]暫且不從未注冊商標角度來審視希力公司的“捕魚達人”商品功能能否阻卻波克公司的在后商標注冊。筆者僅從在先權(quán)利保護角度認為：希力公司在先權(quán)利的存在是事實，使用在先權(quán)利的商品之功能，是否影響其阻卻在后商標注冊的效力，應當從以下幾個方面來認識：

在先權(quán)利保護的目的是為了避免私權(quán)的沖突，避免給相關(guān)公眾帶來混淆和誤認。在先權(quán)利一旦產(chǎn)生并符合一定的要件，就要受到包括商標法在內(nèi)的民事法律的保護和尊重?！渡虡朔ā返谌l的中在先權(quán)利保護條款的功能是將在先權(quán)利作為一項完整的權(quán)利予以保護，但判斷該項在先權(quán)利的基礎并不依據(jù)商標法，而是依據(jù)“在先權(quán)利”所依附的法律，如著作權(quán)的判斷應當以著作權(quán)法為依據(jù)，外觀設計專利權(quán)的判斷應當以專利法為依據(jù)。只要根據(jù)在先權(quán)利相關(guān)的法律規(guī)定認定該“在先權(quán)利”為完整的權(quán)利，就應當作為《商標法》第三十二條中的“在先權(quán)利”。

在“捕魚達人”案中，希力公司的“捕魚達人”存在在先的著作權(quán)和知名商品的特有名稱權(quán)。“捕魚達人”著作權(quán)的判斷應當以著作權(quán)法、反不正當競爭法為依據(jù)。依據(jù)著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定及版權(quán)管理的相關(guān)行政規(guī)定，希力公司已經(jīng)在波克公司申請“捕魚達人”商標之前獨創(chuàng)了“捕魚達人”相關(guān)作品，并對大部分進行了版權(quán)登記，成立了在先完整著作權(quán)。“捕魚達人”在游戲機、計算機游戲上被作為商品名稱的前綴使用，是希力公司相關(guān)產(chǎn)品名稱的重要組成部分，根據(jù)其商品的知名度應當被認定為知名商品的特有名稱權(quán)，受到民法通則及反不正當競爭法的保護。

希力公司將“捕魚達人”以著作權(quán)和名稱權(quán)的方式使用在游戲機上，是否破壞了該著作權(quán)和名稱權(quán)？筆者認為，暫且不論“捕魚達人”游戲機是否具有賭博功能或者“捕魚達人”是否是禁止流通產(chǎn)品。即便是著作權(quán)被使用在了違法產(chǎn)品上，其也不能夠?qū)χ鳈?quán)的完整性起到否定作用。著作權(quán)的獲得本身是自創(chuàng)作完成即產(chǎn)生，其完整性得益于其創(chuàng)作中的智力勞動，而非在后的著作權(quán)使用行為。在后的著作權(quán)使用行為是對著作權(quán)的一種處分行為，其處分行為的責任理應由著作權(quán)法來規(guī)制，而不應當由商標法來規(guī)制?！渡虡朔ā返谌l中“在先權(quán)利”中著作權(quán)的適用唯一標準就是著作權(quán)從著作權(quán)法上判斷是完整的著作權(quán)。希力公司的“捕魚達人”著作權(quán)是一項完整的著作權(quán)，是希力公司智力創(chuàng)造的成果，能夠?qū)乖诤蟮牟斯緦Α安遏~達人”的商標注冊行為。更何況，我國2010年就已經(jīng)刪除了2001年著作權(quán)法中的“依法禁止出版、傳播的作品，不受本法保護”之規(guī)定。這既是對《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(TRIPs協(xié)議)的遵守與尊重，也是對私法與公法、私權(quán)利與公權(quán)力的正確認識彰顯，更是知識產(chǎn)權(quán)法對人類智力創(chuàng)作精神的鼓勵的體現(xiàn)。通過我國知識產(chǎn)權(quán)法立法歷史的回顧，也可窺見《商標法》第三十二條“在先權(quán)利”應當適用的保護在先權(quán)利的精神。《商標法》第三十二條在先權(quán)利的保護，是對在先權(quán)利的尊重，得以遵守有利于商標法秩序的規(guī)范化，有利于遏制不當注冊商標的“搭便車”行為，避免“劣幣驅(qū)除良幣”的不良現(xiàn)象出現(xiàn)。

從名稱權(quán)上來看，知名商品的特有名稱權(quán)保護的是具有一定市場知名度的名稱之識別性標識，而非商品本身。[18]在“捕魚達人”案中，應當受到保護的是“捕魚達人”這一名稱權(quán)，而無關(guān)使用該名稱的商品。其商品所具有的功能合法與否的判斷不應當以商標法為依據(jù)，商標法不具有此功能，也不具有此能力。商標法的適用以“標識商品來源的秩序”為基礎服務對象，名稱權(quán)所使用商品的功能不應當作為名稱權(quán)受保護的影響因素。再者，希力公司使用“捕魚達人”名稱的不只有游戲機，還有游戲軟件等商品類別，如果僅以游戲機的一些次要功能為由意圖否定在先權(quán)利的保護，無益于誠實信用秩序的建立，更與《商標法》第三十二條的精神實質(zhì)相背離。

五、結(jié)論

《商標法》第三十二條在先權(quán)利保護的規(guī)定，是服務于商標法的立法宗旨的。在先權(quán)利保護之規(guī)定的核心在于認定在先權(quán)利存在及在后商標注冊對在先權(quán)利之損害。在先權(quán)利的獲權(quán)日期在商標注冊申請日之前，依據(jù)在先權(quán)利相關(guān)法律規(guī)定認定為完整權(quán)利的，應當受到《商標法》第三十二條在先權(quán)利保護的尊重。如果與在先權(quán)利相關(guān)的法律沒有否定在先權(quán)利的效力，商標法也就不具備否定在先權(quán)利的功能與效力。在先權(quán)利發(fā)揮了一部分識別商品來源之功能，在后注冊的商標如果與此種識別商品來源之功能相沖突，就應當對在先權(quán)利予以保護，在先權(quán)利具有對抗在后商標注冊的效力。這不僅是商標秩序的需求，更是整個民事權(quán)利秩序的需求。在“捕魚達人”案中，希力公司對“捕魚達人”享有在先的相關(guān)著作權(quán)和知名商品的特有名稱權(quán)，波克公司在與希力公司相同、類似的服務上申請注冊“捕魚達人”商標，容易使相關(guān)公眾混淆或誤認，損害希力公司的在先權(quán)利，因此不宜輕易給予注冊。

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[15]黃義彪.賭博機是否屬于商標法意義上的商品——以‘捕魚達人’商標之爭為視角[EB/OL].[2017-05-24].https：//baijiahao.baidu.com/po/feed/share?wfr=spider&for=pc&context={%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%2C%22nid%22%3A%22news_3325553266381578791%22}.

[16]阮開欣.“捕魚達人”商標異議分析[EB/OL].[2017-05-24].http：//www.iprdaily.cn/news_15741.html.

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Research on Article 32 ofTrademarkLawof China Regarding the Protection of Prior Right：Taking the Case of“Fish Lord”as the Object

Feng Xiaoqing, ZHOU Hewei

(Civil, Commercial and Economic Law School, China University of Political Science and Law,Beijing 100088, China)

Article 32 of China Trademark Law expresses the protection of the prior rights, which implies that there should be spaces reserved for other kind of civil rights when people apply for a trademark registration. To identify a prior right should be based on the law of the prior civil right, and a prior complete right in the trademark law should be protected and respected. The commodity function is not prerequisite for a prior right’s integrity. And the commodity function does not affect the legitimacy and completeness of the prior right. The civil prior rights should still be protected by the right of Article 32 in China Trademark Law.

prior rights; copyright; design patent; trademark; reputation

2017-06-08

國家社會科學基金重點項目“中國特色知識產(chǎn)權(quán)理論體系研究”(11AZD047)

馮曉青(1966—)，男，湖南長沙人，中國政法大學教授，博士生導師，法學博士。周賀微(1989—)，女，河南駐馬店人，中國政法大學知識產(chǎn)權(quán)法學專業(yè)博士研究生。

D923.43

A

1672—1012(2017)04—0037—10