米開拉·莫迪亞羅

歐洲專利局（EPO）擴大上訴委員會（EBA，歐洲專利局最高審判機構(gòu)）現(xiàn)已提交一份具有里程碑意義的重要決議，決議中承認：即使在先申請僅公開在后歐洲專利申請所提出權(quán)利要求的部分主題時，也可要求在先申請優(yōu)先權(quán)。

由此，歐洲專利局上訴委員會（BoA）的判例法出現(xiàn)了相互沖突的趨勢。

事實上，歐洲專利局上訴委員會部分決議已經(jīng)承認，若優(yōu)先權(quán)申請僅公開在后歐洲專利申請要求的部分主題（例如，在先申請僅公開實施例A，而歐洲專利申請權(quán)利要求主張實施例A與實施例B可相互替換），就在先申請已公開的相關(guān)主題，在后歐洲專利申請的權(quán)利要求或者部分權(quán)利要求可以以第一次專利申請的日期作為其申請日。另一方面，其他歐洲專利局上訴委員會卻堅持主張，在同等情形下，在后歐洲專利申請不能以第一次專利申請的日期作為其申請日。

該矛盾趨向源于歐洲專利局擴大上訴委員會早期的一項決議聲明：“在要求多項優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求書中使用通用術(shù)語或格式的做法是完全可接受的…但規(guī)定，該通用術(shù)語或格式可用于對一定數(shù)量清晰明確的替代主題提出權(quán)利要求”。

由此，歐洲專利局擴大上訴委員會決定，在《歐洲專利公約》規(guī)定內(nèi)包含的以及任何《歐洲專利公約》附加條件的有關(guān)優(yōu)先權(quán)的解釋之上，并附加歐洲對有關(guān)“一定數(shù)量清晰明確的替代主題”提出權(quán)利要求的條件。

歐洲專利局擴大上訴委員會首先審查《歐洲專利公約》關(guān)于優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，其強調(diào)：

（a）優(yōu)先權(quán)為申請人權(quán)利；

（b）優(yōu)先權(quán)唯一規(guī)定條件是歐洲申請在后要求的發(fā)明與申請在先的發(fā)明為同一發(fā)明。

歐洲專利局擴大上訴委員會而后審查《歐洲專利公約》關(guān)于陳述目的的規(guī)定，其稱立法史明確顯示，優(yōu)先權(quán)的目的在于防止由于任何原因而在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)完成申請的行為，無論該申請是由第三方還是申請者本身完成，都導(dǎo)致在后權(quán)利要求無法在在先申請后主張優(yōu)先權(quán)。

基于此，歐洲專利局擴大上訴委員會決議稱，若在后歐洲申請權(quán)利要求范圍比先前申請文件公開的一個實施例范圍廣（即在后歐洲申請包含先前優(yōu)先權(quán)申請文件實施例，同時也保護其他此類先前實施例的替代實施例），則不可要求所有其他實施例所從屬權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)，但無論歐洲的權(quán)利要求如何表達（例如，可為多個實施例、“馬庫什”格式、一系列等），對該類先前實施例提出權(quán)利要求都是有效行為。

歐洲專利局擴大上訴委員會由此規(guī)定：

“在《歐洲專利公約》內(nèi)，不能因一個或多個通用表達或其他（如通用的“或”權(quán)利要求），而不拒絕授予可替代主題所從屬的權(quán)利要求部分優(yōu)先權(quán)，但規(guī)定，所述替代主題已在第一次申請文書中直接或者至少含蓄地、毫不含糊地、以一種公眾所理解的方式公開。其他規(guī)定的條件或限制不適用此規(guī)定?！?/p>

若在優(yōu)先權(quán)申請期限內(nèi)，申請人通過解決其他在先申請中所提相同問題的多個實施例而進行多次地創(chuàng)造發(fā)明，在此類情形下，歐洲專利局擴大上訴委員會作出的可要求部分優(yōu)先權(quán)的確認，對歐洲專利系統(tǒng)所有用戶來說，無疑是個好消息。