韓建偉　張帆

在專利代理人的日常工作中，在客戶確認(rèn)專利代理人撰寫的專利申請文件沒有問題后，專利代理人與客戶核對申請信息時，針對發(fā)明申請，通常需要和客戶確認(rèn)是否提前公開。

那么，客戶就會產(chǎn)生為什么要提出提前公開、提前公開的優(yōu)缺點及針對客戶的發(fā)明申請是否需要提前公開的疑問；對于專利代理人來說，客戶提出的疑問其實就是專利代理人提供專業(yè)建議的地方，這考驗專利代理人的業(yè)務(wù)能力，也考驗其專業(yè)知識水平。

發(fā)明申請為什么要提前公開

在解釋為什么有些發(fā)明申請需要提出提前公開之前，需要清楚我國法律的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)我國專利法第三十四條的規(guī)定，國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合要求的，自申請日起滿18個月，即行公布。國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求早日公布其申請。根據(jù)我國專利法第三十五條的規(guī)定，發(fā)明專利申請自申請日起3年內(nèi)，國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時提出的請求，對其申請進行實質(zhì)審查；申請人無正當(dāng)理由逾期不請求實質(zhì)審查的，該申請即被視為撤回。國務(wù)院專利行政部門認(rèn)為必要的時候，可以自行對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查。

由上述可知，國務(wù)院專利行政部門（即國家知識產(chǎn)權(quán)局）在收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合要求的，自申請日起滿18個月，即行公布，進而國家知識產(chǎn)權(quán)局依據(jù)申請人（這里為客戶指示確認(rèn)的）提出的實質(zhì)審查請求啟動實質(zhì)審查環(huán)節(jié)。也就是說，一件發(fā)明專利從提交申請到授權(quán)，中間需要經(jīng)歷初步審查、公開和實質(zhì)審查3個階段。所謂提前公開，是指發(fā)明專利自申請日起，有優(yōu)先權(quán)的自優(yōu)先權(quán)日起，申請人可要求提前公開其專利申請，并應(yīng)提交提前公開聲明。對于要求提前公開的發(fā)明專利申請，該申請經(jīng)初步審查合格后，即可進入公開程序，一般自申請日起6-10個月即可公布。

若申請人提出提前公開，且提出實質(zhì)審查的請求，則申請人將在自申請日起6-10個月的時候收到進入實質(zhì)審查的通知書，收到實質(zhì)審查通知書后隨之而來的將會收到來自審查員針對發(fā)明專利申請?zhí)岢龅膶彶橐庖娡ㄖ獣?/p>

因此，該發(fā)明申請的審核流程將會比未提出提前公開的發(fā)明專利申請?zhí)崆爸辽?0個月進入實質(zhì)審查。也就是說，提出提前公開的發(fā)明申請將會更早的獲得授權(quán)，即延長了行使專利權(quán)的時間。

因此，申請人提出提前公開將會在整個專利申請審查流程中縮短一件專利的審查周期，同時延長行使專利權(quán)利的時間。

同樣，對于客戶來說，發(fā)明專利的授權(quán)除了保障了客戶生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品受到法律的保護外，客戶將在質(zhì)押、融資、資產(chǎn)評估等領(lǐng)域獲得利益或收益。

是不是所有發(fā)明申請都適合提出提前公開呢？也不盡然，這與提前公開的優(yōu)缺點有關(guān)。

提前公開的優(yōu)缺點

在分析提前公開的優(yōu)缺點之前，需要分析下為什么客戶有時會指示不提前公開，有的卻提出提前公開。

發(fā)明申請?zhí)岢鎏崆肮_之后，授權(quán)之前，客戶的同行將可以看到該發(fā)明申請是要解決什么問題，所采用的技術(shù)方案是什么，又能達(dá)到什么樣的技術(shù)效果，那么如何跳出該發(fā)明申請的保護范圍，又或者在該發(fā)明申請的基礎(chǔ)上提出了新的技術(shù)方案，或如何獲取該發(fā)明申請的核心技術(shù)，這些都是提前公開可能帶來的風(fēng)險，在決定是否對一件發(fā)明申請?zhí)岢鎏崆肮_時，需要企業(yè)基于各方面進行考慮。

但是，專利本身是通過公開獲取法律保護。是不是盡量不要提前公開呢？也不盡然。根據(jù)專利法第十三條的規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用，即“臨時保護”。臨時保護只適用于公布后的發(fā)明專利申請，對于申請日至公布日期間的發(fā)明專利申請，沒有規(guī)定臨時保護。這是因為，在專利申請公布前，國家知識產(chǎn)權(quán)局工作人員及有關(guān)人員對其內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任，第三人無法獲悉專利申請的內(nèi)容而予以實施。在此期間，如果有第三人獲知并實施專利申請中的發(fā)明創(chuàng)造，則該發(fā)明創(chuàng)造的來源雖然可能是所述第三人獨立研究開發(fā)的，但更大的可能是申請人自己公布的。

所以有時候企業(yè)申請的發(fā)明專利是即將投放市場的成型產(chǎn)品，在申請了相應(yīng)的發(fā)明專利后，企業(yè)即可放心地將該產(chǎn)品投放市場；或者企業(yè)在申請發(fā)明專利后，就可以通過廣告或展覽會對該發(fā)明專利進行廣泛地宣傳，進行詳細(xì)地介紹。當(dāng)?shù)谌送ㄟ^購買的產(chǎn)品或宣傳資料獲知所述發(fā)明專利后，將有可能實施該發(fā)明專利。那么，申請人如果要求提前公開，則可以盡早獲得臨時保護。

發(fā)明申請是否需要提前公開

這里對于一件發(fā)明申請是否提出提前公開的考慮大致可分為兩類：

其一，對于成熟的技術(shù)產(chǎn)品，申請?zhí)崆肮_的好處在于：第一，可以盡早獲得臨時保護，盡早地保護企業(yè)的利益；第二，可以盡早獲得授權(quán)，使企業(yè)盡早地利用專利搶占市場；第三，可以延長行使專利權(quán)的時間。

其二，對于尚處在開發(fā)階段的技術(shù)產(chǎn)品，不申請?zhí)崆肮_的好處在于：第一，申請人在專利申請內(nèi)容公開前可以隨時撤回其申請，該申請仍然可以作為一項技術(shù)秘密由申請人擁有；第二，可以避免過早地暴露企業(yè)的技術(shù)動態(tài)。

如果一個發(fā)明申請在第一次提交的時候，由于時間關(guān)系或者是技術(shù)還沒有完全定型，那這個發(fā)明申請是不建議提前公開的；如果該發(fā)明申請?zhí)崆肮_以后，那么該案就成了現(xiàn)有技術(shù)，那日后所有的改進點就必須相對于這個技術(shù)方案都具有新穎性和創(chuàng)造性才行。

如果該發(fā)明申請沒有被公開，那么該案只是在后申請的抵觸申請，在后申請的發(fā)明申請僅需要相對于該發(fā)明申請具有新穎性就行。

因此，如果一個發(fā)明申請后續(xù)會有基于該發(fā)明申請的延續(xù)的專利申請的話，那么這個案件是不應(yīng)該提前公開的；此外，如果提出PCT申請，也是不建議發(fā)明申請?zhí)岢鎏崆肮_，因為進行PCT申請的時候會有一個修改的機會，如果PCT申請修改的范圍比較大，而導(dǎo)致要求不到優(yōu)先權(quán)的話，那么這個發(fā)明申請就成為了現(xiàn)有技術(shù)，會影響PCT申請時的新穎性和創(chuàng)造性。

此外關(guān)于是否提前公開還可以考慮兩個因素：一是技術(shù)方案本身是否為易于實施的，是否需要借助一些本領(lǐng)域公知常識或者技術(shù)秘密才能實施；二是有些專利申請可能是具有防御性的，本身就是為了阻止競爭對手獲得專利權(quán)。

綜上，關(guān)于發(fā)明申請是否需要提前公開，哪些發(fā)明申請需要提前公開，專利代理人盡職盡責(zé)基于各個維度為客戶提供有效專業(yè)的意見和分析這才是有價值的，這也是其職責(zé)所在。