阮文楚

（200042 華東政法大學 上海）

淺析定牌加工商標性使用的判斷標準
——與“撤三”案件比較

阮文楚

（200042 華東政法大學 上海）

一、“商標使用”判定之爭

涉外定牌加工（即OEM，Original Equipment Manufacture）是全球經濟一體化而在國際貿易中出現的生產經營方式。近年來，針對定牌加工產生的商標侵權問題，學界和實務界都有大量的研究和爭論。“涉外定牌加工”是否構成商標侵權最大的分歧點就在“是否構成商標使用”這個判斷要件，而且彼此的觀點都很明確且對立。

有觀點認為，貼牌行為并非商標法意義上的商標使用行為。識別商品來源的功能是商標的基本功能、首要功能。只有當商品進入流通領域后，消費者才能憑借商標來區(qū)分不同商品的提供者。因此，對“使用商標”行為的判定應以能否起到識別功能為依據，即如果能夠起到指示來源的作用，則構成商標性使用；反之則不屬于商標性使用。

對此，一部分反對觀點認為，特別是司法實踐很大一部分執(zhí)法者提出，對于“涉外定牌加工”行為不宜采用“非商標性使用”的定性，而應當肯定涉外定牌加工是一種商標使用行為，原因在于尚未修法的前提下，還需要通盤考慮民事、行政、刑事法律規(guī)定之間的銜接問題，應當避免出現部門法間的“雙重標準”。例如，“商標使用”的概念在民事案件和在“撤三”行政案件中是否存在差異。[1]

就涉外定牌加工而言，境內加工方在商品上貼附商標的行為形式上雖由加工方實施，但實質上商標真正的使用者為境外委托方，被告獲得的僅是向委托方提供加工服務的相關報酬。[2]其次，在涉外定牌加工中，加工方只是按照委托方的要求，對其加工的產品進行標識的貼附，此后該產品全部出口到境外，未進入國內市場和流通領域，商標的識別功能也無從展現；產品出口到境外后，境外的委托者將這些加工的產品投放市場，商標的識別功能才體現出來。[3]而“商標使用”概念在民事和行政案件中存在的差異問題，將在本文著重進行討論。

二、定牌加工案件中的“商標性使用”認定

根據《商標法》第四十八條規(guī)定，商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

在司法實踐中，涉外定牌加工案件的裁判理由“pretul”商標案被外界視為最高人民法院對長久以來司法實踐中關于涉外定牌加工行為是否構成商標使用行為判斷，有了相對明確的指導意見，結束了涉外定牌加工案件裁判理由的亂狀。[4]

“pretul”商標案中，萊斯公司依法受讓享有“pretul及橢圓圖形”商標在先，被告亞環(huán)公司與儲伯公司約定亞環(huán)公司供給儲伯公司掛鎖，自寧波海關出口至墨西哥。掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產品說明書上均帶有“pretul”商標，而掛鎖包裝盒上則均標有“pretul及橢圓圖形”商標。產品包裝盒及產品說明書還用西班牙文特別標明“進口商：儲伯公司”和“中國制造”以及儲伯公司的地址、電話、傳真等內容，相關的包裝盒及產品說明書上未標注亞環(huán)公司的名稱、地址、電話等信息。終審法院認為，亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產掛鎖，在掛鎖上使用“pretul”相關標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標識不會在我國領域內發(fā)揮商標的識別功能，不具有使我國的相關公眾將貼附該標志的商品，與萊斯公司生產的商品的來源產生混淆和誤認的可性能。商標作為區(qū)分商品或者服務來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，亞環(huán)公司依據儲伯公司的授權，上述使用相關“pretul”標志的行為，在中國境內僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產品上貼附的標志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，故其所貼附的標志不具有商標的屬性，在產品上貼附標志的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。此后，大量涉外定牌加工案件以此為準則，2016年“奧瑪訴博鴻”案[5]、“丁思泉訴創(chuàng)僑公司、吉欣公司商標權糾紛”案[6]中，法院亦持類似的觀點。

因此，在司法實踐中，大致采以下判斷理由：①從行為外觀來看，被告在產品上標貼被訴侵權標識的行為，形式上雖由加工方實施，實質上卻是基于有權使用涉案商標的境外公司的授權加工行為。②從行為結果來看，被告產品產品全部出口國外，并不在我國境內市場銷售流通。由此，可以認定被控侵權商標不能在我國境內產生標識產品來源的作用，未發(fā)揮商標的識別功能，故該行為不屬于商標性使用。

三、“撤三”案件中的“商標性使用”的認定

在“廈門巨杰進出口貿易有限公司訴被告國家工商行政管理總局商標評審委員會第三人胡棋商標撤銷復審行政糾紛”[7]一案中，北京市知識產權法院認為，雖然訴爭商標在其核定使用的“摩托車后視鏡”等商品上的使用未進入中國大陸市場流通領域，但訴爭商標在中國已實際投入生產經營中，即生產行為仍發(fā)生在中國大陸地區(qū)。因此該生產行為依法應屬于商標使用行為。類似的案件還有“宏比福比公司與中華人民共和國國家工商行政總局商標評審委員會、溫克勤公司商標祥撤銷復審行政糾紛”案[8]。

可見，“撤三”案件中，存在一些代加工公司，在國內僅僅從事商品生產和貼牌服務，導致第三人向商品委提出其構成三年不使用商標，而申請撤銷其商標。在法院的審理過程中，法院基本一致地將商標在國內的加工行為認定為商標法意義上的商標使用行為。在該類“撤三”案件中，“商標使用”的裁判標準與“涉外定牌加工”案件不同。

四、結論

通過對涉外定牌加工和“撤三”案件的對比，可見司法實踐中對商標使用行為認定的標準確有不同。有觀點認為，如果將商標貼附行為僅僅理解為非商標法意義上的商標使用行為，容易導致涉外定牌加工商標侵權糾紛案件與其他商品侵權糾紛案件在法律適用標準上的差異。[9]然而，商標法不同的條款對應了不同的制度設計，而每項制度對“商標使用”也賦予了不同的內涵，因此，考察各項制度中的“商標使用”，在把握含義和構成要件的基礎上，還應當正確理解該項制度的立法目的。[10]《商標法》本身規(guī)定了多種類型的“商標使用”，而不同類型的“商標使用”具有完全不同的立法目的，從而無法在立法中給出具體與單一的“商標使用” 構成標準。[11]由此，司法實踐對“商標使用”在“撤三”案件和“涉外定牌加工”案件中的判斷，進行區(qū)別對待，應當是符合立法原意的。因此，“撤三”案件和“涉外定牌加工”案件中法院對“商標使用”的判斷標準存在差異，不應當成為“涉外定牌加工的商標貼附行為屬于商標使用”這一觀點的有力論證。兩類案件中的雙重標準存在，但合理。

此外，從本質上看，知識產權制度是一國公共政策、為促進本國產業(yè)服務，這一屬性從未發(fā)生過根本改變，這在知識產權成為國際核心競爭力背景下更是如此?？紤]到定牌加工與國家的外貿政策密切相關，基于經濟發(fā)展的考慮，可以對涉外定牌加工、商標使用或認定侵權的標準作出特殊規(guī)定。

[1]《聚焦“一帶一路”建設服務保障自貿區(qū)發(fā)展自貿區(qū)知識產權司法保護研討會會議綜述》，2016年10月26日載微信公眾號“知產力。”

[2]上海柴油機股份有限公司與江蘇洋馬柴油機有限公司侵害商標權糾紛一審民事判決書，(2014)浦民三(知)初字第92號。

[3]王蓮峰，《海關應慎重認定涉外定牌加工貨物的商標侵權》，載《知識產權》2015年第1期，第34頁。

[4]參見宋健，《對涉外定牌加工商標侵權“合理注意義務+實質性損害”判斷標準的解讀》，載《知識產權》2016年第9期，第29頁。

[5]廣東省深圳市中級人民法院(2016)粵03民終7603號民事判決書。

[6]上海知識產權法院(2016)滬73民終47號民事判決書。

[7]北京市知識產權法院(2016)京73行初4927號民事判決書。

[8]北京市高級人民法院（2010）高行中字第265號行政判決書。

[9]《聚焦“一帶一路”建設服務保障自貿區(qū)發(fā)展自貿區(qū)知識產權司法保護研討會會議綜述》，2016年10月26日載微信公眾號“知產力?！?/p>

[10]曹佳音，《我國商標法中的“商標使用”概念辨析》，載《北方法學》2016年第10卷宗第56期，第30頁。

[11]劉鐵光，吳玉寶，《“商標使用”的類型化及其構成標準的多元化》，載《知識產權》2015年第11期，第45頁。

阮文楚（1993～ ），女，浙江人，民族：漢，學歷：華東政法大學碩士研究生在讀。研究方向：知識產權法。