武亞舟

（201620 華東政法大學 上海）

淺析商標反向混淆的侵權認定及損害賠償

武亞舟

（201620 華東政法大學 上海）

反向混淆起源于美國，我國也在近年出現(xiàn)諸多反向混淆案件，這些案件的突出特點在于巨額的損害賠償費用。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，商標侵權類型也呈現(xiàn)多樣化發(fā)展趨勢。除了正向混淆以外，大企業(yè)未經(jīng)許可使用他人在先注冊商標，同時利用自己的聲譽和實力，導致公眾將商標專用權人的商標誤認為大企業(yè)所有，造成反向混淆。本文分析商標反向混淆的構成要件與損害賠償計算方法，為國內(nèi)法院處理商標反向混淆案件時，在規(guī)制侵權行為的同時，正確計算損害賠償數(shù)額，避免催生商標權人通過訴訟方式不當?shù)美?/p>

商標侵權；反向混淆；損害賠償

一、反向混淆概念及司法現(xiàn)狀

反向混淆，最早出現(xiàn)于1918年美國International News Service .v. Associated Press一案，Holmes法官雖未明確地使用反向混淆這一詞，但其間接地提到：“我認為，一般情況下，通常是被告仿冒原告的商品，但方向相反的錯誤認識也會導致同樣的惡果，即被告通過明示或默示的方式使人們認為原告商品源于被告……比起通常的不公平交易的案件，這種混淆更為微妙，損害更為間接，但我認為兩者都適用同樣的譴責規(guī)則”。1994年FISONS HORTICULTURE， Inc. v. VIGORO INDUSTRY, Inc.一案中則明確表達了反向混淆的含義，即在后的商標使用人在相同或類似的商品上使用了與在先的注冊商標權人相同或近似的商標，但消費者認為在先的注冊商標權人提供的商品來源于在后的商標使用人。其實1977年Big O Tire Dealers， Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co一案，美國巡回法院首次在商標上確認并執(zhí)行反向混淆原則，此后，美國司法實踐中認為：反向混淆是指通過在后使用者對模仿性商標的積聚性使用，使得相關公眾將在先使用者的產(chǎn)品誤認為來源于在后使用者。

我國商標法在立法上并沒有對反向混淆進行概念上的界定。我國法學界及司法實踐中對反向混淆的概念目前也尚無統(tǒng)一的或是權威的定義。大多偏向美國式定義，如黃武雙教授：“所謂反向混淆，是指購買在先使用商標者商品時，客戶錯誤地認為自己購買了在后使用商標者的商品”，或是對常見的反向混淆現(xiàn)象進行描述，馮曉青教授在其文章中稱：“所謂反向混淆，按照有的學者解釋，是指一些知名度大的公司使用小公司的商標，通過廣告營銷對市場進行狂轟濫炸，消費者通常不會將大公司商標與小公司商標相混淆，但卻可能認為小公司是大公司的子公司，小公司因而不能再自主使用自己的商標。”

我國反向混淆司法現(xiàn)狀表現(xiàn)，首先，受理案件的法院多為中級或高級人民法院，也有一些基層法院也有相關的判決。其次，北京、廣東和浙江是商標反向混淆案件發(fā)生最為集中的地區(qū)。到目前為止，北京地區(qū)法院共受理案件13件，占總數(shù)的26%；廣東地區(qū)法院共受理案10件，占總數(shù)的20%；浙江地區(qū)法院共受理案件9件，占總數(shù)的18%。從數(shù)量上來看，有關反向混淆的案件數(shù)量較少，從2002至2015年一共33件，上訴18件。在這些案件中，直接提到反向混淆的判決書僅有14份，其余的或是有些雖未直接提到，但描述了類似概念，或回避這一問題，或強調(diào)正向混淆而否認反向混淆。

二、反向混淆構成要件

反向混淆構成要件有四個：①被訴侵權人構成商標性使用；②屬于相同或類似的商品或服務類別；③爭議商標為相同或近似商標；④造成相關公眾的混淆、誤認。而且最后還要滿足無正當使用的理由這一兜底條款。具體而言，法院首先的考量因素為在后使用是否構成商標性使用。如果在后使用不構成商標性使用，那么就不會構成反向混淆。在“恒大皇馬”案中法院認為“恒大皇馬足球?qū)W?！辈⒎巧虡诵允褂茫渑c上訴人的商標標識既不相同也不相近似，不會使相關公眾對上訴人與被上訴人之間發(fā)生混淆誤認，不構成對上訴人商標權的侵害。不論相關公眾是否會對“恒大皇馬足球?qū)W校”與皇家馬德里足球俱樂部之間法律關系發(fā)生混淆誤認，上訴人并未舉證證明恒大足球?qū)W校的行為使其自身受到了直接損害。

不能簡單地以相關公眾可能產(chǎn)生上述與上訴人無關的誤導性后果而代替上訴人對自身受到損害的證明責任，民法的賠償責任追求的是“填平原則”，沒有損害就不應當獲得賠償。發(fā)展權并非商標法或反不正當競爭法上的一種法定權利，即使作為一種可以受到反不正當競爭法保護的法益，亦應符合不正當競爭的構成要件。

在功夫熊貓案中，法院認為電影和電影制作的相關公眾為電影觀眾和電影產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營者。從相關公眾的一般認識角度來看，相關公眾具有甄別電影名稱與電影制作公司（導演、演員）關系的常識、意識和能力，其從電影制作公司（導演、演員）的角度識別電影的來源，而并非通過電影名稱。因此，電影名稱不能起到商標所具有的區(qū)分服務來源的功能，在涉案被訴電影及宣傳材料中使用“功夫熊貓”作為電影名稱并非商標性的使用，不構成侵權。

另一個重要考量是，是否屬于相同或類似類別的商品或服務。關于商品或服務類別的判定標準問題，法院會依據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十二條：“人民法院依據(jù)商標法第五十二條第（一）項的規(guī)定，認定商品或者服務是否類似，應當以相關公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷；《商標注冊用商品和服務國際分類表》、《類似商品和服務區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務的參考。”

在“非誠勿擾”案中，這一要件成為雙方爭議焦點。金阿歡擁有第45類交友服務、婚姻介紹上的“非誠勿擾”注冊商標，其認為被告江蘇省廣播電視臺、珍愛網(wǎng)公司將其商標作為相親節(jié)目的節(jié)目名稱，構成商標侵權，請求法院判定兩被告停止侵權。一審法院認為從服務的目的、內(nèi)容、方式、對象等方面綜合考察，被告江蘇電視臺的“非誠勿擾”電視節(jié)目雖然與婚戀交友有關，但終究是電視節(jié)目，相關公眾一般認為兩者不存在特定聯(lián)系，不容易造成公眾混淆，兩者屬于不同類商品（服務），不構成侵權。而二審法院則認為，江蘇電視臺的《非誠勿擾》節(jié)目，從服務的目的、內(nèi)容、方式、對象等判定，其均是提供征婚、相親、交友的服務，與上訴人第7199523號“非誠勿擾”商標注冊證上核定的服務項目“交友、婚姻介紹”相同。再審法院認為：不能只考慮《非誠勿擾》在電視上播出的形式，這只是客觀的相同或相似，更應當從實質(zhì)進行考慮該電視節(jié)目的內(nèi)容：江蘇電視臺的節(jié)目目的是通過收視率賺取廣告費用，而婚介則是以促成婚戀來賺取收入。還可以從服務的內(nèi)容和對象等方面進行判斷，客觀的得出結(jié)論。

與中國不同，美國的司法實踐中，法院常常根據(jù)正向混淆的要件判斷反向混淆，比較普遍適用的判斷標準有：“拍立得因素”(Polaroid factor)和“斯里夸夫特因素”(Sleekcraft factor)。包括：①原告商標的強度；②雙方商品的關聯(lián)性；③雙方商標的相似性；④實際混淆的證據(jù)；⑤所使用的銷售渠道；⑥消費者的注意程度；⑦被告的選擇該商標的用意；⑧擴大生產(chǎn)的可能性。在Macia v. Microsoft Corp案中，法院在認定是否構成反向混淆時，便采用了P o l a r o i d標準；在2005年的“Surfvivor media, Inc. v. Survivor productions”案中，美國第九巡回法院就采用了“斯里夸夫特因素”進行判斷。在Ameritech， Inc.v.American Information Technologies Corp案中，上訴法院在判斷反向混淆的標準時，以上的八個考量因素也發(fā)揮了基礎性作用。但是由于反向混淆與正向混淆本不相同以及正向混淆標準多具主觀性、難以統(tǒng)一，所以直至目前，美國法院就“反向混淆”適用的具體標準仍沒有達成共識。同時，反向混淆理論既可以是小公司保護商標權利的武器，也可以是與大公司商談的有力籌碼，小公司或不知名的企業(yè)有可能借助反向混淆大發(fā)橫財。因此，美國法院也開始對“反向混淆誤認”理論加以反思，體現(xiàn)在美國法院對主張“反向混淆”案件的審理更加謹慎，并對該理論的適用加以嚴格限制。

三、反向混淆侵權的賠償

目前我國在商標損害賠償額認定的相關規(guī)定主要有《商標法》第63條規(guī)定：按照實際損失賠償—侵權人所獲利益—都不能確定的可以參考商標的許可使用費。有惡意的，可以懲罰性賠償。在計算時可以使用減少的銷售量×單位利潤來計算，法院也可以依職權來得出數(shù)額。

值得注意的是侵權人所獲利潤這一標準。按照這一標準計算，往往能得出天價賠償額，如2007年藍色風暴案，判決獲得300萬賠償；2008年G2000案，判決1257萬賠償；2013年新百倫案，一審判決9800萬賠償。這一標準的使用有待商榷。因為在反向混淆案件中，在后使用者往往已經(jīng)是很成功的知名企業(yè)，在產(chǎn)品設計、宣傳以及銷售渠道上都有自己突出的優(yōu)勢，侵權人的銷售額并不完全是侵權商標帶來的。在這個基礎上，根據(jù)侵權人所得來計算賠償額似乎對侵權人有失公平。例如在“中凱”商標反向混淆一案中，法院認為“音像制品的市場及其利潤取決于包括所承載的作品本身的受眾范圍等因素，也決定了‘中凱’字號對消費者選擇的影響力有限，原告并未獲得版權作品的著作權人及鄰接權人的經(jīng)銷授權，并無資格在作品的利潤中分割獲利，因此被告的侵權行為并沒有給原告造成直接現(xiàn)實的損失。據(jù)此，賠償額僅限于制止侵權的合理開支”。

在“新百倫”案件中法院也沒有單純的將侵權人的獲利作為損害賠償額，而是考慮了多重因素最終以侵權獲利的一般作為損害賠償額。商標的價值在于商譽，這些受爭議的商標不僅僅載有商標的商譽，那些著名企業(yè)在使用受爭議商標時在無形中會將自己企業(yè)的本身固有商譽附在商標之上。也就是說注冊在先的小企業(yè)并未對受爭議的商標的商譽有過與那些賠償額相對應的貢獻，所以獲得高額的賠償也是一種不太合理的結(jié)果。

此外，由于反向混淆案件中的侵權人通常是知名度較高的企業(yè)，其銷售額往往數(shù)倍于被侵權人，盡管考慮多重因素，最終確定的賠償額對不知名的被侵權人來說也有可能是飛來橫財。在這一程度上來看，高額的賠償是否會導致小企業(yè)瘋狂搶注商標造成商標司法行政資源浪費以及對市場秩序的影響也是法院在認定賠償額時不可忽略的一個因素。

四、我國反向混淆制度完善

筆者認為，反向混淆行為應當規(guī)制，屬于一種商標侵權行為，商標權利人對于他人的混淆性侵權行為應當獲得相應的救濟措施，包括請求侵權人停止侵害、賠償損失等。但是，在商標侵權損害數(shù)額的計算上，根據(jù)商標法的規(guī)定，依次適用原告損失、被告侵權獲利、許可使用費倍數(shù)、法定賠償額計算時，在無法確定原告損失的情況下，由于被告獲利中還包括了被告本身付出的大量市場推廣費用，不可僅以被告獲利為計算依據(jù)，在計算時要扣除被告付出的廣告費、宣傳費、被告本身的固有商譽等影響因子，由此計算出正確的被告獲利數(shù)額。在必要時可以引入第三方對在先注冊人商譽的損失進行評估，以期確定最公平合理的損失賠償?shù)臄?shù)額，這樣也可以在規(guī)制侵權行為的同時，避免原告通過維權訴訟方式謀取不正當利益。

反向混淆制度在認定上應更為細致，與正向混淆相區(qū)分，以此保護小企業(yè)的利益。但又不能矯枉過正，連搶注商標的企業(yè)也一同保護進去。在損害賠償認定方面，根據(jù)現(xiàn)行商標法，填補損害仍是首選標準，被告獲利要慎重使用，不能單純根據(jù)被告獲利判定賠償數(shù)額，而要扣除被告自身對商標的宣傳使其增長的價值。與正向混淆相比，反向混淆更為少見，相關案例也不多，但完善這一制度意義很大。

武亞舟，男，大學本科，現(xiàn)就讀于華東政法大學知識產(chǎn)權學院，研究方向知識產(chǎn)權、民商法。