蔣堃

近年來，我國出口企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識不斷提升，但仍較為薄弱，知識產(chǎn)權(quán)海外糾紛已經(jīng)成為阻礙我國出口企業(yè)海外發(fā)展的障礙。產(chǎn)品大量銷售到國外，知識產(chǎn)權(quán)從意識到行為明顯滯后，不僅有被仿制的風(fēng)險，也會因為知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)問題在競爭中處于更加不利局面。因此，本文以亞馬遜網(wǎng)站2015年12月全面下架中國生產(chǎn)扭扭車事件為例，分析我國出口企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險及原因，以有助于出口企業(yè)吸取其中的教訓(xùn)。

一、 案情簡介

扭扭車是平衡車的一種，顧名思義，是在依靠重力的條件下，前后左右扭動前行的，車的底部靠兩個輪子支撐。本次案例中扭扭車的專利涉及兩方，美籍華人Shane Chen是其中一方，于2014年5月27日獲得專利US8738278B2。杭州騎客智能科技公司是另一方，于2014年12月10日獲得專利CN203996649U。提出扭扭車概念的是美籍華人Shane Chen，他以草圖的形式向人們展示了扭扭車的構(gòu)成，中間扭動的軸承起主要作用，底部的兩個輪子由電池驅(qū)動，起自動調(diào)節(jié)平衡作用的是陀螺儀，他以草圖和創(chuàng)意在中美兩國均申請了專利，但是他并未成功生產(chǎn)出實物。真正把這個創(chuàng)意實物化的是杭州的一位大學(xué)老師，并且他用機(jī)械調(diào)節(jié)平衡代替了自動調(diào)節(jié)平衡，同時他也在中美兩國申請了扭扭車的相關(guān)技術(shù)專利和外觀專利，并且組建騎客公司。將生產(chǎn)授權(quán)給許多深圳的工廠，他利用專利獲利包括兩個方面，一是授權(quán)費(fèi)，生產(chǎn)這種扭扭車的廠家需向他交付10萬元的授權(quán)費(fèi)，二授權(quán)標(biāo)簽費(fèi)，即每銷售一臺產(chǎn)品，他盈利10元。這次被亞馬遜下架產(chǎn)品的一部分企業(yè)是已經(jīng)付給騎客公司授權(quán)費(fèi)和授權(quán)標(biāo)簽費(fèi)的企業(yè)。而提出專利侵權(quán)的美國公司Razor，是在2015年11月底，以1000萬美元從美籍華人Shane Chen處獲得扭扭車在美國的獨(dú)家銷售權(quán)。同年12月12日， Razor律師將投訴交付于亞馬遜平臺，要求全部下架亞馬遜平臺上的扭扭車。

2015年12月12日，亞馬遜決定其平臺上銷售的中國產(chǎn)的高達(dá)95%的扭扭車（也稱“自平衡滑行車”）產(chǎn)品被強(qiáng)制下架；長達(dá)三個月的資金賬戶被凍結(jié)，更嚴(yán)重的是，強(qiáng)制退款措施也會實施在糾紛產(chǎn)生之時；從安全的角度出發(fā)，所有扭扭車的買家可自愿退貨，這是亞馬遜用郵件方式對所有買家的忠告。

亞馬遜同時告知扭扭車賣家，如果想要繼續(xù)銷售這款產(chǎn)品，需要提供以下證明：一是提供所出售的扭扭車相關(guān)的資質(zhì)文件或者證書，包括UN 38.3 （電池認(rèn)證）、UL 1642 （電池認(rèn)證）和 UL 60950-1 （充電器認(rèn)證）。二是提供證據(jù)證明銷售產(chǎn)品不屬于侵權(quán)產(chǎn)品，還須提供相關(guān)的為產(chǎn)品和公司辯護(hù)的律師聯(lián)系方式。因為收到來自該產(chǎn)品的專利相關(guān)者Razor USA LLC的告知，該專利號為No. 8，738，278。

亞馬遜全面下架扭扭車產(chǎn)品后，其他跨境電商平臺，比如wish等也宣布下架該產(chǎn)品。同時，DHL、UPS等國際快遞公司禁運(yùn)扭扭車產(chǎn)品，馬來西亞以及新加坡航空公司接連宣布禁運(yùn)該產(chǎn)品。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國是生產(chǎn)這種扭扭車的最大國家，占全球銷售的九成左右，大部分產(chǎn)品來自深圳的小企業(yè)。此事件影響力不斷擴(kuò)大，那么到底我國相關(guān)出口企業(yè)是否存在侵權(quán)行為？出口企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險來自哪些方面？下面將從知識產(chǎn)權(quán)方面進(jìn)行分析。

二、 案例分析

根據(jù)亞馬遜要求廠家提供的以上證明，亞馬遜是從兩方面考慮決定下架產(chǎn)品：一是專利方面的考慮，因為Razor USA LLC向亞馬遜提供了專利號為No. 8，738，278的所有權(quán)。亞馬遜平臺上銷售的絕大多數(shù)產(chǎn)品沒有經(jīng)過專利擁有者授權(quán)生產(chǎn)和銷售，屬于侵權(quán)行為；二是安全方面的考慮，從今年10月份爆出英國消費(fèi)者因扭扭車爆炸燒毀整間廚房，接連香港、美國都接連出現(xiàn)類似爆炸事故，爆炸原因都指向在亞馬遜平臺購買的扭扭車產(chǎn)品。從上述事實來看，扭扭車的銷售不僅存在著產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)專利方面的糾紛，同時很嚴(yán)重的安全隱患也隱藏其中，亞馬遜為了保障自身利益，才會采取全面下架扭扭車的政策。但是，這次全面下架事件更重要的是告訴了我們?yōu)槭裁瓷暾埩藢＠Ｗo(hù)還存在專利侵權(quán)的道理，回答了出口企業(yè)存在的以下疑問：

（一）交了專利費(fèi)為何還下架

首先，專利權(quán)是有地域限制的。不同國家的法律只保護(hù)在自己國家范圍內(nèi)申請的專利，也就是說，如果專利的授權(quán)在中國，那么產(chǎn)品的制造和銷售只能在中國國土進(jìn)行，只有擁有了相應(yīng)的美國授權(quán)，這種產(chǎn)品才可以在美國進(jìn)行買賣。

其次，知識產(chǎn)權(quán)與產(chǎn)品并不是一一對應(yīng)的關(guān)系。不同的專利技術(shù)方案可以體現(xiàn)在同一件產(chǎn)品上，因此只有擁有了這件產(chǎn)品的所有專利授權(quán)，在產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售過程中才不會有侵權(quán)行為的產(chǎn)生。本次案例中扭扭車產(chǎn)品涉及不止一方產(chǎn)權(quán)主體，包括發(fā)明扭扭車概念并繪制草圖的美籍華人Shane Chen和把概念實物化的騎客公司，只擁有一方的專利授權(quán)并不可以解除遭遇侵權(quán)訴訟的風(fēng)險。

（二）申請了專利為何還被訴侵權(quán)

在申請專利中，在先原則是專利制度遵循的原則體現(xiàn)。就全世界范圍來看，建立專利制度的國家和地區(qū)已有 175 個，對于相同專利申請誰在先的認(rèn)定原則是國際通用準(zhǔn)則，專利權(quán)授予最先提出專利申請的申請人。

當(dāng)前存在的普遍情況是，專利獲得時間越早，保護(hù)范圍就越大，這是因為后續(xù)的發(fā)明創(chuàng)造實際上是在某種程度上改進(jìn)或者是改善人類現(xiàn)有的技術(shù)。從本案例來看，就專利申請時間分析，Shane Chen的專利申請日和公告日均早于騎客公司所申請的專利；從專利內(nèi)容看，Shane Chen的專利側(cè)重扭扭車的基本原理和核心構(gòu)成，騎客公司的專利側(cè)重扭扭車實際設(shè)計生產(chǎn)，解決具體技術(shù)層面的問題。同一產(chǎn)品的申請專利，誰申請在先，誰的專利應(yīng)得到優(yōu)先保護(hù)。

（三）同一產(chǎn)品的申請專利為何保護(hù)有區(qū)別

從本案例兩方面分析可得，Shane Chen的專利提出一個新的概念和基本結(jié)構(gòu)，性質(zhì)上更接近基礎(chǔ)型專利，騎客公司的專利把概念變成一個具體的產(chǎn)品，解決實際生產(chǎn)設(shè)計問題，更接近改進(jìn)型專利。基礎(chǔ)型專利的價值毋庸置疑，它提供了一個全新的創(chuàng)意和概念。但改進(jìn)型專利的價值也不容忽視，它提供了使創(chuàng)意和概念落地變成實物的關(guān)鍵路徑，一方面促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)制造，另一方面使專利的價值得以實現(xiàn)。在本案例中，騎客公司的專利技術(shù)對Shane Chen的專利技術(shù)不足做出了顛覆性改變，而只是在扭扭車的核心平衡問題上做了詳細(xì)描述，改進(jìn)為機(jī)械式平衡并且最終在產(chǎn)品中得以實現(xiàn)，這種改進(jìn)顯然是非常有價值的。

但從專利保護(hù)范圍的角度來看，基礎(chǔ)專利要廣于改進(jìn)專利。因此本案例中Shane Chen的專利保護(hù)范圍要大于騎客公司所申請的專利，在扭扭車的產(chǎn)品領(lǐng)域除非通過尋求許可或?qū)＠麩o效的手段，否則都可能遭遇其專利侵權(quán)的訴訟風(fēng)險。

三、教訓(xùn)與啟示

（一）出口前做知識產(chǎn)權(quán)分析，并不是一件商品對應(yīng)只有一項專利

一件商品并不是對應(yīng)只有一項專利，如果要向企業(yè)交納授權(quán)費(fèi)，就要搞清楚產(chǎn)品涉及的專利主體有哪些，避免交納授權(quán)費(fèi)后仍然遭遇知識產(chǎn)權(quán)糾紛。本次遭遇亞馬遜下架的部分企業(yè)，它們已經(jīng)向騎客公司交納了10萬元授權(quán)費(fèi)和每件產(chǎn)品10元的授權(quán)標(biāo)簽費(fèi)，以為知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險已經(jīng)解除，可以高枕無憂，殊不知一件產(chǎn)品中會存在多個專利權(quán)，產(chǎn)品銷售到美國也需要得到美國國內(nèi)相關(guān)專利許可，所以這些企業(yè)即使交納授權(quán)費(fèi)仍然沒有逃過產(chǎn)品因知識產(chǎn)權(quán)問題被下架的風(fēng)險。

（二）研發(fā)初期有創(chuàng)意即可申請專利

一些專利申請者在申請專利上存在一個錯誤認(rèn)識，認(rèn)為只有研發(fā)完成，擁有研發(fā)實物或者完整的研發(fā)結(jié)果才可申請專利。以騎客公司為例，它的成立時間是在2013年5月，6月已有martwheelS1原型，然后一年以后騎客公司在中國申請專利。實際上，專利申請并不需要等到研發(fā)出實物，在研發(fā)初期有創(chuàng)意或者想法即可申請專利。本案例中當(dāng)Shane Chen有兩輪平衡車的想法，還沒有實際生產(chǎn)出樣品，就已經(jīng)開始申請專利，并且能夠利用知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策提早對專利進(jìn)行保護(hù)。Shane Chen于2012年2月申請臨時專利，而中間僅隔一年的時間，他在2013年2月正式申請了扭扭車的專利，對比之后我們看到，從保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)意識來看，騎客公司有待加強(qiáng)，因為在這方面他們很容易在競爭中處于被動地位。

（三）使用專利條款盡早保護(hù)

對我國專利法進(jìn)行分析可得出：專利申請的公布，第一個條件是符合發(fā)明專利的申請要求，第二個條件是申請時間已滿一年半。再有就是，申請人在提交提前公開專利申請的聲明之后，可獲得專利申請的優(yōu)先權(quán)。但是公開程序的進(jìn)入，需在專利局初步審查合格之后。而這種提前公開聲明的指對對象僅包含發(fā)明專利申請，且不能有任何附加條件的存在。

針對申請人，提前公開專利申請的優(yōu)勢在于：申請人可在專利法的保護(hù)之下，獲得產(chǎn)品實施單位或者是個人的費(fèi)用支付。同時臨時保護(hù)也會在申請人盡早獲得專利的情況下開啟。最后，提前公開專利申請有助于促進(jìn)產(chǎn)品的市場發(fā)展。

（四）利用專利制度有效制衡競爭對手

在商業(yè)競爭中，專利制度的設(shè)置有非常重要的意義，專利既涉及法律層面，同時還涉及商業(yè)競爭層面，它不僅可以幫助企業(yè)解決在競爭中出現(xiàn)的專利訴訟和專利糾紛問題，同時也可以作為有效的競爭手段來制衡競爭對手。比如此次扭扭車下架事件，對方選擇在12月向亞馬遜提出投訴，此時正值圣誕節(jié)前的產(chǎn)品銷售旺季，突然下架不僅帶來產(chǎn)品銷售損失，也造成貨品積壓和整條供應(yīng)鏈的損失。我國企業(yè)不應(yīng)該只把專利制度作為保護(hù)自身利益不受侵犯的法律規(guī)則，而要看到專利制度可以給企業(yè)帶來利益，并且可以作為競爭手段在競爭中取得優(yōu)勢地位。

（五）提早作好知識產(chǎn)權(quán)海外布局，并進(jìn)行后續(xù)合理規(guī)劃

規(guī)劃知識產(chǎn)權(quán)海外布局一般包括兩方面內(nèi)容。一方面，根據(jù)市場前景和自身技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)先布局企業(yè)核心專利，并對后續(xù)要申請的專利進(jìn)行規(guī)劃，盡快形成企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位；另一方面，持續(xù)對目標(biāo)市場國主要競爭對手的專利進(jìn)行跟蹤分析，避免在設(shè)計方面的雷同，避免與競爭對手發(fā)生專利糾紛。企業(yè)應(yīng)該提前對目標(biāo)市場國和競爭對手的專利環(huán)境進(jìn)行分析，未雨綢繆，在產(chǎn)品進(jìn)入目標(biāo)市場國之前就要進(jìn)行規(guī)劃。很多中國企業(yè)在產(chǎn)品出口前，并未在知識產(chǎn)權(quán)上作相應(yīng)的準(zhǔn)備，比如了解目標(biāo)市場國法律環(huán)境、知識產(chǎn)權(quán)的嚴(yán)苛程度以及競爭對手企業(yè)所擁有的專利等，以避免產(chǎn)品出口之后被起訴，或是在國際展會上被撤掉展臺，或是在海關(guān)被扣押之后才意識到知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險。國家知識產(chǎn)權(quán)局已發(fā)布俄羅斯、印度以及南非等國家知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境報告，今后還會繼續(xù)發(fā)布其它國家知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境報告，我國企業(yè)可充分利用這些資源，必要時與出口國相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，確保產(chǎn)品進(jìn)入目標(biāo)市場前對產(chǎn)品申請專利保護(hù)、對構(gòu)成侵權(quán)風(fēng)險的專利進(jìn)行有效規(guī)避，并保證能夠在產(chǎn)品侵權(quán)后進(jìn)行積極的應(yīng)對。

綜上所述，我國企業(yè)面臨的海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險依然很高，企業(yè)應(yīng)保持理性清醒認(rèn)識，盡早對目標(biāo)市場國的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行布局規(guī)劃，采取有效措施規(guī)避風(fēng)險。

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