鐘磊

美國“337調(diào)查”以侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主要調(diào)查對(duì)象，以專利技術(shù)為核心的高科技企業(yè)更容易受到“337調(diào)查”。近年來美國國際貿(mào)易委員會(huì)（以下簡稱“ITC”）受理的對(duì)中國企業(yè)發(fā)起的“337調(diào)查”呈現(xiàn)上升趨勢，從2001年到2015年美國發(fā)起的337調(diào)查總數(shù)為537件，被調(diào)查方為中國企業(yè)的案件數(shù)量為204件，占到案件總數(shù)的38%，成為全球受337調(diào)查數(shù)量最多的國家。其中96%的涉案企業(yè)都是高科技企業(yè)，而這些企業(yè)在“337調(diào)查”中只有40%的勝訴率，遠(yuǎn)低于世界平均值74%，這無疑使得我國高科技企業(yè)在對(duì)外發(fā)展中處于被動(dòng)地位。“觸寶科技案”是我國軟件企業(yè)在“337調(diào)查”中首次勝訴的案例，其勝訴經(jīng)驗(yàn)至今對(duì)于我國高科技企業(yè)妥善應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”仍然具有重要的借鑒意義。

一、案情介紹

“觸寶科技”成立于2008年，是一家研發(fā)、銷售手機(jī)應(yīng)用程序的高科技中小企業(yè)，被評(píng)為“全球十大最創(chuàng)新公司”。經(jīng)過短短幾年的發(fā)展，觸寶研發(fā)的輸入法在全球160多個(gè)國家和地區(qū)擁有超過1億用戶，占20%的安卓手機(jī)市場份額，在海外輸入法市場上出貨量居全球第二位，第一的是美國Nuance公司，該公司在國際語音識(shí)別引擎市場有超過80%的份額，擁有1000多項(xiàng)專利，人們熟知的蘋果手機(jī)語音助手Siri，中央電視臺(tái)春晚的呼叫中心也都是使用了該公司的技術(shù)；該公司在輸入法技術(shù)方面也處于壟斷地位，旗艦產(chǎn)品T9輸入法支持70種語言，全球市場占有率超70%。觸寶的快速發(fā)展對(duì)Nuance公司造成了較大威脅，因此其對(duì)觸寶一直虎視眈眈；Nuance公司2011年前后提出了收購觸寶的計(jì)劃，在被拒絕后就企圖通過“337調(diào)查”迫使觸寶退出市場。

2012年12月20日，Nuance公司在美國地方法院提起以觸寶為被告的專利侵權(quán)訴訟，同時(shí)又申訴至ITC，要求對(duì)觸寶科技啟動(dòng)337調(diào)查，理由是觸寶輸入法以及出廠時(shí)預(yù)置該輸入法的 Venture 智能手機(jī)侵犯了Nuance公司在美國注冊的專利，包括基于輸入設(shè)備運(yùn)動(dòng)參數(shù)跟蹤的選擇輸入系統(tǒng)、基于連續(xù)筆劃字詞的文本輸入系統(tǒng)和方法、使用多方向鍵盤消除輸入歧義，簡化鍵盤輸入5項(xiàng)專利。

面對(duì)過往企業(yè)60%的敗訴率以及Nuance公司強(qiáng)大的實(shí)力和龐大的律師團(tuán)隊(duì)，觸寶科技曾一度考慮放棄應(yīng)訴；后來出于對(duì)自身專利技術(shù)的信心，決定委托全美知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域頂級(jí)的飛翰律師事務(wù)所著手應(yīng)訴。訴訟過程中，觸寶的律師團(tuán)隊(duì)一方面提出Nuance公司的專利無效，以此反駁觸寶并未侵犯其專利；另一方面在中國法院起訴Nuance公司予以反擊。由于觸寶自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備充分，訴訟策略應(yīng)用得當(dāng)，2013年9月ITC下達(dá)速裁判決，判定觸寶科技侵犯Nuance公司專利的指控不成立，且在美國地方法院開庭前，Nuance公司主動(dòng)提出針對(duì)觸寶科技的專利指控進(jìn)行和解。2013年10月Nuance向ITC及美國地方法院提出撤訴申請(qǐng)，撤銷所有針對(duì)觸寶科技的專利訴訟。

有時(shí)候訴訟往往能發(fā)揮意想不到的營銷價(jià)值，在案件勝訴以后，觸寶產(chǎn)品得以繼續(xù)出口到美國，而且通過該案件也提升了企業(yè)的知名度，讓外界更加深入地了解到觸寶科技的技術(shù)優(yōu)勢，勝訴后觸寶產(chǎn)品在美國的市場占有率一路走高。目前觸寶獲得海外運(yùn)營商的廣泛認(rèn)可，觸寶輸入法海外合作的廠商運(yùn)營商已超過幾百家，與三星、HTC、中興、華為、沃達(dá)豐等全球知名企業(yè)都保持著合作，成為最受北美地區(qū)用戶歡迎的輸入法。

觸寶科技能夠在實(shí)力懸殊的情況下取得“337調(diào)查”的勝利，既得益于觸寶在企業(yè)發(fā)展的過程中進(jìn)行自主研發(fā)、注重專利的儲(chǔ)備，也得益于觸寶科技采取了正確得當(dāng)?shù)脑V訟策略。本文側(cè)重從觸寶科技采取的訴訟策略方面進(jìn)行分析。

二、觸寶公司勝訴的原因分析

（一） 認(rèn)清Nuance公司的真實(shí)意圖后堅(jiān)決應(yīng)訴

Nuance公司是大名鼎鼎的語音解決方案巨頭，輸入法技術(shù)在全球也處于壟斷地位，輸入法領(lǐng)域的市場份額穩(wěn)居全球第一，公司規(guī)模更是遠(yuǎn)超過觸寶。此次訴戰(zhàn)中，Nuance公司請(qǐng)到12名頂級(jí)律師組成律師團(tuán)進(jìn)行訴訟，而觸寶只有2名律師。

如果觸寶應(yīng)訴，將花費(fèi)500萬到800萬美元之間高昂的訴訟費(fèi)，相當(dāng)于觸寶公司A輪融資量級(jí)的費(fèi)用。此次訴訟Nuance公司想要達(dá)到的真實(shí)目的是迫使處于發(fā)展初期的觸寶舉白旗，走投無路，最終以低價(jià)對(duì)其進(jìn)行收購，可以說“要不收購，要不打垮”是Nuance公司的一貫策略。從2000年起Nuance公司累計(jì)進(jìn)行了超過52宗收購，2006年之后更是每2個(gè)月就會(huì)收購一家公司以吸收其技術(shù)優(yōu)勢增強(qiáng)自身實(shí)力。其中最有影響力的是收購聯(lián)想T9輸入法以及2011年收購掃屏輸入法公司Swype。這種策略使得Nuance公司幾乎壟斷英文手機(jī)輸入法市場，在收購被拒絕的情況下，Nuance公司就會(huì)起訴，在過去10年其起訴過8家公司，無一例勝訴，但已經(jīng)有4家被其收購。

在認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)后，觸寶面臨兩種選擇，要么應(yīng)訴，花費(fèi)高額訴訟費(fèi)并承擔(dān)可能敗訴退出海外市場的風(fēng)險(xiǎn)，但如果勝訴則將保持自己產(chǎn)品的占有率；要么放棄應(yīng)訴，重新白手起家換一個(gè)產(chǎn)品或不做海外市場，這無疑是山窮水盡的絕望境地。權(quán)衡過后觸寶決定進(jìn)行生死一搏，準(zhǔn)備應(yīng)訴，事實(shí)證明觸寶的堅(jiān)決應(yīng)訴是正確的選擇。

（二） 防御性策略與進(jìn)攻性策略并舉

觸寶律師團(tuán)隊(duì)在訴訟中采取有效的訴訟策略是能夠贏得訴訟的關(guān)鍵。從大的策略上，觸寶律師團(tuán)隊(duì)從兩方面著手，一方面積極搜集證據(jù)對(duì)Nuance公司的專利指控進(jìn)行抗辯，另一方面由于Nuance公司也活躍在中國市場，因此觸寶公司在2012年6月在上海市第一中級(jí)人民法院起訴Nuance公司，訴稱其侵犯觸寶公司的專利權(quán)，以此分散Nuance公司的精力，也對(duì)其專利指控作出堅(jiān)決回應(yīng)。觸寶在國內(nèi)起訴Nuance的真實(shí)目的并不是向其主張賠償，而是針對(duì)其“337調(diào)查”給予的反擊。因此2013年10月，當(dāng)美國方面行政法官正式批準(zhǔn)Nuance 提出的和解建議后，觸寶在上海市第一中級(jí)人民法院也撤回了對(duì) Nuance 的起訴。

（三）區(qū)分不同的專利指控采取專利無效和不侵權(quán)抗辯

觸寶的律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)Nuance公司具體的專利侵權(quán)指控采取了不同的應(yīng)對(duì)策略。觸寶律師團(tuán)深知，在實(shí)力強(qiáng)大的Nuance公司面前正面硬拼沒有勝算，反而采取溫和的策略能夠收到良好效果。在訴訟中，針對(duì)“基于連續(xù)筆劃字詞的文本輸入系統(tǒng)和方法”專利項(xiàng)的指控，觸寶應(yīng)訴的側(cè)重點(diǎn)放在指出Nuance公司該項(xiàng)專利是無效的，間接證明觸寶公司不存在侵犯其專利的前提。如果該項(xiàng)主張成立，后果將超出Nuance公司進(jìn)行此次訴訟的初衷，因而其投鼠忌器，主動(dòng)撤回了該項(xiàng)專利的指控。

而針對(duì)“簡化鍵盤輸入”專利的指控，觸寶律師團(tuán)發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)專利在是否侵權(quán)方面具有可辯性。其應(yīng)訴的重點(diǎn)應(yīng)放在該項(xiàng)專利屬于觸寶公司自主研發(fā)，且已經(jīng)申請(qǐng)了美國專利，并且從間接侵權(quán)里的誘導(dǎo)侵權(quán)和協(xié)助侵權(quán)兩個(gè)方面進(jìn)行反駁，提出Nuance 的專利要求中包含了輸入設(shè)備，而觸寶輸入法是單純作為軟件存在的，使得觸寶輸入法協(xié)助侵權(quán)成功的可能性也大大降低。正是在這種有針對(duì)性的抗辯之下，觸寶公司在開庭前就證明對(duì)方1個(gè)專利無效，又在6個(gè)月后使法官速裁另3項(xiàng)專利不侵權(quán)。

（四）充分的專利儲(chǔ)備是勝訴的根本原因

觸寶科技在“337調(diào)查”中能夠勝訴，根本原因在于其一直堅(jiān)持自主研發(fā)，并且十分注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的儲(chǔ)備。觸寶從成立之初就十分注重專利技術(shù)的申請(qǐng)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，僅在輸入法這項(xiàng)技術(shù)上在國際上就申請(qǐng)了26項(xiàng)專利，觸寶從一開始就充分認(rèn)識(shí)到，觸寶卻舍得花。為了申請(qǐng)美國專利，更是不惜花費(fèi)高于國內(nèi)十倍的價(jià)格邀請(qǐng)頂級(jí)律師撰寫美國專利申請(qǐng)書。

此外觸寶公司平時(shí)充足的專利儲(chǔ)備在訴訟抗辯中也起到了重要作用，由于證明Nuance公司專利無效需要查閱大量的專利技術(shù)文獻(xiàn)舉證，觸寶在平時(shí)的專利申請(qǐng)中做了大量的積累；在反訴中需要證明觸寶的產(chǎn)品已經(jīng)申請(qǐng)了美國專利，反而是Nuance公司侵犯了觸寶公司的專利權(quán)，這需要找尋Nuance公司產(chǎn)品可能侵權(quán)的部分，這些工作如果沒有良好的專利儲(chǔ)備是無法完成的。

三、觸寶案對(duì)其他高科技企業(yè)應(yīng)訴“337調(diào)查”的啟示

（一）認(rèn)清“337調(diào)查”的真實(shí)目的，合理作出是否應(yīng)訴的決策

美國對(duì)中國高科技企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”的原因有兩方面，一是企業(yè)的產(chǎn)品確實(shí)侵犯了其專利，另一方面可能只是借助“337調(diào)查”高昂的訴訟費(fèi)和復(fù)雜的程序逼迫中小企業(yè)不敢應(yīng)訴以致退出美國市場，進(jìn)而讓美國企業(yè)以低價(jià)對(duì)其進(jìn)行收購，達(dá)到其壟斷全球市場的目的。

在國內(nèi)企業(yè)遭遇“337調(diào)查”后，首要的就是要作出是否應(yīng)訴的決策。當(dāng)然，積極應(yīng)訴是非常重要選擇，但也應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面后進(jìn)行決策：一是美國“企業(yè)337”調(diào)查的目的是什么？二是中國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否申請(qǐng)了專利？是否有侵權(quán)問題？如果美國企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”的目的是為了收購被起訴的公司，如果被起訴公司已申請(qǐng)了美國專利，且無侵權(quán)行為，那就應(yīng)該堅(jiān)決應(yīng)訴。反之，如果被起訴企業(yè)明知專利技術(shù)中有侵權(quán)的成分，就不要應(yīng)訴，因?yàn)閼?yīng)訴不單會(huì)花費(fèi)巨大，而且由于“337調(diào)查”會(huì)使律師、專家證人接觸到大量企業(yè)的專利信息和財(cái)務(wù)信息，也存在泄漏商業(yè)秘密的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）和解策略的采用

和解是指在“337調(diào)查”開始之后，允許雙方協(xié)商達(dá)成和解。和解有兩大優(yōu)點(diǎn)，一是可以使案件調(diào)查的期間縮短，節(jié)省訴訟成本，二是可以通過雙方協(xié)商，向?qū)Ψ嚼U納專利費(fèi)，從而繼續(xù)向該市場出口產(chǎn)品。這種做法可以將“337調(diào)查”對(duì)企業(yè)帶來的不利影響降到最低，留存企業(yè)發(fā)展的生命線，這對(duì)處于發(fā)展初期的中小企業(yè)來說尤為重要。

本例中，觸寶科技不單在美國應(yīng)訴獲勝而且在國內(nèi)起訴對(duì)方侵權(quán)，迫使對(duì)方采用和解的舉動(dòng)。和解也是對(duì)自身利益的保護(hù)。例如，2008年為北京奧運(yùn)會(huì)提供LED燈光技術(shù)的鴻利光電子企業(yè)當(dāng)年遭受美國“337調(diào)查”后，僅花費(fèi)了100萬美元左右的和解費(fèi)用就得到美國企業(yè)封裝技術(shù)的授權(quán)，也使鴻利公司的美國市場份額得以保全。

（三）根據(jù)被指控專利的特點(diǎn)進(jìn)行不侵權(quán)抗辯或?qū)＠麩o效抗辯

根據(jù)美國稅法的第337節(jié)，構(gòu)成“337條款”下的專利侵權(quán)的要件有兩方面，一是確有生產(chǎn)、制造侵權(quán)的產(chǎn)品的行為，二是該美國企業(yè)的專利、版權(quán)、貨物必須存在有效的、可執(zhí)行的專利。由此區(qū)分美國企業(yè)“337調(diào)查”指控的特點(diǎn)，可以從不侵權(quán)和專利無效兩方面進(jìn)行抗辯。本案例中，觸寶科技針對(duì)美國公司的專利無效進(jìn)行應(yīng)訴，提供了很好的啟示。

針對(duì)專利無效通?？梢詮囊韵聨讉€(gè)方面開展抗辯：一是指出對(duì)方專利技術(shù)已經(jīng)過了專利保護(hù)期；二是對(duì)方專利不符合新穎性的要求；三是對(duì)方專利申請(qǐng)書對(duì)專利權(quán)利的范圍描述比較模糊。值得一提的是，如果美國企業(yè)的專利被指稱無效對(duì)該企業(yè)的影響也是巨大的，因而專利無效抗辯是一項(xiàng)非常有力的抗辯工具。如果碰到既不能使對(duì)方專利無效，又不能尋求和解，也不能有效反訴對(duì)方的情況，則應(yīng)主動(dòng)放棄該產(chǎn)品并大力宣傳這種做法，呈現(xiàn)給公眾一個(gè)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的積極企業(yè)形象。

（四）做好專利儲(chǔ)備，以備不時(shí)之需

贏得訴訟的關(guān)鍵是對(duì)自己的專利訴訟證據(jù)的搜集調(diào)取往往十分復(fù)雜和專業(yè)，如果缺乏專利儲(chǔ)備則會(huì)困難重重，無從下手。專利證據(jù)的搜集無法臨時(shí)抱佛腳，需要注重平時(shí)的專利儲(chǔ)備，以備訴訟使用不時(shí)之需。

這也是觸寶科技給我們提供的一個(gè)重要啟示。做好專利儲(chǔ)備可以從以下幾方面著手：一是要積極申請(qǐng)專利，申請(qǐng)美國專利花費(fèi)較高，許多高科技企業(yè)，尤其是中小企業(yè)往往不愿意為之花費(fèi)太多，擁有專利后卻不申請(qǐng)專利保護(hù)或被其他企業(yè)率先申請(qǐng)，非?？上А６侨绻髽I(yè)沒有自主研發(fā)專利，則應(yīng)盡量去從其他企業(yè)那里購買一些與自身技術(shù)相關(guān)的專利，這樣既可以避免侵權(quán)，也可以化被動(dòng)為主動(dòng)，在必要時(shí)起訴競爭對(duì)手侵權(quán)，三是申請(qǐng)專利后要注重明確改進(jìn)專利的產(chǎn)權(quán)。有的企業(yè)在進(jìn)入美國市場前得到了專利授權(quán)，但在許可合同中卻沒有明確認(rèn)定對(duì)該專利進(jìn)行改進(jìn)后知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬問題，使得自己花費(fèi)成本改進(jìn)的專利無法得到有效保護(hù)，這也應(yīng)當(dāng)引起注意。