于德華　張　虓

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技術手段在對比文件中所起的作用在創(chuàng)造性判斷中的考量

于德華張?zhí)?/p>

國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作北京中心

于德華，碩士，助理研究員，從事專利審查工作；張?zhí)崳T士，副研究員，從事專利審查和研究工作。

創(chuàng)造性的判斷始終是專利審查中的難點問題。本文從專利審查實踐中的一個案例出發(fā)，針對《專利審查指南》中的相關規(guī)定，提煉出兩個不同的觀點，并給出了自己的建議，對創(chuàng)造性的判斷具有一定的啟發(fā)和指導意義。

結合一個案例的創(chuàng)造性審查過程，分析了發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別特征被另一份對比文件中披露，但其在該對比文件中所起的作用未明確記載時，如何考量該對比文件是否存在相關的技術啟示。

引言

專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性是發(fā)明專利申請獲得授權的實質性條件之一，也是發(fā)明專利實質審查的重點和難點。根據《專利審查指南》的規(guī)定（參見第二部分第四章3.2.1.1），創(chuàng)造性的判斷方法一般分三個步驟進行，即通常所稱的“三步法”：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；（2）確定發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征和其實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域普通技術人員來說是否顯而易見。在第（3）步判斷是否顯而易見時，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示。《專利審查指南》例舉了三種情況，通常認為現(xiàn)有技術中存在技術啟示，其中第（iii）種情況為：所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同。

對于上述情況，當區(qū)別特征對應的技術手段在另一份對比文件中所起的作用有明確記載時，一般容易判斷該作用是否與區(qū)別特征在發(fā)明中所起的作用是否相同。而很多情況下，雖然區(qū)別特征被另一份對比文件公開，但在該對比文件中未明確記載所起的作用，因此，在判斷現(xiàn)有技術是否存在技術啟示時，會引起一些爭議，因此有必要對這種情況進行分析和研究，以期對創(chuàng)造性的判斷有所幫助。下面，本文將通過一個實際案例的審查過程，討論上述情況在創(chuàng)造性判斷過程中的考量。

案例介紹—— 一種制備咖啡的倉體

背景技術：現(xiàn)有的用于咖啡機中制備咖啡的倉體（即咖啡膠囊，參見圖 1），其底部過濾元件上有多個小圓形通孔（8），倉體中裝有細小的咖啡粉，熱水在咖啡機中被加壓并通過該倉體，與咖啡粉末混合后提取成咖啡飲品。但這種類型的過濾元件，圓形通孔（8）易于堵塞，造成水在倉體內的分布受到影響，咖啡粉末不能被濕潤至相同程度，導致咖啡的品質降低。 本發(fā)明要解決的技術問題是提供一種不易被咖啡粉末堵塞的咖啡倉體。采用的技術方案是將底部過濾元件上的小圓形通孔替換成長槽通孔（即下文權利要求所述的“入口部段的長度大于入口部段的寬度”，參見圖2）。采用長槽形通孔后，即便在咖啡顆粒嵌入槽中的情況下，由于槽的寬度小于絕大多數(shù)咖啡顆粒，在槽和顆粒之間留下空隙，具有不至于把通孔完全堵死的技術效果。

權利要求：一種通過向其中注入液體并使加壓的液體流過容納于制作在倉體（1）內的腔體（8）中的粉末狀物質（9）來用于制備飲品的倉體，所述倉體（1）包括：….至少一個過濾元件，過濾元件上有多個通孔（12）…，其特征在于，通孔（12）具有入口部段（15），且每個入口部段的長度大于入口部段的寬度。

在審查過程中，審查員引用的最接近的現(xiàn)有技術（對比文件1），即為本發(fā)明的背景技術，其公開了具有圓形通孔的咖啡倉體（參見圖1）。引用的對比文件2涉及一種重力提取咖啡的過濾器（并非用于咖啡機中的加壓水），其底部具有長槽形孔（參見圖3，4），而關于長槽形孔的作用，對比文件2記載的：長槽形孔可以減少流體阻力，打破液體的表面張力、提高毛細作用。

圖1

圖2

圖3

圖4

經特征對比，本發(fā)明的權利要求與對比文件1的區(qū)別僅在于：通孔（12）具有入口部段（15），且每個入口部段的長度大于入口部段的寬度（即具有長槽形通孔）。 基于上述區(qū)別特征，本發(fā)明實際解決的技術問題是如何避免過濾元件的堵塞。

而對比文件2的過濾器底部正好也采用了長槽形通孔，可見上述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段。但是對比文件2并沒有記載采用長槽形通孔的作用是防止過濾元件的阻塞。在對比文件2是否能夠給出相關技術啟示這一問題上，存在著兩種觀點：

觀點一：對比文件2的咖啡過濾器，使用條件是重力提取飲品，而非加壓提取，其過濾元件采用長槽形通孔的目的是減少阻力，打破液體的表面張力、提高毛細作用，對比文件2中沒有明確記載長槽形通孔是為了避免過濾元件的堵塞，因此對比文件2公開的內容并不會為本領域技術人員提供動機將對比文件1的圓形孔替換成長槽形孔以解決堵塞的技術問題。

觀點二：雖然對比文件2中的過濾元件的使用條件是重力提取飲品，所記載的作用是減少阻力，打破液體的表面張力、提高毛細作用。但這并不妨礙對比文件2中的長槽形孔同時還具有能夠防止阻塞的技術效果，這是槽形孔本身所具有的性質，不以其使用條件不同而改變。即對比文件2采用了具有槽形通孔的過濾元件，該技術手段在客觀上能夠解決與本申請相同的技術問題，也能起到與本申請相同的技術效果，即給出與對比文件1結合以解決上述技術問題的啟示。

分析與結論

通過分析以上兩種觀點可見，觀點一將《專利審查指南》上述第（iii）種情況中規(guī)定的“該技術手段在該對比文件中所起的作用”理解為對比文件必須“明確記載”有相同的作用。而觀點二認為，上述“作用”不局限于“明確記載”，即使對比文件沒有記載相關作用，但“客觀上能夠起到相同的作用”也能夠給出相關的技術啟示。筆者認為上述兩種觀點各有利弊，觀點一對于指南的上述規(guī)定的理解過于保守和教條，在考慮對比文件是否給出技術啟示時，僅考慮對比文件明確記載的內容，雖然保持了事實認定的客觀性，但容易高估發(fā)明的創(chuàng)造性。而觀點二，雖然對指南上述規(guī)定的理解是合理的，但在實際操作過程中，容易擴大理解對比文件記載的內容，容易帶入主觀因素，造成“事后諸葛亮”式的判斷，從而低估發(fā)明的創(chuàng)造性。

鑒于此，筆者認為在面臨《專利審查指南》例舉的第（iii）種情況時，要判斷對比文件是否給出相關的技術啟示，既不能局限于對比文件中文字記載的內容，也不能隨意擴大對對比文件的理解，應具體問題具體分析，綜合考慮發(fā)明要解決的技術問題，還原發(fā)明的創(chuàng)作過程，并結合對比文件的發(fā)明創(chuàng)造過程，考慮對比文件是否面臨相同的技術問題，從而得出現(xiàn)有技術是否給出相關技術啟示的判斷。

DOI：10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.13.049