文/杭東霞 編輯/丁小珊

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境外商標“保衛(wèi)戰(zhàn)”

文/杭東霞 編輯/丁小珊

如果商標被境外機構(gòu)搶注，企業(yè)很可能要面對巨大的經(jīng)濟損失和商譽減值。因此，“出海”企業(yè)要制定并實施完整的境外商標注冊、維護制度，并及時、有策略地回應商標訴訟。

近年來，商標搶注事件常常成為公眾關(guān)注的焦點，如“致中和”、“同仁堂”商標在日本被搶注，“六必居”在加拿大被搶注，“五糧液”在韓國被搶注，“紅塔山”在菲律賓被搶注，“紅星二鍋頭”在瑞士被搶注，“大白兔”在日本、美國、菲律賓等多國被搶注，海信的英語商標在德國被搶注。商標被搶注后，我國企業(yè)無法在銷售國申請、使用自己的商標，必須改用其他商標。這使依靠原商標積累的市場信息、客戶認可度都無法再延續(xù)，對市場銷售和企業(yè)形象的損害巨大。而已在主要銷售國申請了商標的我國企業(yè)，由于未做好日常的商標維護工作，也越來越頻繁地遭受到銷售國當?shù)仄髽I(yè)的商標侵權(quán)，如“江動”集團商標在馬來西亞被侵權(quán)。

這些問題頻頻出現(xiàn)的背后，是中國企業(yè)對國際商標注冊工作的不重視，對國際商標法律的不熟悉。一般而言，商標授權(quán)以注冊在先為主要原則，即在一個特定的地域內(nèi)（如一個國家），誰先注冊誰先享有商標權(quán)利；與此同時，商標的地域性保護特征又很明顯，中國企業(yè)在中國的商標注冊所獲得權(quán)利和保護并不能延展到其他國家。所以我國企業(yè)應該認識到，長期持有某一商標并不意味著可以自動獲得出口銷售地的商標保護。如果不及時在銷售地進行注冊，而產(chǎn)品本身又很有競爭力，部分國外機構(gòu)很可能會搶注該產(chǎn)品商標，甚至進一步對我國企業(yè)提起商標侵權(quán)訴訟。在這種情況下，我國企業(yè)可能要花不菲的資金購買原本屬于自己的資產(chǎn)，帶來的經(jīng)濟損失和商譽減值是顯而易見的。

案例背景

A公司是一家從事新能源光伏組件生產(chǎn)的小型企業(yè)，德國是其主要的出口銷售地。A公司在銷售經(jīng)營中經(jīng)歷了被搶注、協(xié)商談判、取回商標權(quán)利和最終建立境外長期商標維護制度的過程，其案例十分具有借鑒意義。本文將通過對這一案例關(guān)鍵點的介紹，介紹如何有效的建立企業(yè)境外商標注冊和維護制度。

A公司起家組件代加工，在組件技術(shù)和質(zhì)量雙突破后，創(chuàng)建了自主品牌，并在國內(nèi)注冊了商標，為第九類光伏組件。之后，隨著德國光伏市場的發(fā)展，A公司開始拓展這一海外市場。通過幾年的努力，A公司在德國占據(jù)了一定的市場份額，發(fā)展了眾多的經(jīng)銷商，其商標也獲得了較高的知名度。就在一切順風順水的時候，A公司收到了當?shù)胤ㄔ旱膫髌保ㄖ湟蛏嫦由虡饲謾?quán)被當?shù)谺公司起訴，并要求A公司按照銷售額承擔大額賠償金。A公司開展調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，B公司實際為A公司在當?shù)亟?jīng)銷商（C公司）的關(guān)聯(lián)企業(yè)，因此深知A公司產(chǎn)品的市場美譽度以及該品牌的價值。B公司搶先在當?shù)刈缘纳虡?，類別完全覆蓋了A公司的銷售產(chǎn)品。A公司認為，B公司的行為明顯是在惡意搶注，不符合商業(yè)慣例和公平原則，同時A公司考慮到其與當?shù)亟?jīng)銷商的合作關(guān)系，故打算先與B公司協(xié)商，以說服其撤回訴訟。

在C公司的安排下，A公司與B公司進行了會談。談判持續(xù)了三天，但是B公司始終不同意撤訴，除非A公司與B公司簽訂商標使用許可合同并支付商標使用費，費用標準為A公司每年銷售額的30%。雖然A公司在談判前已經(jīng)做好了要支付一部分費用的心理準備，但是如此高額的費用要求，將極大增加其銷售成本，而如果相應提高銷售價格，那么A公司的產(chǎn)品將失去市場競爭力。

A公司就商標使用費的比例與B公司進行了多輪磋商，最終還是無法達成一致意見，談判無法繼續(xù)進行。A公司只能選擇應訴，通過訴訟最大程度地保護自己的權(quán)利。

應訴策略剖析

A公司首先通過訴訟技巧，爭取到了更長的開庭前準備時間。利用這段時間，公司聘請了德國律師，并組織了專門的工作小組應對該案件。

之后，A公司需要確定的是采用何種應訴思路及目標。根據(jù)當時的環(huán)境判斷，A公司可以采取以下應訴措施：最佳應訴思路和目標為不承認B公司的商標權(quán)利，并申請法院判定B公司的行為是不正當競爭，同時判定注銷B公司已注冊的商標；次佳目標為承認B公司的商標權(quán)利，但申請法院判定A公司對B公司的注冊商標有在先使用的權(quán)利。通過談判，A公司判定B公司對于費用的訴求非常堅定，雙方很難通過協(xié)商達成都能接受的價格。最終，A公司決定選擇不承認B公司商標權(quán)利的應訴思路。

在確定了應訴路徑后，A公司做了大量的證據(jù)收集工作，力圖證明B公司申請注冊商標的行為屬于法律禁止的不正當競爭行為。具體而言，A公司需要用各類材料向法官證明以下內(nèi)容：B公司申請注冊涉案商標的目的是為了壟斷市場，并有計劃地阻礙A公司在德國的市場銷售；B公司十分了解A公司在德國使用涉案商標的情況，同時也十分了解A公司商標在中國及其他國家已經(jīng)獲得了注冊；B公司的注冊商標與A公司的注冊商標完全相同；A公司的注冊商標在德國光伏市場具有較高知名度；B公司可以利用注冊商標剝奪A公司與其他公司銷售合作或直銷的權(quán)利，從而達到B公司之關(guān)聯(lián)公司C獨家代理A公司產(chǎn)品的效果。

與此同時，A公司需要從商業(yè)和法律角度重新審視與C公司的銷售關(guān)系。雖然B公司與C公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)，股東也存在交叉，但是職業(yè)經(jīng)理人團隊并不完全相同。所以A公司無法判斷C公司在整個事件中扮演的角色。在雙方的需求強度方面，A公司與C公司之間的代理銷售合同對A公司的制約較少，A公司有較大自主權(quán)；C公司代理A公司產(chǎn)品所得的盈利基本占C公司總盈利的30%。所以A公司最后決定暫時停止向C公司供貨，但不發(fā)任何書面告知。A公司同時與C公司正面溝通，明確提出希望C公司與B公司溝通，盡量調(diào)和雙方矛盾，以實現(xiàn)雙贏的目的。

最后，A公司向中、德兩國的行業(yè)協(xié)會正式通報該糾紛，并保持對案件進展的持續(xù)更新。A公司向兩國行業(yè)協(xié)會強調(diào)了公平競爭和有序市場經(jīng)營的理念，特別向德國行業(yè)協(xié)會提出了請其對B公司開展公平性調(diào)查，并對A、B公司之間的糾紛進行協(xié)調(diào)的訴求，以期借助行業(yè)協(xié)會的力量助推庭外和解順利進行。事實上，兩國行業(yè)協(xié)會，特別是德國行業(yè)協(xié)會確實在溝通、斡旋和推動談判達成等方面起到了重要的作用。

該案件歷時兩年十個月，其間出現(xiàn)了交叉訴訟等過程，雙方都投入了大量的精力和時間。最終A公司和B公司達成了一系列庭外協(xié)議，約定B公司將商標完整轉(zhuǎn)讓給A公司，轉(zhuǎn)讓對價為B公司的商標申請費用和合理增值，同時雙方均撤銷在法院的訴訟。

境外商標維護

案件結(jié)案后，A公司并沒有松懈，反而開始更緊鑼密鼓地制定境外商標戰(zhàn)略。這是因為，只有制定并實施完整的商標維護制度，公司才能保證自己在海外市場的銷售權(quán)益，同時提高品牌知名度和競爭力。

經(jīng)過研究，A公司將其商標戰(zhàn)略分解為商標申請和日常維護兩個模塊，并做了相應的財務預算，力爭在成本可控的前提下做到商標權(quán)利在銷售地全覆蓋，并在商標申請成功后保證維護工作的有效性。

在商標申請模塊，A公司首先按照銷售規(guī)模和未來銷售戰(zhàn)略梳理了商標申請的重點區(qū)域，確定了分批商標申請計劃。在歐洲各國的商標申請，A公司主要按照馬德里國際注冊方式和歐盟注冊方式進行；在公司的主要出口國（如美國、加拿大、東南亞等）的商標申請，則采取單一國家注冊的方式進行。

在商標申請的工作節(jié)奏方面，A公司根據(jù)申請所需花費時間的長短，制定了申請啟動表格，將商標許可申請時間較長的國家排在申請工作的前位。為了更好地避免商標搶注案件的發(fā)生，對于不認可商標在先使用的國家，A公司立即開始申請；對于認可商標在先使用的國家，先保留在先使用的證據(jù)，再逐步申請。

在商標標識方面，A公司充分研究了不同商標申請體系的規(guī)定。例如馬德里國際商標申請體系要求公司的境內(nèi)商標要和境外商標完全一致，在向此體系內(nèi)的國家申請商標時，A公司保證了境內(nèi)、外商標圖形和文字組合的完全一致；對于不需要保持一致的申請體系，A公司則根據(jù)產(chǎn)品在當?shù)劁N售情況和當?shù)匾延械淖郧闆r，重新設計了擬申請的圖形和文字組合，使商標更貼合目標市場的文化風俗、市場習慣。

在申請類別方面，A公司不但申請了目前生產(chǎn)的商品類別，更預先申請了未來計劃生產(chǎn)的商品類別，以及未來可能發(fā)生代工、設計、安裝等衍生商品類別。

同時，A公司在關(guān)鍵銷售市場啟動了防御商標申請戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略主要包括兩個部分：一是將主商標申請范圍擴大，以覆蓋到近似的商品類別和服務；二是在主商標申請的同類別中，又申請了與主商標圖形和文字類似的商標。在申請過程中，部分地區(qū)的當?shù)毓緦公司的商標申請?zhí)岢隽水愖h。這種情況往往出現(xiàn)在A公司產(chǎn)品銷售較好的國家和地區(qū)，而異議者通常也是行業(yè)內(nèi)的企業(yè)或代理商。這些企業(yè)往往對A公司商標的價值有著清楚的認識，并擬搶注商標，甚至有些企業(yè)已經(jīng)發(fā)起了同樣的商標申請。A公司根據(jù)申請體系的規(guī)則對異議進行答辯，成功地贏得了一些國家的商標注冊權(quán)利，但是在有些國家也只能放棄申請或者變更商標圖文樣式，并重新申請。

經(jīng)過一年的商標申請工作，A公司基本完成了主要境外銷售市場商標的整體布局，在海外市場上提升了公司的品牌形象，并擴大了知名度。更重要的是，A公司的行動基本杜絕了被搶注的法律風險和經(jīng)濟風險，降低了直接銷售的不確定性。

在商標維護模塊，A公司也有了更具戰(zhàn)略性的布局。在商標申請過程中，A公司了解到商標成功注冊并不意味著萬事大吉，這項工作需要企業(yè)長期的關(guān)注和維護。例如，大多數(shù)國家的商標法都規(guī)定，三到五年內(nèi)不被連續(xù)使用的注冊商標，可能面臨被撤銷的風險。所以，只有做到對注冊商標的長期保護才能充分發(fā)揮商標的應有價值。為此，A公司建立了商標的日常維護體系，即成立獨立的品牌部門來管理商標。

品牌部門除了要保證原有的境內(nèi)商標管理工作，還肩負著明確的境外商標管理職責。第一，負責境外商標的申請、續(xù)展和變更等工作。主要任務一是根據(jù)銷售戰(zhàn)略預先做好商標申請工作；二是對于已經(jīng)注冊的商標，做好續(xù)展工作；三是根據(jù)業(yè)務變化，及時做好調(diào)整商標注冊類別和其他變更工作。第二，負責境外商標的監(jiān)控工作。具體而言，工作人員要持續(xù)關(guān)注A公司注冊商標所在國家和地區(qū)的光伏行業(yè)、光伏上下游行業(yè)以及光伏配套行業(yè)等領(lǐng)域，是否有他人注冊與A公司類似、近似或足以對消費者產(chǎn)生誤導的商標。如果發(fā)現(xiàn)，則需立即提出異議，防止其他企業(yè)申請成功，以避免由此帶來的競爭格局。第三，負責商標糾紛。如果 A公司境外注冊商標所在國家或地區(qū)的公司對其提起異議或者訴訟，該部門要迅速應對。第四，負責商標維護。一方面，要制止境外企業(yè)對A公司注冊商標的侵權(quán)行為，并追究其賠償責任；另一方面，要打擊假冒商品的流通。根據(jù)上述部門職責，A公司調(diào)配了人員配置，并安排專崗負責相關(guān)工作。通過公司內(nèi)部工作人員的工作，以及來自外部律師事務所的協(xié)同配合，目前A公司的商標維護體系運作良好。

我國企業(yè)在國際貿(mào)易中扮演的角色正在逐步發(fā)生變化，一部分企業(yè)已經(jīng)從純粹的OEM加工商，發(fā)展成為具有自主品牌的直接出口商。隨著企業(yè)自主品牌產(chǎn)品銷售額的增加、銷售地的擴張，將境外商標的注冊與維護提到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面，是“出?！逼髽I(yè)打贏海外商戰(zhàn)的堅硬盾牌。

作者系均瑤集團法務負責人