鄭玉燕

以外銷為主的臺商製造業(yè)，多以OEM即代工生產(chǎn)者居多，但一些企業(yè)在貨物出口時卻被海關(guān)以涉嫌商標侵權(quán)為由予以扣留，從而造成交貨期的延遲並可能承擔侵權(quán)所產(chǎn)生的法律責任。由貼牌加工引起的商標侵權(quán)，臺商該如何防患未然，避免貨物被海關(guān)扣留？

臺商通常認為，境外委託方在其所在國已註冊了該商標並擁有所有權(quán)，且臺資企業(yè)的加工貨物全部出口，並未在中國境內(nèi)進行銷售，當然也就談不上對中國境內(nèi)已註冊相同（似）商標造成混淆，因此一旦貨物被海關(guān)扣留，企業(yè)常常手足無措不知如何應對。

國內(nèi)企業(yè)DY公司接外商FC公司訂單，按樣生產(chǎn)一批價值為100萬人民幣的LED燈，並在產(chǎn)品上打上約定的外國商標。DY公司要求FC公司出示商標證書。隨後，F(xiàn)C公司通過電子郵件，向DY公司提供商標授權(quán)證書等文件。DY公司收到文件和訂金後即開始生產(chǎn)。一個月後，D Y公司將貨物出口時，海關(guān)收到知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的報案，以DY公司涉嫌出口侵犯商標權(quán)貨物為由，查扣貨物。DY公司隨後發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)C公司此前向其出具的商標授權(quán)證書等文件均是虛假的。

貼牌加工貨物海關(guān)扣留原因

造成貼牌加工貨物被海關(guān)扣留的原因，主要是基於《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》之規(guī)定，即境內(nèi)已註冊相同（似）商標權(quán)利人可向海關(guān)主動提出扣留侵權(quán)嫌疑貨物的申請並提供擔保；或海關(guān)發(fā)現(xiàn)進出口貨物有侵犯備案知識產(chǎn)權(quán)嫌疑的，亦可在商標權(quán)利人提供擔保後扣留侵權(quán)嫌疑貨物。最終該貨物是否得以放行，則取決於對商標侵權(quán)的認定。

由於目前大陸法律對貼牌加工是否涉嫌商標侵權(quán)缺乏明確規(guī)定，導致司法實務中存在截然不同的認定結(jié)果。

肯定商標侵權(quán)的理由認為：《商標法》第52條規(guī)定，未經(jīng)商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的，則構(gòu)成商標侵權(quán)；只要加工企業(yè)客觀上從事了在同種或類似商品上使用了與註冊商標相同或相似商標的行為即可認定。

扣查過程中，進出口貨物的收貨人或者發(fā)貨人，可向海關(guān)提供相關(guān)的說明和證據(jù)材料，以證明自己並未侵權(quán)，海關(guān)將予以審查。海關(guān)應當自扣留之日起30個工作日內(nèi)對被扣留的侵權(quán)嫌疑貨物是否侵犯知識產(chǎn)權(quán)進行調(diào)查、認定。若不能認定的，海關(guān)應當放行被扣留的侵權(quán)嫌疑貨物；若予以認定的，海關(guān)將予以沒收，並且處貨物價值30%以下罰款。

本案中，DY公司作為出口貨物的發(fā)貨人，若其出口產(chǎn)品被認定侵犯商標權(quán)，則可能面臨被海關(guān)沒收侵權(quán)貨物以及處貨物價值30%以下罰款的行政處罰。若商標權(quán)人認為DY公司的侵權(quán)行為對其造成利益損失的，商標權(quán)人有權(quán)通過協(xié)商或者民事訴訟的方式向DY公司索賠，DY公司將承擔民事責任。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)於辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2004]19號），DY公司的行為疑屬於未經(jīng)註冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，並且非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的行為，所以涉嫌構(gòu)成《刑法》第213條的假冒註冊商標罪，DY公司可能面臨罰金的處罰，而DY公司的主要負責人則可能面臨3年以下的有期徒刑的刑罰。

否認商標侵權(quán)的理由認為：（1）貼牌加工系單純的生產(chǎn)貼牌，其行為不構(gòu)成《商標法》意義上的「使用」；（2）貼牌後的貨物全部出口，並沒有進入中國境內(nèi)的流通領域，因此不能稱之為嚴格意義上的商品，而只是「產(chǎn)品」的概念，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認，加工企業(yè)也就不構(gòu)成商標侵權(quán)。

防患於未然避免陷入貨物被扣留

有基於此，對於貼牌加工企業(yè)來說，為避免陷入貨物被扣留的尷尬境地，應通過以下措施防患於未然：

1.建立事先全面審查機制：重點審核商標權(quán)利證明，包括境外委託方在貨物最終到達地是否擁有該商標的使用權(quán)或所有權(quán)，是否在中國註冊並仍在有效期內(nèi)。

2.登錄海關(guān)總署的「知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護備案系統(tǒng)」，查詢相關(guān)商標的海關(guān)備案情況。因海關(guān)對涉嫌侵犯已備案知識產(chǎn)權(quán)的貨物有主動提供保護的義務，貼牌加工企業(yè)應盡早避開雷區(qū)。

3.重視簽訂書面合同：通過代理人簽訂合同的，須提供合法有效的授權(quán)委託書；並在合同中約定，由於委託方所提供的商標侵犯第三方的商標專用權(quán)，導致加工方損失的，委託方須向貼牌加工企業(yè)賠償由此而引起的一切損失。

4.建立和完善「貼牌加工」制度，指定專人負責「貼牌加工」有關(guān)資料包括客戶、品牌等資料的電腦錄入備查工作。

對於遭到海關(guān)扣留的貨物，貼牌加工企業(yè)可根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》之規(guī)定向海關(guān)提供貨物等值的擔保金，請求海關(guān)放行其貨物；或盡快向海關(guān)提出書面說明並附送相關(guān)證據(jù)。海關(guān)如認為企業(yè)有充分證據(jù)證明其貨物未侵犯商標權(quán)利人的，則可放行已被扣留的貨物。但無論如何，儘管有貼牌加工企業(yè)事後通過向法院提起確認不侵權(quán)之訴的方式試圖挽回損失，但由於貨物被扣留導致無法正常履行合同，最終蒙受損失的，還是貼牌加工企業(yè)自身。