關(guān)鍵詞必要技術(shù)特征以說明書為依據(jù)功能性限定

涉外OEM本是Original Equipment Manufacturer（原意是“原始設(shè)備制造商”）的縮寫，轉(zhuǎn)而泛指貼牌加工模式或稱定牌加工模式；其應(yīng)當包括國內(nèi)企業(yè)之間的國內(nèi)貼牌加工和中外企業(yè)之間的涉外貼牌加工；中外企業(yè)之間的涉外貼牌加工，又應(yīng)當包括境外企業(yè)委托境內(nèi)的外向內(nèi)的貼牌加工和國內(nèi)企業(yè)委托境外企業(yè)之間的內(nèi)向外的貼牌加工。近年來我國知識產(chǎn)權(quán)業(yè)界與學(xué)界圍繞涉外OEM商標侵權(quán)與否的法律問題，主要聚焦于境外委托方委托國內(nèi)企業(yè)承攬加工的外向內(nèi)的涉外OEM。故本文中如無特別說明，所謂涉外OEM僅指稱境外委托方委托國內(nèi)企業(yè)承攬加工的外向內(nèi)的涉外OEM。

近年來在我國知識產(chǎn)權(quán)業(yè)界與學(xué)界，從司法實踐到學(xué)術(shù)討論，圍繞“涉外OEM行為是否屬于‘商標法意義上的使用’”？“涉外OEM行為是否侵犯了我國相應(yīng)標識的注冊商標權(quán)？”“我國涉外OEM承攬方如何才算善盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)”等法律問題及典型案例，大家見仁見智，眾說紛紜，群所矚目，愈演愈烈。

迄今針對我國涉外OEM行為主要有三類觀點：第一類觀點認為不進入國內(nèi)市場銷售環(huán)節(jié)的涉外OEM行為，不是我國商標法意義上的在國內(nèi)“用于識別商品來源的”的 “商標性使用”行為，所以涉外OEM概不侵犯我國注冊商標權(quán)。第二類觀點認為我國涉外OEM承攬方應(yīng)盡到對境外委托方及其相應(yīng)域外注冊商標的合理謹慎關(guān)注義務(wù)（或稱“必要審查注意義務(wù)”），這是認定涉外OEM行為不構(gòu)成我國商標侵權(quán)的構(gòu)成要件或者必要前提；故對未善盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)的我國企業(yè)之涉外OEM行為一律判定侵犯了相應(yīng)標識的中國注冊商標權(quán)。第三類觀點認為雖然涉外OEM不進入國內(nèi)市場銷售環(huán)節(jié)，但其在國內(nèi)生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)中往涉外OEM產(chǎn)品上貼附與我國相應(yīng)注冊商標相同或近似之標識的行為，也屬于我國商標法語境下的商標使用行為，所以應(yīng)當認定涉外OEM一概都構(gòu)成商標侵權(quán)。

在我國涉外OEM民事訴訟中，雖然幾經(jīng)反復(fù)但近年來已逐步趨向第一類觀點或者第二類觀點，第三類觀點漸漸淡出。然而迄今第三類觀點仍然較嚴重地延續(xù)于我國有關(guān)商標行政管理與執(zhí)法以及相關(guān)聯(lián)的刑事訴訟中。不少在民事訴訟中多已趨向判決不構(gòu)成商標侵權(quán)的涉外OEM行為，卻仍然被視為商標侵權(quán)而遭受工商行政執(zhí)法的嚴厲查處，甚至被追究嚴苛追究商標侵權(quán)犯罪的刑事責(zé)任。

筆者傾向于：一方面，對于民事訴訟中涉外OEM行為的法律分析，“不要關(guān)上商標法這扇窗，更請打開競爭法這扇門”。在法律適用方面，筆者認為對于由涉外OEM延伸或者“溢出”進入我國國內(nèi)市場銷售環(huán)節(jié)的行為，應(yīng)當主要適用我國《商標法》，而對于涉外OEM未進入我國國內(nèi)市場銷售環(huán)節(jié)的行為，無法適用我國《商標法》，應(yīng)主要適用我國《反不正當競爭法》。對于涉外OEM的違法行為，不屬于我國《商標法》調(diào)整范圍的，不能冠以商標侵權(quán)之名實施民事法律制裁，而應(yīng)當依據(jù)我國《反不正當競爭法》等按照不正當競爭行為實施民事法律制裁。另一方面，對于不構(gòu)成商標侵權(quán)或者不正當競爭的涉外OEM行為，應(yīng)當謹慎工商行政之商標執(zhí)法，不能循慣性做法而錯誤認定為商標侵權(quán)而施以行政處罰。再一方面，涉外OEM及其延伸中即使在民事上涉嫌商標侵權(quán)或者不正當競爭的行為，鑒于民事訴訟與刑事訴訟不同的法律原則和證據(jù)規(guī)則，一般不宜入刑，不應(yīng)輕易施以商標侵權(quán)犯罪的刑事制裁。

一、參與十多起涉外OEM案件的逐步認知及相關(guān)思考

從2009年起至今，筆者有機會代理或者參與了十多起不同案情、不同類型并涉及不同問題或者不同問題組合的涉外OEM案件，其中有涉外OEM民事訴訟案件，也有涉外OEM刑事訴訟案件，還有作為專家證人遠赴法國巴黎國際商會仲裁院的涉外OEM仲裁案件。從案由來看，有“確認不侵犯商標權(quán)糾紛案”，有“侵犯商標權(quán)糾紛案”，有“侵犯商標權(quán)與不正當競爭糾紛案”。從代理主體來看，絕大部分代理或者服務(wù)于被告，在一件涉外OEM商標侵權(quán)案與一件涉外OEM商標不侵權(quán)案中代理原告。從參與性質(zhì)來看，絕大部分代理涉外OEM中的委托方與承攬方，有一件代理涉外OEM中相應(yīng)我國注冊商標權(quán)人，還有一件作為國際仲裁案件中的專家證人。從審級來看，有走完一審、二審、再審之全部審判程序以及審判監(jiān)督程序的，也有一審判決即生效的。從案件結(jié)果來說，民事訴訟案件中有七件案件判決商標不侵權(quán)（其中六件一審就判決商標不侵權(quán)，一件一審判決商標侵權(quán)而二審改判商標不侵權(quán)）；有一件因委托方授權(quán)書日期不符視為委托方授權(quán)手續(xù)不成立，涉外OEM承攬方未盡到合理謹慎關(guān)注義務(wù)而判商標侵權(quán)； 一件撤訴（在上海浦東自貿(mào)區(qū)法院的卡斯頓公司Vs上海耀星公司的涉外OEM案件開庭前夜代理原告撤訴）。唯一的仲裁案件達成了和解{在巴黎國際商會仲裁院的歐司朗公司（Osram Sylvania Inc.）Vs弗洛維公司[Flowil International Lighting （Holding） B.V.]的涉外OEM仲裁案件}。唯一的公訴朱某某涉外OEM商標侵權(quán)犯罪刑事訴訟案件尚在審理中。

筆者參與這十多件各類涉外OEM案件的過程，就是一個逐步體會與認知，不斷學(xué)習(xí)與探析的過程。譬如2009年秋因香港鱷魚恤公司在前向海關(guān)指認無錫艾弗公司相關(guān)出口貨物涉嫌近似商標侵權(quán)卻又遲遲不提起侵權(quán)訴訟，我們在上海法院代理艾弗公司對鱷魚恤公司提起了涉外OEM商標不侵權(quán)訴訟，此案歷時三年許，歷經(jīng)一審【（2010）浦民三（知）初字第146號】、二審【（2011）滬一中民五（知）終字第130號】及再審【滬高民三（知）申字第5號】全部審判程序及審判監(jiān)督程序。各地海關(guān)等數(shù)十人曾旁聽了一審?fù)彙Ｔ摪父鲗徏壨徶械囊恍┙裹c有“涉外OEM中的貼附標識行為是否我國《商標法》意義上的使用行為？”、 “我國涉外OEM承攬方應(yīng)否盡對境外委托方及其相應(yīng)域外注冊商標的合理謹慎關(guān)注義務(wù)？ ”、“涉外OEM期間如果境外委托方在目的國相應(yīng)注冊商標權(quán)被無效后我國承攬企業(yè)的涉外OEM行為是否侵犯我國相應(yīng)注冊商標權(quán)？”等等。該案中的各審級法院均支持了原告的涉外OEM商標不侵權(quán)訴請，判決艾弗公司的涉外OEM行為未構(gòu)成商標侵權(quán)。

又如在鱷魚恤公司訴侑美公司涉外OEM商標侵權(quán)案【（2012）煙民三知初字第168號】中我們代理了被告，就該案海關(guān)總署條法司曾致函最高法院《關(guān)于請明確“定牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)的函》（署發(fā)函【2010】184號），隨后最高法院辦公廳也對此返回了《關(guān)于對〈“定牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)〉的復(fù)函》。該案一審判決不構(gòu)成商標侵權(quán)，因原告未上訴而生效，一審判決書中不但明確了“如果確定某一商品并不會在我國境內(nèi)銷售，則我國相關(guān)消費者不可能在我國國內(nèi)接觸該商品以及其上的任何標識，該商品上的標識存在與否，均不會造成我國相關(guān)消費者對該商品來源的混淆與誤認”。另一方面該判決又強調(diào)了“使用注冊商標的行為確是構(gòu)成商標侵權(quán)的要件之一，但并不是將商標標注于特定產(chǎn)品就構(gòu)成商標法意義上的‘使用’，如果該產(chǎn)品不可能在我國境內(nèi)與相關(guān)消費者相接觸，該產(chǎn)品上的標識也就起不到區(qū)分商品來源的作用，因而在我國境內(nèi)，也不屬于商標法意義上的使用”。

再如在鱷魚恤公司Vs廈門建發(fā)公司、泉州捷足公司的涉外OEM商標侵權(quán)案【（2012）廈民初字第71號】中，一審法院判決被告構(gòu)成商標侵權(quán)，理由是案件涉及了兩份串聯(lián)的合同，第一份是境外委托方與廈門建發(fā)公司簽訂的涉外OEM合同，第二份是廈門建發(fā)公司與泉州捷足公司簽訂的就此涉外OEM合同標的內(nèi)容的轉(zhuǎn)加工承攬合同。一審法院認定第一份屬于涉外OEM合同并不構(gòu)成商標侵權(quán)，但第二份合同屬于國內(nèi)企業(yè)之間的加工承攬合同，不得得到涉外OEM不構(gòu)成商標侵權(quán)的待遇，所以判決第二份國內(nèi)加工承攬合同的當事人構(gòu)成了商標侵權(quán)。但該案二審【（2013）閩民終字第669號】認定廈門建發(fā)公司與泉州捷足公司的行為均不屬于我國商標法意義上的商標使用行為，在國內(nèi)均未起到商標識別性功能，故同屬于涉外OEM 行為，進而強調(diào)：“商標的基本功能在于商標的識別性”，“商標法保護商標就是保護商標的識別功能，而商標的識別功能只有在商標法意義上的商標使用行為中才得以體現(xiàn)?！币虼硕徟袥Q認定廈門建發(fā)公司與泉州捷足公司都不構(gòu)成商標侵權(quán)，撤銷了一審判決，改判駁回原告全部訴訟請求。

還如某區(qū)檢察院公訴朱某某涉外OEM商標侵權(quán)犯罪刑事訴訟一案，案情是瑞士B公司擁有烏克蘭“microlife”注冊商標，并授權(quán)烏克蘭B公司使用，授權(quán)范圍包括在烏克蘭境內(nèi)外的OEM委托貼牌加工。烏克蘭B公司代表2011年末在我國找到S公司負責(zé)人朱某達成涉外OEM合作，為此烏克蘭B公司向S公司出具了為期兩年的“無液血壓計套裝及其配件”的授權(quán)書。2012年元旦朱某不幸車禍身亡，雙方聯(lián)系中斷。2012年4月烏克蘭B公司又與S公司朱某的兒子與繼承者朱某某聯(lián)系上，重續(xù)前約。雙方的涉外OEM合作是起始兩年并可期待再持續(xù)的一攬子合作，具體通過一次次下訂單的方式實施推進；且于當年5月6日下達了第一份訂單，標的包括9000件整套的“無液血壓計”以及15000件“無液表頭”等配件。隨后S公司及朱某某就在本地組織該第一批涉外OEM“無液血壓計套裝及其配件”產(chǎn)品及配件的生產(chǎn)制造并貼附了“microlife”標識，其產(chǎn)品說明書與相關(guān)文件使用的都是烏克蘭文字。隨后遭到擁有我國“microlife” 注冊商標權(quán)人向工商行政機構(gòu)舉報。2011 年11月接到舉報的當?shù)毓ど绦姓C構(gòu)突擊搜查了S公司的生產(chǎn)現(xiàn)場，查獲近10000件“無液血壓計”套裝以及大量的配件，其數(shù)量要大于第一份訂單載明的 “無液血壓計”套裝數(shù)量及各種配件數(shù)量。一周后當?shù)毓ど绦姓C構(gòu)認為本案已涉嫌假冒注冊商標罪，故將該案移送當?shù)毓矙C構(gòu)并很快正式立案偵查。10個月后當?shù)毓矙C構(gòu)將本案移送當?shù)貦z察院。2015年2月當?shù)貦z察院正式向當?shù)胤ㄔ禾崞鸸V，單獨指控朱某某個人觸犯我國《刑法》213條，應(yīng)以假冒注冊商標罪追究刑事責(zé)任。2015年5月當?shù)胤ㄔ赫介_庭但迄今未宣判。該案中，當初公訴的主要理由還是認為朱某某及S公司生產(chǎn)制造涉外OEM“無液血壓計套裝及其配件”產(chǎn)品而在其上貼附“microlife”相同標識的行為侵犯了我國“microlife”注冊商標權(quán)，且侵權(quán)情節(jié)嚴重，已經(jīng)構(gòu)成了假冒注冊商標罪。關(guān)心該案者曾有三種意見：第一種意見是如公訴人堅持認為該案S公司在涉外OEM“無液血壓計套裝及其配件”產(chǎn)品上貼附“microlife”相同標識的行為構(gòu)成假冒注冊商標罪。第二種意見認為因搜查到的10000多件“無液血壓計”套裝以及大量的配件的數(shù)量，要大于第一份涉外OEM訂單載明的 “無液血壓計”套裝數(shù)量及各種配件數(shù)量。故在第一份涉外OEM訂單載明數(shù)量之內(nèi)的“無液血壓計”套裝數(shù)量及各種配件數(shù)量可認定為涉外OEM而不構(gòu)成假冒注冊商標罪，但超出部分仍應(yīng)當以構(gòu)成假冒注冊商標罪論處。第三種意見是我們的無罪辯護意見，認為該案的涉外OEM合作明顯是起始兩年并準備再持續(xù)的長期性質(zhì)的一攬子合作，具體通過一次次下訂單的方式推進實施，正常情況下第一份訂單之后還會有一系列訂單。這種長期合作，分批訂單的模式也是涉外OEM常見且優(yōu)化的傳統(tǒng)模式之一。這種背景下我國涉外OEM承攬企業(yè)為降低生產(chǎn)成本在本次訂單加工時多準備一些涉外OEM產(chǎn)品及其配件以備下幾次訂單中使用的做法，司空見慣，順理成章。所以該案根據(jù)現(xiàn)有事實和相應(yīng)證據(jù)而對照相應(yīng)法律規(guī)定應(yīng)當全部無罪。在該案參與過程中，我們的感覺如前所述：涉外OEM行為雖然在民事訴訟中多已趨向判決不構(gòu)成商標侵權(quán)，但仍然作為商標侵權(quán)行為在遭受工商行政執(zhí)法的嚴厲查處，甚至于因此被移送追究商標侵權(quán)犯罪的刑事責(zé)任。所以，當前的重要任務(wù)之一，必須謹慎工商行政機構(gòu)針對涉外OEM行為的商標執(zhí)法，同時應(yīng)當嚴格防止濫用對涉外OEM行為的假冒注冊商標罪或者銷售假冒注冊商標商品罪之刑事制裁措施。鑒于民事訴訟與刑事訴訟不同的法律原則和證據(jù)規(guī)則，涉外OEM行為即使涉嫌侵權(quán)或者不正當競爭，一般不宜入刑，不應(yīng)輕易施以商標侵權(quán)犯罪的刑事制裁。筆者同意宋健法官在一次知識產(chǎn)權(quán)國際會議上所指出的相關(guān)系列觀點。在我國對違法行為與犯罪行為采取的二元立法模式下，即使對于民事上已構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)或者不正當競爭的案件，也要慎重納入刑法保護。對刑法意義上的謙抑性原則，應(yīng)當給以充分的尊重和考量。而“罪刑法定”和“疑罪從無”刑法原則之下的刑事證據(jù)認定，與優(yōu)勢證據(jù)和高度蓋然性原則之下的民事證據(jù)認定所帶來的證據(jù)規(guī)則之重大差異，尤其是在對待復(fù)雜知識產(chǎn)權(quán)案件包括涉外OEM案件的審理時，需要格外謹慎。即使采用直接入罪立法模式的美國，美國的辛普森刑事案件與民事案件的審理及其結(jié)果也帶來了豐富的啟示。筆者建議我國對涉外OEM案件慎用刑法保護及刑事處分。

在參與上述十多件各類涉外OEM案件的實踐與學(xué)習(xí)的過程中，給我們的感悟多多，啟示深深。尤其對于諸如涉外OEM行為是否屬于“商標法意義上的使用行為”？涉外OEM行為是否侵犯了我國相應(yīng)注冊商標權(quán)？我國涉外OEM承攬方如何才算善盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)等熱點、焦點、難點等問題上需要逐步有所認知和考量。

二、非商標性使用的涉外OEM行為不屬我國商標侵權(quán)行為

1.涉外OEM行為在國內(nèi)不屬于“商標性使用”行為

在原《商標法實施條例》第二條基礎(chǔ)上提升的我國現(xiàn)行《商標法》第四十八條明確規(guī)定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”。其中“用于識別商品來源”的措辭，是在最近的第三次商標法修改中新添加的；這一添加的表述去偽存真，畫龍點睛，進一步闡明了商標法意義上的“商標使用”之本旨就是在本法域內(nèi)“用于識別商品來源”，就在于“用于識別商品或者服務(wù)來源”。

根據(jù)世界各國商標法以及相關(guān)商標國際公約的共同規(guī)范準則，鑒于注冊商標權(quán)利明顯的地域性與獨立性，故“用于識別商品來源”的注冊商標使用基本功能，也只能依法發(fā)生和局限在本法域內(nèi)。無論是在商品、商品包裝或者容器上，還是在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，只有實在或者旨在實現(xiàn)“本法域內(nèi)識別商品或服務(wù)之來源”的使用行為，才屬于本法域商標法意義上的“商標性使用”行為。

涉外OEM中我國的加工承攬企業(yè)受境外委托方委托，在國內(nèi)往加工承攬的涉外OEM產(chǎn)品上貼附相關(guān)標識的行為，鑒于涉外OEM產(chǎn)品全部出口境外，在國內(nèi)自始至終都沒有進入市場流通領(lǐng)域與商品銷售環(huán)節(jié)，故我國的消費者在國內(nèi)市場上不可能接觸該涉外OEM產(chǎn)品，因此在本法域內(nèi)僅往該涉外OEM產(chǎn)品上貼附相關(guān)標識，只有在目的法域內(nèi)進入銷售才得以發(fā)揮“用于識別商品來源的”識別功能，并依據(jù)當?shù)胤ㄓ虻摹渡虡朔ā窐?gòu)成在當?shù)氐摹吧虡诵允褂谩?。往這些涉外OEM產(chǎn)品上貼附的相關(guān)標識，在我國國內(nèi)根本起不到“用于識別商品來源的”的識別功能及商業(yè)價值。依據(jù)我國《商標法》，只有實在或者旨在實現(xiàn)在我國境內(nèi)用于識別商品與服務(wù)來源的使用行為，才是我國商標法語境下的“商標性使用”行為，而我國涉外OEM加工承攬企業(yè)僅僅往涉外OEM產(chǎn)品上貼附標識的行為，在國內(nèi)沒有起到“用于識別商品來源的”的識別功能，當然不屬于我國商標法意義上的“商標性使用”行為。

2.“商標性使用”是判斷是否構(gòu)成商標侵權(quán)的必要前提

有觀點認為“商標的使用”不是判斷商標侵權(quán)的獨立要素，“應(yīng)當將使用融合到混淆的判斷之中，以混淆與否作為商標侵權(quán)的唯一判斷標準”。其實，在商標侵權(quán)與否的判析中，“商標的使用”與“商標的混淆”是彼此既有聯(lián)系，相互顯有區(qū)別的不同環(huán)節(jié)、不同層次的兩個因素。簡單而言，“商標的使用”即上述“商標性使用”是商標侵權(quán)判析的必要前提；而 “商標的混淆”構(gòu)成與否則是商標侵權(quán)判析的主要標準。只有在審查“商標性使用”之必要前提成立的前提下，才需要進一步審查是否存在“商標的混淆”。換言之，“商標的使用”是源，“商標的混淆”是流；“商標的使用”是花，“商標的混淆”是果。在商標侵權(quán)與否的判析中，如果在前已經(jīng)判定不屬于“商標性使用”，那在后那就不必再審查是否構(gòu)成“商標的混淆”了。也正因如此， 涉外OEM行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)的首要關(guān)鍵，在于其在前是否已經(jīng)構(gòu)成“商標性使用”。如果在同一法域內(nèi)如果不存在“商標性使用”的必要前提，那么即使標識之間產(chǎn)生混淆，那也不是商標法意義上的混淆。由此可見，“商標性使用”就是判斷是否構(gòu)成商標侵權(quán)的必要前提。鑒于涉外OEM行為在我國國內(nèi)并不屬于“商標性使用”，在此前提下再去糾結(jié)是否形成了“商標的混淆”，或者是否構(gòu)成商標侵權(quán)和犯罪？其實是刻舟求劍或者是緣木求魚。綜上所述，筆者認同“商標性使用”是判斷是否構(gòu)成商標侵權(quán)的必要前提。

3.涉外OEM及其貼附標識行為不是所謂的“商標即發(fā)侵權(quán)”

記得多年前我國曾發(fā)生過一起案件，在某倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)數(shù)以千計的從民間回收回來的茅臺舊酒瓶但瓶中均無酒，這種回收行為是否構(gòu)成對茅臺酒相關(guān)注冊商標權(quán)的侵犯？記得結(jié)論是構(gòu)成商標侵權(quán)，構(gòu)成“即發(fā)侵權(quán)”。理由是如果沒有合理解釋，那么對回收數(shù)以千計茅臺酒瓶行為的合理判斷，“自此華山一條路”，勢必即將灌入假酒后冒充茅臺酒上市銷售，由此可以合理推定其構(gòu)成了“即發(fā)商標侵權(quán)”，構(gòu)成了即發(fā)的對茅臺酒之相關(guān)注冊商標的“商標侵權(quán)”。同理，假想如在倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)了成千上萬件新貼附了與我國服裝類“開開”注冊商標之相同標識的各式服裝，經(jīng)查并沒有經(jīng)我國服裝類“開開”注冊商標權(quán)利人的授權(quán)許可，這時如沒有涉外OEM或者其他合理解釋及其確實證明，那也可能因“自此華山一條路”的合理推定，推定該批服裝必然性即將冒牌投入國內(nèi)市場銷售，銷售中冒用的“開開”注冊商標就構(gòu)成了欺騙性的虛假指示“用于識別商品來源”的“商標性使用”。因此有觀點認為，這種必然性即將冒牌投入國內(nèi)市場銷售之前，往冒牌商品上貼附我國相應(yīng)注冊商標之標識的貼附行為，也是即發(fā)侵權(quán)行為，屬于即將必然性地將冒牌商品投入國內(nèi)市場銷售的即發(fā)侵權(quán)整體行為的組成部分，構(gòu)成了“即發(fā)商標侵權(quán)”。

的確，加工或者囤積大量產(chǎn)品，并且往大量產(chǎn)品上貼附相關(guān)商業(yè)標識之行為的目的，一般總是旨在挾重該商業(yè)標識的商譽進入市場銷售藉以實現(xiàn)其商業(yè)價值，無論是國內(nèi)市場銷售，還是境外市場銷售；無論是正牌銷售，還是冒牌銷售。那么，假如上述“即發(fā)侵權(quán)”包括“即發(fā)商標侵權(quán)”之說成立，則涉外OEM中往加工承攬產(chǎn)品上貼附與我國相應(yīng)注冊商標相同或相近似的標識的行為，是否也構(gòu)成所謂的“即發(fā)商標侵權(quán)”？筆者認為，且不論在法理及法律上，“即發(fā)侵權(quán)”之說究竟是否成立？或者所謂“即發(fā)商標侵權(quán)”所針對的行為究竟是屬于商標侵權(quán)行為還是屬于不正當競爭行為如何定性？即使在假定上述“即發(fā)侵權(quán)”或者“即發(fā)商標侵權(quán)”之說成立的前提下，涉外OEM中往加工承攬產(chǎn)品上貼附標識的行為也不構(gòu)成商標侵權(quán)乃至于不構(gòu)成不正當競爭。涉外OEM行為包括其貼附標識的行為，已經(jīng)十分明確并不是擬在國內(nèi)市場銷售中藉以“用于識別商品來源”，而是在進入我國境外的市場銷售后才藉以“用于識別商品來源”，就此足以排除了其實在或者旨在我國境內(nèi)市場上“用于識別商品來源”的“商標性使用”的可能，也杜絕了所謂“即發(fā)商標性使用”及其“即發(fā)商標侵權(quán)”的可能。

綜上所述，即使“即發(fā)侵權(quán)”說成立，但明確不在國內(nèi)市場銷售的涉外OEM行為及其貼附標識行為，無論是在實際侵權(quán)、還是在所謂“即發(fā)侵權(quán)”的分析背景下，都不屬于旨在“用于識別商品來源“的“商標性使用”；因此對于涉外OEM行為包括其貼附標識的行為，根據(jù)我國《商標法》，也根本得不出構(gòu)成了“商標即發(fā)侵權(quán)”的結(jié)論。

三、涉外OEM糾紛對商標法與不正當競爭法的法律適用

1.涉外OEM中涉嫌商標侵權(quán)與不正當競爭的若干情況

在涉外OEM的相關(guān)方方面面，也會出現(xiàn)涉嫌商標侵權(quán)與不正當競爭的諸多亂象，主要可見：（1）境內(nèi)外主體包括我國涉外OEM承攬企業(yè)故意將世界性著名品牌標識在有關(guān)國家搶注為當?shù)氐淖陨虡?，再通過委托我國涉外OEM后返銷該國或者其他地區(qū)。（2）境內(nèi)外主體包括我國涉外OEM承攬企業(yè)故意將我國著名品牌標識在有關(guān)國家搶注為當?shù)氐淖陨虡?，再委托我國涉外OEM后返銷該國或者其他地區(qū)。（3）境內(nèi)外主體包括我國涉外OEM承攬企業(yè)故意將我國較知名的品牌在這些品牌商譽未達或者較低的國家去搶注注冊商標，然后委托我國涉外OEM后返銷該國或者其他地區(qū)。（4）我國涉外OEM承攬企業(yè)明知或者應(yīng)知境內(nèi)外其他主體上述（1）、（2）、（3）類故意行為，仍然接受其委托承攬相應(yīng)涉外OEM業(yè)務(wù)。（5）境內(nèi)外相關(guān)企業(yè)明知或者應(yīng)知上述（1）、（2）、（3）、（4）類故意行為，仍然將其相關(guān)涉外OEM產(chǎn)品出口后想方設(shè)法再返銷或者利用其他方式返回我國境內(nèi)銷售。（6）我國涉外OEM承攬方擅自大幅度超涉外OEM額定數(shù)量生產(chǎn)涉外OEM產(chǎn)品，將蓄意大幅度超出部分投入國內(nèi)市場銷售。（7）我國涉外OEM承攬方擅自將涉外OEM中的 “尾貨”或者殘次涉外OEM產(chǎn)品“帶牌”在國內(nèi)市場銷售。（8）其他外向內(nèi)涉外OEM中的不正當競爭行為。

2.涉外OEM糾紛適用商標法或反不正當競爭法的相關(guān)分析

對于上述涉外OEM中涉嫌商標侵權(quán)與不正當競爭的不同糾紛中，應(yīng)當適用我國什么法律？筆者一貫認為“不要關(guān)上商標法這扇窗，更請打開競爭法這扇門”，第一，不能全部適用我國《商標法》，因為其中有些涉外OEM糾紛已經(jīng)不屬于《商標法》的調(diào)整范圍。第二，其中有些涉外OEM糾紛明顯屬于我國《反不正當競爭法》的調(diào)整范圍，應(yīng)當適用《反不正當競爭法》等。第三，涉外OEM糾紛的法律適用，應(yīng)當實際情況實際分析，具體案例具體適用。

譬如說針對上述（5）、（6）、（7）源發(fā)在我國境內(nèi)涉嫌商標侵權(quán)的情況，應(yīng)當主要適用我國《商標法》解決糾紛。而針對上述（1）、（2）、（3）和（4）的源發(fā)在我國境內(nèi)外并且在我國境內(nèi)并沒有涉案“商標性使用”的各種情況，應(yīng)當主要適用我國《反不正當競爭法》以及國內(nèi)外相關(guān)法律規(guī)范。因為這些行為在我國境內(nèi)發(fā)生部分均屬于不發(fā)生“商標性使用”的行為，而無論從注冊商標權(quán)利保護角度、還是從保護馳名商標權(quán)益角度考量，其相關(guān)保護均建筑在“商標性使用”行為的基礎(chǔ)上。上述（1）、（2）、（3）、（4）的情況這些在我國的非“商標性使用”的不正當競爭行為，無法適用我國《商標法》，其尋求的法律資源主要只能是我國《反不正當競爭法》等。因為各國《商標法》保護的注冊商標權(quán)利，都具有強烈的地域性與獨立性，同樣我國的注冊商標權(quán)利也“權(quán)不出國門”，難以產(chǎn)生“域外效應(yīng)”。而對于馳名商標權(quán)益，各國《商標法》的保護規(guī)范均建筑在相應(yīng)地域內(nèi)的“商標性使用”并產(chǎn)生的著名商譽基礎(chǔ)上，馳名商標權(quán)益具有空間梯度，在同一空間內(nèi)還可能有時間梯度，很可能“司空見慣渾閑事，斷盡蘇州刺史腸”。從我國《商標法》視角看，地域性較強，眼光向內(nèi)，主要注視的只是當事人的國內(nèi)市場行為及商標權(quán)利保護。從我國《反不正當競爭法》視角看，地域性較淡，眼光可以貫通內(nèi)外，主要注視的可以覆蓋當事人境內(nèi)外的“一攬子”系列市場行為及其商標權(quán)利乃至于涉及商標之權(quán)益、法益的法律保護。綜上所述，筆者認為對上述（1）、（2）、（3）和（4）的情況，應(yīng)當主要適用的是我國《反不正當競爭法》而不是我國《商標法》。我國《反不正當競爭法》第二章列舉的14種有名“不正當競爭行為”中的第一種就是“假冒他人注冊商標的”（第五條第1款）不正當競爭行為；如果該條款不能適用的，可以使用我國《反不正當競爭法》第二條“”這一條“一般性條款”。

3.涉外OEM承攬方未盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)判以商標侵權(quán)缺乏依據(jù)

本文開篇言及的第二類觀點認為認定涉外OEM行為不構(gòu)成我國商標侵權(quán)的構(gòu)成要件或者必要前提是我國涉外OEM承攬加工企業(yè)必須善盡其對境外委托方及其相應(yīng)域外注冊商標的合理謹慎關(guān)注義務(wù)，否則就一律判定相關(guān)涉外OEM行為商標侵權(quán)。

筆者同意應(yīng)當強調(diào)或者引導(dǎo)涉外OEM我國承攬加工企業(yè)應(yīng)當對境外委托方及其相應(yīng)域外注冊商標的合理謹慎關(guān)注義務(wù)，但不同意對未善盡相應(yīng)合理謹慎關(guān)注義務(wù)者“一刀切”為侵犯我國相關(guān)注冊商標權(quán)。理由之一是如將未善盡相應(yīng)合理謹慎關(guān)注義務(wù)的消極行為，“一刀切”為侵犯我國相關(guān)注冊商標權(quán)的行為，則與前述第二部分“非商標性使用的涉外OEM行為不屬我國商標侵權(quán)行為”的結(jié)論相悖，因為未善盡相應(yīng)合理謹慎關(guān)注義務(wù)前提下的涉外OEM行為仍然有可能是非商標性使用行為。理由之二是我國《商標法》保護的中國注冊商標權(quán)“權(quán)不出國門”，即使委托方在目的法域內(nèi)沒有注冊商標權(quán)或者所據(jù)注冊商標權(quán)出現(xiàn)虛假或者存在瑕疵，并因此形成我國涉外OEM承攬加工企業(yè)“未能善盡其相應(yīng)合理謹慎關(guān)注義務(wù)”的事實，但這與相關(guān)涉外OEM產(chǎn)品在我國國內(nèi)毫無銷售，依然全部出口目的法域銷售的基本事實沒有必然因果關(guān)系，相同或近似標識之我國注冊商標權(quán)利人在我國的注冊商標權(quán)益也不因此產(chǎn)生任何損失，那憑什么借以就能判定我國涉外OEM承攬加工企業(yè)相應(yīng)的商標侵權(quán)法律責(zé)任呢？兩者風(fēng)馬牛不相干呀！理由之三是針對沒有相應(yīng)標識的中國注冊商標權(quán)的情況，仍然可能存在涉外OEM境外委托方所據(jù)注冊商標權(quán)出現(xiàn)在境內(nèi)外的虛假或者欺詐等狀況，而這時如我國承攬企業(yè)未能善盡相應(yīng)合理謹慎關(guān)注義務(wù)，那如何判定其侵犯了那個中國注冊商標權(quán)呢？理由之四是如前所述對于酌情不適用我國《商標法》的涉外OEM糾紛，我國承攬加工企業(yè)也可能未盡相應(yīng)合理謹慎關(guān)注義務(wù)，此案既然不適用我國《商標法》，那怎么能以侵犯我國注冊商標權(quán)下判呢？如此等等。

筆者以為，首先，在涉外OEM糾紛中，假如我國承攬方未善盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)甚至于惡意參與相關(guān)的不正當競爭行為，依法確實需要承擔的法律責(zé)任，不應(yīng)當是注冊商標侵權(quán)責(zé)任，應(yīng)當是進行不正當競爭行為所應(yīng)當承擔的法律責(zé)任。其所依據(jù)的法律資源，應(yīng)當是我國《反不正當競爭法》等，而不應(yīng)是我國《商標法》。其次，應(yīng)當把故意或者惡意參與跨國界、跨法域的復(fù)雜的涉外OEM過程中的不正當競爭行為與僅屬未盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)嚴格分開，對前者依法嚴格追究其相應(yīng)法律責(zé)任，對后者則應(yīng)根據(jù)具體情況依法考量是否要追究法律責(zé)任？毋庸贅言，應(yīng)當倡導(dǎo)當事人在民商事活動中都應(yīng)善盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)；尤其在跨國界、跨法域從而更趨復(fù)雜的涉外OEM行為中，更需要遵循誠實信用“帝王”原則，認真信守基本商業(yè)道德，善盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)。但筆者不能認同在涉外OEM案件中僅因我國承攬方未善盡合理謹慎關(guān)注義務(wù)，就一律判定其侵犯中國注冊商標權(quán)；也不同意在涉外OEM案件中如我國承攬方犯有不正當競爭行為而判決其侵犯中國注冊商標權(quán)。因為對此恐怕缺乏現(xiàn)有法律資源，也缺乏潛在法理依據(jù)。