2010年修訂的《專利法實施細則》第一百一十七條規(guī)定：“基于國際申請授予的專利權(quán)，由于譯文錯誤，致使依照專利法第五十六條規(guī)定確定的保護范圍超出國際申請的原文所表達的范圍的，以依據(jù)原文限制后的保護范圍為準；致使保護范圍小于國際申請的原文所表達的范圍的，以授權(quán)時的保護范圍為準。”該規(guī)定應(yīng)當如何理解和適用，在專利授權(quán)確權(quán)審判實踐中存在爭議。在上一篇文章中，結(jié)合北京市高級人民法院（2011）高行終字第100號“用于注射針頭的保護裝置”發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案（簡稱注射針頭案）的案情，對爭議的問題和原因進行了分析，下面繼續(xù)分析如何理解這些問題。

分析相關(guān)問題的基本思路

在注射針頭案中，B.布勞恩梅爾松根公司（簡稱布勞恩公司）是名稱為“用于注射針頭的保護裝置”發(fā)明專利的專利權(quán)人。2008年1月，北京市安倫律師事務(wù)所（簡稱安倫事務(wù)所）向?qū)＠麖?fù)審委員會提出宣告該專利權(quán)無效的請求。2008年6月，專利復(fù)審委員會作出第11704號無效宣告請求審查決定，認定該專利不具備2000年修正的《專利法》規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性，因此宣告該專利權(quán)無效。布勞恩公司不服，提起行政訴訟。一審法院北京市第一中級人民法院認為，該專利具備新穎性，因此作出（2009）一中知行初字第120號判決，撤銷專利復(fù)審委員會作出的第11704號決定，判令專利復(fù)審委員會就該專利重新作出無效宣告請求審查決定。布勞恩公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審訴訟程序中的爭議焦點在于，該專利權(quán)利要求1是否具備新穎性。

在分析如何理解和適用2010年修訂的《專利法實施細則》第一百一十七條，如何界定該規(guī)定中的“原文”時，應(yīng)當注意以下幾個方面：

第一，嚴格遵守《專利法實施細則》的立法本意。2000年修正的《專利法》第五十六條第一款和2008年修正的《專利法》第五十九條第一款的立法本意在于，如果出現(xiàn)了譯文錯誤，專利申請人不得從譯文錯誤中獲得好處。如果說譯文錯誤導(dǎo)致專利權(quán)保護范圍大于依照國際申請文本確定的專利權(quán)保護范圍，那么這個時候就應(yīng)當按照國際申請文本來確定專利權(quán)保護范圍；如果譯文錯誤導(dǎo)致專利權(quán)保護范圍小于國際申請文本中的專利權(quán)保護范圍，那么應(yīng)當按照小于國際申請文本保護范圍的授權(quán)的保護范圍為準?？傊痪湓?，由于譯文錯誤導(dǎo)致專利權(quán)保護范圍不相同，以保護范圍較小的為準。這樣的基本原則的合理性在于，禁止專利申請人在翻譯錯誤中獲得不正當?shù)睦?，激勵專利申請人嚴格準確地按照國際申請文本進行翻譯。

由于2008年修正的《專利法》第五十九條第一款的價值取向是在有譯文錯誤時限制專利權(quán)人以保護相關(guān)公眾的利益，因此，在譯文的含義模糊不清時，也應(yīng)當遵照相同的原則來解釋權(quán)利要求。在注射針頭案中，如果國際申請文本中的權(quán)利要求1中是“復(fù)數(shù)的彈性臂”，而在中國專利授權(quán)文本中沒有限定“彈性臂”是單數(shù)還是復(fù)數(shù)，雖然不存在譯文錯誤，只是譯文不準確，也可以參照譯文錯誤的原則將本專利權(quán)利要求1中的“彈性臂”限制解釋為“復(fù)數(shù)的彈性臂”。雖然這樣的解釋在專利授權(quán)確權(quán)審判中對專利權(quán)人是有利的。

第二，專利權(quán)保護范圍的確定應(yīng)當“以權(quán)利要求的內(nèi)容為準”。2000年修正的《專利法》第五十六條第一款和2008年修正的《專利法》第五十九條第一款規(guī)定，“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”。雖然說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容，但是發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準。因此，“保護范圍超出國際申請的原文所表達的范圍的，以依據(jù)原文限制后的保護范圍為準”中的“原文”應(yīng)當是指國際申請文本中的權(quán)利要求。

鑒于本領(lǐng)域技術(shù)人員具有一定的綜合理解能力，即使在權(quán)利要求書中沒有明確表述，只在說明書中有明確的限定，但本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說明書和權(quán)利要求書之后能夠直接地、毫無疑義地確定的隱含限定特征，也應(yīng)當作為權(quán)利要求的限定特征予以考慮。（參見石必勝：《隱含特征在權(quán)利要求解釋中的作用》，《中國知識產(chǎn)權(quán)》，2013年第12月，總第82期。）按照這個原則，即使國際申請文本的權(quán)利要求1中沒有“復(fù)數(shù)的彈性臂”這個技術(shù)特征，但是如果本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀國際申請文本后可以直接地、毫無疑義地確定國際申請文件的權(quán)利要求1中限定了“復(fù)數(shù)的彈性臂”，也應(yīng)當認為國際申請文本的權(quán)利要求1中具有“復(fù)數(shù)的彈性臂”。按照《專利法實施細則》的相關(guān)規(guī)定，在確定“原文所表達的范圍”時，也應(yīng)當考慮國際申請文本說明書中的該限定特征。

除了上述存在隱含限定特征的情形，基于國際申請授予的專利權(quán)，由于譯文錯誤，《專利法實施細則》規(guī)定的“保護范圍超出國際申請的原文所表達的范圍的，以依據(jù)原文限制后的保護范圍為準”中的“原文”應(yīng)當是指國際申請文本中的權(quán)利要求書。即使是國際申請文本的說明書存在對本專利權(quán)利要求1的限定特征“復(fù)數(shù)的彈性臂”，在不能直接地、毫無疑義地認定為該技術(shù)特征為權(quán)利要求1的隱含限定特征的情況下，說明書中的該技術(shù)特征也不能認定為可以用以限定中國專利權(quán)利要求1的“原文”。因此，如果“復(fù)數(shù)的彈性臂”只是出現(xiàn)在國際申請文本關(guān)于技術(shù)背景的描述中，甚至只是在進入國家階段后修改權(quán)利要求書時加進去的技術(shù)特征，更不能認定為《專利法實施細則》相關(guān)規(guī)定中的“原文”。

注射針頭案的上訴意見

基于前面的分析，下面可以對注射針頭案進行深入分析。在該案中，專利復(fù)審委員會不服一審判決提起上訴，請求撤銷一審判決，維持第11704號決定。理由是：第一，本專利權(quán)利要求1中的“彈性臂”這一技術(shù)特征是在實質(zhì)審查過程中答復(fù)第一次審查意見通知書時專利權(quán)人主動加入的一個技術(shù)特征，并不是源于本專利國際申請文本第2頁第6行和第3頁第25行，從這兩處中并不能得出本專利權(quán)利要求1中的“彈性臂”為復(fù)數(shù)形式的結(jié)論。第二，國際申請文件的權(quán)利要求中并沒有“彈性臂”這一術(shù)語或相應(yīng)的技術(shù)特征，本專利授權(quán)的權(quán)利要求1中的“彈性臂”這一技術(shù)特征根本無對應(yīng)原文，因此不存在譯文錯誤的問題。在相對于國際申請文件的權(quán)利要求的原始譯文為基礎(chǔ)對權(quán)利要求進行過修改的情況下，并不適用《專利法實施細則》第一百一十六條。一審判決依據(jù)《專利法實施細則》第一百一十六條的規(guī)定對本專利權(quán)利要求1的保護范圍進行解釋，適用法律錯誤。

無效請求人不服一審提起上訴，請求撤銷一審判決，維持第11704號決定，駁回專利權(quán)人的全部訴訟請求。理由是：第一，本專利權(quán)利要求1中的“彈性臂”在國際申請文本中沒有對應(yīng)的文字，是專利權(quán)人在進入國家階段后主動加入的，由于在國際申請文本中找不到直接對應(yīng)的術(shù)語，所以根本不存在譯文錯誤的問題。第二，本專利權(quán)利要求1中的“彈性臂”包含單數(shù)和復(fù)數(shù)兩種形式，附件2公開了單數(shù)彈性臂的技術(shù)特征，本專利權(quán)利要求1與附件2的技術(shù)方案和技術(shù)效果都相同，因此本專利權(quán)利要求1不具備新穎性。

注射針頭案的二審意見

北京市高級人民法院審理后認為：本案的爭議焦點在于本專利權(quán)利要求1相對于附件2是否具備新穎性，專利權(quán)人和一審法院認為，本專利的國際申請文本中的“彈性臂”應(yīng)翻譯為復(fù)數(shù)形式，而本專利權(quán)利要求1中的“彈性臂”表述包含了彈性臂可為單數(shù)或復(fù)數(shù)的兩種情形，本專利權(quán)的保護范圍超出了國際申請的原文所表達的范圍，按照2001年修訂的《專利法實施細則》第一百一十六條的規(guī)定，應(yīng)依據(jù)原文中關(guān)于“彈性臂”為復(fù)數(shù)確定本專利的保護范圍。但是需要考慮以下幾方面因素：

第一，國際申請文本第2頁第6行的“elastische Arme”（復(fù)數(shù)個彈性臂）只是背景技術(shù)即US4929241中的技術(shù)特征，與本專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征并沒有必然聯(lián)系；國際申請文本第3頁第25行中的“交叉臂”只是本專利的一個實施例的技術(shù)特征，并不構(gòu)成對本專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征的限制。因此，本專利國際原始文本的權(quán)利要求部分和發(fā)明內(nèi)容部分都沒有“彈性臂”，本專利權(quán)利要求1并不存在翻譯錯誤的問題。一審判決認為存在翻譯錯誤，屬于事實認定不清。

第二，2001年修訂的《專利法實施細則》第一百一十六條的本意在于，如果授權(quán)的權(quán)利要求的某個術(shù)語相對于國際申請文本的原文出現(xiàn)了譯文錯誤，那么專利權(quán)人不能夠由于自己的失誤或者錯誤而獲得不應(yīng)當有的利益。注射針頭案中，國際申請文本的權(quán)利要求中并沒有“彈性臂”這一術(shù)語或相應(yīng)的技術(shù)特征，本專利授權(quán)的權(quán)利要求1中的“彈性臂”是專利權(quán)人在國際申請文件的譯文基礎(chǔ)上對權(quán)利要求書和說明書進行主動修改的情況下增加的。在對國際申請文本的權(quán)利要求進行修改時引入的“彈性臂”進行解釋時，并能不適用2001年修訂的《專利法實施細則》第一百一十六條的規(guī)定。一審判決依據(jù)2001年修訂的《專利法實施細則》第一百一十六條的規(guī)定對本專利權(quán)利要求1的“彈性臂”的單復(fù)數(shù)進行解釋，屬于法律適用錯誤。

本專利權(quán)利要求1中的“彈性臂”包含單數(shù)和復(fù)數(shù)兩種形式，附件2公開了單數(shù)彈性臂的技術(shù)特征，而且附件2還公開了專利權(quán)人主張的其他兩個區(qū)別特征，因此本專利權(quán)利要求1與附件2的技術(shù)方案和技術(shù)效果都相同，因此本專利權(quán)利要求1不具備新穎性。第11704號決定對本專利權(quán)利要求1的新穎性的認定是正確的。第11704號決定認定本專利權(quán)利要求2、3相對于附件2亦不具備新穎性，本專利權(quán)利要求4至6、8至15不具備創(chuàng)造性，本專利權(quán)利要求7得不到說明書的支持，有事實和法律依據(jù)，專利權(quán)人亦未提出具體的反駁意見，因此應(yīng)當予以確認。

綜上，第11704號決定事實清楚，結(jié)論正確。一審判決事實認定不清，適用法律錯誤。專利復(fù)審委員會和無效請求人的上訴理由能夠成立，相應(yīng)的上訴請求應(yīng)當予以支持。北京市高級人民法院判決：一、撤銷中華人民共和國北京市第一中級人民法院（2009）一中知行初字第120號行政判決；二、維持專利復(fù)審委員會作出第11704號決定。

小結(jié)

前面的分析表明，按照2010年修訂的《專利法實施細則》第一百一十七條的規(guī)定，由于譯文錯誤導(dǎo)致國際申請文本與中國專利文件中的專利權(quán)保護范圍不相同，應(yīng)當以保護范圍較小的為準。該條規(guī)定的立法目的在于禁止專利申請人在翻譯錯誤中獲得不正當?shù)睦?，激勵專利申請人嚴格準確地按照國際申請文本進行翻譯。在譯文的含義模糊不清時，也可以參照相同的原則來解釋權(quán)利要求。

專利權(quán)保護范圍的確定應(yīng)當“以權(quán)利要求的內(nèi)容為準”，因此，《專利法實施細則》規(guī)定的“保護范圍超出國際申請的原文所表達的范圍的，以依據(jù)原文限制后的保護范圍為準”，這里的“原文”應(yīng)當是指國際申請文本中的權(quán)利要求。當然，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀國際申請文本后可以直接地、毫無疑義地確定國際申請文件的權(quán)利要求中具有隱含限定特征，也應(yīng)當認為國際申請文本的“原文”中具有該隱含限定特征。

在不能直接地、毫無疑義地認定為某個技術(shù)特征為國際申請文本的權(quán)利要求的隱含限定特征的情況下，國際申請文本說明書中的該技術(shù)特征不屬于可以用于限制中國專利保護范圍的“原文”。

在注射針頭案中，無論“復(fù)數(shù)的彈性臂”出現(xiàn)在國際申請文本關(guān)于技術(shù)背景的描述中，還是專利申請人在進入國家階段后修改權(quán)利要求書時才加進去的技術(shù)特征，都不存在譯文錯誤的問題，都不能作為《專利法實施細則》相關(guān)規(guī)定中的“原文”，來限定中國專利的保護范圍。