上海市協(xié)力（鄭州）律師事務(wù)所 劉侃侃

專利權(quán)轉(zhuǎn)讓并后續(xù)開發(fā)交易模式探究

上海市協(xié)力（鄭州）律師事務(wù)所 劉侃侃

筆者近日為一筆專利權(quán)轉(zhuǎn)讓交易提供法律服務(wù)。在雙方接洽過程中，筆者既感受到了工程技術(shù)人員為研發(fā)工作所付出的辛苦和努力，同時(shí)又感受到了企業(yè)家經(jīng)營(yíng)管理公司如履薄冰的謹(jǐn)慎。由于雙方對(duì)這筆交易都十分看重，因此在交易中都力求己方利益最大化及可視化。這本無可厚非，但雙方過于看重眼前利益，反而對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和合作共贏的重要性有些忽略。有感于此，筆者希望在本文中對(duì)此類交易的常見模式進(jìn)行分析，力求為雙方提供既維護(hù)雙方短期利益，又維護(hù)雙方長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同時(shí)盡力促成雙方長(zhǎng)期合作的一個(gè)共贏交易模式。

為敘述方便也為讀者閱讀方便，除了在案例一節(jié)中使用明確的當(dāng)事人姓名/名稱之外，不論其法律關(guān)系是否為買賣，本文一律將擬收購(gòu)專利權(quán)一方稱為買方，將擬轉(zhuǎn)讓專利權(quán)一方稱為賣方。

一、探究的角度與定位

筆者認(rèn)為，一個(gè)市場(chǎng)是否繁榮，取決于該市場(chǎng)的交易是否活躍。一個(gè)市場(chǎng)的交易是否活躍，取決于該市場(chǎng)當(dāng)中活躍買家的數(shù)量。從供求關(guān)系調(diào)節(jié)市場(chǎng)的機(jī)制來看，活躍買家越多，市場(chǎng)就越加繁榮。即使市場(chǎng)當(dāng)中的賣家和交易標(biāo)的物稀少，也會(huì)由于賣方市場(chǎng)的行情看漲，而吸引越來越多的賣家?guī)е灰讟?biāo)的物進(jìn)入市場(chǎng)交易，使該市場(chǎng)中形成的交易量增多。在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)同樣存在前述現(xiàn)象。因此，本文將以買方角度探究交易模式。從個(gè)案來看，從買方角度考慮的交易模式會(huì)使買方略微占優(yōu)，但從宏觀的長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光看，從買方角度考慮的交易模式有利于阻隔“垃圾專利”及其專利權(quán)人，為買方防范法律風(fēng)險(xiǎn)，增加買方對(duì)交易的信心，從而促成交易，加速專利權(quán)的轉(zhuǎn)化。

二、案例

王工程師個(gè)人研發(fā)了一項(xiàng)生產(chǎn)工藝，該工藝與原有的生產(chǎn)工藝的流程有較大不同，但解決了技術(shù)問題，達(dá)到了技術(shù)效果，2014年，王工為該工藝申請(qǐng)的方法專利獲得授權(quán)。王工對(duì)該專利方法進(jìn)行進(jìn)一步深挖的時(shí)候遭遇了資金瓶頸，開發(fā)工作陷入停頓。大乘有限責(zé)任公司是該領(lǐng)域內(nèi)頗具實(shí)力的一家企業(yè)，其在經(jīng)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)王工的專利方法恰好可以解決其生產(chǎn)中存在的問題，愿意以優(yōu)惠價(jià)格收購(gòu)該專利權(quán)。大乘公司通過與王工溝通，對(duì)王工的后續(xù)開發(fā)工作很感興趣。雙方對(duì)轉(zhuǎn)讓2014年的方法專利已經(jīng)達(dá)成了初步意向，但大乘公司對(duì)該方法專利后續(xù)開發(fā)的相關(guān)問題舉棋不定。交易雙方需要找到一個(gè)能妥善處理該專利的后續(xù)開發(fā)問題的交易模式。（為保守客戶商業(yè)秘密和當(dāng)事人個(gè)人隱私，本案例與實(shí)際有所出入，當(dāng)事人姓名、名稱均為化名。）

三、交易的前提

交易的第一個(gè)標(biāo)的是2014年授權(quán)的方法專利，后續(xù)開發(fā)也是圍繞該方法專利展開。因此，交易的核心是該專利權(quán)。本筆交易的前提是該專利權(quán)的權(quán)屬是否歸屬于王工以及該專利權(quán)是否穩(wěn)定。

（一）專利權(quán)的權(quán)屬

許多當(dāng)事人確認(rèn)專利的權(quán)屬時(shí)喜歡習(xí)慣性的查看證書，這個(gè)方法是錯(cuò)誤的。根據(jù)《專利法》第三十九條：“發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國(guó)務(wù)院專利行政部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時(shí)予以登記和公告。發(fā)明專利權(quán)自公告之日起生效。”專利權(quán)自公告時(shí)才生效，并不是收到國(guó)知局專利證書之時(shí)。同時(shí)，專利權(quán)證書上不記載該專利是否存在質(zhì)押的信息。

根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第八十九條：“國(guó)務(wù)院專利行政部門設(shè)置專利登記簿，登記下列與專利申請(qǐng)和專利權(quán)有關(guān)的事項(xiàng):（一）專利權(quán)的授予；（二）專利申請(qǐng)權(quán)、專利權(quán)的轉(zhuǎn)移；（三）專利權(quán)的質(zhì)押、保全及其解除；（四）專利實(shí)施許可合同的備案；（五）專利權(quán)的無效宣告；（六）專利權(quán)的終止；（七）專利權(quán)的恢復(fù)；（八）專利實(shí)施的強(qiáng)制許可；（九）專利權(quán)人的姓名或者名稱、國(guó)籍和地址的變更?！睂＠怯洸旧嫌涊d的信息更為全面、具體，不但可以根據(jù)專利登記簿記載的信息確認(rèn)專利權(quán)人，還可以根據(jù)這些信息初步判斷該專利是否存在相關(guān)第三方以及專利權(quán)人是否涉訴和專利權(quán)是否穩(wěn)定等情況。因此，在確認(rèn)專利權(quán)的權(quán)屬時(shí)應(yīng)當(dāng)查詢專利登記簿，必要時(shí)要求賣方提供國(guó)知局提供專利登記簿副本。

（二）專利權(quán)是否穩(wěn)定

筆者做完自我介紹和簡(jiǎn)單的開場(chǎng)白，考慮和新員工年齡差距較小，設(shè)計(jì)的PPT可以自動(dòng)播放和用激光筆遠(yuǎn)程控制，對(duì)于所講內(nèi)容成竹在胸，于是就嘗試走進(jìn)新員工中間去說，拉近了彼此之間的物理距離。這個(gè)嘗試，有比較好的收效，全程半個(gè)小時(shí)的授課過程中，基本沒有看到新員工們有低頭看手機(jī)的現(xiàn)象。

評(píng)價(jià)專利權(quán)的穩(wěn)定性主要是看該項(xiàng)專利權(quán)效力范圍的確定性如何，是否會(huì)因?yàn)槠鋵＠旧淼膶?shí)質(zhì)條件不足而導(dǎo)致該項(xiàng)專利權(quán)的部分或全部無效，能否在受到干擾后迅速脫離不確定的法律狀態(tài)，回復(fù)到正常的權(quán)利狀態(tài)。已經(jīng)公告授權(quán)的專利并非就可以高枕無憂，根據(jù)《專利法》第四十五條：“自國(guó)務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無效。”如果交易的專利權(quán)在完成轉(zhuǎn)讓手續(xù)后被宣告無效，不光用于收購(gòu)專利權(quán)的資金打了水漂，而且關(guān)于后續(xù)開發(fā)的一系列法律、財(cái)務(wù)等問題都成了無源之水。因此，交易之前買方必須對(duì)專利權(quán)是否穩(wěn)定進(jìn)行確認(rèn)。

優(yōu)質(zhì)檢索是保障發(fā)明專利的專利權(quán)穩(wěn)定性的關(guān)鍵。審查員在進(jìn)行專利審查的時(shí)候檢索到的對(duì)比文件都會(huì)記載在專利申請(qǐng)的案卷中。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第一百一十八條：“經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門同意，任何人均可以查閱或者復(fù)制已經(jīng)公布或者公告的專利申請(qǐng)的案卷和專利登記簿，并可以請(qǐng)求國(guó)務(wù)院專利行政部門出具專利登記簿副本?！币虼耍袛鄶M交易專利權(quán)的穩(wěn)定性應(yīng)當(dāng)查閱該專利申請(qǐng)的案卷。買方在必要時(shí)可以考慮對(duì)其進(jìn)行再次檢索，以判斷該專利的“三性”。前文已述，專利登記簿上記載的專利權(quán)的無效宣告方面的信息對(duì)判斷專利權(quán)是否穩(wěn)定同樣具有重要參考價(jià)值。被無效宣告的理由和證據(jù)也是判斷該專利“三性”的依據(jù)。

四、典型交易模式探究

（一）模式一——專利權(quán)和涉及后續(xù)開發(fā)的技術(shù)資料一并收購(gòu)

根據(jù)《專利法》第十條的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓專利專利權(quán)的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，并向國(guó)務(wù)院專利行政部門登記，由國(guó)務(wù)院專利行政部門予以公告。專利申請(qǐng)權(quán)或者專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。買賣雙方可以將專利權(quán)轉(zhuǎn)讓及涉及后續(xù)開發(fā)的技術(shù)資料的轉(zhuǎn)讓通過一份合同規(guī)定，也可以將專利權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容作為主合同，將涉及后續(xù)開發(fā)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)讓作為從合同。無論采取何種合同形式，合同中對(duì)于主要標(biāo)的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓后的風(fēng)險(xiǎn)——專利權(quán)被無效掉的風(fēng)險(xiǎn)，必須做出約定，在買賣雙方中分配相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。

對(duì)于后續(xù)開發(fā)技術(shù)涉及的資料，不能在合同中統(tǒng)稱為技術(shù)資料。技術(shù)資料的最終表現(xiàn)，根據(jù)不同的行業(yè)領(lǐng)域一般為圖紙、配方、工藝流程等。但處于開發(fā)階段的技術(shù)資料遠(yuǎn)不止以上幾種，單單圖紙、配方、工藝流程等都會(huì)存在多個(gè)版本，除此以外還包括技術(shù)秘密、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、配套工裝夾具和專用機(jī)床等設(shè)備圖紙、開發(fā)人員筆記、開發(fā)人員會(huì)議紀(jì)要、配套廠商名單、試制品QE文件等。簽訂合同之前買方應(yīng)當(dāng)組織工程技術(shù)人員和知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師組成的團(tuán)隊(duì)與賣方深入溝通后續(xù)開發(fā)的思路、進(jìn)度、技術(shù)資料等問題，如有必要，應(yīng)當(dāng)開展盡職調(diào)查以確定后續(xù)開發(fā)技術(shù)資料的完整性。

此種交易模式的優(yōu)點(diǎn)是，交易完成以后買方不受賣方牽制，可隨意使用專利權(quán)；可使用買方自己的研發(fā)人員進(jìn)行后續(xù)開發(fā)，開發(fā)流程便于監(jiān)控；獲得的技術(shù)也可獨(dú)立享有專利申請(qǐng)權(quán)；手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)便，需要在國(guó)知局辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)讓登記。

此種交易模式的缺點(diǎn)是，由于將賣方與專利權(quán)及后續(xù)開發(fā)的關(guān)系剝離得較為徹底，賣方的報(bào)價(jià)會(huì)比較高；專利權(quán)以及后續(xù)開發(fā)涉及的非紙質(zhì)技術(shù)資料的移交難以利用合同規(guī)定；更換開發(fā)團(tuán)隊(duì)會(huì)大概率的拖長(zhǎng)研發(fā)周期；開發(fā)成本和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)由買方承擔(dān)。

（二）模式二——收購(gòu)專利權(quán)后委托賣方后續(xù)開發(fā)

關(guān)于收購(gòu)專利權(quán)部分同模式一，此處不再贅述。

由于賣方將專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給買方與買方委托賣方進(jìn)行技術(shù)開發(fā)并沒有邏輯上的必然聯(lián)系，二者也不是同一法律關(guān)系，因此，委托賣方后續(xù)開發(fā)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)訂立一份書面合同。單獨(dú)訂立一份合同還有一層考慮，就是如果委托后續(xù)開發(fā)合同出現(xiàn)爭(zhēng)議，導(dǎo)致解除合同或者宣告合同無效等，不會(huì)影響到專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的效力。

委托賣方進(jìn)行后續(xù)開發(fā)的合同必須對(duì)后續(xù)開發(fā)所形成的專利的申請(qǐng)權(quán)和該專利的實(shí)施權(quán)做出明確約定。根據(jù)《合同法》第三百三十九條：“委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當(dāng)事人另有約定的以外，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人。研究開發(fā)人取得專利權(quán)的，委托人可以免費(fèi)實(shí)施該專利。研究開發(fā)人轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)權(quán)的，委托人享有以同等條件優(yōu)先受讓的權(quán)利。”如果委托后續(xù)開發(fā)合同中沒有約定，則開發(fā)所形成的專利的申請(qǐng)權(quán)歸屬于開發(fā)方，即歸賣方所有，買方僅享有免費(fèi)實(shí)施該專利和優(yōu)先受償權(quán)。如果賣方許可第三方使用后續(xù)開發(fā)形成的專利，買方無權(quán)阻止，只能使用依據(jù)基礎(chǔ)專利的專利權(quán)主張第三方的使用行為侵權(quán)。除了通常條款以外，合同還應(yīng)當(dāng)對(duì)交付后續(xù)開發(fā)全部技術(shù)資料和告知全部技術(shù)秘密、開發(fā)費(fèi)用的支付方式、開發(fā)周期的限制、開發(fā)人員的保密責(zé)任、開發(fā)失敗相應(yīng)問題的處理等問題做出約定。

此種交易模式的優(yōu)點(diǎn)是，買方獲得專利權(quán)所需支付的資金較?。毁I方所承擔(dān)的后續(xù)開發(fā)的成本與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過委托開發(fā)合同轉(zhuǎn)移給賣方；手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)便，需要在國(guó)知局辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)讓登記。

此種交易模式的缺點(diǎn)是，買方支付給賣方的后續(xù)開發(fā)勞務(wù)費(fèi)用難以詳細(xì)計(jì)算，金額不易把控；專利權(quán)以及后續(xù)開發(fā)涉及的非紙質(zhì)技術(shù)資料的移交難以利用合同規(guī)定；買方對(duì)于后續(xù)開發(fā)過程的監(jiān)控力度較小。

（三）模式三——賣方以專利權(quán)及后續(xù)開發(fā)的非專利技術(shù)出資入股買方公司

根據(jù)《公司法》第二十七條：“股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)?！鼻笆鰞煞N模式的本質(zhì)是專利權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，此種交易模式的本質(zhì)不同于前述兩種模式，是一種投資入股行為，因此同樣需要訂立書面合同。值得注意的是，由于各地各級(jí)工商行政管理部門的細(xì)節(jié)性規(guī)定略有不同，投資入股的合同可能需要使用受理買方登記的工商行政管理部門要求的格式合同，或者經(jīng)其審核。投資入股合同中應(yīng)當(dāng)對(duì)賣方持股比例、分紅方式、表決權(quán)等做出約定。

賣方入股買方后，通常會(huì)主持后續(xù)開發(fā)工作。此時(shí)，賣方于賣方又存在勞動(dòng)法律關(guān)系。根據(jù)《勞動(dòng)合同法》第七條：“用人單位自用工之日起即與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系?！备鶕?jù)《勞動(dòng)合同法》第十條：“建立勞動(dòng)關(guān)系，應(yīng)當(dāng)訂立書面勞動(dòng)合同?！币虼耍p方應(yīng)當(dāng)簽訂勞動(dòng)合同。企業(yè)與勞動(dòng)者通常使用人力資源與社會(huì)保障局的格式合同，但由于雙方存在多層法律關(guān)系，在此種情況下，買方不能僅僅用這個(gè)格式合同與賣方簽約，還應(yīng)在格式合同的基礎(chǔ)條款之外加入關(guān)于保密責(zé)任，競(jìng)業(yè)禁止等方面的詳細(xì)約定。

買方公司吸納新股東入股首先買方公司章程（以下稱《章程》）必須允許新股東加入。接著，應(yīng)當(dāng)確定賣方入股的持股比例和分紅方式。然后，依照《章程》和《公司法》的規(guī)定程序修改《章程》，將賣方的股東姓名、持股比例、分紅方式、表決權(quán)等寫入《章程》。最后，到受理買方登記的工商行政管理部門辦理變更登記手續(xù)。

買賣雙方按照此種交易模式的最后結(jié)果是雙方“喜結(jié)良緣”，賣方入股了一家業(yè)內(nèi)頗具實(shí)力的公司，獲得了一個(gè)不錯(cuò)的職位和長(zhǎng)期穩(wěn)定的分紅收益，可以專注于后續(xù)開發(fā)。后續(xù)開發(fā)工作有了買方的支持，資金瓶頸隨之不復(fù)存在，買方把控后續(xù)開發(fā)的過程中可以及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)向，調(diào)整開發(fā)方向，從而加速技術(shù)轉(zhuǎn)化的周期。買方以“分期付款”加期權(quán)的方式獲得了一件專利，一位技術(shù)人才，和對(duì)后續(xù)開發(fā)的完全把控，以較少的資金，完成了一筆長(zhǎng)期的投資。筆者認(rèn)為，此種交易模式是皆大歡喜的共贏交易模式。

此種交易模式也有其缺點(diǎn)：1、對(duì)專利技術(shù)本身的“含金量”要求較高；2、手續(xù)較為繁瑣，除了國(guó)知局方面的手續(xù)之外，還要辦理召開股東會(huì)、形成決議、修改章程、工商變更等手續(xù)（如果買方是上市公司或者掛牌公司，所需手續(xù)會(huì)更為繁瑣）；3、雙方的誠(chéng)信和對(duì)交易、合作抱有的誠(chéng)意也是決定此種交易模式成功實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。

第三種交易模式需要“天時(shí)地利人和”。不過，相信在我國(guó)專利申請(qǐng)量躍居世界第一、有價(jià)值高價(jià)值專利數(shù)量飛速增加、企業(yè)管理愈加科學(xué)正規(guī)、市場(chǎng)參與者誠(chéng)信度不斷提高、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)風(fēng)潮和價(jià)值投資風(fēng)潮的流行的多重背景下，此種交易模式會(huì)被越來越多的采用。