文/賀保平 田小伍

上海某公司訴田某、劉某侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案

文/賀保平 田小伍

一、基本案情

原告：上海某投資管理有限公司

被告：田某，系鄭州某醫(yī)療器械營業(yè)部的實(shí)際經(jīng)營者

被告：劉某，系鄭州某醫(yī)療器械營業(yè)部的登記業(yè)主

案由：侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛

一審案號：（2014）鄭知民初字第556號

原告訴稱其成立于2010年1月6日，主要從事視光學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、醫(yī)療器械、眼鏡等產(chǎn)品和服務(wù)，其主營產(chǎn)品名稱為“菁視角膜塑形鏡”以及“菁視RGP”。原告于2011年8月19日申請注冊第9868805號“菁視”商標(biāo)與第9868793號“ESSENCE”商標(biāo)，核定使用商品包括“眼科檢查鏡、檢眼鏡、眼科器械、人造眼睛、外科移植用眼球晶體（眼內(nèi)假眼球）、外科移植用假眼（水晶體）、矯形用物品、醫(yī)療器械和儀器、醫(yī)用診斷設(shè)備、殺菌消毒器械”商品，該兩個商標(biāo)于2012年10月21日核準(zhǔn)注冊。通過原告及其代理商對“菁視”及“ESSENCE”商標(biāo)的使用，該兩個商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)享有較高的知名度和影響力，在視光學(xué)行業(yè)內(nèi)，“菁視”及“ESSENCE”與原告已經(jīng)建立了緊密的、唯一的對應(yīng)關(guān)系。

被告田某曾經(jīng)為原告的產(chǎn)品代理商，于2013年7月3日以劉某為登記業(yè)主，惡意注冊“鄭州某醫(yī)療器械經(jīng)營部”個體工商戶，其經(jīng)營范圍包括“第三類醫(yī)用光學(xué)器具，儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備，銷售框架眼鏡、鏡片”。田某以該個體工商戶為經(jīng)營主體，進(jìn)行角膜塑形鏡、隱形眼鏡、帶框眼鏡等產(chǎn)品的銷售與服務(wù)經(jīng)營行為，并且未經(jīng)原告許可，在門面裝潢、宣傳冊子、名片、網(wǎng)站等商品與服務(wù)上大量使用與原告注冊商標(biāo)相同或相近似的商標(biāo)，誤導(dǎo)消費(fèi)者，使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆與誤認(rèn)，侵犯了原告的注冊商標(biāo)權(quán)。被告田某未經(jīng)許可將原告“菁視”注冊商標(biāo)的漢語拼音做為域名的主要部分進(jìn)行注冊，并且通過網(wǎng)站宣傳、銷售角膜塑形鏡等產(chǎn)品；被告惡意注冊“鄭州某醫(yī)療器械經(jīng)營部”個體工商戶，不規(guī)范使用為企業(yè)名稱，故意造成混淆；被告在明知原告注冊商標(biāo)的情況下，惡意在第9類商品、第35類服務(wù)上搶注“菁視”商標(biāo)、在第44類服務(wù)上搶注“菁視眼視光”商標(biāo)。前述行為證明被告明顯具有攀附原告商譽(yù)的惡意，違反誠實(shí)信用與公平競爭的商業(yè)習(xí)慣與商業(yè)道德，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

綜上，原告認(rèn)為被告的行為侵害了其注冊商標(biāo)權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競爭，要求被告停止侵害注冊商標(biāo)權(quán)、停止不正當(dāng)競爭行為、賠償損失、在大河報(bào)的顯著位置賠禮道歉、消除影響。

被告田某抗辯其在第9類“護(hù)目鏡、防眩光眼鏡、眼鏡、眼鏡架、太陽鏡、眼鏡框、眼鏡片、眼鏡盒、隱形眼鏡”商品上注冊有第12460808號“菁視”商標(biāo)，在第44類“醫(yī)療診所服務(wù)、醫(yī)療設(shè)備出租、眼鏡行”服務(wù)上注冊有13395054號“菁視眼視光”商標(biāo)，在第35類“廣告、貨物展出、商業(yè)管理咨詢、替他人推銷”服務(wù)上注冊有第12805652號“菁視”商標(biāo)，所以有權(quán)在眼鏡行服務(wù)、眼鏡商品、隱形眼鏡商品、角膜塑形鏡商品上使用“菁視”標(biāo)識，鄭州某醫(yī)療器械營業(yè)部是被告依法向工商行政管理機(jī)關(guān)申請注冊成立，其企業(yè)名稱依法核準(zhǔn)登記，該營業(yè)部享有自己的名稱權(quán)，該權(quán)利受法律保護(hù)，故而其在該營業(yè)部場所使用“菁視眼視力”標(biāo)識具有權(quán)利基礎(chǔ)，并不侵害原告任何權(quán)利，也不構(gòu)成不正當(dāng)競爭，請求法院駁回原告全部訴訟請求。

二、法院判決

該糾紛經(jīng)鄭州市中級人民法院開庭審理，在法院的主持下原被告達(dá)成調(diào)解協(xié)議。1、被告自簽訂調(diào)解協(xié)議之日起三個月內(nèi)停止在門頭裝潢、產(chǎn)品宣傳冊、產(chǎn)品包裝、網(wǎng)絡(luò)等商品（服務(wù)）上使用“菁視”和“ESSENCE”標(biāo)識；2、被告田某自簽字之日起一個月內(nèi)支付原告方24 000元人民幣；3、被告自簽字之日起三個月內(nèi)，辦理完結(jié)變更“鄭州某醫(yī)療器械經(jīng)營部”企業(yè)名稱的事宜，變更后的企業(yè)名稱不得含有“菁視”二字；逾期不予變更，甲方有權(quán)向法院申請執(zhí)行撤銷“鄭州某醫(yī)療器械經(jīng)營部”字號。

三、爭議焦點(diǎn)

1.被告是否侵害了原告注冊商標(biāo)專用權(quán)

被告在其角膜塑形鏡產(chǎn)品宣傳冊上使用“菁視”及“ESSENCE”標(biāo)識，在其名片上使用“菁視”標(biāo)識，在其網(wǎng)站http//www.jingshieye.com上使用“菁視”及“ESSENCE”標(biāo)識。其中的“菁視”標(biāo)識與原告的注冊商標(biāo)相對比，僅是在原告“菁視”商標(biāo)的“視”字上方添加較小尺寸的樹葉形圖案，屬于細(xì)微的區(qū)別，二者在視覺上基本無差別，與原告的“菁視”商標(biāo)構(gòu)成相同商標(biāo)?！癊SSENCE”標(biāo)識與原告的“ESSENCE”注冊商標(biāo)相對比，僅是將原告英文商標(biāo)下方的網(wǎng)址信息進(jìn)行刪除，在字母“S”上方添加小尺寸的樹葉形圖案，構(gòu)成近似商標(biāo)。其使用方式屬于在角膜塑形鏡等眼科器械、醫(yī)療器械上使用，屬于相同商品。商標(biāo)法第57條第1項(xiàng)、第2項(xiàng)規(guī)定“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的；（二）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)的?！币罁?jù)此法律規(guī)定，被告前述行為顯然是侵害了原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

本案的一個特殊之處在于被告將原告“菁視”注冊商標(biāo)的漢語拼音“jingshi”作為主要部分申請www.jingshieye. com域名，并且通過該域名進(jìn)行角膜塑形鏡商品交易的電子商務(wù)，這是商標(biāo)侵權(quán)呈現(xiàn)出來的一種新型的典型行為，最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第三項(xiàng)明確規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的屬于侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，依據(jù)此司法解釋的規(guī)定，本案中被告的前述行為屬于侵害原告注冊商標(biāo)權(quán)的行為。

本案的另一個特殊之處是被告將與原告“菁視”注冊商標(biāo)相同的文字作為企業(yè)的字號，在鄭州注冊“鄭州某醫(yī)療器械營業(yè)部”個體工商戶，并且在經(jīng)營過程中不規(guī)范使用為“菁視眼視光中心”，在被告網(wǎng)站、名片、宣傳材料、門店裝潢上突出使用“菁視”二字。針對此使用行為，被告抗辯聲稱其個體工商戶是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)依法登記的，持有工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，依據(jù)民法通則第99條規(guī)定“法人、個體工商戶、個人合伙享有名稱權(quán)，企業(yè)法人、個體工商戶、個人合伙有權(quán)使用自己的名稱?！北桓鏄?biāo)識“菁視眼視光中心”的行為是依法行使名稱權(quán)的行為，原告無權(quán)禁止被告使用“菁視眼視光中心”標(biāo)識。這一爭議點(diǎn)涉及到企業(yè)名稱權(quán)與注冊商標(biāo)權(quán)的沖突問題，最高人民法院對于已經(jīng)比較明晰的行為進(jìn)行了規(guī)范，《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項(xiàng)“將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的……”依據(jù)司法解釋該條款規(guī)定，本案被告前述行為屬于侵害原告注冊商標(biāo)權(quán)的行為。

2.被告是否實(shí)施了不正當(dāng)競爭行為

1993年實(shí)施的《反不正當(dāng)競爭法》第5、9、10、14條規(guī)定了幾種不正當(dāng)競爭行為，其中沒有規(guī)定兜底條款，第2條是對不正當(dāng)競爭行為的一種概括性原則規(guī)定，實(shí)踐中第5、9、10、14條列舉的內(nèi)容并不能涵蓋全部的不正當(dāng)競爭行為，司法審判活動引用第2條進(jìn)行審理宣判的案例非常多，本案既存在此種情形。

原告提交的證據(jù)證明被告田某曾經(jīng)是原告的產(chǎn)品代理商，原告的產(chǎn)品在被告注冊成立鄭州某醫(yī)療器械營業(yè)部之前已經(jīng)進(jìn)入鄭州市場，原告的涉案注冊商標(biāo)具有一定的知名度。被告田某知悉原告的注冊商標(biāo)與企業(yè)字號，其于2013年4月在第9類”眼鏡、隱形眼鏡”商品上申請注冊“菁視”商標(biāo)，在第44類眼鏡行服務(wù)上申請注冊“菁視眼視光”商標(biāo)，在第35類替他人推銷服務(wù)上申請注冊“菁視”商標(biāo)；田某于2013年6月在鄭州申請?jiān)O(shè)立“鄭州市菁視醫(yī)療器械營業(yè)部”個體工商戶，其字號與原告在先的企業(yè)字號及注冊商標(biāo)完全一樣，經(jīng)營與原告相同的商品。被告田某的這些行為，表明其企圖借原告多年積累的商譽(yù)及品牌進(jìn)行搭便車行為，從而混淆原被告之間的商品與服務(wù)來源，違背了商業(yè)競爭中誠實(shí)信用的商業(yè)道德，屬于不正當(dāng)競爭行為。

四、引申討論

變更企業(yè)名稱的法律責(zé)任承擔(dān)

如果被告使用企業(yè)名稱侵犯他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)或者企業(yè)名稱權(quán)，是否要承擔(dān)變更企業(yè)名稱的法律責(zé)任？

此類糾紛的被告在答辯時候，往往會引用民法通則第99條關(guān)于企業(yè)名稱權(quán)的規(guī)定進(jìn)行抗辯，并且引用《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》第六條“企業(yè)只準(zhǔn)使用一個名稱，在登記主管機(jī)關(guān)轄區(qū)內(nèi)不得與已登記注冊的同行業(yè)企業(yè)名稱相同或者近似?！北桓鎿?jù)此抗辯原告應(yīng)當(dāng)以當(dāng)?shù)氐墓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)為合適的被告進(jìn)行行政訴訟，只有確認(rèn)工商行政管理機(jī)關(guān)的行政行為違法，才可以變更或者注銷被告的企業(yè)名稱。本案中，被告注冊的個體工商戶在鄭州市，原告企業(yè)在上海，被告注冊鄭州某醫(yī)療器械營業(yè)部的行為并不違反《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》，那么是否據(jù)此可以認(rèn)定被告無需變更企業(yè)名稱呢？

本文認(rèn)為需要分情況而論，應(yīng)當(dāng)對被告使用企業(yè)名稱的行為以及注冊企業(yè)名稱的行為分別進(jìn)行審查。如果被告注冊企業(yè)名稱行為不違反《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》，僅是被告使用企業(yè)名稱的行為侵犯了原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)或者企業(yè)名稱權(quán)，則被告無需變更企業(yè)名稱，需要承擔(dān)合法、規(guī)范使用企業(yè)名稱的法律責(zé)任。如果被告不正當(dāng)將他人已經(jīng)具有一定知名度的企業(yè)名稱（字號）注冊為自己的企業(yè)名稱并使用，此行為侵犯了在先企業(yè)名稱權(quán)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭，即使被告注冊企業(yè)名稱的行為不違反《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》，被告仍需承擔(dān)變更企業(yè)名稱的停止侵權(quán)責(zé)任。本案中，原告提供證據(jù)證明其在全國開設(shè)有眾多辦事機(jī)構(gòu)，其產(chǎn)品在全國范圍內(nèi)都有銷售，企業(yè)名稱在角膜塑形鏡領(lǐng)域內(nèi)具有一定的知名度，被告田某作為原告的代理商，知曉原告的注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱情況，其在鄭州注冊“鄭州市菁視醫(yī)療器械營業(yè)部”的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定主觀上存在惡意搭便車的故意，該注冊行為本身顯然具有不正當(dāng)性。本案經(jīng)過開庭審理，針對被告注冊“鄭州某醫(yī)療器械營業(yè)部”行為，原告提供了該注冊行為不正當(dāng)性的證據(jù)，雙方針對該注冊行為進(jìn)行了論辯，法院也對此作為審理焦點(diǎn)進(jìn)行了全面的審查。最終本案雖然是以調(diào)解結(jié)案，調(diào)解的結(jié)果是被告在一定期限內(nèi)變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得有“菁視”字樣，該調(diào)解結(jié)果與被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任是一致的。

（作者系北京大成〔鄭州〕律師事務(wù)所律師）