伊 健

復(fù)審中依職權(quán)引入創(chuàng)造性等明顯實(shí)質(zhì)性缺陷的案例適用分析

伊 健*

在復(fù)審程序中，合議組審查范圍的界定是復(fù)審工作的難點(diǎn)之一。其中，對于案件中存在的復(fù)審請求范圍外的缺陷，合議組是否可依職權(quán)進(jìn)行審查也是日漸成為復(fù)審請求人與合議組，甚至法院的爭議焦點(diǎn)。本文通過對幾個(gè)案例的分析，希望能改進(jìn)對于是否可依職權(quán)審查明顯實(shí)質(zhì)性缺陷的考量方法。

復(fù)審 依職權(quán)審查 明顯實(shí)質(zhì)性缺陷

一、《專利審查指南》（2010版）中的相關(guān)規(guī)定及分析

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第四部分第二章第4.1節(jié)的規(guī)定，復(fù)審程序中，合議組一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進(jìn)行審查。除駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)外，合議組發(fā)現(xiàn)審查文本中存在下列缺陷的，可以對與之相關(guān)的理由及其證據(jù)進(jìn)行審查，并且經(jīng)審查認(rèn)定后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)該理由及其證據(jù)作出維持駁回的審查決定：（1）足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據(jù)予以駁回的缺陷；（2）駁回決定未指出的明顯實(shí)質(zhì)性缺陷或者與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷。

由上述規(guī)定可知，復(fù)審程序具有雙重屬性，即“提供救濟(jì)”和“延續(xù)審批”，其中提供救濟(jì)是首要屬性，延續(xù)審批是必要補(bǔ)充。①李永紅.復(fù)審與無效請求的審查［J］.中國發(fā)明與專利，2006（10）.而依請求審查是規(guī)定做法，其承擔(dān)復(fù)審程序之提供救濟(jì)的屬性；而依職權(quán)審查是例外情況，其承擔(dān)復(fù)審程序之延續(xù)審批的屬性。另外，需要注意的是，上述規(guī)定中對于依職權(quán)審查的許可用語為“可以”而非“應(yīng)該”，其字面表達(dá)含義為：符合上述規(guī)定情況的案件，復(fù)審程序可以依職權(quán)審查，也可以不依職權(quán)審查。

在實(shí)際的復(fù)審程序中，對于合議組可以依職權(quán)審查的第（1）種情況和第（2）種情況中的“與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷”，由于缺陷內(nèi)容和性質(zhì)比較確定，因此復(fù)審程序中通常不容易出現(xiàn)爭議；②熊彥峰，楊磊，吳玉和，李江，等.復(fù)審依職權(quán)審查中“明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”的界定與認(rèn)定［J］.中國專利與商標(biāo)，2013（3）.對于第（2）中情況中的“駁回決定未指出的明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”，由于《專利審查指南》（2010版）未具體規(guī)定明顯實(shí)質(zhì)性缺陷的范圍，《審查操作規(guī)程·復(fù)審無效分冊》中僅指出了判斷是否為“駁回決定未指出的明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”的可考慮因素，且個(gè)案的案情、合議組考慮角度、對復(fù)審程序的性質(zhì)和影響的認(rèn)知不同，因此容易成為復(fù)審程序中的爭議焦點(diǎn)。

二、案例分析

在為復(fù)審請求人所請求的權(quán)益提供救濟(jì)的前提下進(jìn)行必要的延續(xù)審批的行為，一方面保證復(fù)審請求人的合法權(quán)益不受侵害，另一方面提高行政機(jī)關(guān)的審查質(zhì)量和效率。在具體復(fù)審案件的審查中，對于依職權(quán)審查行為的引入，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案情，綜合考量以下因素：③李越.專利復(fù)審程序中依職權(quán)審查的理解與典型適用——專利熱點(diǎn)問題專家談（六）［N］.中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào).2013-12-17 （011）.是否出于從實(shí)質(zhì)上解決在先審級與復(fù)審請求人之間爭議的需要；是否出于避免不合理延長審批周期的要求；是否屬于基于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的知識(shí)和能力得到的結(jié)論；專利申請對所屬技術(shù)領(lǐng)域作出的貢獻(xiàn)及其授權(quán)前景；是否超出復(fù)審請求人對依職權(quán)審查的合理預(yù)期；依職權(quán)審查對案件進(jìn)行審查可能產(chǎn)生的影響。④魏聰.依職權(quán)引入對性質(zhì)相同缺陷的審查之基本思路［N］.中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào).2015-10-22 （010）.

1.第24074號(hào)復(fù)審決定（申請?zhí)枮?00480012503.5）

案情：駁回決定針對的權(quán)利要求書包括權(quán)利要求1～7，駁回理由是權(quán)利要求1～3相對于對比文件1或4不具備創(chuàng)造性；權(quán)利要求4～7相對于對比文件1或2或4不具備創(chuàng)造性。復(fù)審請求人提交復(fù)審請求時(shí)將原權(quán)利要求4和5合并，并相應(yīng)修改權(quán)利要求編號(hào)，修改后的權(quán)利要求4包括多個(gè)技術(shù)方案，合議組發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?，指出對于?quán)利要求4所包含的多個(gè)技術(shù)方案中的一部分，該申請說明書公開不充分，不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定；且權(quán)利要求1～6相對于對比文件4不具備創(chuàng)造性。⑤參見最高人民法院（2014）知行字第2號(hào)行政裁定書。

分析：該案實(shí)質(zhì)審查部門以權(quán)利要求1～7不具備創(chuàng)造性駁回，復(fù)審階段合議組認(rèn)為對于修改后的權(quán)利要求4所包含的多個(gè)方案中的一部分，該申請說明書公開不充分。雖然駁回決定中并未指出有關(guān)說明書公開不充分的缺陷，但該缺陷的客觀存在導(dǎo)致不能確認(rèn)權(quán)利要求4所能解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果，直接影響到合議組對駁回決定指出的創(chuàng)造性問題的判斷，若不克服該缺陷，則無法解決實(shí)審審查部門與復(fù)審請求人的爭議問題，合議組依職權(quán)引入的審查出于解決在先審級與復(fù)審請求人的爭議問題的需要，因此，合議組依職權(quán)引入的審查符合審查邏輯，該案適用依職權(quán)審查“駁回決定未指出的明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”的情況。

2.第113507號(hào)復(fù)審決定（申請?zhí)枮?0121011 8538.3）

案情：該案“一通”“二通”的審查意見以及駁回決定的駁回理由都是權(quán)利要求1～10相對于對比文件1、對比文件2和本領(lǐng)域公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，引用的對比文件1的相關(guān)部分為說明書第5頁第5段至第8頁第4段，申請人答復(fù)過程中以及提出復(fù)審請求時(shí)均未修改專利申請文件，僅陳述了權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的理由。合議組在復(fù)審?fù)ㄖ獣兄赋觯簷?quán)利要求1、6相對于對比文件1不具備新穎性，權(quán)利要求2～5、7～10相對于對比文件1和本領(lǐng)域的公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

復(fù)審請求人在答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣囊庖婈愂鰰姓J(rèn)為實(shí)質(zhì)審查部門并未指出該申請不具備新穎性的缺陷，而復(fù)審階段卻指出權(quán)利要求1、6不具備新穎性，因此有關(guān)不具備新穎性的缺陷并未在駁回決定作出前告知過申請人而且不具備新穎性和不具備創(chuàng)造性不是性質(zhì)相同的缺陷，同時(shí)，不具備新穎性也不屬于明顯實(shí)質(zhì)性缺陷，因此，合議組的依職權(quán)審查不符合《專利審查指南》（2010版）中的相關(guān)規(guī)定。

分析：復(fù)審階段，合議組在針對復(fù)審請求人提出的權(quán)利要求1～10相對于對比文件1、2具備創(chuàng)造性的意見陳述進(jìn)行審查的過程中，對兩篇對比文件進(jìn)行了深入理解。經(jīng)分析比較，合議組認(rèn)定對比文件1中的權(quán)利要求19～21、說明書第9～11、13～14頁以及說明書附圖5～7所記載的內(nèi)容公開了權(quán)利要求1、6的全部技術(shù)特征，能夠影響權(quán)利要求1、6的新穎性。由于對于發(fā)明專利申請的實(shí)質(zhì)審查通常先審查權(quán)利要求是否具備新穎性，在具備新穎性的情況下再繼續(xù)審查權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性，因此，雖然駁回決定的理由是權(quán)利要求1～10不具備創(chuàng)造性，但合議組在發(fā)現(xiàn)使用已經(jīng)告知過復(fù)審請求人的對比文件1能夠得出權(quán)利要求1和6不具備新穎性的結(jié)論的情況下，依職權(quán)引入對該權(quán)利要求新穎性的審查符合審查邏輯。

進(jìn)一步的，雖然“復(fù)審?fù)ㄖ獣彼玫膶Ρ任募?的相關(guān)部分和實(shí)質(zhì)審查階段引用的對比文件1的相關(guān)部分不一致，但如果復(fù)審請求人想保留自己的權(quán)利，則有責(zé)任和義務(wù)去通讀對比文件給出的技術(shù)方案，并且復(fù)審請求人應(yīng)該考慮到復(fù)審階段合議組有可能依職權(quán)引入對比文件1中公開的其他事實(shí)，繼續(xù)評價(jià)創(chuàng)造性。

因此，合議組引入的新穎性審查符合依職權(quán)審查“駁回決定未指出的明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”的情況。

3.第308950號(hào)復(fù)審決定（申請?zhí)枮?0041004 7791.X）

案情：該案原權(quán)利要求1為：“1.一種沉淀二氧化硅，其特征在于，該沉淀二氧化硅的表面用聚合物進(jìn)行改性，以使與含有用5重量%聚乙烯蠟處理的對比沉淀二氧化硅的同樣清漆相比，該改性的沉淀二氧化硅使其折射指數(shù)nD20＝1.4492并含有5重量%改性的沉淀二氧化硅的清漆的透射性改善至少20%?！睂?shí)審“一通”指出權(quán)利要求1～11相對于對比文件1不具備新穎性、權(quán)利要求14不清楚等缺陷，申請人答復(fù)時(shí)對權(quán)利要求書進(jìn)行修改。“二通”指出修改后的權(quán)利要求1～31不符合《專利法》第33條、權(quán)利要求27不清楚，申請人答復(fù)“二通”時(shí)僅對權(quán)利要求27不清楚之處進(jìn)行了修改。審查部門以權(quán)利要求1～31修改超范圍為由作出駁回決定。提交復(fù)審請求時(shí)，復(fù)審請求人刪除了原權(quán)利要求1～13，認(rèn)為修改后的權(quán)利要求1～18（即對應(yīng)原權(quán)利要求14～31）符合《專利法》第33條的規(guī)定，修改后的權(quán)利要求1如下：“1.包含表面改性的沉淀二氧化硅的漆，其中所述表面改性的沉淀二氧化硅在其表面具有聚合物，并且其與含有用5重量%聚乙烯蠟處理的對比沉淀二氧化硅的同樣清漆相比，所述表面改性的沉淀二氧化硅使其折射指數(shù)nD20＝1.4492并含有5重量%所述二氧化硅的清漆的透射性改善至少20%?！焙献h組認(rèn)為修改后的權(quán)利要求克服了駁回決定指出的修改超范圍的缺陷，但在“復(fù)審?fù)ㄖ獣敝兄赋鰴?quán)利要求1～13相對于對比文件1不具備創(chuàng)造性。復(fù)審請求人僅陳述了其認(rèn)為權(quán)利要求1～13具備創(chuàng)造性的理由并未修改專利申請文件。合議組以權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性作出維持駁回的復(fù)審決定。

復(fù)審請求人對復(fù)審決定不服提起行政訴訟，訴訟請求包括：（1）被訴決定程序違法；（2）該申請相對于對比文件1具備創(chuàng)造性。一審判決認(rèn)為：該申請的創(chuàng)造性問題不屬于明顯實(shí)質(zhì)性缺陷，專利復(fù)審委員會(huì)依職權(quán)審查創(chuàng)造性程序違法。專利復(fù)審委員會(huì)不服一審判決提起上訴。二審判決認(rèn)為：該案中權(quán)利要求的創(chuàng)造性并非合議組在審查駁回決定時(shí)必然涉及的事由，不屬于“明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”，因此不屬于可適用依職權(quán)審查的范圍。專利復(fù)審委員會(huì)不服二審判決向最高人民法院申請?jiān)賹?。最高人民法院?jīng)審理，作出“（2014）知行字第2號(hào)行政裁定書”。裁定書認(rèn)為：“創(chuàng)造性的評價(jià)不僅要考慮技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明創(chuàng)造所屬技術(shù)領(lǐng)域以及所解決的技術(shù)問題和產(chǎn)生的技術(shù)效果，因此，不宜將《專利審查指南》（2010版）列明的‘明顯實(shí)質(zhì)性缺陷’擴(kuò)大解釋到創(chuàng)造性；另外，根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，專利復(fù)審委員會(huì)一般僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進(jìn)行審查，依職權(quán)審查專利申請屬于例外情況，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。涉案申請的創(chuàng)造性評價(jià)在此前的駁回決定中并未涉及，同時(shí)也不屬于‘明顯實(shí)質(zhì)性缺陷’，因此本案明顯不符合可依職權(quán)審查的情形?！雹迏⒁娮罡呷嗣穹ㄔ海?014）知行字第2號(hào)行政裁定書。

分析：縱觀該案的整個(gè)訴訟過程，專利復(fù)審委員會(huì)和法院判決的爭議問題集中在該案的權(quán)利要求1的創(chuàng)造性判斷是否屬于“明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”的情形、是否可以依職權(quán)審查。復(fù)審委員會(huì)堅(jiān)持認(rèn)為：由于前審一通中曾指出原權(quán)利要求1不具備新穎性，當(dāng)前的權(quán)利要求1與原權(quán)利要求1的區(qū)別僅在于將表面改性沉淀二氧化硅應(yīng)用到“漆”中，而將表面改性沉淀二氧化硅應(yīng)用到“漆”中是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，因此權(quán)利要求1是明顯不具備創(chuàng)造性的、該創(chuàng)造性缺陷屬于“明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”。然而一審、二審和再審均判決專利復(fù)審委員會(huì)對該案權(quán)利要求進(jìn)行的創(chuàng)造性審查不符合對“明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”的依職權(quán)審查的情況。

由于《專利審查指南》（2010版）和再審裁定書中并未對“明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”的范圍、性質(zhì)或判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詳細(xì)說明，且案情不同需根據(jù)個(gè)案進(jìn)行判斷，沒有統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)，以下僅試圖從引用依職權(quán)審查對案件審查走向的影響的角度進(jìn)行分析。

對于該案，從引用對“明顯實(shí)質(zhì)性缺陷”的依職權(quán)審查對案件審查走向的影響的角度分析來看，首先，復(fù)審審查文本針對的權(quán)利要求1～18即為駁回決定針對文本中的權(quán)利要求14～31，對于上述權(quán)利要求的創(chuàng)造性，實(shí)審階段審查部門并未提出直接的或者假設(shè)的否定性審查意見，即實(shí)審部門不認(rèn)為權(quán)利要求1～18不具備創(chuàng)造性，且對于當(dāng)前權(quán)利要求1～18是否具備創(chuàng)造性的問題也不是實(shí)審部門與復(fù)審請求人之間的爭議問題，合議組依職權(quán)引入創(chuàng)造性審查對于解決前審與復(fù)審請求人之間的爭議并無過多幫助。其次，駁回決定的理由是權(quán)利要求1～31修改超范圍，復(fù)審請求人在提交復(fù)審請求時(shí)也僅針對修改后的權(quán)利要求不超范圍進(jìn)行意見陳述。其根據(jù)之前的分析，權(quán)利要求1～18是否具備創(chuàng)造性不是實(shí)審階段的爭議問題，因此合議組依職權(quán)引入創(chuàng)造性審查也超出了復(fù)審請求人對依職權(quán)審查的合理預(yù)期程度。另外，從實(shí)審階段審查部門的意見可知，“一通”僅指出權(quán)利要求1不具備新穎性和權(quán)利要求14不清楚的缺陷，因此從技術(shù)貢獻(xiàn)的角度來看該申請是具有授權(quán)前景的；從復(fù)審階段依職權(quán)審查是否避免案件在實(shí)審和復(fù)審之間的程序震蕩、對案件最終結(jié)果的影響的角度來看，合議組在復(fù)審階段引入并非前審與復(fù)審請求人之間存在爭議且前審從未指出的創(chuàng)造性問題，會(huì)增加具有授權(quán)前景的案件被維持駁回的可能性，而對于維持駁回的理由，復(fù)審請求人失去了本可享受的提出復(fù)審請求的機(jī)會(huì)，造成審級損失。因此，對于具有授權(quán)前景的案件，復(fù)審階段進(jìn)行依職權(quán)審查應(yīng)當(dāng)更加謹(jǐn)慎。

三、小 結(jié)

結(jié)合對以上案件的分析，對于復(fù)審程序中的依職權(quán)審查原則，個(gè)人認(rèn)為合議組應(yīng)謹(jǐn)慎把握，充分理解“可以”與“應(yīng)該”的區(qū)別，綜合考慮案件的授權(quán)前景、依職權(quán)審查案件走向的影響、是否從實(shí)質(zhì)上解決在先審級與復(fù)審請求人之間爭議的需要、是否符合審查邏輯、是否超出復(fù)審請求人對依職權(quán)審查的合理預(yù)期程度等因素，嚴(yán)格把握依職權(quán)審查的尺度。充分發(fā)揮復(fù)審程序的“提供救濟(jì)”和“延續(xù)審批”的雙重屬性，在保護(hù)復(fù)審請求人的合法權(quán)益的前提下提高行政機(jī)關(guān)效率。

另外，當(dāng)前在《專利法修改草案（征求意見稿）》中，對《專利法》第41條進(jìn)行了修改，增加了“專利復(fù)審委員會(huì)對復(fù)審請求進(jìn)行審查，必要時(shí)可以對專利申請是否符合本法有關(guān)規(guī)定的其他情形進(jìn)行審查”，表示出對于復(fù)審程序中的依職權(quán)審查的法律地位的重視，期待能在《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》（2010版）的層面對復(fù)審程序的依職權(quán)審查的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)一步明確。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局電學(xué)發(fā)明審查部。