國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局(專利審查協(xié)作北京中心)，北京　100190

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有關(guān)《專利法》第26條第4款一種情形的審查研究

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局(專利審查協(xié)作北京中心)，北京100190

摘要：本文對權(quán)利要求中存在非技術(shù)詞語時，造成權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚的問題進(jìn)行了研究，并通過對實際案例的分析，探討了對于存在非技術(shù)詞語時，該非技術(shù)術(shù)語與權(quán)利要求或說明書的技術(shù)方案中其他內(nèi)容之間的關(guān)系，給出了判斷類似情況下權(quán)利要求是否清楚的可行方法，以及申請人克服這些類型的不清楚缺陷的合理途徑。

關(guān)鍵詞：非技術(shù)詞語；不清楚；修改；意見陳述

《專利法》第26條第4款規(guī)定“權(quán)利要求書應(yīng)該以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍”。權(quán)利要求書是否清楚，對于確定發(fā)明或者實用新型的保護(hù)范圍是極為重要的。在專利審查過程中應(yīng)當(dāng)盡可能消除權(quán)利要求保護(hù)范圍的不確定因素?！秾彶橹改稀返诙糠值诙碌?.2.2節(jié)[1]指出：“權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所用詞的詞義來理解”。那么，權(quán)利要求書中存在非技術(shù)詞語時，是否會導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚是審查過程中不容易把握的。《審查指南》中對這一問題并沒有給出更為詳細(xì)的規(guī)定和解釋。由于發(fā)明創(chuàng)造是多樣的而已有的規(guī)范技術(shù)術(shù)語又是有限的，應(yīng)當(dāng)允許申請人使用自造的術(shù)語。那么如果權(quán)利要求中出現(xiàn)了非技術(shù)詞語時，如何理解該權(quán)利要求的技術(shù)方案。如果說明書中指明了某個詞具有特定的含義，并且使用了該詞的權(quán)利要求的范圍由于說明書中對該詞的說明而被限定得足夠清楚，這時雖然權(quán)利要求中存在非技術(shù)詞語而導(dǎo)致該權(quán)利要求不清楚，但這種不清楚可以通過申請人修改權(quán)利要求補(bǔ)充其確定的含義來克服。但在審查實務(wù)中，往往會出現(xiàn)很多較為復(fù)雜的情況，比如：在權(quán)利要求中出現(xiàn)產(chǎn)品的自造的型號，產(chǎn)品商標(biāo)，產(chǎn)地等，如果說明書中沒有對這些詞語進(jìn)行解釋和限定，或僅存在相關(guān)描述而不是針對該詞語的確定的定義，難以判斷其產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，那么這種權(quán)利要求存在的不清楚是否就無法克服了呢？審查員在實際審查操作中經(jīng)常感到非常困惑。下面通過一個案例來探討權(quán)利要求中出現(xiàn)類似情況的操作辦法。

一、案例分析

案例：權(quán)利要求中出現(xiàn)“8)脫脂清洗工序：使用生田牌脫脂機(jī)，控制脫脂機(jī)速度為60-70m/min”。權(quán)利要求中出現(xiàn)的“生田牌脫脂機(jī)”采用商標(biāo)表示該脫脂機(jī)是否導(dǎo)致該權(quán)利要求不清楚，以及申請人在意見陳述中進(jìn)行解釋是否能克服不清楚的缺陷存在以下兩種觀點。

觀點一認(rèn)為權(quán)利要求的保護(hù)范圍清楚的。由于“生田牌脫脂機(jī)”可以理解為脫脂機(jī)，其完成的是脫脂的工作，無論這個牌子的脫脂機(jī)的結(jié)構(gòu)是否是固定的，其肯定能完成脫脂的功能，該權(quán)利要求保護(hù)的就是用脫脂機(jī)脫脂這個工序。因此該權(quán)利要求是清楚的。

觀點二則持相反意見，認(rèn)為權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚，通過初步檢索發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)名無確切含義，該商標(biāo)所指代的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不確定。但申請人在意見陳述中如果能找到證據(jù)證明在申請日前該商標(biāo)或商品名所對應(yīng)的設(shè)備是已知的，而且是固定不變的，具有確切含義，則審查員接受，認(rèn)為克服了該缺陷；反之，如果該商標(biāo)或商品名所對應(yīng)的設(shè)備不是已知的，而且不是固定不變，如有一系列結(jié)構(gòu)不同的設(shè)備，則商標(biāo)或商品名所對應(yīng)的設(shè)備無確切含義，不予接受。申請人如果修改權(quán)利要求，將該商標(biāo)或商品名刪除，則超出了原權(quán)利要求書所要求保護(hù)的范圍是不允許的。

本案例中該商標(biāo)代表的產(chǎn)品是否清楚要看該商標(biāo)名代表的脫脂機(jī)在申請日前是否具有公認(rèn)確切的結(jié)構(gòu)和/或組成；如果該商標(biāo)名代表的脫脂機(jī)在申請日前具有一系列公知的型號機(jī)型，該系列的脫脂機(jī)是否均能起到相同的作用。只有當(dāng)商標(biāo)名代表的脫脂機(jī)在申請日前具有公認(rèn)確切的結(jié)構(gòu)，或者說該商標(biāo)有一系列公知的型號機(jī)型，這些系列的脫脂機(jī)均能起到相同的作用，才能認(rèn)為該商標(biāo)所代表的產(chǎn)品是清楚的，否則其代表的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)是不確定的，包含該產(chǎn)品的權(quán)利要求就是不清楚的。這也提醒申請人盡量不要在權(quán)利要求中寫入沒有公知定義的商標(biāo)。因為只有少數(shù)具有公知定義的商標(biāo)才具有確定的結(jié)構(gòu)和組成，如Teflon，云南白藥等。但大多數(shù)商標(biāo)都無法列舉其所有的型號，即使寫明了型號，還必須準(zhǔn)備好申請日前獲得的關(guān)于該商標(biāo)的該型號的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)說明或結(jié)構(gòu)圖，以備審查員質(zhì)疑該商標(biāo)所代表的產(chǎn)品不清楚時提供證據(jù)。

二、結(jié)論

通過以上分析可以看出，判斷該類權(quán)利要求是否清楚時，審查員應(yīng)當(dāng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，基于對權(quán)利要求整體技術(shù)方案的理解來判斷。對于權(quán)利要求中出現(xiàn)的某些自造的產(chǎn)品名、型號和商標(biāo)、產(chǎn)地等，這些自造的詞所代表的產(chǎn)品是否具有清楚的結(jié)構(gòu)和/或組成則要因案而異。如果權(quán)利要求和說明書中描述了產(chǎn)品的明確結(jié)構(gòu)，而該自造的產(chǎn)品名或型號沒有隱含不同于權(quán)利要求和說明書中所描述的該產(chǎn)品的特殊結(jié)構(gòu)或組成，則這種自造詞所代表的產(chǎn)品是清楚的。反之如果該自造詞隱含了權(quán)利要求和說明書之外的特殊結(jié)構(gòu)，或其結(jié)構(gòu)不固定也不確定，則這種自造詞所代表的產(chǎn)品是不清楚的。對于上述類型的權(quán)利要求中出現(xiàn)的不清楚的問題，申請人在意見陳述中的解釋澄清如果是合理，則審查員可以接受，認(rèn)為克服了權(quán)利要求不清楚的缺陷，必要時應(yīng)進(jìn)行權(quán)利要求的修改。

[參考文獻(xiàn)]

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

中圖分類號：D923.42

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1006-0049-(2016)06-0179-01

作者簡介：許利波*許利波(1982-)，男，漢族，湖南安仁人，碩士研究生，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，助理研究員，研究方向：流體力學(xué)、專利審查。