王　菲

上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院，上?！?00030

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論商標(biāo)的使用及其認(rèn)定
——針對注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度

王菲

上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院，上海200030

就商標(biāo)資源的配置而言，注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度非常重要，我國在對《商標(biāo)法》進(jìn)行的第三次修改時，對于該項制度也進(jìn)行了重點的修改。本文結(jié)合司法判例和域外相關(guān)立法，認(rèn)為商標(biāo)不使用撤銷制度下的“商標(biāo)使用”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為公開、真實、合法且具有識別功能的商業(yè)使用。

商標(biāo)撤銷；識別；商標(biāo)使用；使用意圖

商標(biāo)，是消費者識別商品或服務(wù)來源的標(biāo)志，其發(fā)揮功能的基本方式就是使用。因此，商標(biāo)使用在商標(biāo)法中具有重要地位，商標(biāo)使用如何進(jìn)行界定與理解在司法實踐中也具有十分重大的影響。本文試對我國注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度中“商標(biāo)使用”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析、歸納和總結(jié)。

一、相關(guān)的案例及法院立場

在我國的司法實踐中，注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度的案例有很多，不同的法院對于商標(biāo)使用的理解會存在差異。以下是兩個較為典型的案例。

(一)GNC商標(biāo)案

本案的爭議焦點在于商標(biāo)使用的商品范圍是否必須是核定商品。

一審法院認(rèn)為，第三人在受讓涉案商標(biāo)后，委托他人制作印有GNC商標(biāo)的宣傳材料，宣傳、推廣了涉案商標(biāo)。是故，可以認(rèn)為商標(biāo)注冊人對該商標(biāo)所實施的使用行為具有真實的使用意圖。

然而，二審法院認(rèn)為，對于商標(biāo)的使用，主要包括把商標(biāo)放置于商品、商品的包裝或者容器或者商品交易的文書上，或者把商標(biāo)放置于廣告宣傳、展覽或者其他業(yè)務(wù)活動中。只有在商業(yè)活動中，商標(biāo)的使用才能發(fā)揮其作用，使得其標(biāo)識的產(chǎn)品或者服務(wù)具有市場競爭力。在本案中，首先，甲公司將其注冊的GNC商標(biāo)許可給乙公司使用，后將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給乙公司。這種許可和轉(zhuǎn)讓行為僅在合同當(dāng)事人之間發(fā)生，并沒有面向公眾，不具有向消費者表現(xiàn)商標(biāo)識別功能的作用，因此，甲公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)的使用。其次，印有GNC商標(biāo)的宣傳材料是在蜂蜜上使用，并非在所核定商標(biāo)非醫(yī)用營養(yǎng)魚油上使用。再者，非醫(yī)用營養(yǎng)魚油的生產(chǎn)須經(jīng)行政審批，然而本案乙公司并未提交相關(guān)證據(jù)，故認(rèn)定乙公司無有正當(dāng)?shù)睦碛刹荒苁褂肎NC商標(biāo)。綜上，法院認(rèn)定本案的GNC商標(biāo)屬于連續(xù)三年停止使用，應(yīng)予撤銷。

(二)卡斯特案①

本案的爭議焦點在于商標(biāo)使用是指“形式上使用”，還是指“實際使用”以及合法使用的商標(biāo)是否僅需要在商標(biāo)法范疇內(nèi)即可。

一審法院認(rèn)為，A公司先后兩次在增值稅發(fā)票上使用了卡斯特商標(biāo)，符合相關(guān)法條關(guān)于商標(biāo)使用的規(guī)定。其認(rèn)為，注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度的作用在于，清除長期閑置的商標(biāo)，預(yù)防商標(biāo)的“囤積”和“搶注”，鼓勵商標(biāo)的正常、真實使用，從而發(fā)揮商標(biāo)推動商品經(jīng)濟(jì)的功能。鑒于撤銷注冊商標(biāo)，是對當(dāng)事人已取得的合法權(quán)利的處置，因此“3年不使用”中的使用行為與其它規(guī)范中的商標(biāo)使用行為功能不同，其針對的是商標(biāo)“是否在使用”，而不是“如何使用”。商標(biāo)評審委員會只有權(quán)在與商標(biāo)法相關(guān)的法律規(guī)定中審查所涉商標(biāo)是否符合連續(xù)三年不使用的情形，無權(quán)適用其它行政管理領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)范對A公司的行為加以制裁。二審法院亦持同樣觀點。

二、商標(biāo)使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

《商標(biāo)法》(2013)中第48條對“商標(biāo)使用”進(jìn)行了規(guī)定，這一條的立法思路基本上與《商標(biāo)法實施條例》(2002)第3條一致，但在形式要件之余，增加了“用于識別商品來源”這一實質(zhì)要件。值得注意的是，《商標(biāo)法》第四十八條僅是對商標(biāo)法中出現(xiàn)的“使用”做了一個總體規(guī)定，在商標(biāo)法的體系里，商標(biāo)使用的類型有很多種。那么，在注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度中，“使用”的含義究竟為何呢？

(一)商標(biāo)使用對象的范圍

根據(jù)《商標(biāo)法》第23條和第56條的規(guī)定，原則上注冊商標(biāo)的使用僅限于核定商品?！癎NC商標(biāo)案”中，商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會與二審法院之間關(guān)于這個問題的觀點是對立的。在該案中，二審法院認(rèn)為，注冊商標(biāo)在類似的商品使用的，不屬于對商標(biāo)的真實使用。此觀點獲得了一些學(xué)者的贊同，其認(rèn)為我國商標(biāo)法第51條既沒有規(guī)定在類似商品上使用注冊商標(biāo)，即可以推定該使用行為是在指定商品上使用，也沒有規(guī)定只要具有真實的“使用意圖”就可豁免于連續(xù)三年不使用的情形之外。是故，不能對商標(biāo)實際使用的判定做擴(kuò)大化理解。但是，也有學(xué)者認(rèn)為在區(qū)分表中的類似商品上使用注冊商標(biāo)，在一定情況下也可以認(rèn)定為商標(biāo)使用。

(二)商標(biāo)使用的使用意圖

在卡斯特案中，其焦點在于注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度中的“使用”所需滿足的條件是僅是形式上使用即可，還是權(quán)利人必須具有使用的意圖。關(guān)于此，有學(xué)者認(rèn)為，不僅需要形式上的使用，同時需要具備使用的意圖，并且要確立使用意圖在商標(biāo)使用判斷中的核心地位。本文也支持該種觀點，理由如下：

最高院已經(jīng)在《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中第20條規(guī)定了判斷實際使用，不單以《商標(biāo)實施條例》第3條為依據(jù)，同時要用商標(biāo)法有關(guān)規(guī)定的立法精神去判斷商標(biāo)使用行為是否構(gòu)成實際使用。這實際上是對“使用意圖”的一個認(rèn)可。新《商標(biāo)法》更是強調(diào)了“商標(biāo)使用”應(yīng)具有“識別商品來源”這一實質(zhì)要件。因此，在判斷“商標(biāo)使用”的標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)當(dāng)考慮“使用意圖”這一要素。

1.以保留商標(biāo)權(quán)利為唯一目的的象征性使用不屬于實際使用；

2.僅在企業(yè)內(nèi)部的使用不屬于實際使用；

3.判斷實際使用時，須依據(jù)每個案件的客觀情況，不考慮商標(biāo)權(quán)人的商業(yè)意圖；

4.是否得到消費者或用戶的注意不是實際使用的判斷要素；

若在卡斯特案中將適用上述要件，則爭議商標(biāo)并沒有在公開市場上出現(xiàn)，商標(biāo)使用的規(guī)模和頻率也較低，僅是符合形式要件，并不具有使用意圖。并且，在再審期間，《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》已經(jīng)出臺，然而最高院在判決中依舊沒有采納“使用意圖”的實質(zhì)要件。2013年《商標(biāo)法》也在“商標(biāo)使用”的判斷標(biāo)準(zhǔn)里增加了“識別商品來源”的實質(zhì)要件，由此可見，“使用意圖”應(yīng)當(dāng)納入商標(biāo)不使用撤銷制度中“使用”的判斷標(biāo)準(zhǔn)中。

三、總結(jié)

我國實行的商標(biāo)注冊在先主義，在這一制度下，個人可以便利的獲得商標(biāo)；然而，若注冊商標(biāo)后不在市場中投放相關(guān)產(chǎn)品，對其不進(jìn)行使用，則會對他人使用商標(biāo)的自由造成妨礙。是故，為了避免對商標(biāo)資源造成不必要的浪費，對注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用撤銷制度進(jìn)行完善是極為重要的。在2013年商標(biāo)法修改前，“商標(biāo)使用”的構(gòu)成要件的主流觀點是“公開、真實、合法的商業(yè)使用”。新商標(biāo)法的出臺為“商標(biāo)使用”增加了“識別商品的來源”這一實質(zhì)要件，因此在商標(biāo)不使用撤銷制度中應(yīng)當(dāng)有所反應(yīng)。在認(rèn)定商標(biāo)使用行為之時，應(yīng)當(dāng)區(qū)分商標(biāo)不使用撤銷制度與商標(biāo)侵權(quán)制度兩種制度語境。商標(biāo)使用的對象范圍應(yīng)當(dāng)限于核定商品，權(quán)利人使用商標(biāo)在符合形式使用的同時，應(yīng)當(dāng)具有真實的使用意圖。

[注釋]

①法國卡思黛樂兄弟簡化股份有限公司與李某某侵害商標(biāo)權(quán)糾紛申請再審案.

[1]楊靜安.撤銷商標(biāo)三年停止使用案件中的使用商品認(rèn)定[J].中華商標(biāo)，2015(4).

[2]陳明濤.商標(biāo)連續(xù)不使用撤銷制度中的“商標(biāo)使用”分析[J].法商研究，2013(1).

[3]孔祥俊.商標(biāo)與不正當(dāng)競爭法原理和判例[M].北京：法律出版社，2009.

D923.43

A

2095-4379-(2016)25-0205-02

王菲(1991-)，女，江蘇南京人，上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院，2014級法學(xué)碩士研究生。