張曉冉

（264005　煙臺大學(xué)法學(xué)院　山東 煙臺）

專利產(chǎn)品修理與再造的權(quán)利窮竭問題探究

張曉冉

（264005煙臺大學(xué)法學(xué)院山東 煙臺）

專利產(chǎn)品使用人修理權(quán)存在的前提是專利權(quán)人對該產(chǎn)品已經(jīng)權(quán)利窮竭，但若是專利產(chǎn)品經(jīng)修理達(dá)到了再造的限度，專利權(quán)人仍可主張其權(quán)利并未窮竭。如何確定這個限度的臨界點(diǎn)，有沒有一個特定的標(biāo)準(zhǔn)可以準(zhǔn)確的對修理與再造進(jìn)行界定，目前國內(nèi)外司法實(shí)踐尚沒有確切清晰的答案。

專利產(chǎn)品；修理；再造；權(quán)利窮竭

在世界各地都在積極倡導(dǎo)鼓勵再生資源重復(fù)使用的大背景下，資源再生和重復(fù)利用中的專利問題日益凸顯出來，而其中最為突出的就是若專利產(chǎn)品使用人在使用過程中對專利產(chǎn)品進(jìn)行修理或者再造，專利產(chǎn)品權(quán)利人的權(quán)利是否窮竭的問題。

一、專利產(chǎn)品的修理與再造

通說認(rèn)為，專利產(chǎn)品在使用過程中為維持其正常使用狀態(tài)而進(jìn)行一定的修理是允許的，專利權(quán)人基于其在售出專利產(chǎn)品時已經(jīng)取得了相應(yīng)的對價(jià)，因此對該已售出專利產(chǎn)品的權(quán)利已經(jīng)用盡，無權(quán)對專利產(chǎn)品使用人的修理行為主張權(quán)利。而若專利產(chǎn)品的使用人對該產(chǎn)品的修理超出了一定的限度，達(dá)到了相當(dāng)于重新制造一個專利產(chǎn)品的程度，即構(gòu)成專利產(chǎn)品的“再造”，此種情況下專利權(quán)人仍有權(quán)主張專利產(chǎn)品使用人侵害其專利權(quán)的行為，其專利權(quán)并未由于專利產(chǎn)品的售出而窮竭。界定區(qū)分修理與再造行為的程度不僅涉及專利權(quán)人、專利產(chǎn)品使用人，更涉及到了為專利產(chǎn)品提供售后和零配件服務(wù)的大量行業(yè)和大批回收產(chǎn)品再制造企業(yè)的生存和發(fā)展。

二、專利產(chǎn)品修理與再造與權(quán)利窮竭的關(guān)系

即使在制度已經(jīng)相對成熟的美國，在涉及修理與再造的相關(guān)案件時所持觀點(diǎn)也是不一致的。其中影響較為重大的屬刨床案及帆布車頂案，其中刨床案所確立的判斷標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮發(fā)明人的意圖、更換部位的使用壽命與整體專利產(chǎn)品壽命的比例等，而帆布車頂案則確定了專利產(chǎn)品的整體報(bào)廢原則。在刨床案中，專利權(quán)人指控更換刨刀的行為構(gòu)成了再造專利產(chǎn)品，法院指出，即使是一個部件損壞而導(dǎo)致整個機(jī)器不能繼續(xù)使用，并不能說明機(jī)器不復(fù)存在了，而更換損壞的部件以恢復(fù)機(jī)器原有的使用性能是法律允許的修理，因此不構(gòu)成侵權(quán)。

在我國，有學(xué)者認(rèn)為，可以將修理的零件或者修理后的整體產(chǎn)品與專利權(quán)利人的權(quán)利要求書保護(hù)范圍相比較來加以確定。還有學(xué)者認(rèn)為，對于區(qū)分專利產(chǎn)品的修理與再造不宜確定明確的標(biāo)準(zhǔn)，而是應(yīng)當(dāng)允許法官在面臨具體案件時進(jìn)行個案分析，在參考修理部分是否為發(fā)明的核心部位的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國的政策導(dǎo)向，根據(jù)個案具體事實(shí)和背景，綜合考慮專利的發(fā)明目的、要解決的技術(shù)問題及所采取的具體技術(shù)方案以及專利產(chǎn)品磨損或毀壞的情況之后再進(jìn)行綜合判斷。

三、我國專利產(chǎn)品修理與再造的權(quán)利窮竭案例及其評析

我國目前對于專利產(chǎn)品修理與再造的區(qū)分尚沒有明確的法律規(guī)定，其相關(guān)案例較為典型的當(dāng)數(shù)對外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品回收利用的“古貝春案”和“黑加侖案”以及“類似修理”的實(shí)用新型專利的“空氣過濾器改造案”。

在“古貝春案”中，古貝春酒廠通過回收具有外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的酒瓶盛裝自己生產(chǎn)的古貝春酒。一審法院將古貝春酒廠的回收利用行為界定為“變相的生產(chǎn)制造外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品”的行為，屬于對專利產(chǎn)品的再造行為，構(gòu)成了侵權(quán)。該案中提出的具有創(chuàng)造性的“變相生產(chǎn)制造外觀設(shè)計(jì)專利”，在我國其后的司法實(shí)踐中不斷被延續(xù)。而在“空氣過濾器改造案”中，某凈化公司基于與客戶公司的改造技術(shù)協(xié)議對涉案專利產(chǎn)品進(jìn)行了部分改造。一審法院將改造后的產(chǎn)品技術(shù)特征與專利權(quán)的保護(hù)范圍相比較，判定該改造行為構(gòu)成侵權(quán)。二審法院認(rèn)為該種改造行為實(shí)際上是一種產(chǎn)品制造行為，侵害了專利權(quán)人的制造權(quán)。

上述“古貝春案”和“改造案”案例，判決結(jié)果均是構(gòu)成專利侵權(quán)，無非是為了保證專利權(quán)人的利益，以為了提高專利權(quán)人創(chuàng)新的積極性，更好的促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，但卻忽略了無正當(dāng)理由的保護(hù)會有過度保護(hù)之嫌，不僅不會促進(jìn)科技進(jìn)步，反而有可能會起到反作用。

實(shí)際上對于善意的回收利用外觀設(shè)計(jì)專利的行為，筆者認(rèn)為這種行為本身不會對專利權(quán)人或者社會造成一些不利益，從一定程度上來說還是節(jié)約資源有利社會的行為，若要強(qiáng)行將其作為權(quán)利用盡的例外進(jìn)行保護(hù)，反而破壞了權(quán)利用盡的一般規(guī)則，致使裁判具有更大的不確定性。但是對一些惡意的回收利用外觀設(shè)計(jì)專利的行為，需要有一定的規(guī)則對其進(jìn)行規(guī)制，筆者認(rèn)為可以參照以下辦法：①明確售后限制條件的，可以不適用權(quán)利用盡。②如果外觀設(shè)計(jì)權(quán)利用盡，有人惡意地利用外觀設(shè)計(jì)“搭便車”，提高自己的市場認(rèn)知度或試圖混淆商品，專利權(quán)人可以獲得著作權(quán)、商標(biāo)等方面的保護(hù)。③若由于回收再利用的行為導(dǎo)致專利權(quán)人的專利產(chǎn)品市場份額明顯變低的，專利權(quán)人可以依據(jù)反不正當(dāng)競爭法尋求保護(hù)。因此對于回收利用外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的保護(hù)，不必要創(chuàng)造另外的例外規(guī)則，現(xiàn)有法律完全可以將其涵蓋在內(nèi)進(jìn)行規(guī)制，創(chuàng)設(shè)“變相”生產(chǎn)制造規(guī)則作為權(quán)利窮竭的例外，盡管在一定程度上可以制止不當(dāng)?shù)脑偈褂眯袨?，但也會對合理的使用造成阻礙，有可能會造成得不償失的后果。而對于“改造案”在判定時應(yīng)依據(jù)專利權(quán)窮竭原則進(jìn)行判斷，本案中對合法獲得的專利產(chǎn)品進(jìn)行以提高生產(chǎn)性能為目的的改造應(yīng)當(dāng)是專利權(quán)窮竭原則中的“修理”行為，不構(gòu)成專利侵權(quán)。

權(quán)利窮竭的本質(zhì)就是維護(hù)專利權(quán)人與消費(fèi)者及社會公共利益之間的平衡，我國目前知識產(chǎn)權(quán)審判過程中存在較多的“過度保護(hù)”現(xiàn)象，容易因過于關(guān)注特定案件表現(xiàn)出的特殊性而突破法律制度的普遍性，產(chǎn)生保護(hù)沖動。然而個案反映出的問題，必須在整個法律規(guī)范體系中進(jìn)行思考，在解決問題路徑之間進(jìn)行比較選擇，否則就可能損害整個制度的穩(wěn)定性。

［1］閆文軍.從有關(guān)美國判例看專利產(chǎn)品“修理”與“再造”的區(qū)分，《專利法研究（2004）》，2005年.

［2］【日】田村善之，李揚(yáng).田村善之論知識產(chǎn)權(quán)，中國人民大學(xué)出版社，2013年3月第1版.

［3］萬琦.專利產(chǎn)品首次銷售侵權(quán)抗辯研究——以財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移理論為研究進(jìn)路，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2014年2月第1版.

［4］國家知識產(chǎn)權(quán)局協(xié)調(diào)管理司.專利糾紛典型案例評析，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2008年5月第1版.

［5］孟斌.對“變相生產(chǎn)制造外觀設(shè)計(jì)專利”規(guī)則的反思，《電子知識產(chǎn)權(quán)》，2015年03期.

［6］劉明江.論專利產(chǎn)品改造中的侵權(quán)認(rèn)定——兼評我國首例專利產(chǎn)品改造案，《知識產(chǎn)權(quán)》，2015年第04期.

張曉冉（1990～），女，漢族，山東菏澤人，煙臺大學(xué)法學(xué)院碩士研究生，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)。

煙臺大學(xué)大學(xué)生科技創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目（150126）。