印慶余 臧晨

技術(shù)密集型電子產(chǎn)品，比如智能手機(jī)，通常含有許多零部件和軟件。當(dāng)這些產(chǎn)品出口到美國(guó)后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)都面臨著海外專利侵權(quán)訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。如果應(yīng)對(duì)不當(dāng)，這些風(fēng)險(xiǎn)往往會(huì)吞噬出口企業(yè)的所有出口銷售收入。相反，通過熟悉出口市場(chǎng)當(dāng)前的專利法規(guī)，積極合理應(yīng)對(duì)侵權(quán)訴訟，在產(chǎn)品研發(fā)階段充分考慮侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，出口企業(yè)可以有效增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的企業(yè)，離終端市場(chǎng)更近。因?yàn)榻K端產(chǎn)品的價(jià)值較高且多為利潤(rùn)集中點(diǎn)，專利權(quán)人往往會(huì)將下游企業(yè)列為被告，希望能得到較高的賠償金額。處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)，比如芯片企業(yè)，即使很少直接銷售或出口產(chǎn)品至美國(guó)，但因?yàn)槠涫治涨謾?quán)證據(jù)，也經(jīng)常被牽扯到專利訴訟案件中，成為直接被告或下游客戶求償?shù)膶?duì)象。

一旦產(chǎn)品被判侵權(quán)，確定賠償金額就成為爭(zhēng)議焦點(diǎn)。普華永道2015年發(fā)布的專利訴訟調(diào)查報(bào)告（下稱“報(bào)告”）顯示，通訊電子類案件的賠償金額中位數(shù)高達(dá)2000萬美元。發(fā)明專利侵權(quán)賠償通常有兩種形式：一種是損失的利潤(rùn)，另一種是專利許可費(fèi)。原告得到的賠償可以是其中一種形式，也可以是兩種形式的混合。

專利侵權(quán)賠償?shù)挠?jì)算方法

損失的利潤(rùn)

損失的利潤(rùn)是侵權(quán)對(duì)專利權(quán)人造成的利潤(rùn)損失，而非被告從侵權(quán)行為中獲取的利潤(rùn)。所以，被告無法以從侵權(quán)中獲利微薄為由逃避賠償。損失的利潤(rùn)通?？梢酝ㄟ^對(duì)原告造成的銷售損失、價(jià)格侵蝕，甚至兩者合并來計(jì)算。銷售損失是原告從本可銷售的產(chǎn)品中獲得的利潤(rùn)，而這些產(chǎn)品因?yàn)楸桓娴那謾?quán)行為無法實(shí)現(xiàn)銷售。價(jià)格侵蝕是侵權(quán)行為使被告因成本降低而可用低價(jià)銷售，從而造成原告的產(chǎn)品售價(jià)下降而造成的利潤(rùn)損失。

被告的侵權(quán)行為和損失的利潤(rùn)必須存在因果關(guān)系。所以，要想獲賠損失利潤(rùn)，原告首先必須擁有生產(chǎn)或銷售相關(guān)專利產(chǎn)品的能力。但是，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院在1995年的King Instruments Corp. v. Perego一案中指出，原告的產(chǎn)品并不需要實(shí)際使用其主張的專利。再者，原被告的產(chǎn)品必須存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?？墒鞘袌?chǎng)上往往并不僅有原告和被告兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者，購(gòu)買被告產(chǎn)品的消費(fèi)者未必會(huì)購(gòu)買原告的產(chǎn)品，這時(shí)原告需要證明自己產(chǎn)品的市場(chǎng)份額以證明與之相應(yīng)的利潤(rùn)損失。此外，被告常常會(huì)指出日益專門化的銷售渠道和多樣化的消費(fèi)者群體使得原被告產(chǎn)品的購(gòu)買者沒有交集。以智能手機(jī)為例，偏愛蘋果產(chǎn)品的消費(fèi)者可能不會(huì)購(gòu)買安卓手機(jī)，這些都給原告證明因果關(guān)系造成很大困難。

因?yàn)槔麧?rùn)損失肯定比專利許可費(fèi)高，原告會(huì)首選利潤(rùn)損失作為賠償?shù)挠?jì)算方法。對(duì)于難以證明因果關(guān)系的部分，原告會(huì)同時(shí)訴諸專利許可費(fèi)。報(bào)告顯示，專利許可費(fèi)使用的頻率超過損失利潤(rùn)的2.5倍。這一方面是由于證明利潤(rùn)損失的因果關(guān)系比較困難，另一方面是由于不事生產(chǎn)的專利非實(shí)施實(shí)體無法索求利潤(rùn)損失。

專利許可費(fèi)

專利許可費(fèi)是賠償基數(shù)與費(fèi)率相乘的結(jié)果。賠償基數(shù)是侵權(quán)產(chǎn)品的銷售總額。費(fèi)率是在一個(gè)假想的專利許可談判過程中原告和被告協(xié)商后同意的許可費(fèi)率。

確定費(fèi)率的假想許可談判發(fā)生在侵權(quán)行為開始時(shí)，而影響到假想的談判結(jié)果的因素林林總總。目前常用的是Georgia Pacific一案的判決中總結(jié)的15條因素。并非所有Georgia Pacific因素都適用于每一個(gè)特定案件，但它們對(duì)判定合理的費(fèi)率具有指導(dǎo)作用。例如，根據(jù)Georgia Pacific，原告一般要列舉現(xiàn)實(shí)的專利許可合同證明什么是合理費(fèi)率?？墒牵诟呖萍碱I(lǐng)域，特別是手機(jī)行業(yè)，實(shí)際的專利許可合同通常是以專利組合的形式按終端設(shè)備（比如手機(jī)）設(shè)定提成比率的。所以，原告不容易找到現(xiàn)實(shí)的合同證明和涉訴專利相匹配的費(fèi)率。

當(dāng)不存在可供參考的現(xiàn)實(shí)合同時(shí)，人們一度認(rèn)為可以使用“25%經(jīng)驗(yàn)法則”計(jì)算專利許可費(fèi)，即被告保留其產(chǎn)品銷售利潤(rùn)的75%，而將剩余的25%作為許可費(fèi)交付原告。但是，在2011年的Uniloc USA v. Microsoft Corp.一案中，聯(lián)邦巡回上訴法院指出這個(gè)25%的假定是沒有道理的，原告必須利用具體的證據(jù)指出適用于原告和被告的費(fèi)率。

“最小可售專利使用單元”

不管是通過利潤(rùn)損失還是合理許可費(fèi)計(jì)算賠償，以什么產(chǎn)品作為基數(shù)是一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。原告自然傾向使用價(jià)值高的產(chǎn)品，譬如終端產(chǎn)品。被告則會(huì)竭力證明侵權(quán)的只是其中一個(gè)部件，因而損失應(yīng)該根據(jù)這個(gè)部件計(jì)算。

在這個(gè)問題上，法院一般遵循“最小可售專利使用單元”原則計(jì)算合理許可費(fèi)，即當(dāng)涉訴產(chǎn)品含有多個(gè)部件時(shí)，除非原告能夠證明對(duì)產(chǎn)品整體的需求可以歸結(jié)于涉訴專利，否則原告不可以依靠產(chǎn)品整體的價(jià)值，而必須采用使用該專利的最小可售單元。

盡管如此，原告有時(shí)會(huì)以芯片和軟件無法單獨(dú)銷售或無法單獨(dú)使用涉訴專利技術(shù)為由要求將整個(gè)終端產(chǎn)品作為賠償基數(shù)。2014年VirnetX v. Cisco Systems一案的判決反駁了這種論調(diào)。VirnetX提出蘋果公司的iPhone、 iPod 和iPad應(yīng)該算作最小可售單元，但是承認(rèn)只有FaceTime和VPN On Demand這兩款應(yīng)用使用了其專利。VirnetX援引拆分軟件的困難，提出安裝iOS操作系統(tǒng)的終端價(jià)值應(yīng)該作為賠償基數(shù)。聯(lián)邦巡回上訴法院指出：當(dāng)產(chǎn)品包含多個(gè)部分并且不是每個(gè)部分都侵權(quán)時(shí)，原告必須區(qū)分指出哪一部分和專利相關(guān)。

當(dāng)然，VirnetX并沒有明確給出如何區(qū)分與涉訴專利相關(guān)的價(jià)值。具體的計(jì)算方法還有待地區(qū)法院在案例中加以詮釋?？梢灶A(yù)見如果主張的專利只是一個(gè)多功能軟件中的某項(xiàng)功能，或是一個(gè)芯片中的某個(gè)固件，原告證明與該功能或固件對(duì)應(yīng)的價(jià)值是多少無疑難度很高，并且需要大量的經(jīng)驗(yàn)性數(shù)據(jù)（比如市場(chǎng)調(diào)查和消費(fèi)者問卷）。

VirnetX提高了原告索求專利許可費(fèi)的門檻，這對(duì)電子集成產(chǎn)品鏈中的大部分企業(yè)都是一個(gè)利好消息。原告在賠償基數(shù)和費(fèi)率上發(fā)揮的空間被壓縮了，因而獲得高額專利許可費(fèi)的可能性降低了，非實(shí)施實(shí)體以外的原告可能因此更多地索求利潤(rùn)損失。

如何化解專利侵權(quán)賠償風(fēng)險(xiǎn)

利用合同規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)產(chǎn)品高度集成時(shí)，下游企業(yè)有時(shí)很難分析其面臨的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。但是，下游企業(yè)可以使用合同等法律工具規(guī)避這類風(fēng)險(xiǎn)。例如，下游企業(yè)可以要求上游企業(yè)提供保證書，簽訂補(bǔ)償擔(dān)保協(xié)議，取得相關(guān)專利許可等。如果下游企業(yè)的市場(chǎng)話語權(quán)比較大，上游企業(yè)往往會(huì)接受這些要求。

保證書需要說明上游企業(yè)保證其供應(yīng)下游企業(yè)的產(chǎn)品未侵犯任何第三方的專利權(quán)。補(bǔ)償擔(dān)保協(xié)議規(guī)定當(dāng)下游企業(yè)因上游企業(yè)的產(chǎn)品遭到侵權(quán)指控時(shí)，上游企業(yè)必須負(fù)擔(dān)部分或全部的訴訟和賠償費(fèi)用。在要求上游企業(yè)取得專利許可方面，下游企業(yè)需要清楚不同類型的專利許可對(duì)下游企業(yè)的影響是不一樣的。有些許可未必自動(dòng)允許下游企業(yè)使用銷售該許可涵蓋的零部件或軟件。例如，上游企業(yè)和專利所有人之間的“不起訴”條款往往僅對(duì)許可合同的簽約方有效，專利所有人并沒有承諾不對(duì)下游企業(yè)提起訴訟。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

雖然美國(guó)的案例法有如鐘擺忽左忽右，侵權(quán)賠償金額也是潮起潮落，但當(dāng)前的大趨勢(shì)是限制過度賠償。出口企業(yè)應(yīng)該充分駕馭潮流，積極應(yīng)訴。由于肩上較重的舉證負(fù)擔(dān)，原告在侵權(quán)賠償案件中可能愿意盡早尋求結(jié)束案件的途徑，譬如使用合理的專利許可費(fèi)。

此外，降低風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是防患于未然。比如，盡管下游企業(yè)由于產(chǎn)品的高度集成很難對(duì)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估，但其仍然可以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的情況作出適當(dāng)?shù)姆治?。如果已知一個(gè)專利可能構(gòu)成威脅，工程師往往可以找到規(guī)避方法。如果有侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)又沒有很好的規(guī)避設(shè)計(jì)，可以及時(shí)向律師尋求不侵權(quán)意見，以減少被判惡意侵權(quán)而必須支付3倍賠償金的可能性。

本文編輯：李前。聯(lián)系郵箱：157720740@qq.com

印慶余

美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人，畢業(yè)于清華大學(xué)電子工程系、耶魯大學(xué)電子工程系和喬治城大學(xué)法學(xué)院。從事專利訴訟10多年，擔(dān)任過訴訟首席律師、大型訴訟庭審主辯，熟悉訴訟的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括訴前盡職調(diào)查、訴狀準(zhǔn)備、事實(shí)與專家取證、證人宣誓作證、專家報(bào)告、動(dòng)議和陳述書、庭辯（包括證人質(zhì)詢與交叉質(zhì)詢）和全方位的案件管理，對(duì)于與中國(guó)企業(yè)合作去應(yīng)對(duì)美國(guó)的專利訴訟有著非常深厚的經(jīng)驗(yàn)。印律師頻繁往來于中美，為中國(guó)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的需求提供幫助。

臧晨

美國(guó)飛翰律師事務(wù)所律師，德克薩斯大學(xué)法學(xué)博士。目前主要從事專利撰寫與申請(qǐng)、專利許可、商業(yè)秘密和客戶咨詢等方面的工作。臧律師為多家中國(guó)企業(yè)在美國(guó)申請(qǐng)專利提供咨詢服務(wù)。