王晫

根據(jù)2010版《專利審查指南》的規(guī)定，涉及計算機程序的發(fā)明是指為解決發(fā)明提出的問題，全部或部分以計算機程序處理流程為基礎(chǔ)，通過計算機執(zhí)行按上述流程編制的計算機程序，對計算機外部對象或者內(nèi)部對象進行控制或處理的解決方案。計算機軟件專利的案件審理一直是專利案件中的難點，主要問題集中在保護客體的確定、權(quán)利要求是否清楚、說明書是否公開充分等方面。

之前我曾經(jīng)撰寫過一篇關(guān)于美國聯(lián)邦最高法院“Alice”案的文章，這是一件關(guān)于專利保護客體的案子，該案確定了在計算機程序領(lǐng)域可專利性判斷的標準，即Alice測試。該測試包括兩個步驟：1、是否涉及一個抽象的概念，如果不是，則通過測試，如果是，則進入第二步測試；2、是否有其他的因素使其超出了抽象概念。Alice案體現(xiàn)了美國聯(lián)邦最高法院對美國專利泛濫的有效遏制，該案將對圖像處理、商業(yè)方法和游戲等方面的專利產(chǎn)生深遠影響。

眾所周知，我國的法院在專利侵權(quán)案件的審理過程中都以專利有效性為原則，即推定涉案專利權(quán)是有效的，法院不能在專利侵權(quán)案件的審理過程中宣告涉案專利無效。在上海市第一中級人民法院（一審法院）和上海市高級人民法院（二審法院）審理的諾基亞公司與上海華勤通訊技術(shù)有限公司（華勤公司）侵犯專利權(quán)糾紛案件中，兩審法院均認為涉案專利的權(quán)利要求7包含功能性技術(shù)特征，涉案的專利說明書對權(quán)利要求所作說明或所提供的實施例，多數(shù)涉及的仍然是方法、步驟或者功能，缺乏對裝置本身的描述，并且進一步檢查說明書全文，仍然不能發(fā)現(xiàn)關(guān)于裝置本身的具體實施方式。因此，采取針對功能性技術(shù)特征的“實施例+等同”的解釋原則，無法確定權(quán)利要求7的保護范圍。最終，兩審法院均判決駁回了諾基亞公司的訴訟請求。該案是我國法院在專利侵權(quán)案件審理中以專利權(quán)無效的理由駁回原告訴訟請求的突破性案例，隨之帶給我們的問題是說明書應(yīng)該如何描述計算機領(lǐng)域的發(fā)明，才算能夠確定權(quán)利要求的保護范圍？

日前，美國聯(lián)邦巡回上訴法院宣判了一件Eon v. AT&T專利侵權(quán)案，該案同樣涉及一項有關(guān)計算機程序的發(fā)明專利，其權(quán)利要求采取了功能性限定的撰寫方式，作為一審的特拉華州聯(lián)邦地方法院指出，涉案專利中有八處功能性特征不清楚，原因是涉案專利的說明書沒有描述該功能性特征的具體結(jié)構(gòu)。在Richard法官撰寫的二審判決書中，法院援引了與本案相關(guān)的幾個在先判例中確定的規(guī)則，包括：1、WMS Gaming.Inc案，該案明確了“與軟件算法執(zhí)行的功能相對應(yīng)的結(jié)構(gòu)就是該算法本身”；2、Aristocrat Techs案，該案明確了“如果涉及計算機程序的發(fā)明專利采用了功能性限定特征，法院一直要求說明書中公開的結(jié)構(gòu)應(yīng)該不僅是通用的計算機或者微處理器”；3、Katz案，該案確定了“Katz例外規(guī)則”，即“只有在極少數(shù)情況下，任何不具備特定程序化的通用計算機都能夠執(zhí)行算法的功能，才不需要公開該功能的算法?！痹贓ON案中，法院認為，涉案權(quán)利要求需要本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在說明書之外查找算法來實現(xiàn)權(quán)利要求的功能，因此為了實現(xiàn)涉案專利請求保護的功能需要“特定的代碼”，這說明權(quán)利要求書中的功能特征不只是微處理器的基礎(chǔ)功能。涉案專利的說明書沒有公開實現(xiàn)功能特征的具體算法，因此涉案專利的權(quán)利要求的保護范圍不確定，涉案專利應(yīng)當被宣告無效。最終，美國聯(lián)邦巡回上訴法院判決駁回了EON公司的訴訟請求。

當前，越來越多的申請人開始申請海外專利，并且一般都是以中國申請為優(yōu)先權(quán)，通過PCT途徑進入相應(yīng)國家。該案給把美國作為目標國家的申請人敲響了警鐘，一旦計算機程序?qū)崿F(xiàn)的不是通用計算機或者微處理器的基礎(chǔ)功能，就需要在說明書中公開實現(xiàn)該功能的具體算法。