姚玉翠 崔欣 朱丹琦

摘 要：專利申請(qǐng)中的泡沫問題已經(jīng)引起了專利領(lǐng)域各界人士的重視，尤以實(shí)用新型專利申請(qǐng)中，因申請(qǐng)權(quán)濫用導(dǎo)致的專利申請(qǐng)質(zhì)量低現(xiàn)象更為引人關(guān)注、擔(dān)憂。在這些泡沫申請(qǐng)中，有一批具有如下特征的申請(qǐng)：申請(qǐng)日相同，申請(qǐng)人相同，技術(shù)方案相同，申請(qǐng)人僅在發(fā)明名稱、功能、用途等方面進(jìn)行簡(jiǎn)單改變的申請(qǐng)，該類申請(qǐng)的發(fā)明目的有礙真正的創(chuàng)新，故必須嚴(yán)格審查標(biāo)準(zhǔn)，確保提升實(shí)用新型專利的授權(quán)質(zhì)量。文章將從重復(fù)授權(quán)的審查角度出發(fā)，具體的分析實(shí)際審查中遇到的該類泡沫申請(qǐng)的處理辦法。

關(guān)鍵詞：實(shí)用新型；泡沫；重復(fù)授權(quán)

引言

我國(guó)實(shí)用新型制度運(yùn)行已經(jīng)近30年，實(shí)用新型的申請(qǐng)量累計(jì)達(dá)到493萬(wàn)件、實(shí)用新型專利有效保有量207萬(wàn)件，實(shí)用新型專利在數(shù)量上已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，其對(duì)我國(guó)專利知識(shí)的普及、專利意識(shí)的培養(yǎng)都起到了非常重要的作用，但是在發(fā)展的過程中也出現(xiàn)了一些問題，例如：專利申請(qǐng)重?cái)?shù)量積累輕質(zhì)量提升，某些領(lǐng)域盲目追求專利數(shù)量規(guī)模效益，一件專利拆分成多件申請(qǐng)，將構(gòu)建專利池簡(jiǎn)單的理解為專利數(shù)量的堆砌等。解決這些發(fā)展中出現(xiàn)的問題，將實(shí)用新型專利的整體質(zhì)量提升上去，切實(shí)地將實(shí)用新型專利的規(guī)模優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為質(zhì)量效能強(qiáng)勢(shì)，變粗放的規(guī)模發(fā)展為集約的高智力發(fā)展，已經(jīng)成為實(shí)用新型專利制度發(fā)展的迫切需要。

1 問題的提出

目前實(shí)用新型專利審查中，質(zhì)量低的申請(qǐng)類型很多，有完全抄襲類、簡(jiǎn)單修改類、技術(shù)效果后退類、簡(jiǎn)單組合類等，其中簡(jiǎn)單修改類中有一種類型是同日提交的批量申請(qǐng)，該類申請(qǐng)由同一申請(qǐng)人在同一天提交，權(quán)利要求書內(nèi)容基本相同，僅在名稱、功能、用途等方面進(jìn)行了簡(jiǎn)單改變。該類申請(qǐng)游離于重復(fù)授權(quán)與新穎性審查標(biāo)準(zhǔn)之外，按照目前的專利法及其實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定，該類申請(qǐng)可以授予實(shí)用新型專利權(quán)的申請(qǐng)。但由于其申請(qǐng)量大，發(fā)明目的不純，有礙真正的發(fā)明創(chuàng)新，筆者認(rèn)為從鼓勵(lì)發(fā)明，提高創(chuàng)新能力的角度出發(fā)，該類申請(qǐng)是與專利法的立法初衷相違背的，不應(yīng)當(dāng)予以授權(quán)。

2 重復(fù)授權(quán)的運(yùn)用

2.1 重復(fù)授權(quán)相關(guān)規(guī)定

我國(guó)專利法第九條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。兩個(gè)以上的申請(qǐng)人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人。”對(duì)于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，我?guó)專利法第九條或?qū)＠▽?shí)施細(xì)則第四十一條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請(qǐng)（或?qū)＠┲写嬖诘谋Ｗo(hù)范圍相同的權(quán)利要求。專利審查指南第二部分第三章第6.1節(jié)給出了重復(fù)授權(quán)的判定原則：在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)當(dāng)將兩件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進(jìn)行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請(qǐng)或?qū)＠募娜績(jī)?nèi)容進(jìn)行比較，且審查指南本章節(jié)中特別指出：權(quán)利要求保護(hù)范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

根據(jù)專利法以及審查指南的規(guī)定可知，重復(fù)授權(quán)的判定原則需要構(gòu)成兩個(gè)條件：一是兩份申請(qǐng)（或?qū)＠┑纳暾?qǐng)日相同，二是兩份申請(qǐng)（或?qū)＠┑臋?quán)利要求保護(hù)范圍完全相同。

但在實(shí)用新型專利的實(shí)際審查過程中，權(quán)利要求保護(hù)范圍完全相同的同日申請(qǐng)很少，即涉及到重復(fù)授權(quán)的案卷很少，反倒是同日提交，技術(shù)方案類似的申請(qǐng)很多。根據(jù)目前專利法以及專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，該類申請(qǐng)既不屬于新穎性問題也不屬于重復(fù)授權(quán)問題，而若對(duì)此類案卷放任不管，則縱容了善于鉆法律漏洞的申請(qǐng)人，阻礙真正發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)展。以下以具體案例進(jìn)行說明（案例均為同日申請(qǐng)）。

2.2 案例實(shí)證

2.2.1 發(fā)明名稱的變化/用途的不同

該類申請(qǐng)解決技術(shù)問題的裝置相同，僅是發(fā)明名稱或用途不同。

【案例1】

一種中藥治療肺經(jīng)組織疾病的裝置，由排出異物用桶、導(dǎo)入藥物用桶、輔助桶、超聲波蕩藥器與治療肺經(jīng)組織疾病的中藥方劑組成，其特征在于：……中藥鍋內(nèi)放有治療肺經(jīng)組織疾病的中藥方劑。

一種中藥治療膽經(jīng)組織疾病的裝置，由排出異物用桶、導(dǎo)入藥物用桶、輔助桶、超聲波蕩藥器與治療肺經(jīng)組織疾病的中藥方劑組成，其特征在于：……中藥鍋內(nèi)放有治療膽經(jīng)組織疾病的中藥方劑。

[分析]：該類申請(qǐng)由同一申請(qǐng)人在同一天提交了上百件，其解決技術(shù)問題的裝置結(jié)構(gòu)完全相同，區(qū)別點(diǎn)僅在于發(fā)明名稱，以及根據(jù)治療對(duì)象的不同而設(shè)置不同的藥包。其藥包內(nèi)藥材的不同屬于材料的替換，而實(shí)用新型專利只保護(hù)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，因此材料組分不屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體。剔除材料組分之后，剩下的技術(shù)方案只是發(fā)明名稱的不同，該系列申請(qǐng)名稱的不同實(shí)質(zhì)上是用途的不同，由于治療膽經(jīng)、腎經(jīng)或治療小腸經(jīng)、肺經(jīng)等這些用途的不同過并沒有使整體治療裝置的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變化，因此該系類申請(qǐng)的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上是相同的，應(yīng)當(dāng)視為同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

2.2.2 部件數(shù)量的簡(jiǎn)單變化

該類申請(qǐng)解決問題的技術(shù)手段相同，效果相同，僅是部件數(shù)量的變化。

【案例2】

一種二管笛，包括笛管，指孔、膜孔、發(fā)音孔，其特征在于：所述笛管有二根。

一種三管笛，包括笛管，指孔、膜孔、發(fā)音孔，其特征在于：所述笛管有三根。

一種四管笛，包括笛管，指孔、膜孔、發(fā)音孔，其特征在于：所述笛管有四根。

一種五管笛，包括笛管，指孔、膜孔、發(fā)音孔，其特征在于：所述笛管有五根。

[分析]：上述申請(qǐng)均為同一申請(qǐng)人于同一日提交的申請(qǐng)，其所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果均相同，結(jié)構(gòu)上僅是笛管數(shù)量的不同，說明書中并未說明笛管的特定數(shù)量帶來何種意想不到的效果，因此其技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上是相同的。且審查員若對(duì)此類申請(qǐng)置之不理，則會(huì)產(chǎn)生大量的雷同的低質(zhì)量申請(qǐng)，其無助于提高實(shí)用新型專利的質(zhì)量，應(yīng)當(dāng)視為實(shí)質(zhì)相同的發(fā)明創(chuàng)造。

2.3 建議解決的辦法

同日提交的申請(qǐng)中，文字完全相同的權(quán)利要求的申請(qǐng)極少。因?yàn)橐话闱闆r下，低質(zhì)量申請(qǐng)的申請(qǐng)人其意圖不在于發(fā)明創(chuàng)造，為規(guī)避專利法第九條的限定，會(huì)對(duì)權(quán)利要求的文字進(jìn)行簡(jiǎn)單修改。對(duì)于實(shí)用新型的低質(zhì)量申請(qǐng)，在符合新穎性的條件下，同日提交的大量申請(qǐng)若僅是名稱、用途、數(shù)值、功能等方面進(jìn)行簡(jiǎn)單變換，而解決技術(shù)問題的形狀、構(gòu)造相同仍可獲得授權(quán)，則阻礙了真正的創(chuàng)新，造成審查資源的浪費(fèi)，筆者認(rèn)為上述類型申請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)行權(quán)利要求保護(hù)范圍判定時(shí)可借鑒新穎性的判定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同的申請(qǐng)，可認(rèn)定其是重復(fù)授權(quán)，適用于專利法第九條。

4 結(jié)束語(yǔ)

通常情況下，重復(fù)授權(quán)的審查原則比較嚴(yán)苛，在確定權(quán)利要求保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中的所有特征均應(yīng)予以考慮，但對(duì)于明顯存在發(fā)明目的不純的申請(qǐng)，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)重拳出擊，其審查原則可適當(dāng)放寬，進(jìn)行實(shí)質(zhì)性相同的判定原則，這樣才能與專利法的立法本意相匹配。

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