袁 滿 汪金川

(湖北理工學(xué)院 人文社會(huì)科學(xué)部，湖北 黃石 435003)

近日，杭州妙影微電子有限公司(以下稱“妙影電子”)宣布，起訴北京小桔科技有限公司商標(biāo)侵權(quán)，要求小桔科技停止使用商標(biāo)，并賠償八千萬(wàn)元。該案件已由杭州市中級(jí)人民法院受理，擇日開庭。據(jù)悉，妙影電子于兩年前注冊(cè)了“嘀嘀”以及“Didi”的商標(biāo)，被歸類于第9類商標(biāo)(計(jì)算機(jī)程序、可下載軟件等類型)。該公司負(fù)責(zé)人稱，妙影電子是一家智能交通系統(tǒng)軟件開發(fā)的公司，其核心產(chǎn)品包括打車軟件在內(nèi)，公司于2011年3月22日向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局申請(qǐng)的文字商標(biāo)，2012年5月21日成功注冊(cè)該商標(biāo)。而“嘀嘀打車”產(chǎn)品的開發(fā)公司——北京小桔科技有限公司提出注冊(cè)申請(qǐng)則是半年之后。根據(jù)商標(biāo)法57條規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，就構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

滴滴打車CEO程維談到后續(xù)的發(fā)展說(shuō)，和妙影打了接近兩年的官司，要回來(lái)的可能性是很大的。但失去的時(shí)間不等人，更名為妥。

據(jù)悉，2013年3月，嘀嘀打車所在的公司小桔科技已經(jīng)向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局提交了“滴滴打車”的圖形、文字組合商標(biāo)申請(qǐng)。2014年4月，“滴滴打車”的圖形、文字組合商標(biāo)已經(jīng)通過(guò)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局的初審并予以公告。在該商標(biāo)初審?fù)ㄟ^(guò)后，小桔科技啟動(dòng)了品牌更名準(zhǔn)備程序，并于2014年5月20日正式更名。

在手機(jī)應(yīng)用下載量劇增、越來(lái)越受用戶歡迎的今天，此案件引發(fā)我們思考，手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商應(yīng)該如何通過(guò)注冊(cè)商標(biāo)對(duì)其研發(fā)的手機(jī)應(yīng)用予以保護(hù)。

1 應(yīng)用名稱的合理選擇

商標(biāo)注重名稱的顯著性，與應(yīng)用特點(diǎn)或內(nèi)容無(wú)關(guān)的任意詞或自創(chuàng)詞作為商標(biāo)就具有很強(qiáng)的顯著性，因而非常容易被注冊(cè)為商標(biāo)，而且作為商標(biāo)的維權(quán)成本也最低。

然而手機(jī)應(yīng)用與其他商品、服務(wù)不同，消費(fèi)者從在線應(yīng)用商店搜索所需要的應(yīng)用時(shí)，通常是用描述性語(yǔ)言搜索，比如想搜索打車軟件，那么消費(fèi)者只會(huì)輸入打車二字，如果相關(guān)應(yīng)用的名稱里沒(méi)有打車這個(gè)描述性詞匯，將無(wú)法進(jìn)入消費(fèi)者的視野更無(wú)法被其應(yīng)用。因此手機(jī)應(yīng)用的名稱本身應(yīng)帶有足夠顯示其特點(diǎn)或內(nèi)容的信息，確保消費(fèi)者能從在線應(yīng)用商店搜索到該應(yīng)用。這類描述性的名稱通過(guò)注冊(cè)為商標(biāo)獲得保護(hù)，但其描述性會(huì)增加維權(quán)的成本。

因此手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商應(yīng)將描述性和顯著性合理結(jié)合，可以用臆想或隱含的詞匯與描述性詞匯或圖標(biāo)相結(jié)合，既能保證應(yīng)用名稱的顯著性又能使消費(fèi)者便捷地搜索到該應(yīng)用。

當(dāng)然手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商在應(yīng)用名稱中可以加入圖標(biāo)，增強(qiáng)顯著性。有的手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商為了節(jié)約成本喜歡從現(xiàn)有的圖庫(kù)圖片中挑選圖標(biāo)，有的圖庫(kù)內(nèi)容是免費(fèi)授權(quán)的，有的是有限制的授權(quán)，但是很多授權(quán)沒(méi)有延伸到可以作為商標(biāo)使用。因此建議手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商在使用該圖標(biāo)前一定要獲得授權(quán)，避免日后產(chǎn)生法律糾紛，浪費(fèi)前期做品牌推廣投入的成本，使企業(yè)發(fā)展陷入困境。如果手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商是委托設(shè)計(jì)師做的設(shè)計(jì)，建議通過(guò)合同約定使設(shè)計(jì)師將作品的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商，若他人提出作品侵犯版權(quán)時(shí)設(shè)計(jì)師應(yīng)保證賠償手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商的損失。

最后需要注意的是，由于手機(jī)應(yīng)用平臺(tái)種類很多，例如蘋果、安卓、塞班等，而手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商辛苦研發(fā)出來(lái)的應(yīng)用當(dāng)然希望能夠投入到各種應(yīng)用平臺(tái)，但是不同平臺(tái)對(duì)應(yīng)用名稱的要求和限制也是不同的，手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商選擇的應(yīng)用名稱應(yīng)該符合各個(gè)平臺(tái)的要求。例如蘋果公司對(duì)其應(yīng)用商店中重名的應(yīng)用會(huì)予以下架，而且25個(gè)字符的應(yīng)用名稱在其應(yīng)用平臺(tái)上也會(huì)顯示不全的。因此建議手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商選擇應(yīng)用名稱作為商標(biāo)時(shí)應(yīng)兼顧考慮各手機(jī)應(yīng)用平臺(tái)對(duì)應(yīng)用名稱的要求和限制。

2 手機(jī)應(yīng)用的商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)注意以下幾個(gè)方面

2.1 及時(shí)注冊(cè)商標(biāo)

商標(biāo)注冊(cè)實(shí)行申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t，申請(qǐng)日期的確立對(duì)商標(biāo)注冊(cè)能否成功至關(guān)重要，即對(duì)于兩個(gè)或兩個(gè)以上的申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)相同商標(biāo)，最先申請(qǐng)者取得商標(biāo)專用權(quán)。若因別人早一天申請(qǐng)，將導(dǎo)致申請(qǐng)人的創(chuàng)意或前期對(duì)品牌的巨大投入付之東流，由于晚了幾天甚至是一天，最終沒(méi)能取得商標(biāo)權(quán)的先例比比皆是。因此，企業(yè)應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，最好在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)階段，甚至在公司成立的同時(shí)就著手考慮申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。倘若等產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，再去申請(qǐng)注冊(cè)，就會(huì)產(chǎn)生許多麻煩。因?yàn)閺纳暾?qǐng)到核準(zhǔn)這段時(shí)間里，無(wú)法追究他人在相同手機(jī)應(yīng)用上使用同一商標(biāo)，如果他人的手機(jī)應(yīng)用質(zhì)量低劣，則敗壞了該商標(biāo)的信譽(yù)，等取得商標(biāo)權(quán)后再來(lái)挽回影響已經(jīng)很難了。因此不能等到應(yīng)用進(jìn)入市場(chǎng)，商標(biāo)被人仿冒后才想起申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。還有的企業(yè)在應(yīng)用下載量已初具規(guī)模后去申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)已是他人注冊(cè)商標(biāo)，從而不得不更換商標(biāo)，被搶注商標(biāo)的企業(yè)在新市場(chǎng)只能放棄原商標(biāo)另創(chuàng)品牌，或是高價(jià)回購(gòu)，或是通過(guò)法律途徑撤銷被搶注的商標(biāo)，這些都會(huì)增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，延緩其產(chǎn)品占據(jù)新市場(chǎng)的時(shí)間，降低市場(chǎng)份額。

法律之所以允許使用未注冊(cè)商標(biāo)，并不是鼓勵(lì)使用未注冊(cè)商標(biāo)，而是考慮到商標(biāo)注冊(cè)需要經(jīng)過(guò)一定程序和花費(fèi)一定的時(shí)間。對(duì)于大多數(shù)企業(yè)來(lái)講，使用注冊(cè)商標(biāo)要比使用不注冊(cè)商標(biāo)好得多。

首先，未注冊(cè)商標(biāo)不受法律保護(hù)，被他人仿冒也無(wú)法追究。

其次，一個(gè)企業(yè)往往不具備全國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的資料，因此使用未注冊(cè)商標(biāo)就有可能同他人的注冊(cè)商標(biāo)相同或相似，從而侵犯了他人的商標(biāo)權(quán)。

另外，注冊(cè)商標(biāo)比未注冊(cè)商標(biāo)更易創(chuàng)名牌，因?yàn)樯虡?biāo)經(jīng)注冊(cè)后，可在商標(biāo)上加注“注冊(cè)商標(biāo)”的標(biāo)記，這就給廣大消費(fèi)者在心理上帶來(lái)一種穩(wěn)定和可靠的感覺(jué)。

企業(yè)若決定使用注冊(cè)商標(biāo)，就應(yīng)該進(jìn)行及時(shí)申請(qǐng)，搶先注冊(cè)。因?yàn)橐坏┍凰俗?cè)該商標(biāo)的話，自己就失去了該商標(biāo)的使用權(quán)，而自己進(jìn)行的廣告宣傳也只能為他人做嫁衣。例如嘀嘀打車軟件前期的廣告投入和品牌維護(hù)都為他人做了嫁衣，自己只能更名滴滴打車，重新注冊(cè)商標(biāo)。

2.2 合理注冊(cè)商標(biāo)

手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商在選用可供使用的商標(biāo)時(shí)，應(yīng)委托商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或律師進(jìn)行商標(biāo)查詢，由其作出商標(biāo)是否可以使用和注冊(cè)的法律意見(jiàn)。查詢不僅僅局限于移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品商標(biāo)，還要考慮所有軟件、通信產(chǎn)品和服務(wù)，以及與應(yīng)用功能相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)上的近似商標(biāo)。如果滴滴打車當(dāng)時(shí)使用商標(biāo)時(shí)做了上述工作，就不會(huì)有開篇提到的案件啦。

手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商還需要考慮研發(fā)的應(yīng)用是僅僅面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是全球市場(chǎng)，如果面向其他國(guó)家或地區(qū)，那么也應(yīng)對(duì)這些國(guó)家或地區(qū)的商標(biāo)進(jìn)行查詢，特別是有可能涉嫌盜版或侵權(quán)的區(qū)域。另外還需要考慮國(guó)外商標(biāo)保護(hù)的可能性及法律的不同要求，建議應(yīng)在相應(yīng)的國(guó)外市場(chǎng)注冊(cè)商標(biāo)。

作為手機(jī)應(yīng)用的商標(biāo)，如果預(yù)算允許的話，注冊(cè)時(shí)可以指定大量類別，除了首選第9類和第42類，還可以在應(yīng)用涉及的功能、行業(yè)或商業(yè)衍生品等相關(guān)類別上予以注冊(cè)，這樣通過(guò)注冊(cè)商標(biāo)可以獲得更為廣泛的權(quán)利保護(hù)。

另外，現(xiàn)在已有上千個(gè)新頂級(jí)域名(gTLDs)逐漸開放注冊(cè)，手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商應(yīng)考慮將自己的商標(biāo)注冊(cè)在新頂級(jí)域名中與手機(jī)應(yīng)用相關(guān)的關(guān)鍵詞下，或特殊行業(yè)關(guān)鍵詞域名下。已注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人可能會(huì)享有優(yōu)先注冊(cè)這些新頂級(jí)域名的權(quán)利或阻擋他人注冊(cè)。

總而言之，根據(jù)eMarketer最新報(bào)告，到2014年底智能手機(jī)用戶將達(dá)17.6億人，占全球總?cè)丝诘?5%左右，比2013年智能手機(jī)用戶增長(zhǎng)25%。預(yù)計(jì)到2015年底，全球?qū)⒂?5個(gè)國(guó)家的智能手機(jī)用戶超過(guò)其人口的一半。由此看出今后手機(jī)應(yīng)用的市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越激烈，要使消費(fèi)者在海量應(yīng)用中選擇到自己的產(chǎn)品，那么手機(jī)應(yīng)用開發(fā)商應(yīng)考慮使用有創(chuàng)意的商標(biāo)，將這些商標(biāo)與描述性元素結(jié)合，同時(shí)還要想辦法確保自己的商標(biāo)不侵犯他人的權(quán)利，另外更應(yīng)及時(shí)注冊(cè)商標(biāo)并選擇合適類別和銷售區(qū)域注冊(cè)商標(biāo)，這樣才能在手機(jī)應(yīng)用的商戰(zhàn)中拔得頭籌。

[1]趙愛(ài)玲.遏制海外搶注中企商標(biāo)潮[J].中國(guó)對(duì)外貿(mào)易，2005(8).

[2]肖海.企業(yè)商標(biāo)注冊(cè)的策略[J].企業(yè)經(jīng)濟(jì)，2007(5).