關鍵詞

顯著性

特有標識

消費者混淆

顯著性要求源于商業(yè)標識的標識功能，最終目的在于防止消費者混淆。因此，在判定顯著性時，消費者的感受最重要，必須結合商業(yè)標識的地域范圍內的一般消費者等相關公眾來判斷，并以一般消費者在正常情況下的反應作為標準。

【案號】

一審：上海市黃浦區(qū)人民法院（2010）黃民三（知）初字第368號

二審：上海市第二中級人民法院（2012）滬二中民五（知）終字第26號

【案情】

原告：新平衡運動鞋公司（以下簡稱新平衡公司）

被告：泉州市紐班倫體育用品有限公司（以下簡稱紐班倫公司）

新平衡公司是擁有百年歷史的世界著名專業(yè)運動制品商之一，在第25類（鞋）商品上享有第 （以下簡稱“N及圖”）等商標。其生產的“newbalance”運動鞋在鞋兩側中央位置靠近鞋帶處（以下簡稱鞋兩側）突出使用了大寫、粗體的英文字母“N”標識（以下簡稱“N字母”標識），該標識是鞋子裝潢中最具顯著性的部分，各類產品廣告中亦大量突出宣傳了該標識。其早期生產的運動鞋的吊牌上有“美國NB紐巴倫簡史：美國名牌紐巴倫（newbalance）創(chuàng)立于1906年，英文字義是‘新平衡’……受歷任美國總統(tǒng)青睞，因此被譽為‘總統(tǒng)的休閑鞋’”等字樣。2004年前后，新平衡公司啟用“新百倫”作為產品中文名稱，此后再未主動使用過“紐巴倫”。2007年-2008年期間，新平衡公司設計發(fā)行了限量版運動鞋“海陸空”系列及“京劇臉譜”系列，該兩款運動鞋在鞋面上多處運用了臉譜圖案及類似地理標識圖的圖案，但最具顯著性的仍系鞋兩側使用的“N字母”標識。

紐班倫公司自2007年12月成立以來，在全國各地開設店鋪，使用“紐巴倫”作為店招，銷售其生產的運動鞋，并通過戶外廣告、平面媒體等方式進行宣傳推廣。其生產的運動鞋的鞋兩側或鞋外側中央位置均突出使用了略微變形的、右側下方有兩條較細斜杠的大寫、粗體“N”標識（以下簡稱“N圖形”標識），并在鞋及吊牌、鞋盒等多處位置使用了與“N圖形”相同或近似的標識以及“N·PAI”、“N·牌”、“紐巴倫”等字樣。另有兩款鞋也使用了京劇臉譜圖案及以各種線條及地名拼音組成的地理標識圖，但該兩款鞋的鞋兩側同樣使用了“N圖形”及類似“N圖形”的標識。紐巴倫公司制作的產品宣傳圖冊中所陳列展示的款式眾多、顏色各異的運動鞋商品，其兩側亦使用了“N圖形”標識，且多數(shù)商品圖片中也突出展現(xiàn)了該“N圖形”標識。2009年12月，紐班倫公司自案外人求質公司處受讓第4236766號 商標的注冊申請，商品種類為第25類（鞋、運動鞋、足球鞋等），該商標于2008年5月20日獲得初步審定，并于2011年12月12日被商評會復審裁定予以核準注冊。紐班倫公司在二審期間獲得該商標的商標注冊證。

新平衡公司認為，原告的產品在業(yè)內和消費者中具有極高的知名度，“N”及“紐巴倫”已經成為原告知名商品的特有名稱，使用在鞋兩側中央位置的“N字母”標識是原告知名商品的特有裝潢。此外，“京劇臉譜”和“海陸空”系列限量版商品上使用的京劇臉譜圖案及地理標識圖案設計，也是原告知名商品的特有裝潢。紐班倫公司的前述使用行為仿冒了新平衡公司的知名商品特有名稱和裝潢，足以導致消費者構成混淆和誤認，構成對新平衡公司的不正當競爭。紐班倫公司否認原告享有其所主張的權利，認為其在鞋子上使用的是其注冊的第4236766號商標，不構成對新平衡公司的不正當競爭。

【審判】

上海市黃浦區(qū)人民法院審理認為：原告提供的證據(jù)足以證明“newbalance”運動鞋在中國境內的相關市場中具有較高的市場知名度，為相關公眾所知悉，可以認定為“知名商品”。原告沒有提供證據(jù)證明其將“N”作為商品名稱予以使用，故認定其為原告商品的特有名稱缺乏事實基礎。原告曾在市場上在先使用“紐巴倫”，但由于原告未持續(xù)使用，故“紐巴倫”與原告的對應性沒有因為原告的持續(xù)使用而不斷得以強化，客觀上反而因原告的多年停用而被淡化，對于原告自身已不再使用的商品名稱，實無給予法律特殊保護的必要?！癗”作為英文字母，非原告所獨創(chuàng)，不具固有的區(qū)別性。但是原告生產的運動鞋絕大多數(shù)款式的兩側均使用了“N字母”標識作為裝潢，在廣告中也主要通過展示運動鞋兩側使用的“N字母”標識來進行商品宣傳。鞋兩側使用的“N字母”標識是原告運動鞋裝潢中最突出、最具識別性的部分，上述使用方式具有顯著的整體形象，且與商品的功能性無關，經過原告長期宣傳和反復使用，已足以使相關公眾將使用在鞋兩側的“N字母”標識與原告的運動鞋商品聯(lián)系起來，使得本不具有天然區(qū)別性的字母“N”因持續(xù)使用在運動鞋的固定位置上而產生了識別特定商品來源的區(qū)別性，具有了識別商品來源的作用，故原告在鞋兩側使用的“N字母”標識已經成為《反不正當競爭法》第五條第（二）項所保護的特有裝潢。原告未對“京劇臉譜”及“海陸空”系列運動鞋的知名度進行舉證，且該兩款鞋僅憑“京劇臉譜”及“地理標識圖”的圖案設計，尚無法使消費者將其與原告的商品聯(lián)系起來，故原告主張“京劇臉譜”及“海陸空”系列運動鞋的特有裝潢不能成立。被控侵權商品所使用的“N圖形”標識與原告的“N字母”標識在隔離比對的情況下，以相關公眾的一般注意力為標準，兩者在視覺上基本無差別。被告攀附原告商譽、制造市場混淆的主觀惡意明顯，客觀上也足以導致消費者對商品來源產生混淆、誤認，明顯違背了誠實信用原則和公認的商業(yè)道德，構成對原告的不正當競爭，應當承擔停止侵權、賠償損失的民事責任。綜上，遂判決被告紐班倫公司立即停止對原告新平衡公司的不正當競爭行為，即停止在其生產銷售的運動鞋的鞋兩側中央位置靠近鞋帶處使用與原告“N字母”相同或近似的裝潢，并賠償原告包括合理開支在內的經濟損失人民幣480，000元。

宣判后，紐班倫公司不服一審判決，提出上訴。上海市第二中級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

【評析】

一、注冊商標與知名商品的特有標識

（一）注冊商標與知名商品特有標識的交叉

注冊商標與知名商品特有標識均屬于商業(yè)標識的范疇，但兩者在保護范圍和方式上并不相同。注冊商標主要通過《商標法》予以保護，而知名商品特有標識則由《反不正當競爭法》所保護。通常認為，《反不正當競爭法》與《商標法》構成一般法與特別法的關系，對于《商標法》已經予以保護的領域，不能再援引《反不正當競爭法》。但另一方面，知名商品特有標識本質就是未注冊商標，《反不正當競爭法》第五條第（二）項給予了部分未注冊商標以類似注冊商標的保護，又是對《商標法》的有效補充，兩者并非相互對立的關系。司法實踐中，鑒于《商標法》與《反不正當競爭法》的這種復雜關系，對于注冊商標與知名商品特有標識的保護問題應當特別注意實質的協(xié)調性，正確適用法律。

1、對于完全可以納入《商標法》保護范疇的領域，必須嚴格遵守特別法優(yōu)于一般法的規(guī)定，適用《商標法》予以保護。比較典型的事例是當事人將其注冊的文字商標同時作為商品名稱予以使用，此種情況下，這種名稱也就成為注冊商標意義上的商品名稱了，可以尋求注冊商標的保護，而無須再尋求反不正當競爭法的保護。

2、對于尚不能完全納入《商標法》保護范疇的商業(yè)標識，原告可以根據(jù)案件的具體情況同時主張或自行選擇通過商標法或反不正當競爭法予以保護。比較典型的事例是原告享有某一注冊商標，其注冊商標本身或者該注冊商標的顯著部分同時又是其商品裝潢的組成部分，被告不僅擅自使用了原告的注冊商標，還對該商品裝潢進行了全面仿冒。在這種情況下，如果僅允許原告就注冊商標予以主張，那么其商品裝潢中其他具有特有性的要素必然無法得到保護，既不利于維護原告的合法權益，也不利于制止仿冒行為的發(fā)生。值得注意的是，這種情況下，雖然被告的行為同時侵犯了原告的兩項權利，但其行為的違法后果實際上卻只有一個，故在損害賠償金額的確定上應予以考慮。

（二）本案兩種保護模式的選擇

本案中，原告核準注冊的商標為“N及圖”，但原告在實際使用時對此做了變動，在運動鞋兩側單獨突出使用了其主要部分即英文字母“N”。大寫字母“N”既是原告注冊商標的主要構成部分，也是原告所主張的“運動鞋兩側使用‘N字母’標識”這一特有裝潢中除了“運動鞋兩側”這一特定位置要素外的唯一識別要素。從嚴格意義上來講，本案很難歸屬于前述兩種常見情形中的任意一種，這給案件審理帶來了難度。對于本案的法律適用問題，審理中存在兩種觀點。

一種觀點認為，原告單獨使用“N字母”標識的行為并未改變注冊商標的顯著特征，仍然可以視為注冊商標的使用，應當適用《商標法》予以保護。

另一種觀點認為，《商標法》第五十一條規(guī)定，注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。如果實際使用的商標與注冊商標不一致的，則實際使用的商標構成另一個未注冊商標，該未注冊商標若符合知名商品特有標識的保護要件時，可以按照《反不正當競爭法》予以保護。

在法律規(guī)范本身具有模糊性的前提下，前述兩種觀點無謂孰優(yōu)孰劣，但結合本案的具體情況，其保護結果則可能大相徑庭。本案的一節(jié)重要事實是被告已在鞋類商品上申請注冊近似商標，雖然一審判決時被告尚未拿到注冊商標證，但根據(jù)商評委的復審裁定來看，被告經核準注冊該商標的可能性非常大。該商標與被控侵權商標雖存細微差別，但并無顯著性差異。在被告尚未取得注冊商標專用權的情況下，其使用的應為未注冊商標，本案以第一種觀點依照《商標法》對原告的注冊商標給予保護具有合法性和正當性。但這樣的處理方式存在一個潛在的悖論，即在被告取得注冊商標專用權后，其使用行為即成為使用自己所擁有的注冊商標的行為，從而與原告形成注冊商標之間的沖突。根據(jù)法律規(guī)定，注冊商標間的爭議應當由原告向有關行政主管機關申請解決。而商標局的觀點在商評委的裁定中已經表述得非常明確，即原、被告的商標不構成近似，這會導致原告的權利實質上處于投訴無門的境地。

采用第二種觀點的保護模式，則可以巧妙地避開這一難題。如果原告的這一使用方式經法院審查確能構成在先的知名商品特有裝潢，則即使被告事后取得注冊商標專用權，其在后的商標權的行使亦不得對抗原告的在先權利，原告可以一以貫之地得到合理保護。

本著鼓勵公平競爭，遏制“搭便車”的不正當行為，維護權利人合法權益的價值取向，一審法院向當事人充分釋明兩種選擇的不同法律后果后，最終，當事人選擇了以“知名商品特有裝潢”尋求救濟，較好維護了自身合法權益。

二、知名商品特有標識的司法認定

反不正當競爭法對知名商品特有標識的保護范圍看似窮盡，實則具有很大的彈性，因此，司法實踐中，對于知名商品特有標識的認定往往是雙方當事人爭議的焦點，也是案件審理的難點。知名商品特有標識的認定屬于個案認定，在認定中尤其應當注意把握以下三點：

（一）商品必須具有知名度

對《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《不正當競爭司法解釋》）關于“知名商品”認定的規(guī)定，在理解上適用上應當著重注意以下兩點：

1、原告對其主張的商品是否知名，應負舉證責任。即使存在仿冒行為，也不能據(jù)此反推出該商品即為知名商品。經營者一般可以通過該商品進入市場的時間及地域、商品的市場占有率、商品的廣告宣傳投入、消費者對該商品的知曉程度等方面的舉證來證明。

2、原告對知名度的舉證應及于其所主張的具體商品。經營者作為市場主體的知名度或其商標知名度可以作為考量因素，但并非決定性因素。本案中，原告提供的大量證據(jù)證明其對其生產的“newbalance”運動鞋進行了廣泛、持續(xù)的宣傳，故法院認定“newbalance”運動鞋作為一個整體構成“知名商品”。但是“newbalance”運動鞋的知名度不能代替其對“京劇臉譜”及“海陸空”系列運動鞋知名度的證明，而原告主張的該兩系列商品均為限量版，生產數(shù)量不足千雙，銷售范圍亦十分有限，涉及此兩系列商品的宣傳也并不多，故法院對該兩系列商品的知名度沒有確認。

（二）商業(yè)標識必須具有實際使用的事實

知名商品特有標識受法律保護的根本原因在于這些商業(yè)標識經過權利人的實際使用而具有了商品來源的識別意義。對商業(yè)標識實際使用的事實涉及三個方面：第一，使用在先；第二，主動使用；第三，使用具有持續(xù)性。

1、使用在先。由于知名商品特有標識系個案認定，而且對于因產生第二含義而具有區(qū)別性的商業(yè)標識而言，其特有性是根據(jù)使用情況在后取得的，甚至有無法查明誰是在先使用者的情形。因此，使用在先強調的是對主張保護的商業(yè)標識的使用行為先于被控侵權標識的使用，而不必苛求原告證明其系市場上的首次使用。在原告已經提交其在先使用的證據(jù)后，反駁其在先使用的證明責任應當由被告承擔。本案中，原告主張“N”系其商品特有名稱，但是沒有提供證據(jù)證明其將“N”作為商品名稱予以使用，故法院對原告的該項主張，沒有支持。

2、主動使用。商業(yè)標識要獲得保護，必須由主張保護的權利人自己在商業(yè)活動中予以了使用，社會公眾對商業(yè)標識的使用行為不能認定為是經營者對商業(yè)標識的使用行為。這一規(guī)則在“索愛”商標糾紛案、“偉哥”商標糾紛案中均得以體現(xiàn)。本案中，原告曾向法院提交了一份網頁保全公證書，以證明在原告的主動使用行為停止后，至今仍有消費者將“紐巴倫”作為原告商品的中文名稱予以使用，欲據(jù)此證明“紐巴倫”是原告的知名商品特有名稱。但如前所述，即便確有消費者存在上述認知，消費者的認知也不能代表原告的主動使用，故法院最終未予支持。

3、持續(xù)使用。強調使用的連續(xù)性，主要原因在于商業(yè)標識的價值是在使用中產生的，是基于使用而產生的利益，其最終目的是保護使用人因對該商業(yè)標識長期使用而累積的商譽，而商譽的形成非一朝一夕，需要一定的時間過程。如果使用人主動放棄了對商業(yè)標識的使用，意味著其主觀上不再將之作為區(qū)別自身商品與他人商品不同來源的標識，客觀上也勢必會逐漸削弱公眾對商業(yè)標識與使用人之間關系的認識，因此，對于原告自身已不再使用的商業(yè)標識，法律也就沒有再保護的必要。以本案為例，“紐巴倫”就是因為原告未持續(xù)使用而導致其與原告的對應性被淡化，“紐巴倫”與原告之間并不具有穩(wěn)固的、唯一的對應關系，故法院對原告的該項訴請，未予支持。

反觀原告主張的“在運動鞋兩側使用‘N字母’標識”，雖然“N”字母非原告所首創(chuàng)，但現(xiàn)有證據(jù)表明原告首先將其用于鞋兩側，且進行了長期的持續(xù)使用，符合“在先、主動、持續(xù)使用”的基本要件。

（三）商業(yè)標識必須具有顯著性

《反不正當競爭法》第五條第（二）項對知名商品包裝、裝潢的要求是“特有”，《不正當競爭司法解釋》第二條將之解釋為“具有區(qū)別商品來源的顯著特征”或“經過使用取得顯著特征”，這便是商業(yè)標識獲得保護的顯著性要求。

商業(yè)標識的顯著性又稱為識別性，主要是指商業(yè)標識所具有的識別或區(qū)分商品或服務來源的性質或能力。顯著性包含內在的顯著性和取得的顯著性（第二含義）兩種。如果一個商業(yè)標識的內在屬性能夠用于識別某一特定商品或服務的來源，那么該商業(yè)標識便具有內在顯著性。第二含義則是指通過長期使用而獲得的區(qū)別于原有意義的含義。如果某商業(yè)標識本不具有內在顯著性，但通過廣泛使用使該商業(yè)標識與特定商品來源產生聯(lián)系，該商業(yè)標識就獲得了顯著性。顯著性要求源于商業(yè)標識的標識功能，最終目的在于防止消費者混淆。因此，在判定顯著性時，消費者的感受最重要，必須結合商業(yè)標識的地域范圍內的一般消費者等相關公眾來判斷，并以一般消費者在正常情況下的反應作為標準。

本案中，原告主張的“鞋兩側使用‘N字母’標識”裝潢就是因為原告持續(xù)不斷的使用和宣傳而具有了識別商品來源的作用，即產生了第二含義從而得到法律保護。但是，對于原告所主張的“京劇臉譜”及“海陸空”系列運動鞋上所使用的圖案設計為該兩系列商品的特有裝潢，法院持相反態(tài)度。主要原因不僅與前述原告未就該兩系列商品進行知名度舉證有關，還在于該兩系列商品僅憑“京劇臉譜”及“地理標識圖”的圖案設計，尚無法使消費者將其與原告的商品聯(lián)系起來，故對原告的該項主張，法院未予支持。