黃德海 / 宋融冰 / 嚴(yán)恩薇 / 竇夏睿 / 北京清亦華知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 / 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司

美國專利申請加快審查程序：解決USPTO滯后審查的現(xiàn)行有效方式

黃德海 / 宋融冰 / 嚴(yán)恩薇 / 竇夏睿 / 北京清亦華知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 / 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司

介紹了現(xiàn)行美國專利申請制度下，USPTO現(xiàn)行的和正在推進(jìn)的加快審查程序，這些加快途徑可以被有效地用來盡快達(dá)成申請人在美國的商業(yè)目的和專利布局。目前，現(xiàn)行有效的美國加快審查程序主要包括AE程序、Track 1程序、PPH程序、以及基于年齡和/或健康的加快審查程序。在詳細(xì)介紹了各加速程序后，對各加速程序進(jìn)行了優(yōu)缺點(diǎn)比較和分析?；诖耍瑖鴥?nèi)申請人可以在綜合考慮成本和商業(yè)等原因之后，選擇合適的程序來縮短在美國的專利獲權(quán)周期。

美國專利申請;加快審查 ;AE（加速審查）; PE（優(yōu)先審查）; PPH

一、美國專利申請加快審查程序的必要性

由于美國實(shí)行自動(dòng)審查制，一經(jīng)提交實(shí)用專利申請后，申請人不需另行提出實(shí)審請求。對于正常的美國專利申請，應(yīng)按照其在美國的有效申請遞交日的先后順序進(jìn)行審查，且除特殊規(guī)定外，不允許調(diào)整這樣的先后審查順序 。1.參見USPTO, MPEP (Manual of Patent Examining Procedure, E8R9) § 708，37 C.F.R. § 1.102(a).截止2013年10月，美國專利局仍然有608,456件專利申請被滯后積壓審查 。2.參見http://www.uspto.gov/dashboards/patents/kpis/kpiBacklogDrilldown.kpixml.根據(jù)美國專利商標(biāo)局的最新統(tǒng)計(jì)3.參見http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf.，目前，從美國專利申請的申請日至收到第一次審查意見通知書平均需要21.9個(gè)月，整個(gè)專利審批的周期平均為32.4個(gè)月。對于大多數(shù)申請人而言，等待接近2年的時(shí)間收到第一次審查意見通知書通常不具有吸引力，因?yàn)閷＠暾埍旧聿⒉荒苜x予申請人以可實(shí)施的權(quán)利。自申請18個(gè)月的公開只能給申請人以臨時(shí)保護(hù)的權(quán)利，在特定的情況下可以對公開至授權(quán)期間的侵權(quán)行為獲得合理的賠償。但是，該臨時(shí)保護(hù)的權(quán)利不能強(qiáng)制實(shí)施直至申請授權(quán)。此外，一旦授權(quán)的權(quán)利要求并非大體上與公開文本中的權(quán)利要求相同，則這樣的臨時(shí)性的權(quán)利將會(huì)消失 。4.參見35 U.S.C. § 154(d).

近年來，隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)以及出口過程中市場發(fā)生的專利侵權(quán)訴訟和針對中國企業(yè)頻發(fā)發(fā)起的337調(diào)查緣故，國內(nèi)申請人開始注意并加大在美國申請專利和專利布局。出于商業(yè)上的原因，盡快在美國獲權(quán)能夠獲得例如專利許可談判、商業(yè)銷售談判中的有利籌碼。同時(shí)，筆者在執(zhí)業(yè)期間，也經(jīng)常遇到國內(nèi)申請人咨詢在美國專利商標(biāo)局（USPTO）可能的加快審查渠道。

根據(jù)近年來在代理向美國申請實(shí)用專利過程中積累的經(jīng)驗(yàn)，筆者對現(xiàn)行有效的美國專利申請加速程序進(jìn)行了歸納，以方便國內(nèi)申請人借鑒美國的相應(yīng)程序、縮短其美國專利申請的整個(gè)申請獲權(quán)周期。下面將分別對這些程序的概要、實(shí)施條件和特點(diǎn)進(jìn)行逐一詳細(xì)說明。

二、美國現(xiàn)行審查加快程序介紹

1、AE 程序（Accelerated Examination）

加速審查程序（以下簡稱“AE程序”）是對申請人最通常能夠利用的加速審查的手段5.參見USPTO, MPEP § 708.02(a).。在USPTO批準(zhǔn)該程序申請后，USPTO會(huì)給該申請指定一個(gè)內(nèi)部號，以區(qū)別于其他申請：不只是第一次審查意見通知書下發(fā)加快，而且隨后所有的審查節(jié)奏都將加快，甚至是在USPTO發(fā)出最終決定（Final Disposition）后，該申請通過其他程序（例如提請RCE之后）繼續(xù)審查時(shí)，該程序仍然處于加快審查通道中。USPTO的目標(biāo)是在自申請12個(gè)月內(nèi)給出最終決定。需要說明的是，AE程序不適用于PCT國家階段申請、再頒專利、復(fù)審或者植物專利。

此外，USPTO對提請AE程序的美國專利申請施加了如下限制：1）所有請求進(jìn)入加速審查的請求必須在申請時(shí)進(jìn)行，即只有新申請可以被加速。因此，申請人如果想對以前處于審查之中的專利申請利用該程序進(jìn)行加速，只能提請繼續(xù)申請或者部分繼續(xù)申請來滿足適格性。此外，如果USPTO對審查中的申請發(fā)出單一性限制要求，分案新申請也是滿足AE程序適格性的 。6.參見USPTO, MPEP § 708.02(a)(VIII)(C).此外，AE程序還需要滿足如下的要求：請求書需要包括同意與審查員進(jìn)行會(huì)晤的申明（statement）；如果需要，申請人必須同意進(jìn)行會(huì)晤；如果需要，申請人必須同意在電話審查過程中答復(fù)單一性問題；必須同意不對已經(jīng)上訴的權(quán)利要求的駁回進(jìn)行單獨(dú)的專利性申辯。此外，如果該美國申請涉及到正常審查程序之外的程序（例如保密審查、國家安全審查等），在這些程序執(zhí)行期間USPTO不會(huì)將這些申請進(jìn)行加速審查。

在申請階段，在請求AE程序時(shí)，所有的申請文件、法律文件和費(fèi)用必須準(zhǔn)備完畢，包括形式文件和申請費(fèi)、說明書、權(quán)利要求和附圖中都不能存在缺陷，否則USPTO將會(huì)否決該申請的AE程序請求。該申請的權(quán)利要求書中，獨(dú)立權(quán)利要求不能超過3個(gè)，總權(quán)利要求不能多于20個(gè)。此外，在申請的當(dāng)天必須支付130美元的請求費(fèi)。但是，如果該專利申請能夠促進(jìn)環(huán)境的改善、有助于節(jié)能環(huán)保和反恐，則該請求費(fèi)可以被免除 。7.參見37 C.F.R. § 1.102(c).

在利用AE程序加速審查時(shí)申請人必須在申請之前對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行預(yù)審查檢索，并提供與預(yù)審查檢索（包括檢索數(shù)據(jù)源、檢索式和檢索執(zhí)行的時(shí)間等）相關(guān)的詳細(xì)說明。詳細(xì)說明中檢索的充分性是非常重要的，因?yàn)閁SPTO會(huì)對其進(jìn)行極其嚴(yán)格的審查，以決定是否批準(zhǔn)該請求。如果USPTO認(rèn)為預(yù)審查檢索不充分，申請人將只有一次機(jī)會(huì)來在補(bǔ)充檢索中改正缺陷。盡管USPTO將會(huì)對此提供一些建議，但是并沒有詳細(xì)到足以克服該缺陷。申請人需要承擔(dān)確定補(bǔ)充檢索的范圍的責(zé)任。當(dāng)然，USPTO也提供了對預(yù)審查檢索的通用指南 。8.參見USPTO, Guidelines for Applicants under the New Accelerated Examination Procedure 2-4, http://www.uspto.gov/patents/process/file/ accelerated/ae_guidelines_011111.pdf.需要說明的是，這種預(yù)審查檢索必須達(dá)到典型的美國審查員在申請階段的檢索水平。如果只是寬泛的非專利數(shù)據(jù)庫檢索，通常USPTO不會(huì)接受。因此，強(qiáng)烈建議申請人將該預(yù)審查檢索委托水平較高的第三方或者有經(jīng)驗(yàn)的人來進(jìn)行，以防止產(chǎn)生嚴(yán)重不利的后果。

此外，在AE程序中，必須提交審查支持文件(Examination Support Document)9.參見USPTO, MPEP § 708.02(a)(I).。所謂的加速“審查支持文件”須包含下列內(nèi)容：1）信息公開聲明（IDS），聲明中須包含與專利申請各項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)主題最相關(guān)的參考文獻(xiàn)；2）就引用的參考文獻(xiàn)指出各項(xiàng)權(quán)利要求在參考文獻(xiàn)中如何獲得支持；3）就該專利申請與所引用的參考文獻(xiàn)相比，如何具有可專利性做出詳細(xì)解釋；4）該專利申請的各項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求具有實(shí)用性的簡要聲明，外觀設(shè)計(jì)申請除外；5）指出該專利申請的各項(xiàng)權(quán)利要求如何獲得說明書支持。

需要說明的是，符合該規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)通常較大。在該審查支持文件中，申請人必須識(shí)別在預(yù)審查檢索期間所發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)或者對比文件是與權(quán)利要求最關(guān)聯(lián)的。然后，申請人必須用相當(dāng)?shù)募?xì)節(jié)解釋為什么每個(gè)權(quán)利要求相對所識(shí)別的對比文件是可專利的。該解釋必須解決35U.S.C. § 102的新穎性問題和35U.S.C.§ 103的非顯而易見性問題。對于每個(gè)所識(shí)別的對比文件，申請人必須列出對比文件所教導(dǎo)的權(quán)利要求的特征以及在什么地方教導(dǎo)了該特征。如果申請人在描述現(xiàn)有技術(shù)過程中被認(rèn)為不誠實(shí)，USPTO將會(huì)否決批準(zhǔn)AE程序。從上述的說明可見，上述行為很容易導(dǎo)致大量的自認(rèn)行為，這會(huì)導(dǎo)致在后續(xù)的訴訟中極其不利。避免禁止反悔的想法導(dǎo)致大量的申請人不愿意利用AE程序。如上面所說明，申請人還必須在審查支持文件中，對每個(gè)權(quán)利要求的逐一特征進(jìn)行說明，得到說明書的支持。例如，對美國means-plus-function特征，必須識(shí)別功能特征以及對應(yīng)的結(jié)構(gòu)特征。盡管這種說明給予了USPTO解釋權(quán)利要求的基礎(chǔ)，但這必然又導(dǎo)致可能在后續(xù)侵權(quán)訴訟中被訴侵權(quán)人利用來聲稱用說明書中或者更窄的方式來限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，由此導(dǎo)致不利訴訟后果。但是，對迫切需要獲得專利以進(jìn)行訴訟或者可能的許可行為的考量可能最終戰(zhàn)勝上述的缺點(diǎn)，而使得申請人被迫采納AE程序。此外，該程序也比較適合具有比較少的權(quán)利要求的美國專利申請。

執(zhí)行AE程序的美國專利申請的實(shí)質(zhì)內(nèi)容答復(fù)時(shí)間為30天，不允許延期。如果不能及時(shí)答復(fù)，該申請將被視為放棄。此外，如果在答復(fù)中增加了新的權(quán)利要求時(shí)，答復(fù)中必須包括補(bǔ)充的審查支持文件（Supplemented ESD）。然而，在修改后的申請可能包括新的權(quán)利要求的情況下，強(qiáng)烈建議申請人在預(yù)審查檢索過程中將對這些特征的現(xiàn)有技術(shù)的檢索也涵蓋在內(nèi)。這是因?yàn)椋m然增加這些特征可以通過補(bǔ)充的審查支持文件來滿足要求，但是附加檢索所耗費(fèi)的時(shí)間和提交修改的時(shí)間限制很可能導(dǎo)致審查過程的阻滯，甚至還可能導(dǎo)致這樣的修改不被承認(rèn)。美國專利申請?zhí)朜o.11/536,671為一件早期通過AE程序獲得授權(quán)的專利，該案的整個(gè)審查歷史可以通過USPTO對公眾提供的Public Pair10.參見http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair.進(jìn)行下載和借鑒。

2、Track 1優(yōu)先審查程序（Track 1 Prioritized Examination）

2011年2月4 日，USPTO公布新的Track 1優(yōu)先審查程序（以下簡稱Track 1程序）。在Track 1程序中，申請人有機(jī)會(huì)從請求優(yōu)先審查獲準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)從USPTO得到針對該申請案的最終決定，多年審查積壓被認(rèn)為是促成該程序的主要?jiǎng)右?。但是，申請人需要在正常的申請和審查程序基礎(chǔ)之上，再向USPTO額外繳納不菲的費(fèi)用。該費(fèi)用自2013年3月19日起，根據(jù)37 CFR 1.17(c)所需繳納的優(yōu)先審查費(fèi)用為：大實(shí)體為4000美元；小實(shí)體為2000美元；微實(shí)體1000美元。在此之前，大實(shí)體的優(yōu)先審查費(fèi)用為4800美元，小實(shí)體減免后的費(fèi)用為2400美元，微實(shí)體不享有進(jìn)一步的減免優(yōu)惠。

此外，USPTO計(jì)劃每年該程序的指標(biāo)不超過10,000件，以保證在12個(gè)月之內(nèi)對批準(zhǔn)該程序的申請結(jié)案。USPTO會(huì)定期在其官網(wǎng)公布剩余名額 。11.參見http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp.當(dāng)達(dá)到該指標(biāo)上限時(shí)，USPTO會(huì)關(guān)閉電子申請EFSWeb中優(yōu)先審查的請求項(xiàng)。USPTO同時(shí)也表示，盡管引入了該Track 1程序，現(xiàn)有申請案仍然保持原有審查速度，而不會(huì)受到該Track 1程序的緣故而發(fā)生滯后。

此處需要簡單說明的是，目前在美國專利商標(biāo)局，Track 1程序主要針對優(yōu)先審查的專利申請，“Track 2”程序針對正常普通程序的美國專利申請，“Track 3”程序主要針對美國國內(nèi)產(chǎn)生的非繼續(xù)申請（Noncontinuing Applications），并可以將審查最遲延遲到30個(gè)月，這么做的主要原因是為了通過推遲審查而延遲支付本該繳納的特定費(fèi)用。

除了要繳納額外的加速審查費(fèi)用之外，請求Track 1程序的申請也必須同時(shí)滿足如下的條件：1）必須是原始專利申請（Original Application）；2）必須電子遞交申請；3）權(quán)利要求書中至多允許4項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求和30項(xiàng)全部的權(quán)利要求。此處，所謂“原始專利申請”包括首次申請和繼續(xù)申請，但是不包括再頒申請，這樣繼續(xù)申請、部分繼續(xù)申請以及分案申請都是Track 1程序的適格主體。此外，申請人需要在申請的同時(shí)支付所需費(fèi)用。因此，如果申請人有待審（Pending）的專利申請，也不可以利用該程序以進(jìn)行加速審查。在這種情況下，申請人可以例如另提一個(gè)繼續(xù)申請，從而達(dá)到利用該Track 1程序的目的。需要說明的是，根據(jù)美國專利法111（a）條提出的、2011年9月26日之后遞交的非臨時(shí)實(shí)用專利和植物專利申請可以請求Track 1程序。此外，針對根據(jù)美國專利法111條提交的國家申請和根據(jù)371條規(guī)定進(jìn)入美國的國家階段申請，如果在收到駁回審查意見通知書后，適時(shí)提請RCE（繼續(xù)審查請求）請求的，也是Track 1程序的適格申請。但是，針對提起RCE的美國專利申請，Track 1程序的請求必須在針對所提起RCE的美國專利申請的審查意見還未郵寄出之前提出。

表1 Track 1程序統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（截止日期2013年7月8日）14.表1數(shù)據(jù)來源：http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp.

表2 Track 1平均持續(xù)期間（截止日期2013年7月8日）15.表2數(shù)據(jù)來源：http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp.

需要說明的是，如果申請人想讓其PCT國際專利申請也能適格于Track 1程序，申請人可以基于35 U.S.C. 111(a)提交美國申請（Bypass Route），且根據(jù)35 U.S.C. 365要求國際專利申請的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)換為美國國內(nèi)申請。對于中國申請人而言，需要注意的是，如果國際專利申請非為英文公布，則通過Bypass Route進(jìn)入美國并利用Track 1程序時(shí)，必須在申請的同時(shí)遞交該在先的國際專利申請的英文譯文。根據(jù)35 U.S.C. 371提交的國家階段申請，不能適用USPTO的Track 1程序。但是，針對基于35 U.S.C. 371進(jìn)入美國的PCT申請，有個(gè)例外就是如果針對該美國申請，提請了RCE，則該申請此時(shí)是Track 1程序適格的。即對于基于35 U.S.C. 111或者35 U.S.C. 371所提交的原始非臨時(shí)專利申請和植物專利申請，如果已經(jīng)適當(dāng)?shù)靥嵴埩薘CE程序，則在郵寄出針對RCE的第一次審查意見通知書之前都可以請求適用Track 1程序。但是對于提請第二次RCE的美國專利申請，該美國申請喪失Track 1程序的資格。

下面將介紹下Track 1程序終止的條件：1）申請人提交了延期請求；2）申請人的修改使得獨(dú)立權(quán)利要求的個(gè)數(shù)超過4或者超出總共30項(xiàng)的權(quán)利要求，或者引入了多項(xiàng)引用權(quán)利要求；3）申請人提起RCE程序；4）申請人提請上訴請求；5）申請人提交訴訟中止請求；6）郵寄授權(quán)通知；7）郵寄最終駁回通知書；8）申請人放棄專利申請；9）美國專利法實(shí)施細(xì)則37CFR 41.102中規(guī)定的審查結(jié)束。此外，如果Track 1程序未被批準(zhǔn)，37 CFR 1.17(c)規(guī)定的優(yōu)先審查費(fèi)將會(huì)被自動(dòng)返還，而不會(huì)讓申請人去請求返還。37 CFR 1.17(i) (1)規(guī)定的Track 1處理費(fèi)將被保留，以償付期間的處理費(fèi)用。此外，如果該申請未被公開，申請人可以根據(jù)MPEP 1126的規(guī)定要求返還公開費(fèi)。與AE程序不同的是，如果對Track 1申請過程中申請人提交了延期請求，該申請不會(huì)被視為放棄，而是喪失優(yōu)選審查資格，而轉(zhuǎn)為普通的申請，通過現(xiàn)行的普通審查過程進(jìn)行審查。

對于通過EFS-Web如何提請Track 1程序，USPTO公布了快速申請指南12.參見http://www.uspto.gov/patents/init_events/track-1-quickstart-guide.pdf.。申請人也可以與EBC（周一至周五）聯(lián)系具體細(xì)節(jié)事宜，電子郵箱為ebc@uspto.gov，電話為+001 866-217-9197。請求Track 1程序時(shí)，盡量采用AIA/424表格13.參見http://www.uspto.gov/forms/aia0424.pdf.，盡管該表格不是必需的，但是使用該標(biāo)準(zhǔn)表格最大的好處是不會(huì)導(dǎo)致由于對請求的誤解而產(chǎn)生意外。但是，需要注意的是，對于美國植物專利申請的請求書必須通過紙面遞交。

下表1給出了截止于2013年7月8日USPTO已經(jīng)分配的Track 1程序指標(biāo)，表2顯示了目前Track 1程序中主要的平均時(shí)間周期。從表2的數(shù)據(jù)可見，Track 1程序從批準(zhǔn)請求到最終決定的平均持續(xù)期間平均為5.93個(gè)月，這對申請人而言是非常有吸引力的。

和AE程序相比，Track 1程序不需要提供申請前檢索文件，也不需要與申請一起提交審查支持文件（Examination Support Document）以滿足該AE程序的要求。利用Track 1程序的美國申請的審查意見答復(fù)為正常的3個(gè)月（延期喪失優(yōu)先審查資格），而不像AE程序中嚴(yán)格的30天答復(fù)期限，不能滿足則申請視為放棄。在Track 1程序中，不需要提供檢索支持文件的好處在于可以節(jié)省大量的時(shí)間和費(fèi)用，因?yàn)閭鹘y(tǒng)美國律師執(zhí)行加速的檢索和準(zhǔn)備檢索支持文件的費(fèi)用非常高昂。此外，在以前的AE程序中，需要對審查支持文件中的對比文件需要進(jìn)行特征描述，這可能會(huì)引入未來訴訟或者無效程序中的禁止反悔，在Track 1程序下，這些問題都得以解決。此外，不同于2010年6月公布的原始Track 1程序的是，不需要向USPTO提供外國專利局的檢索報(bào)告、第一次審查意見通知書、補(bǔ)充檢索報(bào)告等。此外，在AE程序中，請求書需要包括同意與審查員進(jìn)行會(huì)晤的申明（statement），這可能會(huì)導(dǎo)致昂貴的律師費(fèi)，而在Track 1程序中則沒有這方面的問題?？傮w上而言，Track 1優(yōu)先審查程序?qū)Πl(fā)明人提供了在批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)的早期審查和兩次實(shí)質(zhì)內(nèi)容的審查機(jī)會(huì)。

必須注意的是，考慮到Track 1程序的費(fèi)用、申請過程的高強(qiáng)度和可能的名額限制，個(gè)人認(rèn)為該程序比較適合于關(guān)鍵產(chǎn)品或者工藝、市場的時(shí)效性非常強(qiáng)且授權(quán)專利對申請人至關(guān)重要等的場合，小實(shí)體、微實(shí)體尤佳。此外，考慮到Track 1程序在延期時(shí)會(huì)喪失優(yōu)先審查資格，對于作業(yè)習(xí)慣不是很良好的申請人最好慎用。

3、PPH（專利審查高速公路）

在專利審查高速公路（PPH）程序中，從首次申請局（OFF）收到至少有一個(gè)權(quán)利要求可以被授權(quán)的決定的申請人可以請求二次申請局（OSF）的對應(yīng)申請的對應(yīng)權(quán)利要求給予快速通道請求。PPH程序?qū)⒗迷贠SF中所獲得的快速通道審查程序來允許申請人在OSF用更快和更有效的方式來獲得對應(yīng)的專利。請求進(jìn)行PPH程序的美國專利申請可以為在任何一個(gè)參與的國外或者地區(qū)專利局提交的對應(yīng)國家申請（national application），也可以為在特定參加局提交的PCT國際專利申請（National Phase Application）。

USPTO于2006年啟動(dòng)PPH項(xiàng)目。目前與USPTO展開PPH合作的國家或地區(qū)有澳大利亞、奧地利、加拿大、中國、哥倫比亞、捷克、丹麥、歐專局、芬蘭、德國、匈牙利、冰島、以色列、日本、韓國、墨西哥、尼加拉瓜、挪威、菲律賓、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、臺(tái)灣地區(qū)、英國、新加坡等16.參見http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/.。

從2010年5月25日起，USPTO對利用PPH程序的申請人不再收取額外的費(fèi)用。跟我國的PPH程序相似，PPH必須在USPTO啟動(dòng)實(shí)質(zhì)審查之前提請審批。申請人必須將OFF審查意見的英文翻譯以及OFF審查意見中所引用的所有對比文件的IDS文件提交給USPTO。PPH不對USPTO達(dá)成最終決定的時(shí)間設(shè)定任何限制。但是，統(tǒng)計(jì)表明，使用PPH程序達(dá)成最終決定的申請的審查意見次數(shù)為1.7次。而采用正常審查程序的審查意見次數(shù)為2.7次。

PPH的好處在于，其是權(quán)利要求加速授權(quán)的好工具，并能降低成本，對快速發(fā)展的領(lǐng)域特別有利。平均收到第一次審查意見通知書（OA）的時(shí)間周期對非PPH申請為21.9個(gè)月（自申請日至收到第一次OA），對于PPH申請而言，時(shí)間周期為自批準(zhǔn)PPH之日起2-3個(gè)月，且平均授權(quán)率對PPH為95%，對非PPH申請的平均授權(quán)率為44% 。17.參見http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/PPH_slides_10_09.ppt.

但是，PPH程序也具有如下的限制。首先，美國申請必須在具有可授權(quán)權(quán)利要求的對應(yīng)外國申請之后提出（至少在同一天）。其次，在PPH程序中，要求每個(gè)美國專利申請的所有權(quán)利要求必須充分與OFF的申請的可授權(quán)權(quán)利要求對應(yīng)，這會(huì)導(dǎo)致美國專利申請的保護(hù)范圍受到限制。此外，PPH程序必須提交電子請求（Petition to make special under PPH）。根據(jù)USPTO的報(bào)告18.參見http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf.，2012年收到的PPH超過歷年的總和的兩倍多，這也證明PPH由于其成本優(yōu)勢和高授權(quán)率越來越受到申請人的歡迎。目前，USPTO正在研究下一代PPH（PPH2.0），以最終形成包括多個(gè)用戶友好的單個(gè)統(tǒng)一框架。

4、基于年齡/健康的特殊加快審查程序

基于人道主義的考慮，USPTO自1959年12月以來一直允許在發(fā)明人年紀(jì)超過65歲或者健康的原因可能導(dǎo)致不能撐過正常的專利審查周期時(shí)允許涉案專利進(jìn)入加速審查通道19.參見37 C.F.R. § 1.102(c).。在這種情況下，只需要提出申請并伴隨相應(yīng)證據(jù)來證明發(fā)明人的適格性即可加速審查。在發(fā)明人為多人的情況下，只要有其中一個(gè)發(fā)明人的年齡或者健康狀況符合要求，即可申請?；谀挲g的請求書只需要發(fā)明人已經(jīng)達(dá)到65周歲的申明（Statement），或者發(fā)明人的代表人的申明，可以用出生證明、駕駛證或護(hù)照來證明發(fā)明人的年齡。但是，如果發(fā)明人需要用健康的原因提請加速申請，則必須出具醫(yī)生的證明，來說明發(fā)明人可能不能按照正常的時(shí)間安排來進(jìn)行后續(xù)的專利申請。在任一情況下，都不需要為此支付任何申請費(fèi)用20.參見37 C.F.R. § 1.102(c)(1).。USPTO可以在進(jìn)行審查之前的任何時(shí)間批準(zhǔn)該項(xiàng)請求。但是，與前述的AE程序不同的是，因?yàn)榘l(fā)明人年齡或者健康的原因而加速審查的專利申請?jiān)诘谝淮螌彶橐庖娡ㄖ獣髮⒉辉侔凑占铀俚姆绞竭M(jìn)行審查。

5、臨時(shí)和試點(diǎn)項(xiàng)目（Pilot Program）

除上述程序之外，USPTO也會(huì)經(jīng)常進(jìn)行臨時(shí)或者試點(diǎn)項(xiàng)目，以改進(jìn)和完善整個(gè)專利審查程序。涉及專利加速審查的程序目前有第一次審查意見會(huì)晤程序試點(diǎn)項(xiàng)目（First Action Interview）、綠色科技試點(diǎn)項(xiàng)目（Green Technology Pilot Program）、項(xiàng)目交換程序（Project Exchange Program）。

5.1第一次審查意見會(huì)晤試點(diǎn)項(xiàng)目（First Action Interview Pilot Program）

USPTO在2009年10月20日啟動(dòng)改進(jìn)第一次審查意見會(huì)晤試點(diǎn)項(xiàng)目（Enhanced First Action Interview Pilot Program）并指示該項(xiàng)目將延期到2010年4月1日。目前USPTO已經(jīng)將該項(xiàng)目延期超過2012年11月16日。在該項(xiàng)目下，參與者將允許在收到預(yù)會(huì)晤通知書之后與審查員就現(xiàn)有技術(shù)的檢索結(jié)果進(jìn)行會(huì)晤。參與者通過參與該項(xiàng)目主要能夠獲得如下的好處：1）加快申請的審查進(jìn)度；2）改進(jìn)申請人與審查員之間的溝通；3）與審查員一起在審查之處就逐一解決專利性問題；4）獲得早授權(quán)的機(jī)會(huì)。

基于來自社會(huì)公眾的評論，USPTO于2011年5月5日啟動(dòng)全面第一次審查意見會(huì)晤試點(diǎn)項(xiàng)目（Full First Action Interview Pilot Program）。全面第一次審查意見會(huì)晤試點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)別于改進(jìn)第一次審查意見會(huì)晤試點(diǎn)項(xiàng)目在于，后者對技術(shù)領(lǐng)域和申請日有限制，而前者適用所有領(lǐng)域和申請日。此外，申請人必須在收到第一次審查意見之前提交該試點(diǎn)項(xiàng)目的請求。參與該試點(diǎn)項(xiàng)目不需要任何額外的費(fèi)用，申請人只需要在USPTO的eFiler21.參見www.uspto.gov/ebc/index.html.中提出請求。

在申請人提出請求后，USPTO會(huì)對請求進(jìn)行評估（Evaluation），并對不合格者發(fā)出不合規(guī)通知（Non-compliance Notice），如果申請人不能及時(shí)改正（通常為通知之日30天內(nèi)或者審查之前提請新的請求），則按照正常審查程序來進(jìn)行處理。

在目前的全面第一次審查意見會(huì)晤試點(diǎn)項(xiàng)目中，在申請人請求時(shí)，在收到第一次審查意見之前，申請人給予第一次審查意見會(huì)晤機(jī)會(huì)。審查員將進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)檢索并建議可能的駁回意見。在收到30天之內(nèi)，申請人可以計(jì)劃會(huì)晤并提交可能的修改和答辯。在會(huì)晤時(shí)，相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)、提議的駁回理由和修改以及答辯都將被討論。如果未達(dá)成協(xié)議，申請人將收到第一次審查意見會(huì)晤OA，該會(huì)晤OA中包括了根據(jù)35 USC 132對構(gòu)成實(shí)質(zhì)意見的會(huì)晤總結(jié)。如果要提請全面第一次審查意見會(huì)晤試點(diǎn)項(xiàng)目，該美國專利申請必須滿足如下條件：1）該申請是非再頒、非臨時(shí)美國專利申請，并且基于35USC 111(a)或者35USC 371進(jìn)入美國國家階段的；2）必須包含不多于3個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求和總共20個(gè)權(quán)利要求且不允許有多項(xiàng)從屬權(quán)利要求（申請人可以提交主動(dòng)修改來滿足該條件）；3）USPTO可以電話要求申請人將發(fā)明限制到單個(gè)發(fā)明，并保證不會(huì)上訴，否則喪失參與該項(xiàng)目的資格；4）必須是電子申請（EFS-Web提交）；5）請求必須至少早于第一次審查意見通知書發(fā)出時(shí)間1天。

USPTO隨后也需要對申請人的請求進(jìn)行評估。在進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查之后，審查員將進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)檢索并基于現(xiàn)行政策和實(shí)踐確定可授權(quán)性，并發(fā)布期限為30天的預(yù)會(huì)晤通知函(Pre-Interview Communication)（PTOL-413FP），以讓申請人決定是否請求會(huì)晤。針對該通知函的答復(fù)期限申請人可以請求延長一個(gè)月（30天）答復(fù)。申請人如果不能及時(shí)回復(fù)預(yù)會(huì)晤通知書，將視為請求不進(jìn)行會(huì)晤。通常，下述行為之一視為對預(yù)會(huì)晤通知書進(jìn)行了合適的答復(fù)：1）請求不進(jìn)行會(huì)晤；2）提交PTOL-413A表（申請人啟動(dòng)的會(huì)晤請求書），并通過電子申請?zhí)峤恍薷暮痛疝q，并從遞交PTOL-413A表之日起60天內(nèi)進(jìn)行會(huì)晤；3）請求不進(jìn)行會(huì)晤，但是根據(jù)37 CFR 1.111提交答復(fù)。

在會(huì)晤（Interview）期間，如果申請人和審理員達(dá)成了共識(shí)，審查員將會(huì)對會(huì)晤的實(shí)質(zhì)內(nèi)容和授權(quán)理由存檔在會(huì)晤紀(jì)要（PTOL-413）中，即記錄所有相關(guān)的修改和答辯等，授權(quán)通知（PTOL-37）會(huì)在會(huì)晤后立即發(fā)出。如果就專利性不能達(dá)成共識(shí)，審查員將在第一次審查意見會(huì)晤OA（PTOL-413FA）中記錄全部要求、駁回理由，完成會(huì)晤紀(jì)要（PTOL-413）等。在會(huì)晤結(jié)束時(shí)，申請人將收到第一次審查意見的副本，其中將規(guī)定回復(fù)要求、駁回意見等。會(huì)晤程序后，申請人必須根據(jù)現(xiàn)行實(shí)務(wù)對所有存在的問題及時(shí)答復(fù)，并將會(huì)晤內(nèi)容進(jìn)行記錄，審查員也會(huì)檢查該記錄的準(zhǔn)確性。申請人應(yīng)該在自第一次審查意見發(fā)出之日起的1個(gè)月或30天內(nèi)，對審查意見作出答復(fù)。

參與該項(xiàng)目的美國申請通常不會(huì)得到優(yōu)先審查，大部分按照正常的程序進(jìn)行審查。

5.2綠色科技試點(diǎn)項(xiàng)目（Green Technology Pilot Program）

2009年12月8 日，USPTO啟動(dòng)綠色科技試點(diǎn)項(xiàng)目（Green Technology Pilot Program），對涉及環(huán)境質(zhì)量、能源保護(hù)、可再生能源的開發(fā)和/或者減少溫室效應(yīng)氣體排放的專利申請給予特殊待遇進(jìn)行加速審查。該專利申請必須是2009年12月8日之前的正式申請（非臨時(shí)申請）或者非再頒專利申請。此外，該專利申請必須是涉及“實(shí)質(zhì)性改進(jìn)環(huán)境質(zhì)量，或者實(shí)質(zhì)性有助于（1）開發(fā)或者發(fā)現(xiàn)新的可再生能源；（2）更有效地利用和保護(hù)能源；或者（3）減少溫室氣體排放”的單個(gè)發(fā)明。為了利用該試點(diǎn)項(xiàng)目，申請人必須于2010年12月8日之前提交特殊要求請求書（petition to make special）或者至少在該申請發(fā)出第一次審查意見通知書的前一天遞交該請求書，總名額不超過3000件。與請求書一起遞交的還有早期公開請求書和將該申請限制到單個(gè)發(fā)明的協(xié)議書（Agreement），如果該申請當(dāng)前包括多個(gè)發(fā)明的話。此外，如果原始申請權(quán)利要求個(gè)數(shù)較多，還需要一起提交權(quán)利要求修改，以將待審的權(quán)利要求數(shù)降低到20個(gè)以內(nèi)，不超過3個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求。此外，申請人必須要求早期公開，并且需要的話必須同意對電話單一性審查進(jìn)行答復(fù)。PCT進(jìn)入國家階段的美國專利申請可以請求參與該試點(diǎn)項(xiàng)目。該試點(diǎn)項(xiàng)目已于2011年12月31日終止，總計(jì)批準(zhǔn)了790項(xiàng)請求。

5.3項(xiàng)目互換試點(diǎn)項(xiàng)目（Project Exchange Pilot Program）

USPTO曾經(jīng)在2009年11月27日臨時(shí)實(shí)施項(xiàng)目互換試點(diǎn)項(xiàng)目（Project Exchange Pilot Program或 稱 為 Patent Application Backlog Reduction Stimulus Plan），即二換一優(yōu)先通道22.參見聞寧閣. 如何既快又省地構(gòu)建美國專利群[J]. 中國發(fā)明與專利, 2012(1): 69.：如果申請人有兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的專利申請需要進(jìn)行審查且均是2009年10月1日之前遞交的，申請人如果明確放棄其中的一個(gè)，另外一個(gè)則可以進(jìn)行優(yōu)先審查且不收取任何額外的費(fèi)用。為了取得適格性，兩個(gè)專利申請必須滿足：未被審查；實(shí)際申請日在2009年10月1日之前遞交；自該日期起具有相同的權(quán)利人或者具有一名相同的發(fā)明人23.參見Expansion and Extension of the Patent Application Backlog Reduction Stimulus Plan, 75 Fed. Reg. 36,063 (June 24, 2010).。申請人最多可以利用試點(diǎn)項(xiàng)目加速最多達(dá)到15件申請，但是每個(gè)放棄的申請只能支持一件申請的加速審查。被放棄的申請中的專利技術(shù)方案不允許再被要求進(jìn)行保護(hù)。該項(xiàng)目后來取消了小實(shí)體的資格要求，以方便申請人更好地管理其專利資產(chǎn)，且提請?jiān)擁?xiàng)目不需要任何的官費(fèi)。該試點(diǎn)項(xiàng)目的總名額不超過10000件。該試點(diǎn)項(xiàng)目終止于2011年12月31日。

除上述試點(diǎn)項(xiàng)目之外，USPTO曾經(jīng)發(fā)起過同行評議試點(diǎn)項(xiàng)目（Peer Review Pilot Program，已于2011年9月30日終止），此處對其不再進(jìn)行詳細(xì)說明。

在表3中對現(xiàn)行美國專利申請加快程序根據(jù)不同的要求通過表格的方式進(jìn)行了比對，以使得各加速程序的優(yōu)缺點(diǎn)更清晰。

表3 加快程序的優(yōu)缺點(diǎn)比較

有美國律師統(tǒng)計(jì)了自2006年以來的USPTO的350份加急申請相關(guān)的數(shù)據(jù)（Track 1程序起始于2011年9月26日），至授權(quán)的審批周期的數(shù)據(jù)顯示在圖1中24.參見http://www.patentlyo.com/patent/2012/12/expediting-prosecution-.html.。與圖1中的數(shù)據(jù)形成鮮明對比的是，截止2011年的授權(quán)周期為1240天，從該圖1中現(xiàn)實(shí)的平均授權(quán)周期（數(shù)字為天數(shù)）可以進(jìn)一步說明Track 1程序速度目前保持最快。此外，根據(jù)現(xiàn)有的審查統(tǒng)計(jì)，有分析認(rèn)為Track 1程序的總成本平均下來要小于AE程序的成本，對小實(shí)體或者微實(shí)體，這種成本上的優(yōu)勢更加明顯。USPTO的Track 1程序顯著快于其他加快審查程序，且成本也不一定如通常所認(rèn)為的那樣昂貴。

圖1 各加快程序的授權(quán)周期比較(圖中數(shù)字為從有效申請日至授權(quán)的天數(shù)）

三、對國內(nèi)申請人的提示和建議

從上述的各種加速程序介紹可見，USPTO在嘗試建立多種渠道而不是采用一種萬能解決方案來解決快速審查和案件積壓的問題。國內(nèi)申請人在了解了上述的各種加速或者優(yōu)先審查程序之后，可以根據(jù)所了解和掌握的各種途徑的優(yōu)缺點(diǎn)，提前做好計(jì)劃準(zhǔn)備以用成本有效的方式來解決實(shí)際商業(yè)問題。通過筆者所在的事務(wù)所為國內(nèi)申請人請求在USPTO加快審查的經(jīng)驗(yàn)，如果國內(nèi)申請人已經(jīng)申請了PCT國際專利申請，且PCT國際檢索報(bào)告或者PCT國際初步審查報(bào)告顯示具有較好的可專利性時(shí)，考慮到在美專利申請的成本和授權(quán)前景，可以優(yōu)先考慮采用PPH程序加速在美國的授權(quán)進(jìn)度。另外，我國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局也制定了《發(fā)明專利申請優(yōu)先審查管理辦法》(第65號)25.參見http://211.157.104.86:8080/ogic/view/govinfo!detail.jhtml?id=1526.，申請人也可以考慮制定直接利用巴黎公約進(jìn)入美國并根據(jù)上述管理辦法加速國內(nèi)案件的授權(quán)后、基于PPH程序加快對應(yīng)的美國專利申請的策略。如果國內(nèi)申請人的規(guī)模比較?。杀粍澐譃槊绹男?shí)體或者微實(shí)體26.參見35 U.S.C. § 123.），則可以優(yōu)先考慮采用Track 1程序來加速審查（僅增加1000-2000美元的成本），而省去AE程序中復(fù)雜的檢索和審查支持文件的準(zhǔn)備以及對應(yīng)的國外律師費(fèi)，從而可以自請求被批準(zhǔn)之日起12個(gè)月之內(nèi)獲得最終決定。

通過合理地考慮上述的各種可選加快審查途徑或者渠道，國內(nèi)申請人可以根據(jù)自己的商業(yè)目的和所能承擔(dān)的成本而選擇合理的加快程序。此外，進(jìn)一步考慮各可選途徑的時(shí)間周期和法律風(fēng)險(xiǎn)后，確定最佳的加快審查程序來實(shí)現(xiàn)自己的商業(yè)目的。