黃旭榮

在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)問題探析
——從知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)執(zhí)法實(shí)踐中的一則典型案例談起

黃旭榮

我國實(shí)行商標(biāo)專用權(quán)的注冊(cè)取得制度，其制度弊端是導(dǎo)致當(dāng)前商標(biāo)搶注事件頻發(fā)的重要原因之一?！渡虡?biāo)法》第三次修訂加強(qiáng)了對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，進(jìn)一步完善了對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)規(guī)則，使之成為注冊(cè)取得制度的必要補(bǔ)充和矯正。根據(jù)新《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定，海關(guān)對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)應(yīng)引導(dǎo)在先使用人和注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人通過行政程序或者司法程序解決其商標(biāo)侵權(quán)糾紛更為妥當(dāng)。

商標(biāo)；在先使用；注冊(cè)取得；海關(guān)保護(hù)

未注冊(cè)商標(biāo)相對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)而言，是指未經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)。在我國，由于采取自愿注冊(cè)原則，實(shí)踐中存在大量實(shí)際使用而未經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)。未注冊(cè)商標(biāo)按照其影響程度的不同，可分為未注冊(cè)馳名商標(biāo)、有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)及未注冊(cè)普通商標(biāo)。對(duì)于這些未注冊(cè)商標(biāo)，僅因其未經(jīng)注冊(cè)就不予任何保護(hù)，既有失公平，也可能使消費(fèi)者對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆。因此，有關(guān)國際條約和采取注冊(cè)取得制度的國家、地區(qū)，在賦予注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的同時(shí)，對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)也給予一定的保護(hù)。備受關(guān)注的《商標(biāo)法》第三次修訂吸收、借鑒了當(dāng)前一些國家在商標(biāo)法領(lǐng)域的先進(jìn)立法經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，完善了對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)規(guī)則。①如新《商標(biāo)法》第七條第一款增加了“誠實(shí)信用原則”、第十五條第二款增加了“禁止搶注他人在先使用商標(biāo)”、第五十九條第三款增加了“商標(biāo)共用制度”。近年來，知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)執(zhí)法實(shí)踐中發(fā)生的一些案例也涉及到在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)問題，對(duì)于這類商標(biāo)是否要進(jìn)行保護(hù)以及如何保護(hù)，應(yīng)當(dāng)從理論和實(shí)務(wù)的視角對(duì)此問題進(jìn)行深入研究和思考。同時(shí)，考慮到《商標(biāo)法》第三次修訂之前就已經(jīng)對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)的法律保護(hù)問題做了具體規(guī)范（原《商標(biāo)法》第十三條第一款），加之我國商標(biāo)立法對(duì)馳名商標(biāo)相對(duì)強(qiáng)化保護(hù)的價(jià)值選擇，因此本文的主旨只選取馳名未注冊(cè)商標(biāo)以外的在先使用有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)和在先使用的普通未注冊(cè)商標(biāo)作為分析對(duì)象，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)執(zhí)法實(shí)踐中的一則典型案例展開，結(jié)合《商標(biāo)法》第三次修訂有關(guān)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的立法規(guī)定，對(duì)完善我國在先使用商標(biāo)保護(hù)規(guī)定和海關(guān)處理商標(biāo)在先使用權(quán)問題提出粗淺的看法和認(rèn)識(shí)。

一、一則典型案例引發(fā)的思考

2012年10月25日，深圳市某公司向中山海關(guān)駐中山港辦事處申報(bào)出口“自動(dòng)平縫機(jī)”1臺(tái)（5成新），申報(bào)價(jià)格為500美元。海關(guān)經(jīng)查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，該臺(tái)自動(dòng)平縫機(jī)上帶有“”標(biāo)識(shí)，涉嫌侵犯浙江某公司在海關(guān)總署備案的“KANSAI SPASIAL”（備案標(biāo)識(shí)：“”）商標(biāo)專用權(quán)，被海關(guān)中止放行。經(jīng)海關(guān)聯(lián)系，權(quán)利人浙江公司于2012年10月26日書面確認(rèn)上述貨物侵犯其“”商標(biāo)專用權(quán)，并書面向海關(guān)提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)申請(qǐng)。2012年10月30日，中山海關(guān)依法扣留上述貨物，并立案進(jìn)行調(diào)查。

本案經(jīng)查明：此次出口的自動(dòng)平縫機(jī)是中山市某服裝公司于2000年11月從香港購買進(jìn)口的，現(xiàn)在已過海關(guān)監(jiān)管期限。由于該服裝公司要在菲律賓當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，所以需調(diào)配1臺(tái)報(bào)關(guān)出口至菲律賓。當(dāng)事人深圳市某公司還向海關(guān)提供了原進(jìn)口報(bào)關(guān)單、原產(chǎn)地證明及發(fā)票單，以證明此次出口的自動(dòng)平縫機(jī)（又稱“丈巾機(jī)”，主要用途是車丈巾）的生產(chǎn)廠家是“MORIMOTO MFG.CO.，LTD”，該公司在日本已依法注冊(cè)了“”商標(biāo)。而本案權(quán)利人浙江公司“”注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利開始日期是2011年3月14日。換言之，涉案自動(dòng)平縫機(jī)申報(bào)進(jìn)口時(shí)，權(quán)利人浙江公司尚未擁有“”商標(biāo)專用權(quán)。經(jīng)審核當(dāng)事人提供的證據(jù)，海關(guān)認(rèn)為，雖然當(dāng)事人提供的進(jìn)口報(bào)關(guān)單上顯示丈巾機(jī)（自動(dòng)縫紉機(jī)）的型號(hào)與當(dāng)事人此次申報(bào)出口的自動(dòng)平縫機(jī)不盡完全一致，但從涉案自動(dòng)平縫機(jī)的實(shí)際情況來看，該自動(dòng)平縫機(jī)的確是舊貨，與當(dāng)事人申報(bào)的貨物狀態(tài)“五成新”相符。據(jù)此可以判斷，在權(quán)利人浙江公司的“”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的權(quán)利開始日期即2011年3月14日之前，涉案貨物的實(shí)際使用人中山市某服裝公司在該自動(dòng)平縫機(jī)上已經(jīng)善意連續(xù)地使用了與“”商標(biāo)相近似的“”商標(biāo)。

本案涉及的核心問題是商標(biāo)的在先使用權(quán)問題。當(dāng)事人深圳市某公司是否侵犯了權(quán)利人浙江公司的“”商標(biāo)專用權(quán)？“”商標(biāo)使用人中山市某服裝公司是否享有“”商標(biāo)的在先使用權(quán)，是否有權(quán)繼續(xù)在該自動(dòng)平縫機(jī)上使用“”商標(biāo)？考慮到案發(fā)時(shí)《商標(biāo)法》有關(guān)在先使用權(quán)制度的規(guī)定不盡完善，對(duì)商標(biāo)在先使用權(quán)的保護(hù)非常有限，為保證知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)執(zhí)法的獨(dú)立性，海關(guān)對(duì)本案作出了“不能認(rèn)定是否侵權(quán)”的結(jié)論。同時(shí)，為減少知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)執(zhí)法實(shí)踐中在先使用商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)之間權(quán)利沖突的發(fā)生，合理平衡注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人與在先使用人之間的利益，我們有必要對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)問題的理論基礎(chǔ)、立法規(guī)定以及海關(guān)處理此類問題的基本思路進(jìn)行深入思考。

二、對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的理論基礎(chǔ)

（一）主要觀點(diǎn)爭鳴

在我國商標(biāo)法律制度框架下，在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)之所以會(huì)成為制度設(shè)計(jì)與實(shí)務(wù)操作的難題，從根本上說源于我國商標(biāo)法在商標(biāo)權(quán)取得模式中選擇了單一注冊(cè)取得模式，商標(biāo)法保護(hù)的是注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限，這種制度語境使得在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)缺乏一定的存在空間。對(duì)于在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)給予保護(hù)，以及如何進(jìn)行保護(hù)，理論界和司法界均存在不同的意見和一定的分歧。

有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)不能給予商標(biāo)法保護(hù)?！盀轶w現(xiàn)鼓勵(lì)商標(biāo)注冊(cè)的立法精神，體現(xiàn)注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)及維護(hù)注冊(cè)商標(biāo)在國內(nèi)市場使用上的統(tǒng)一性，防止相關(guān)公眾混淆，應(yīng)當(dāng)不允許在先使用商標(biāo)繼續(xù)使用和進(jìn)行侵權(quán)抗辯?！雹诳紫榭。骸渡虡?biāo)法適用的基本問題》，中國法制出版社2012年版，第46頁。司法實(shí)踐中，一些法院奉行嚴(yán)格的法定主義，認(rèn)為在后注冊(cè)的商標(biāo)具有法定的排他效力，所以未注冊(cè)商標(biāo)即使已經(jīng)在先使用，也會(huì)因此而不能繼續(xù)使用。在“杜家雞”商標(biāo)侵權(quán)案③原告王軍于2000年6月取得個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照，字號(hào)名稱“長沙市岳麓區(qū)杜家雞飯店”。2003年10月21日，長沙市岳麓區(qū)杜家雞飯店經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)了3130303號(hào)楷體“杜家雞”文字商標(biāo)，核定服務(wù)項(xiàng)目為第43類。被告張仁才從1999年開始在武漢市江岸區(qū)車站路經(jīng)營餐館，專賣杜家雞火鍋，并在2006年12月以前一直以“杜家雞專賣小吃店”的名義納稅。2010年4月，原告起訴被告的行為侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)〔詳見湖北省武漢市江岸區(qū)人民法院（2010）岸知民初字第70號(hào)民事判決〕。中，一審法院判決認(rèn)為：雖然被告張仁才使用“正宗杜家雞專賣”的招牌在時(shí)間上早于原告獲得“杜家雞”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，但根據(jù)我國《商標(biāo)法》保護(hù)商標(biāo)注冊(cè)人商標(biāo)專用權(quán)的規(guī)定和維護(hù)市場統(tǒng)一秩序的立法精神，被告在先、善意使用并不足以成為侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的抗辯事由。④吳燕頤、江文：《商標(biāo)侵權(quán)案件的侵權(quán)認(rèn)定——杜家雞商標(biāo)侵權(quán)糾紛案評(píng)析》，《科技與法律》2011年第1期，第57頁。在《商標(biāo)法》第三次修訂過程中，就加強(qiáng)對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)也存在一定爭議。有的意見就認(rèn)為，我國商標(biāo)法以注冊(cè)制為基礎(chǔ)，對(duì)在先使用商標(biāo)依照現(xiàn)行商標(biāo)法關(guān)于馳名商標(biāo)、有一定影響的商標(biāo)保護(hù)的規(guī)定予以保護(hù)就已經(jīng)足夠了，在此基礎(chǔ)上再增加其他在先使用商標(biāo)保護(hù)制度可能會(huì)造成混亂，甚至從根本上沖擊商標(biāo)注冊(cè)制。⑤金武衛(wèi)：《〈商標(biāo)法〉第三次修改回顧與總結(jié)》，《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2013年第10期，第8頁。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)給予尊重和保護(hù)。該觀點(diǎn)認(rèn)為，在對(duì)商標(biāo)專用權(quán)的取得堅(jiān)持注冊(cè)制度的前提下，如何解決對(duì)商標(biāo)先使用者權(quán)益的保護(hù)，平衡商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人的利益，應(yīng)當(dāng)成為商標(biāo)法立法價(jià)值取向所不容忽視的問題。在堅(jiān)持注冊(cè)制度的前提下，商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)在先使用者權(quán)益的保護(hù)，使之成為注冊(cè)制度的必要補(bǔ)充。司法實(shí)踐中，一些法院在保護(hù)符合一定條件的在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的前提下，也態(tài)度鮮明地提出注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)并不具有完全的排他效力。在維他龍公司與惠爾康公司等商標(biāo)侵權(quán)一案⑥原告福州維他龍營養(yǎng)食品有限公司（以下簡稱維他龍公司）成立于1993年3月17日，經(jīng)營范圍為生產(chǎn)果味飲料、果味汽水、可樂。1997年11月28日，維他龍公司從天津市惠爾康科技有限公司受讓了第701244號(hào)“惠爾康HEK”注冊(cè)商標(biāo)（由“惠”、“爾”、“康”三個(gè)漢字和對(duì)應(yīng)的首個(gè)拼音字母H、E、K構(gòu)成），其核定使用商品為第30類豆乳。該注冊(cè)商標(biāo)有效年限為1994年8月至2004年8月。1999年，維他龍公司又獲得了第1267138“惠爾康”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，其核定使用商品為第32類。被告廈門惠爾康食品有限公司（以下簡稱廈門惠爾康公司）成立于1992年12月23日，專門從事飲料等食品生產(chǎn)加工。從廈門惠爾康公司成立時(shí)起，該公司就將“惠爾康”三個(gè)字在其產(chǎn)品的外包裝上使用。自1995年起，廈門惠爾康公司陸續(xù)在第29、30、32類商品上取得了注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，其商標(biāo)屬于以變形的藝術(shù)體拼音字母“H”、“E”、“K”為基礎(chǔ)的圖文結(jié)合商標(biāo)。該公司所有注冊(cè)商標(biāo)于2000年、2001年分別被評(píng)為福建省著名商標(biāo)和廈門市著名商標(biāo)，在福建享有很高的知名度。之后，原告起訴被告的行為侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)〔詳見湖南省高級(jí)人民法院（2005）湘高法民三終字第49號(hào)民事判決〕。中，湖南省高級(jí)人民法院認(rèn)為，廈門惠爾康公司使用“惠爾康”標(biāo)識(shí)的商品已經(jīng)具有了一定的知名度，其在先使用“惠爾康”未注冊(cè)商標(biāo)的行為已構(gòu)成法律應(yīng)予保護(hù)的在先權(quán)利，福州維他龍公司無權(quán)以注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)對(duì)抗廈門惠爾康公司的在先使用權(quán)。⑦王蓮峰：《論對(duì)善意在先使用商標(biāo)的保護(hù)——以“杜家雞”商標(biāo)侵權(quán)案為視角》，《法學(xué)》2011年第12期，第133-134頁。在討論、形成《商標(biāo)法》修正案草案過程中，主導(dǎo)意見比較傾向于商標(biāo)的價(jià)值在于使用，應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)有注冊(cè)制的基礎(chǔ)上加大對(duì)在先使用商標(biāo)保護(hù)，進(jìn)一步完善了對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)規(guī)則。

筆者認(rèn)為，第二種觀點(diǎn)無論在理論還是實(shí)踐層面都有其積極的現(xiàn)實(shí)意義。各國商標(biāo)專用權(quán)取得制度的發(fā)展歷史表明，單一使用制抑或注冊(cè)制都無法解決商標(biāo)領(lǐng)域公平與效率兼顧的問題。商標(biāo)先用使用權(quán)制度是為克服登記注冊(cè)制度的缺陷，彌補(bǔ)申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t的不足而設(shè)計(jì)的一種補(bǔ)救措施，其目的在于平衡商標(biāo)注冊(cè)人和在先使用人的利益，以期實(shí)現(xiàn)公平這一商標(biāo)法重要的立法價(jià)值目標(biāo)。

（二）對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的正當(dāng)性分析

從各國商標(biāo)權(quán)的取得模式來看，使用取得和注冊(cè)取得兩種制度各有其利弊。前者以在先使用商標(biāo)的事實(shí)作為確定商標(biāo)權(quán)歸屬的依據(jù)，后者以在先注冊(cè)的事實(shí)作為確定商標(biāo)權(quán)歸屬的依據(jù)。從理論上說，使用取得制度無疑最能體現(xiàn)公平正義原則，因?yàn)檫@一制度真實(shí)地反映了商標(biāo)受保護(hù)的理性所在。商標(biāo)因?yàn)樵谏唐方?jīng)營中長期使用，從而逐漸具有了區(qū)分商品來源、防止混淆和質(zhì)量保證的功能。但是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和商業(yè)活動(dòng)范圍的擴(kuò)大，在實(shí)踐中確定誰先使用某一商標(biāo)變得越來越困難，使用取得方式具有的商標(biāo)權(quán)利歸屬不穩(wěn)定和不便于操作等弊端日益突顯。當(dāng)發(fā)生權(quán)利沖突、有多個(gè)使用者主張權(quán)利時(shí)，商標(biāo)權(quán)人往往很難證明自己是先使用者，這樣將使權(quán)利長期處于不確定狀態(tài)，這種狀態(tài)與法律所追求的另一價(jià)值——效率發(fā)生背離。注冊(cè)制似乎能解決這一難題。與此相聯(lián)系的是先申請(qǐng)?jiān)瓌t，即誰先申請(qǐng)，誰將獲得對(duì)某商標(biāo)的注冊(cè)并享有該商標(biāo)的專用權(quán)，而不論誰使用在先。注冊(cè)制度的優(yōu)點(diǎn)充分體現(xiàn)在效率上，它使商標(biāo)權(quán)的取得清楚而穩(wěn)定，較好地解決了商標(biāo)穩(wěn)定性的問題。但是由于注冊(cè)制度沒有切實(shí)保障未注冊(cè)的在先使用商標(biāo)的合法權(quán)益，容易導(dǎo)致惡意搶注商標(biāo)之風(fēng)盛行，不利于對(duì)在先使用者的保護(hù)，難以兼顧公平。

鑒于這兩種制度各自固有的缺陷，目前世界各國商標(biāo)立法更多關(guān)注的是如何揚(yáng)長避短，將這兩種制度所具備的優(yōu)點(diǎn)融合于同一個(gè)商標(biāo)制度體系，比較合理地解決了商標(biāo)保護(hù)中公平與效率兼顧的問題，較好地協(xié)調(diào)使用原則與注冊(cè)原則的沖突，最大限度地平衡了商標(biāo)在先使用人與商標(biāo)權(quán)人的利益，維護(hù)了商標(biāo)注冊(cè)原則的權(quán)威性。因此，對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)已經(jīng)成為各國商標(biāo)立法的大勢(shì)所趨，這或表現(xiàn)為實(shí)施注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)模式的國家仍然不放棄通過使用取得商標(biāo)權(quán)的模式，而以使用為根據(jù)對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)，如英國；或表現(xiàn)為原來采取單一注冊(cè)模式的國家增加了使用取得商標(biāo)權(quán)模式，并以此保護(hù)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)，如德國；或表現(xiàn)為堅(jiān)持注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)單一制模式的國家認(rèn)可商標(biāo)在先使用產(chǎn)生注冊(cè)優(yōu)先權(quán)，如巴西和葡萄牙。⑧馮曉青、羅曉霞：《在先使用有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)研究》，《學(xué)海》2012年第5期。

三、《商標(biāo)法》第三次修訂關(guān)于在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)規(guī)定的立法評(píng)析

《商標(biāo)法》第三次修訂將誠實(shí)信用原則入法，將該原則作為商標(biāo)法的原則貫穿于商標(biāo)注冊(cè)和使用各環(huán)節(jié)。此次修訂順應(yīng)了當(dāng)今世界商標(biāo)保護(hù)發(fā)展的趨勢(shì)，吸收了使用原則的合理成分，賦予了未注冊(cè)商標(biāo)使用者在先使用權(quán)及其它相關(guān)程序性權(quán)利。下面筆者結(jié)合新《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定，通過對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)內(nèi)容進(jìn)行梳理，以期全面理解和準(zhǔn)確適用新《商標(biāo)法》，并對(duì)完善我國在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)規(guī)定進(jìn)行探究和思考。

新《商標(biāo)法》規(guī)定在先使用者對(duì)于在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的程序性權(quán)利主要包括兩項(xiàng)：阻卻商標(biāo)注冊(cè)的權(quán)利、請(qǐng)求宣告已注冊(cè)商標(biāo)無效的權(quán)利。

（一）商標(biāo)注冊(cè)阻卻權(quán)

新《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定：“就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)”，明確禁止因特定關(guān)系明知他人在先使用商標(biāo)而予以搶注。

從新《商標(biāo)法》的立法本意來看，法律禁止的是明知他人商標(biāo)的存在而搶先注冊(cè)的違反誠實(shí)信用原則的行為，只要是明知他人商標(biāo)的存在而搶先注冊(cè)，都應(yīng)當(dāng)在禁止之列。但是，第十五條第二款特別強(qiáng)調(diào)了“關(guān)系”的存在，似乎將無特定關(guān)系而知道他人商標(biāo)的搶注行為排除在外。為解決實(shí)踐中大量存在的有人專門搜集市場上的商標(biāo)信息，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值且未注冊(cè)的商標(biāo)即搶先注冊(cè)的問題，筆者認(rèn)為，立法語言無法涵括“特定關(guān)系”的全部情形，按照法的目的解釋的方法，遵循新《商標(biāo)法》禁止搶注，維護(hù)誠實(shí)信用商業(yè)道德的立法目的，對(duì)第十五條第二款規(guī)定的“其他關(guān)系”應(yīng)當(dāng)作擴(kuò)大解釋，只要有證據(jù)證明申請(qǐng)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道在先使用商標(biāo)的存在而搶先注冊(cè)，即可認(rèn)定申請(qǐng)人具有惡意，在先使用人提出異議，就應(yīng)當(dāng)不予以注冊(cè)。

同時(shí)，《商標(biāo)法》第三次修訂繼續(xù)保留了原《商標(biāo)法》關(guān)于保護(hù)在先權(quán)利和禁止惡意搶注的規(guī)定，新《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”該規(guī)定確認(rèn)了在先使用者的商標(biāo)注冊(cè)阻卻權(quán)，此項(xiàng)權(quán)利可以通過商標(biāo)審查程序中的商標(biāo)異議環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)。在他人實(shí)施搶注行為時(shí)，有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人有權(quán)阻止其搶注行為。

（二）請(qǐng)求宣告已注冊(cè)商標(biāo)無效的權(quán)利

新《商標(biāo)法》第四十五條第一款規(guī)定：“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起5五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制。”該規(guī)定明確了有關(guān)商標(biāo)注冊(cè)不得與他人在先權(quán)利相沖突，當(dāng)他人就與自己相同或近似的商標(biāo)已在相同或類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)的，未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用者享有向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求宣告已注冊(cè)商標(biāo)無效的權(quán)利。

（三）在先使用權(quán)

在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)體性權(quán)利主要是在先使用權(quán)。在商標(biāo)法領(lǐng)域，在先使用權(quán)是指某人在他人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前已經(jīng)在相同或者類似商品或服務(wù)上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，當(dāng)他人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)后，該在先使用人享有在原有的范圍內(nèi)繼續(xù)使用其商標(biāo)的權(quán)利。⑨馮曉青：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法利益平衡理論》，中國政法大學(xué)出版社2006年版，第675頁。其構(gòu)成要件包括：第一，時(shí)間要件：商標(biāo)在先使用權(quán)基于在先使用而產(chǎn)生，在他人對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，商標(biāo)使用人就已經(jīng)有使用該商標(biāo)從事商品生產(chǎn)或提供服務(wù)的事實(shí)；第二，主觀要件：作為權(quán)利產(chǎn)生基礎(chǔ)的在先使用必須出于善意。民法語境中的善意，是指“非因自己的過失而不知情”。在先使用人將某標(biāo)記作為商標(biāo)使用時(shí)，非因自己的過失而不知道他人已經(jīng)在相同或者類似商品上實(shí)際使用與該標(biāo)記相同或者近似的商標(biāo)，才能稱之為善意，而只有在這種情況下的在先使用才能產(chǎn)生在先使用權(quán)；第三，事實(shí)要件：商標(biāo)在先使用權(quán)的取得必須以連續(xù)使用為條件。所謂“連續(xù)使用，就是指在先使用人在其商品或服務(wù)上連續(xù)不中斷地使用該商標(biāo)”。在先使用是商標(biāo)使用人獲得保護(hù)的基礎(chǔ)。連續(xù)不中斷，即意味著，在先使用人在他人將商標(biāo)提交申請(qǐng)注冊(cè)之前，非因正當(dāng)理由，不得中斷使用該未注冊(cè)商標(biāo)，否則就不能取得在先使用權(quán)。商標(biāo)在先使用權(quán)的這一特征可以有效地防止部分原先使用過這一商標(biāo)的商品生產(chǎn)者或服務(wù)提供者中斷使用后，在他人提交申請(qǐng)注冊(cè)后，又主張?jiān)谙葯?quán)利，侵害商標(biāo)專用權(quán)人的合法權(quán)益，同時(shí)也對(duì)我國的商標(biāo)注冊(cè)制度形成沖擊。（10）何倫康：《商標(biāo)在先使用權(quán)法律保護(hù)研究》，2011年中南大學(xué)碩士學(xué)位論文。

新《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)?！痹撘?guī)定對(duì)保護(hù)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)設(shè)定了一定的限制條件：首先，在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)必須是具有一定市場影響的商標(biāo)；其次，在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)只能在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用；最后，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人可以要求在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)，以免發(fā)生混淆，造成消費(fèi)者誤認(rèn)。第一個(gè)限制條件規(guī)定在先使用人享有在先使用權(quán)的條件必須是有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，普通未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用人不享有在先使用權(quán)。筆者認(rèn)為，新《商標(biāo)法》這一規(guī)定有其一定的合理性和積極意義。這是因?yàn)?，我國是?shí)行商標(biāo)權(quán)注冊(cè)取得制度，雖然商標(biāo)立法有必要給予在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)一定的保護(hù)，但并不意味著對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的泛化，保護(hù)水準(zhǔn)不宜過高，不能矯枉過正，以免動(dòng)搖注冊(cè)商標(biāo)的根基，沖擊注冊(cè)制這一商標(biāo)權(quán)取得的基本制度。僅僅規(guī)定在先使用有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的使用人享有在先使用權(quán)，恰恰是在商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人之間尋找利益的平衡點(diǎn)，引導(dǎo)、鼓勵(lì)普通未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用人積極進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略，樹立名牌產(chǎn)品意識(shí)，爭創(chuàng)馳名商標(biāo)，增強(qiáng)商標(biāo)運(yùn)用和應(yīng)對(duì)競爭的能力，以商標(biāo)整合企業(yè)的技術(shù)、管理、營銷等優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)開拓、占領(lǐng)、鞏固市場的能力。

令人遺憾的是，《商標(biāo)法》第三次修訂沒有對(duì)一般情況下在先使用商標(biāo)的注冊(cè)優(yōu)位權(quán)作出規(guī)定，只是在第二十六條、第三十一條保留了原《商標(biāo)法》規(guī)定的在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)一定條件下的優(yōu)位權(quán)，即只有商標(biāo)在中國政府主辦的或者承認(rèn)的國際展覽會(huì)展出的商品上首次使用的，自該商品展出之日起六個(gè)月內(nèi)，以及兩商標(biāo)都在同一天提出注冊(cè)申請(qǐng)這兩種情況下允許在先使用的商標(biāo)優(yōu)先取得注冊(cè)，適用條件相當(dāng)嚴(yán)格。筆者認(rèn)為，巴西和葡萄牙的商標(biāo)立法值得我們學(xué)習(xí)借鑒，賦予一般情況下在先使用商標(biāo)的注冊(cè)優(yōu)位權(quán)。巴西商標(biāo)法雖然采用申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t確定商標(biāo)權(quán)的歸屬，但同時(shí)規(guī)定，在商標(biāo)申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日前至少六個(gè)月，善意地在巴西于相同或類似商品上使用相同或近似商標(biāo)，將有優(yōu)先獲得商標(biāo)注冊(cè)的權(quán)利。葡萄牙商標(biāo)法也規(guī)定，一般情況下，在先申請(qǐng)人獲得注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，但商標(biāo)使用人自其商標(biāo)開始使用之日起6個(gè)月內(nèi)，享有申請(qǐng)商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)和在優(yōu)先權(quán)期間對(duì)他人的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h的權(quán)利。（11）杜穎：《在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)論綱——兼評(píng)商標(biāo)法第三次修訂》，《法學(xué)家》2009年第3期。

四、對(duì)案例的評(píng)論及海關(guān)保護(hù)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的基本思路

新《商標(biāo)法》規(guī)定了對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)內(nèi)容包括商標(biāo)注冊(cè)阻卻權(quán)利、請(qǐng)求宣告已注冊(cè)商標(biāo)無效的權(quán)利以及在先使用權(quán)等相關(guān)權(quán)利，同時(shí)規(guī)定在先使用人行使上述權(quán)利時(shí)應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的適用條件。筆者認(rèn)為，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)海關(guān)實(shí)踐中適用于2014年5月1日實(shí)施的新《商標(biāo)法》，保護(hù)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)將面臨著如何認(rèn)定“商標(biāo)是否有一定影響”和“在后商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)的主觀狀態(tài)”這兩大執(zhí)法難題。

第一，根據(jù)新《商標(biāo)法》第五十九條第三款之規(guī)定，在先使用人享有在先使用權(quán)的條件必須是有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，普通未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用人不享有在先使用權(quán)。那么，如何認(rèn)定在先使用人使用的未注冊(cè)商標(biāo)具有一定影響，這是知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)執(zhí)法實(shí)踐中保護(hù)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)必須面對(duì)的執(zhí)法難題之一。盡管《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，未注冊(cè)商標(biāo)是否具有一定影響可結(jié)合以下因素進(jìn)行個(gè)案判斷：一是相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉情況；二是該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間和地理范圍；三是該商標(biāo)的任何宣傳工作的時(shí)間、方式、程度、地理范圍；四是使該商標(biāo)產(chǎn)生一定影響的因素。但是，認(rèn)定在先商標(biāo)具有一定影響的持續(xù)時(shí)間、地理范圍和廣告宣傳等都是一個(gè)很微觀、很細(xì)節(jié)的具體問題，需要考量一系列關(guān)于在先使用商標(biāo)知名度形成過程的客觀事實(shí)來判斷，對(duì)海關(guān)執(zhí)法的證據(jù)要求、時(shí)限要求均較高。

第二，按照法的體系解釋的方法，通過將新《商標(biāo)法》第十五條第二款、第三十二條、第四十五條第一款與第五十九條第三款的所處語境及前后邏輯關(guān)系可以看出，第十五條第二款規(guī)定禁止因特定關(guān)系明知他人在先使用商標(biāo)而予以搶注、第三十二條規(guī)定保護(hù)在先權(quán)利和禁止惡意搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，第四十五條第一款則規(guī)定如違反上述兩規(guī)定，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人有權(quán)請(qǐng)求宣告已注冊(cè)商標(biāo)無效。而第五十九條第三款只規(guī)定商標(biāo)注冊(cè)人無權(quán)禁止在先使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)，據(jù)此可以推斷出立法者在第十五條第二款、第三十二條、第四十五條第一款的立法本意與第五十九條第三款有所不同，前者商標(biāo)注冊(cè)人系惡意，后者商標(biāo)注冊(cè)人系善意。換言之，如果后商標(biāo)注冊(cè)人為惡意注冊(cè)，在先使用人有權(quán)根據(jù)新《商標(biāo)法》第四十五條第一款的規(guī)定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效；如果后商標(biāo)注冊(cè)人為善意注冊(cè)，除了依法保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)人的商標(biāo)專用權(quán)，還應(yīng)當(dāng)保護(hù)在先使用人的在先使用權(quán)，其在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但要附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。由此可以看出，后商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)的主觀狀態(tài)不同，是決定在先使用人行使阻卻商標(biāo)注冊(cè)的權(quán)利、請(qǐng)求宣告已注冊(cè)商標(biāo)無效的權(quán)利還是在先使用權(quán)的關(guān)鍵因素。而認(rèn)定后商標(biāo)注冊(cè)人主觀上系惡意注冊(cè)還是善意注冊(cè)，則是一個(gè)非常復(fù)雜的問題，涉及到判斷方法、權(quán)利來源、商標(biāo)的顯著性程度等方方面面的問題，知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)恐難以承受之重。

基于以上兩點(diǎn)分析，筆者認(rèn)為，海關(guān)保護(hù)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循公權(quán)力積極、有限介入的原則，保證知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)執(zhí)法的獨(dú)立性，不介入注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人與在先使用人之間的民事糾紛，防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)，作出“不能認(rèn)定是否侵權(quán)”的結(jié)論更為妥當(dāng)，積極引導(dǎo)在先商標(biāo)使用人通過行政程序向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求宣告已注冊(cè)商標(biāo)無效，或者遵循“司法最終裁決原則”的法治要求，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人與在先使用人向人民法院提起民事訴訟解決其商標(biāo)侵權(quán)糾紛。

Study on the Prior Use of Unregistered Trademark Protection

HuangXurong

The system of acquiring the exclusive right of trademark has been implemented in China，and its defects have led to frequent trademark squatting incidents.The third amendment to China’s Trademark Law，as a necessary supplement and correction of registration system，has strengthened the protection of unregistered trademarks and further improved the protection rules of prior use of trademarks.According to the new Trademark Law，it will be better for the customs to guide priority users and right holders of registered trademark to solve trademark infringement dispute through administrative and judicial procedure in the process of protecting prior use of unregistered trademark.

Trademark；Prior Use；Registration for Rights；Customs Protection

（責(zé)任編輯 鄭志軍）

黃旭榮，拱北海關(guān)法規(guī)處。