李菊丹

知識產(chǎn)權法制度研究的典范
——評李明德著《美國知識產(chǎn)權法》（第二版）

李菊丹

李明德教授所著《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），是一本關于美國知識產(chǎn)權法研究的集大成之作，其以分門別類的方式將美國龐大而復雜的知識產(chǎn)權法體系及其實踐發(fā)展有序地展示在讀者面前，通過構(gòu)建“權利客體—權利內(nèi)容—權利救濟”的分析邏輯，將專利法、版權法、商標法、反不正當競爭法等具體知識產(chǎn)權制度，從冗長的法律條文和紛繁復雜的判例中清晰出來，為讀者全面系統(tǒng)地勾勒了美國知識產(chǎn)權法的圖景。堅持回到問題的起點，堅持以歷史的眼光看待法律的發(fā)展，堅持用豐富的案例展現(xiàn)法律的生命與活力，是這部《美國知識產(chǎn)權法》的魅力所在。

美國知識產(chǎn)權法 制度研究 判例

從1997年到2004年，從2010年到2014年，李明德教授經(jīng)過前后長達12年的研究、撰寫和修訂，終于成就這本擺在我們面前的《美國知識產(chǎn)權法》。前八年完成的是2003年出版的《美國知識產(chǎn)權法》，后四年進行的是修訂工作。與第一版《美國知識產(chǎn)權法》相比，此次修訂不但在原書已涉及的專利、商業(yè)秘密、版權、商標、不正當競爭、外觀設計和形象權等領域補充了大量的立法資料和案例資料，反映了美國相關知識產(chǎn)權領域的最新發(fā)展，而且還增加了思想觀念提供法、半導體芯片保護法以及計算機軟件的保護內(nèi)容，為我們提供了更加系統(tǒng)全面的美國知識產(chǎn)權法圖景。正是由于上述變化，新版《美國知識產(chǎn)權法》由原書的14章擴展至20章，字數(shù)由52萬字增至近120萬字。與其說2014年4月出版的《美國知識產(chǎn)權法》是對2003版的修訂，不如說是李明德教授對復雜而不斷發(fā)展的美國知識產(chǎn)權法律制度及其實踐的一次重新解讀和詮釋。正因此，李明德教授將當時很快售罄的2003年第一版《美國知識產(chǎn)權法》視為是“一部沒有全部完成的著作”a張繼哲：《大學之道 在明明德——專訪李明德教授》，載《中國知識產(chǎn)權雜志》總第88期。?；蛟S在這位知識產(chǎn)權法的潛心傳播者心里，無論是2010年出版的《歐盟知識產(chǎn)權法》，還是剛出版的《美國知識產(chǎn)權法》以及他的其他諸多作品，在某種意義上都是未完成的作品，有待在未來不斷發(fā)展的知識產(chǎn)權立法和司法實踐中完善。

“美國知識產(chǎn)權法既有聯(lián)邦法，又有州法；既有制定法，又有判例法，其體系精深、嚴密而龐雜”，“且法律修改較為頻繁，對同一個問題，相關的判例常常經(jīng)歷了一個從肯定到否定，再到否定之否定的發(fā)展過程，讓人難以準確理解”b劉平：《經(jīng)典制度的解讀范本——評李明德著〈美國知識產(chǎn)權法〉》，載《中國版權》2004年第1期，第57頁。。這本關于美國知識產(chǎn)權法研究的集大成之作，以分門別類的方式將美國龐大而復雜的知識產(chǎn)權法體系及其實踐發(fā)展有序地展示在讀者面前，通過構(gòu)建“權利客體—權利內(nèi)容—權利救濟”的分析邏輯，將專利法、版權法、商標法、反不正當競爭法等具體知識產(chǎn)權制度，從冗長的法律條文和紛繁復雜的判例中清晰出來。堅持回到問題的起點，堅持以歷史的眼光看待法律的發(fā)展，堅持用豐富的案例展現(xiàn)法律的生命與活力，正是這部《美國知識產(chǎn)權法》的魅力所在，也是李明德教授一以貫之的研究范式的集中體現(xiàn)。

一、分門別類，邏輯緊密

為了清晰而有序地呈現(xiàn)美國知識產(chǎn)權法的復雜而嚴密的全貌，《美國知識產(chǎn)權法》（以下簡稱該書）通過嚴密的內(nèi)容安排，以獨具創(chuàng)造的分析邏輯，通過分門別類方式闡述了美國知識產(chǎn)權制度的基本內(nèi)容。該書開門見山地討論了三個問題，美國聯(lián)邦法和州法在知識產(chǎn)權保護問題上的權限劃分、知識產(chǎn)權與市場競爭的關系，以及知識產(chǎn)權的范圍及相互關系。第一個問題闡明了美國法律制度的特色在知識產(chǎn)權領域的具體表現(xiàn)；第二個問題說明了知識產(chǎn)權保護基本原理在美國法律以及司法實踐中的具體體現(xiàn)；第三個問題是解決了各類知識產(chǎn)權劃分的標準以及相互作用的機制。這三個問題是研究者進入和理解美國知識產(chǎn)權法所必須面對的基本問題。換言之，不了解這三個問題，就無法真正把握美國知識產(chǎn)權法體系的邏輯和運作機制。這部分篇幅不大，但內(nèi)容至關重要。

接下來，該書分專題討論了創(chuàng)造性知識產(chǎn)權的保護（包括專利法、商業(yè)秘密法和版權法）、市場競爭性知識產(chǎn)權的保護（包括商標法、反不正當競爭法、形象權保護和思想觀念提供法）以及三類特殊知識產(chǎn)權（外觀設計、半導體芯片和計算機軟件）的保護問題。專利保護客體是具有創(chuàng)造性的產(chǎn)品、方法及其改進的發(fā)明，“沒有申請專利或者達不到專利法要求的發(fā)明，則可以由各州的商業(yè)秘密法保護”c李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第179頁。，版權的保護客體是具有獨創(chuàng)性的作品，這些客體均屬于創(chuàng)造性成果的范疇。商標法和反不正當競爭法分別為注冊商標和其他商業(yè)標記提供保護，屬于市場競爭保護的范疇。“形象權是指人們對自己的身份進行商業(yè)性使用的權利”d李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第691頁。，對其進行規(guī)制是反不正當競爭法的一個組成部分?！霸诿绹淮嬖诼?lián)邦一級的思想觀念提供法”，“僅僅存在各州的普通法，尤其是各州的合同法中”e李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第754頁。，就符合特定要求的思想觀念，規(guī)定思想觀念的提供者可以根據(jù)合同關系或保密關系要求使用者給予相應的報酬。該書所稱的“思想觀念”與通常所理解的思想觀念是不同的，必須處于特定的合同關系中，才能受到各州普通法的保護。這就是“思想觀念”被當作市場競爭性知識產(chǎn)權，而沒有列為與技術發(fā)明、作品一樣的創(chuàng)造性知識產(chǎn)權的原因。外觀設計、半導體芯片和計算機軟件是三類特殊的知識產(chǎn)權，因為這三類知識產(chǎn)權客體“既具有專利法所保護的技術發(fā)明的特征，又具有版權法所保護的表達特征”f同注釋 e 。，因此處在版權法和專利法的保護范圍之間，以獨立的專題進行分別討論。該書討論體系的安排可見作者對美國知識產(chǎn)權法體系理解的獨具匠心。

對美國知識產(chǎn)權法的獨到理解還體現(xiàn)在作者對具體專題的討論。在美國，對于版權、商標和半導體芯片保護通常有美國聯(lián)邦的相關立法，具有相對成形的規(guī)則體系，該書對這些專題的討論基本遵循“權利客體—權利內(nèi)容—權利救濟”的邏輯進行，以便讀者從繁雜的法律條文中脫離并建立自己的理解體系。該書還考慮到討論專題的特色，如專利和外觀設計保護部分，雖然也有聯(lián)邦立法，但其將專利保護客體的內(nèi)容納入到“專利獲得要件”部分進行論述，將專利客體與作為專利授權要件的新穎性、非顯而易見性和實用性，以及植物品種一并進行討論。咋看這樣的安排似乎不合邏輯，但了解美國專利法的學者都知道，對美國專利法發(fā)展歷史產(chǎn)生巨大影響的很多判例，都是首先討論相關發(fā)明是否屬于專利保護客體，然后才討論相關發(fā)明是否符合專利授權的三性要件。如美國聯(lián)邦最高法院通過1980年Chakrabarty案g李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第39頁。確立“陽光下人所制造出來的一切東西”都可以獲得專利保護，因此判決轉(zhuǎn)基因的微生物可以獲得專利。聯(lián)邦最高院在2010年通過Bilski案h同注釋。g裁定，《專利法》第100條所規(guī)定的“任何方法”具有廣泛的含義，包括了商業(yè)方法。也就是說，解決相關發(fā)明是否屬于專利保護客體，是討論相關發(fā)明是否具備新穎性、非顯而易見性和實用性這些問題的前提和基礎。對外觀設計保護的討論體系，更凸顯了該書沒有僅僅將外觀設計的理解停留在《外觀設計法》的層面，而是深刻考慮到外觀設計的多面性和復雜性：從實用性的角度可以申請外觀設計專利的保護；從藝術性的角度可以獲得版權的保護；從區(qū)別性的角度可以作為商標保護。對于與外觀設計有異曲同工之妙的計算機軟件保護，該書也給予了獨到而全面地關注，分別從商業(yè)秘密、版權和專利的角度對計算機軟件的保護實踐進行剖析，展示了這幾種知識產(chǎn)權在計算機軟件領域的靈活運用。

二、系統(tǒng)全面，內(nèi)容豐富

系統(tǒng)全面，內(nèi)容豐富是該書在內(nèi)容設計方面的另一大特點。該書系統(tǒng)全面地展示了美國知識產(chǎn)權全部內(nèi)容，既包括具有成文法規(guī)范的專利、版權、商標、反不正當競爭等內(nèi)容，也包括雖有成文法或示范法影響但主要通過各州判例發(fā)揮作用的商業(yè)秘密保護，既有已經(jīng)退出歷史舞臺的半導體芯片保護法，也有還處在探索和發(fā)展中的形象權保護和思想觀念提供保護的內(nèi)容，除此之外，還通過相關法律和判例的運用為外觀設計和計算機軟件梳理了較為全面系統(tǒng)的保護規(guī)則。

系統(tǒng)全面，內(nèi)容豐富同樣體現(xiàn)在該書對每一專題的討論之中。以商業(yè)秘密法為例。該書首先介紹了商業(yè)秘密法的法律淵源及其發(fā)展，指出各州對商業(yè)秘密的保護主要是在1939年《侵權法重述》、1979年《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》和1995年《反不正當競爭法》影響下，通過判例實現(xiàn)的，然后通過杜邦公司訴克利斯托夫案i李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第五章“商業(yè)秘密法”。討論了與商業(yè)秘密有關的關鍵問題，包括商業(yè)秘密法與專利法在保護技術發(fā)明上的關系、商業(yè)秘密的范圍及其構(gòu)成要件、不正當手段的判斷、第三人的責任問題、法律救濟以及隨著人才流動頻繁而引發(fā)的競業(yè)禁止與商業(yè)秘密保護的關系問題。該書通過大量的判例厘清競業(yè)禁止協(xié)議與商業(yè)秘密保護之間的關系：“在美國商業(yè)秘密保護的司法實踐中，支持雇員的自由流動，限制甚至否定競業(yè)禁止協(xié)議是一個基本傾向”j李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年4月出版，第210頁。。當競業(yè)禁止協(xié)議的涉及商業(yè)秘密保護時，在商業(yè)秘密保護的范圍內(nèi)會承認協(xié)議的作用，但會對協(xié)議所涉及的“商業(yè)秘密”進行狹義解釋，將屬于雇主的商業(yè)秘密與屬于雇員的知識和技能進行區(qū)分。雇主在訴訟中還可能面臨暴露相關商業(yè)秘密的風險，從而得出美國法律鼓勵員工自由流動，鼓勵自由競爭的基本價值取向。通過這些判例的論證以及《侵權法重述》、《反不正當競爭法重述》規(guī)定的變化，最終找到美國商業(yè)秘密保護的發(fā)展軌跡：從側(cè)重于義務原則到側(cè)重于財產(chǎn)權原則，從侵權法理論的主導到反不正當競爭法理論的主導。

該書不僅探討了現(xiàn)行美國相關知識產(chǎn)權制度的基本內(nèi)容及其運行，而且分析了相關制度的起源、發(fā)展、變化和未來趨勢，以及導致發(fā)生這些變化的內(nèi)因和外因?？梢哉f，這既是一部關于美國現(xiàn)行知識產(chǎn)權法的巨著，同時也是一部美國知識產(chǎn)權法的發(fā)展歷史，詳細評說了美國相關知識產(chǎn)權制度的過去、現(xiàn)在和未來的發(fā)展，可以作為中國知識產(chǎn)權保護實踐及其制度建設的借鑒。

三、堅持回到問題的起點

“學習知識產(chǎn)權法學，最重要的是了解和掌握知識產(chǎn)權法律體系得以建立的前提”，也就是搞清“什么是知識產(chǎn)權”，“什么是知識產(chǎn)權法律體系的起點”k李明德：《知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2008年4月出版，序言。。在李明德教授看來，知識產(chǎn)權理論體系的起點是人類的智力活動成果。該書的第一章概述中的“知識產(chǎn)權范圍部分”形象而簡約地界定了各類知識產(chǎn)權之間的關系，這實際上就是美國知識產(chǎn)權法體系的起點。該書將作為知識產(chǎn)權理論體系起點的“人類智力活動成果”分為五大部分：思想觀念、版權和相關權、專利權、商標權與反不正當競爭權所保護的客體。這五部分之間的關系如何？該書給出了明了而簡潔的理解視角，總結(jié)如下：單純的思想觀念不受知識產(chǎn)權法保護；對于思想觀念的表達可以構(gòu)成作品的，可以獲得到版權的保護；依據(jù)科學發(fā)現(xiàn)、科學原理和客觀事實等“思想觀念”做出的發(fā)明或者技術方案可以獲得專利法的保護；商標法和反不正當競爭法保護的有識別性的商業(yè)標識，其中商標法為注冊商標提供保護，反不正當競爭法為其他未注冊的商業(yè)標記，如為注冊商標、商號等。外觀設計、半導體芯片和計算機軟件由于既具有技術方案的特征，又具有作品表達的特征，處于專利與版權保護之間的范圍。與此相應的法律保護邏輯是：如果有人認為自己就某一智力活動成果享有權利，首先應在版權法、專利法和商標法中尋找保護依據(jù)，如果在上述法中找不到保護依據(jù)，則應到反不正當競爭法中尋找保護依據(jù)，如果仍找不到保護依據(jù)，那么這項權利可能就不是知識產(chǎn)權，或者沒有“權利”存在l李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年版，第30頁。。美國知識產(chǎn)權法的發(fā)展與實踐基本圍繞這五部分的關系展開的，也可以說所有國家的知識產(chǎn)權保護也圍繞這五部分的關系而進行。該書正是站在這樣的邏輯起點上，來討論美國知識產(chǎn)權各項制度的運用和發(fā)展。

四、堅持用歷史的眼光看待法律的發(fā)展

李明德教授在總結(jié)《歐盟知識產(chǎn)權法》的寫作心得時強調(diào)應堅持歷史的眼光，看待行業(yè)的發(fā)展和法律的發(fā)展，因為“法律應該是‘活’的，是隨著現(xiàn)實的發(fā)展而發(fā)展的”m高欣、 李亮：《李明德 研究員談〈 歐盟知識產(chǎn)權法 〉寫作心得 ：堅持歷史的眼 光 看待法律 的發(fā)展》，載《 法制周末》 ，http:// www.iolaw.org.cn/showNews.aspx?id=27463。。該書各個專題的討論也同樣貫穿了這一理念，其中關于美國法院對植物發(fā)明專利保護、半導體芯片保護和商業(yè)方法專利保護探索的討論，尤其集中體現(xiàn)了作者對相關問題把握的歷史眼光。

在1930年以前，基于自然產(chǎn)品規(guī)則和專利披露要求，美國沒有對植物提供專利保護，后來根據(jù)育種技術的發(fā)展選擇通過1930年《植物專利法》和1970年《植物品種保護法》分別為無性繁殖和有性繁殖的植物提供保護。1970年以后，隨著育種技術的發(fā)展，與原種相同的繁殖成為可能，使得能否為植物發(fā)明提供專利保護的問題再次提上日程。美國聯(lián)邦最高法院直到在1980年Chakrabarty案中真正突破了原有的限制，裁定有生命的人為發(fā)明應當包括在專利保護的客體中，從而確定通過基因工程獲得的微生物可以授予專利保護，推動了生物技術發(fā)明專利保護的進程。專利復審上訴委員會通過1985年Ex Hibberd 案授予玉米的發(fā)明專利，此后美國專利商標局授予了數(shù)千件植物發(fā)明專利。雖然植物發(fā)明已經(jīng)授予專利保護，但實踐中對植物專利、植物品種保護證書和發(fā)明專利三者的關系仍存在不同程度的困惑，聯(lián)邦最高法院最終通過2001年的Pioneer Hi-Bred International案進行了明確，只要符合各自要件，培育者可以申請其中的一種或兩種保護。該書站在歷史發(fā)展的角度來考察和評判相關法律的修訂和法院裁決的價值，從而凸顯這些活動在植物發(fā)明，甚至生物技術發(fā)明知識產(chǎn)權保護發(fā)展上的意義。

美國1984年頒布的《半導體芯片保護法》是“適應20世紀70年代末到80年代初芯片產(chǎn)業(yè)的需要而制定的，也是當時世界上第一部對光罩作品或集成電路布圖提供保護的法律”n李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年版，第887頁。，對其他國家的相關立法和世界知識產(chǎn)權組織的《集成電路知識產(chǎn)權條約》和《TRIPS協(xié)定》都有重要的影響，但迄今為止在美國只有一個有關芯片法的判例。該書通過對該法的研究，指出隨著芯片（集成電路）產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因芯片產(chǎn)品更新?lián)Q代迅速，芯片產(chǎn)業(yè)投資成本增加和芯片設計技術的普及等原因，以及芯片法制度設計的缺陷，芯片廠商的投資和技術創(chuàng)新更多是通過專利法和商業(yè)秘密法進行保護，芯片法慢慢退出歷史舞臺。

在計算機軟件的專利保護方面，除了通常所理解的“數(shù)學方法例外”，還存在“商業(yè)方法例外”。“商業(yè)方法例外”是美國第二巡回法院通過1908年“旅館”案創(chuàng)設的，并獲得關稅與專利上訴法院的認可，后來反映在美國專利商標局的“專利審查程序手冊”中，成為美國專利保護實踐中的一項必須遵守的慣例。因此，在很長一段時間內(nèi)，具有創(chuàng)新性的商業(yè)方法由商業(yè)秘密法提供保護。隨著計算機技術的發(fā)展，商業(yè)方法開始與計算機軟件和硬件相結(jié)合，法院需要對體現(xiàn)在計算機軟件中的商業(yè)方法能否獲得專利的問題作出回答。聯(lián)邦巡回上訴法院1998年在“Street Bank”案中指出，判斷相關方法是否屬于專利保護客體，關鍵是看該發(fā)明是否具有實用性，或者是否產(chǎn)生了實用的、具體的和有形的結(jié)果。1999年判定的“美國電報公司”案中繼續(xù)肯定了“Street Bank”案所確立的有關商業(yè)方法是否受專利保護的判定規(guī)則。這兩個判決在商業(yè)方法專利保護上帶來的突破，導致了商業(yè)方法專利申請的泛濫。于是，司法實踐中對商業(yè)方法專利保護的判定出現(xiàn)理性回歸，2010年聯(lián)邦最高法院通過“Bilski”案重新確立了商業(yè)方法能否獲得專利保護的判定標準，認為所有的方法，包括商業(yè)方法、疾病診斷方法、數(shù)據(jù)分析方法，都可以納入專利保護的范圍，只要相關發(fā)明符合新穎性、非顯而易見性和充分披露的要求，但自然法則、物理現(xiàn)象和抽象的思想觀念例外。該書對商業(yè)方法能否獲得專利保護的詳細討論，展示了美國法院在不同時段分析視角的變化，以及專利審查員、法官、學者和相關產(chǎn)業(yè)的實際反映，不是為了印證某個判決或某個論斷的對與錯，而是在于這種探索和討論過程本身帶來的意義。所有法律的發(fā)展與進步，需要一個時間過程，這“不是一個人、兩個人造成的，是經(jīng)過了很多人的推理、論證和實踐才得出的”o同注釋m。。

五、堅持用判例展示法律的生命與活力

運用案例解讀法律條文的內(nèi)涵，從而展示法律的生命與活力，是該書最顯而易見的特點。李明德教授在本書后記談到，英美法系國家的法律條文，“包括其中的很多名詞術語，只有在個案之中才具有生命和意義”p李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年版，后記，第1001頁。?？梢院敛豢鋸埖卣f，美國知識產(chǎn)權法的發(fā)展歷史，同時也是一部美國法官們的法律解釋史。法官通過一個又一個的優(yōu)秀判決，不斷推動法律的完善與進步，同時也賦予了這個古老法律體系以不斷發(fā)展的活力。全書通過對600多個案例的解讀，展示了美國法官通過判例在解釋法律條文具體含義、促進法律規(guī)則完善、維護市場競爭秩序、推動社會經(jīng)濟發(fā)展方面的作用。下面舉例說明。

“獨創(chuàng)性”是版權法中的一個核心概念，美國1976年的版權法擔心在版權法中直接規(guī)定獨創(chuàng)性標準，容易過于僵化，而放棄規(guī)定，因此，關于獨創(chuàng)性的含義與標準都是由法院通過判例來界定的。在1903年的“布萊斯汀”案中，最高法院就一個以真實摹寫方式完成的廣告招貼畫是否獲得版權保護的問題進行分析，指出能否獲得版權保護的關鍵是作品是否是作者獨立創(chuàng)作，而非抄襲他人作品，并強調(diào)作品的獨創(chuàng)性與藝術性沒有關系。1936年的“紹登案”中，漢德法官就作品獨創(chuàng)性寫下了一段的經(jīng)典的表述，“如果一個從來不知濟慈關于希臘之翁的人重新創(chuàng)作了它，他就是作者，就可以獲得版權，就可以排除他人的復制”。通過該案，“獨創(chuàng)性”的含義進一步得到明確，即使兩部相同的作品，只要是作者獨創(chuàng)而非抄襲，就可以獲得版權保護。通過1951年“貝爾”案和1991年“費斯特”案，得出了作品的獨創(chuàng)性與新穎性是不同的的結(jié)論。在美國，對作品獨創(chuàng)性標準的界定也是通過若干判例發(fā)展起來的。在1922年的“珠寶商”案中，第二巡回上訴法院闡述了匯編作品獨創(chuàng)性的問題，指出“作者花費勞動準備了一本書，可以就此獲得版權”，這就是著名的“汗水理論”（sweat of the brow doctrine）。該理論提出后成為美國法院判定相關作品是否具有獨創(chuàng)性的準繩，直到1991年的“費斯特”案?！百M斯特”案討論的是以字母為序排列的電話號碼簿能否獲得版權保護的問題，最高法院在該案中否定了“汗水理論”，提出了最低限度的創(chuàng)造性的標準。通過這些判例的闡述，美國法上作品獨創(chuàng)性的含義以及判定標準變得清晰起來，正如該書所總結(jié)的那樣，“作品的獨創(chuàng)性首先是指作品是由作者獨立創(chuàng)造的，來自于某一個或某一些作者。作品的獨創(chuàng)性還意味著，作者在創(chuàng)作作品的過程中投入了某種智力性的勞動，創(chuàng)作出來的作品具有最低限度的創(chuàng)造性”q李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年版，第243頁。。

美國專利侵權中的等同理論以及等同理論的具體判定方法，都是由司法判決確定的。盡管早在十九世紀的一些判例就開始對等同理論進行探索，但真正確立美國現(xiàn)代等同理論的是1950年的“格拉夫”案。最高法院在該案中指出等同的構(gòu)成，必須在專利、現(xiàn)有技術和有關案件特定情形的背景中予以確定。此后，聯(lián)邦地方法院和巡回上訴法院對能否適用等同原則以及如何適用存在一直存有爭議，但最高法院沒有再受理過等同理論的有關案件，直到1997年“華納”案。在該案中，希爾頓公司指控華納公司商業(yè)性使用通過薄膜進行外在分離顏料的方法侵犯了其專利，該方法是華納公司在不知道希爾頓公司專利的情況下自己開發(fā)的，向俄亥俄州南區(qū)地方法院提起專利侵權。地區(qū)法院判定等同侵權成立。聯(lián)邦巡回上訴法院12名法官分歧較大，最終以7:5作出肯定等同原則的判決。被告繼續(xù)上訴至最高法院。最高法院通過該案重新解釋了等同理論，指出必須將等同理論適用于權利要求中的每一個技術要素，而不是適用于整個發(fā)明，由該技術領域中的具有一般水平的技術人員依據(jù)侵權時的“現(xiàn)有技術”，采用“逐一要素原則”判定等同侵權，并強調(diào)判定等同侵權不必考慮侵權人的主觀要素。禁止反悔原則是對等同理論的一種限制，最高法院通過“華納”案對其確定了一項新的適用規(guī)則，即是否適用禁止反悔原則，“專利權人負有舉證的義務，說明權利要求修改的原因，以及不適用禁止反悔的理由”，如果“專利權人不能說明修改的原因就可以適用禁止反悔”r李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年版，第160～161頁。。這樣，本書通過梳理有關等同侵權的判例以及法官們?nèi)唛L的論述，為美國等同侵權理論整理出了一個清晰的理論和應用規(guī)則。

是否允許商標平行進口，既涉及商標權利用盡、商譽保護等法律問題，又與商標權人的利益保護、消費者權利保護和充分市場競爭等問題相關，十分復雜。美國法院通過一系列判例的討論，才為商標的平行進口確立了相關規(guī)則。美國聯(lián)邦最高法院在1923年“卡茨爾”案中，從商標保護和商譽的地域性原則出發(fā)，判定禁止商標的平行進口。在該案的審理過程中，第二巡回上訴法院指出，商標的功能在于指示商品的來源，只要有關商標產(chǎn)品真實地指示了商品的來源，就不存在商標侵權，并判決卡茨爾案的平行進口不構(gòu)成商標侵權。這一判決引起美國商標權人的強烈反對，美國國會于1922年制定了《關稅法》第526條，規(guī)定制造于外國的商品，如果帶有美國公民或設立于美國的公司的注冊商標，不得進入美國，除非有美國商標所有人的書面授權。美國海關在《海關規(guī)則》中也規(guī)定了相應條款，同時規(guī)定了“同一控制例外”和“授權使用例外”。最高法院在1988年“K馬特”案對《海關規(guī)則》規(guī)定的商標平行進口的例外規(guī)定進行了審查，判定“當美國商標所有人獨立于外國公司的商標所有人時，當美國商標所有人授權獨立的外國公司在國外使用其商標時，美國商標所有人都可以禁止帶有其商標的物品輸入美國”，不管該物品在來源地是經(jīng)合法授權生產(chǎn)的，要求《海關規(guī)則》刪除“授權使用”的例外。通過上述判例的陳述，讀者可以清晰地了解了影響美國商標平行進口規(guī)則的各項因素，以及最高法院的明確態(tài)度。

該書對每一個知識產(chǎn)權規(guī)則的論述和分析，幾乎都引證了了大量的判例，通過法官的判決生動地解析了規(guī)則的來龍去脈，將規(guī)則的發(fā)展變化以及影響規(guī)則變化的因素徐徐道來，最后順理成章得出令人心悅誠服的結(jié)論。讀者沉浸其中，既可以感受作者以平實的語言、通過判例傳達的有關美國知識產(chǎn)權成文法條背后的真實意義，又可以通過作者翻譯的判決片段感受那些在美國知識產(chǎn)權審判史上留下深深影響的法官的魅力，感受他們蘊含在判決中的智慧。對于所有喜愛知識產(chǎn)權法的人，不管是否受過知識產(chǎn)權的知識訓練，閱讀該書都將是一種享受。而對于作者來說，要從如此眾多的判例和論述中，理清問題的思路，并將這些討論和思路闡述出來，無疑是一種十分繁重而艱苦的工作。正如李明德教授在后記中說，“使用大量的案例進行寫作，對于作者來說卻是一件苦差事。就絕大多數(shù)的案例來說，在找到判決書的全文之后，通常要閱讀三到四遍”s李明德：《美國知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2014年版，后記，第1002頁。，在具體的寫作過程中，閱讀的次數(shù)則更多，有的甚至達到十余遍。正是經(jīng)過反復的閱讀、推敲、提煉、撰寫和修改的過程，最終形成這部“讀懂了美國判例，又有自己分析和見解的專著”t李明德：《美國知識產(chǎn)權法》，法律出版社2003年10月出版，序言。，為知識產(chǎn)權領域的后來者打開一個更為廣闊的知識產(chǎn)權法研究領域和研究視角。

對于我國來說，知識產(chǎn)權是一種制度舶來品，學習國外先進的法律制度，借鑒知識產(chǎn)權發(fā)達國家和地區(qū)通過多年實踐總結(jié)出來的解決問題的方法，有助于從容面對并解決我國知識產(chǎn)權現(xiàn)在和未來的諸多新問題。對于學者而言，只有充分了解并創(chuàng)造性地吸收美國、歐盟和日本有關知識產(chǎn)權的學說、制度和典型案例的精華，才能結(jié)合我國實踐真正進行學術創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。正是出于這樣的想法，李明德教授致力于美國知識產(chǎn)權法、歐盟知識產(chǎn)權法，以及將來對日本知識產(chǎn)權法的研究，將這些國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權制度作為一種參照系介紹到我國，讓我們有機會站在這些巨人的肩膀上進行學術創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。這樣的一種學習和借鑒，并不是讓我們一味地追隨和模仿，而是教會我們要學以致用，不盲目恪守傳統(tǒng)，注重實際問題解決。這也是該書中一個又一個優(yōu)秀的美國知識產(chǎn)權判決書所傳遞出來的真理。李明德教授用他實實在在的行動詮釋了這些真理。愿讀者從這本書中收獲更多。

American Intellectual Property Law (2nd edition) authored by Prof. Limingde, is a brilliant pastiche of American intellectual property law, which shows the miscellaneous intellectual property system and it’s practice and development of the United States by classifi cation method, extracts and purifi es the systems of patent, copyright, trademark and anti-unfair competition from the periphrastic law and intricate cases on the analysis logic of “the object of right—the content of right—the relief of right”, and draw the clear outline of American intellectual property law for readers. The soul of this book lies in analyzing and discussing related problems by grasping their nature and origins, evaluating the progress of law from historical perspective, and displaying life and energy of American intellectual property law by diversifi ed cases.

American intellectual property law; systematic study; judicial precedent

李菊丹，北京聯(lián)合大學應用文理學院副教授，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃研究所、中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權中心博士后