邢文飛

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會，北京 100088）

針對目前我國專利局對發(fā)明專利修改超范圍的審查標(biāo)準(zhǔn)偏嚴(yán)的現(xiàn)狀，本文對我國和美日歐四國的立法本意及審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了比較研究，對于修改超范圍掌握標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用尺度給出了個人觀點(diǎn)及建議。

引言

一、現(xiàn)狀

1.中國專利法第33條的理解和把握成為影響發(fā)明專利審查質(zhì)效的主要問題

2008年度審查業(yè)務(wù)管理部《質(zhì)量評價報告》指出：“修改超范圍”問題是影響授權(quán)質(zhì)量的主要問題。

2.中國專利法第33條的審查意見引起社會公眾普遍不滿

審查業(yè)務(wù)管理部2009年第2期《審查質(zhì)量外部反饋意見處理報告》指出：社會公眾認(rèn)為，我局對專利修改是否符合專利法第33 條的審查標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格，限于必須實(shí)際記載的內(nèi)容，甚至文字都必須一致，實(shí)際上架空了“直接地、毫無疑義導(dǎo)出”的立法宗旨。

二、可能的原因初探

1.我國目前對審查標(biāo)準(zhǔn)立法本意的理解過于僵化

來自審查業(yè)務(wù)管理部專項(xiàng)課題《各國專利制度比較研究》中的觀點(diǎn)認(rèn)為，我國審查指南中對于哪些內(nèi)容屬于可以“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”并沒有給出明確的定義和說明，列舉的具體實(shí)例也比較少。根據(jù)現(xiàn)行審查指南中的規(guī)定，大多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”是指，雖然在申請文件中沒有明確的文字記載，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)原權(quán)利要求書和說明書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖，可以唯一確定的、沒有任何歧義的信息?；谠紮?quán)利要求書和說明書記載的內(nèi)容，若存在多種可能的修改方式，則不屬于“直接地、毫無疑義地確定”的內(nèi)容。基于這種理解，在實(shí)務(wù)操作過程中，審查員往往會過于側(cè)重“直接地、毫無疑義地確定”的字面含義，而忽視了“直接地、毫無疑義地確定”這一判斷標(biāo)準(zhǔn)所針對的對象應(yīng)當(dāng)是原始申請文件公開的信息，且對申請本身的技術(shù)內(nèi)涵考慮較少，導(dǎo)致在比較時往往拘泥于術(shù)語、語句的文字記載和對應(yīng)性，操作過于僵化，判斷標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格程度超過了立法本意，不利于有效地保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造。

2.審查員可能迫于質(zhì)檢的壓力從嚴(yán)把握修改是否超范圍

2008年專利審查質(zhì)量評價報告中指出，在審查、授權(quán)、駁回方面的錯誤中包括專利法第33條的法律適用、事實(shí)認(rèn)定等方面的錯誤，其中專利法第33條出現(xiàn)的問題主要有：授權(quán)不符合專利法第33 條的規(guī)定；涉及專利法第33 條的駁回錯誤；涉及專利法第33條的審查意見不明確；涉及專利法第33條的審查意見說理不充分等，總結(jié)為兩類，即修改存在不符合專利法33條之處而未能指出；修改符合專利法第33條規(guī)定而錯誤指出。其中第一類在質(zhì)檢報告中占了絕大多數(shù)，而且此類錯誤均屬于性質(zhì)嚴(yán)重的A類錯誤。這是審查員對于修改超范圍嚴(yán)格把握的原因之二。

通過上述分析可見，審查標(biāo)準(zhǔn)適用過于嚴(yán)格的現(xiàn)狀，可以說是對立法宗旨的理解、審查規(guī)則如何使用和質(zhì)檢因素相互作用的結(jié)果。從審查規(guī)則對質(zhì)效影響的角度看，急需從法律精神及其內(nèi)涵出發(fā)來完善修改超范圍的審查判斷體系。在審查人員對立法宗旨、審查規(guī)則能夠準(zhǔn)確把握的情況下，質(zhì)檢尺度的準(zhǔn)確把握，將有助于審查規(guī)則的準(zhǔn)確運(yùn)用，二者是相輔相成的。

從法律法規(guī)的角度出發(fā)，本章將對美日歐及我國修改超范圍條款設(shè)置的目的及所各自適用的審查規(guī)則進(jìn)行研究，希望能夠?qū)ν笍乩斫鈱＠ǖ?3 條的立法本意及審查規(guī)則如何適用才能更好體現(xiàn)出立法的本意有所裨益。

美日歐及我國修改超范圍立法宗旨的比較

一、四國立法宗旨

1.美國

法條：美國35U.S.C132（a）中部分內(nèi)容涉及修改超范圍：修改不應(yīng)在發(fā)明的公開中引入新的內(nèi)容。

立法宗旨：美國專利體系對于上述內(nèi)容的立法宗旨未進(jìn)行明確闡述。

2.日本

日本專利法第17 條之二（3），“……任何對說明書、權(quán)利要求的保護(hù)范圍或附圖的修改……均應(yīng)當(dāng)在原始提交的申請文件的說明書、權(quán)利要求的保護(hù)范圍或附圖記載內(nèi)容的范圍之內(nèi)?！?/p>

日本上述法條的立法宗旨即日本審查基準(zhǔn)中所述“為修改設(shè)條件的目的”在于：對于申請人來說，理想的情況是從申請時就提交一份完整的說明書等，以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)和迅速的審查過程。然而實(shí)際上，在某些情況下，無法期待沒有任何缺陷的申請。因此，需要允許在特定條件下對說明書等的修改。然而如果允許超出了原請求書附帶的說明書等的內(nèi)容（下文中用“原說明書等”）范圍的修改，依賴于原說明書等的內(nèi)容的第三方將可能遭受不可預(yù)期的不利處境，因?yàn)樾薷牡纳纳暾埖臅r間追溯。出于解決申請人和第三方之間的這種利益沖突的目的，特許法限定了任何修改都將在原說明書等的記載內(nèi)容范圍之內(nèi)。

3.歐洲專利局

歐洲專利公約2006年版第七部分第一章（part vii chapter i）第123 條第（2）項(xiàng)規(guī)定，歐洲專利申請或歐洲專利的修改不得引入超出申請時原申請文件記載的內(nèi)容。

上述條款的立法宗旨在歐洲專利局審查指南中規(guī)定如下：條約第123（2）條的基本思想在于：不允許申請人通過增加在原始提交的申請中沒有披露的主題來改善其處境，因?yàn)檫@樣會賦予其不正當(dāng)?shù)睦娌⑶視p害第三方建立在原始申請內(nèi)容基礎(chǔ)上的法律安全性（參見G 1/93，OJ 8/1994，541）。

4.中國

專利法第33 條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計(jì)專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

立法宗旨：專利法體系沒有進(jìn)行相關(guān)規(guī)定。相關(guān)研究成果闡述我國專利法第33條的立法宗旨如下：

觀點(diǎn)1：《新專利法詳解》認(rèn)為我國采用先申請?jiān)瓌t，如果允許超范圍的修改，違背先申請?jiān)瓌t，造成對其他申請人不公平的后果。

觀點(diǎn)2：修改超范圍的規(guī)定與申請日無關(guān)，美國實(shí)行先發(fā)明制仍有類似規(guī)定，因此該條款立法目的為：避免申請人不當(dāng)獲利和影響公眾利益。

二、四國立法宗旨解析

通過上述比較研究可見，無論先發(fā)明制、先申請制國家均將修改限制為不超出原申請記載的范圍。各國立法宗旨基本一致，即避免申請人不當(dāng)獲利以及避免影響公眾利益。除美國在審查指南層面未對修改超范圍條款的立法本意進(jìn)行闡述外，歐洲專利局及日本均在其審查指南中對相應(yīng)條款的設(shè)置目的進(jìn)行了說明，而且通過閱讀日本審查基準(zhǔn)，在其中所舉具體案例是否允許修改的評析過程中，均緊密結(jié)合立法宗旨，例如在日本審查基準(zhǔn)第三部分第一節(jié)第4.2之（4）的①中對具體放棄發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)重疊部分不超范圍的具體理由中，有一段評述如下“如果一項(xiàng)發(fā)明不允許進(jìn)行排除式的修改，可能偶爾會由于被現(xiàn)有技術(shù)覆蓋而缺乏新穎性等，而使發(fā)明不能得到合適的保護(hù)。即使從原權(quán)利要求書中排除作為現(xiàn)有技術(shù)而記載的內(nèi)容，也不會對第三方造成不可預(yù)見的不利后果”。歐洲專利局及日本將修改的立法宗旨及該宗旨的具體運(yùn)用寫入審查指南，有助于審查人員對立法宗旨的準(zhǔn)確理解，有助于正確的適用審查標(biāo)準(zhǔn)及具體的判斷原則，有助于法律條款適用時把握合理的尺度。因此建議在我國審查指南第二部分第八章第5.2 節(jié)“修改”中的第三段增加專利法第33條的立法宗旨的規(guī)定，該立法宗旨從正面闡述可以加入日本審查基準(zhǔn)中的相關(guān)規(guī)定，即如果允許超出了原申請記載內(nèi)容的修改，依賴于原說明書等的內(nèi)容的第三方將可能遭受不可預(yù)期的不利處境，因?yàn)樾薷牡纳纳暾埖臅r間追溯。出于解決申請人和第三方之間的這種利益沖突的目的，專利法第33條限定了任何修改都將在原申請記載內(nèi)容范圍之內(nèi)而作出。如果以否定方式反面闡述該立法宗旨，則可以加入歐洲專利局審查指南中的如下規(guī)定，即不允許申請人通過增加在原始提交的申請中沒有披露的主題來改善其處境，因?yàn)檫@樣會賦予其不正當(dāng)?shù)睦娌⑶視p害第三方建立在原始申請內(nèi)容基礎(chǔ)上的法律安全性。

美日歐及我國修改超范圍總體判斷原則的比較

一、四國修改超范圍總體判斷原則

1.美國修改超范圍的總體判斷原則

美國審查程序手冊MPEP Chapter 2100 中的“2163.06Relationship of Written Description Requirement to New Matter”規(guī)定，缺少書面描述要件一般是由于權(quán)利要求中的主題而產(chǎn)生的問題。如果申請人修改或試圖修改申請文件的摘要、說明書或附圖，如果修改的內(nèi)容未在原申請文件中描述，則涉及引入一個新主題的問題。也就是說，記載在原申請說明書、權(quán)利要求或附圖中的信息可以加入申請文件中的任何部分而不能引入新的主題。

有兩個法律規(guī)定禁止新主題的引入：

35 U.S.C. 132——修改不應(yīng)在發(fā)明的公開中引入新主題；和類似的規(guī)定在再頒申請中，使用35 U.S.C.251——在再頒申請中不應(yīng)引入新主題。

新主題的處理:如果新主題被加入說明書，則無論其在摘要、說明書或附圖中，審查員均應(yīng)以35 U.S.C. 132 或U.S.C. 251以引入新主題為由拒絕，并要求申請人刪除該新主題。如果新主題被加入權(quán)利要求，審查員應(yīng)以35 U.S.C. 112 不滿足第一段——書面描述要件[written description requirement.In re Rasmussen，650 F.2d 1212，211 USPQ 323（CCPA 1981）]為由拒絕。審查員在拒絕時應(yīng)基于現(xiàn)有技術(shù)考慮加入權(quán)利要求中的新主題，因?yàn)樯暾埲丝赡軙朔鲜鼍芙^理由。

在權(quán)利要求未作修改但說明書加入了新主題的情況下，如果權(quán)利要求的保護(hù)范圍因說明書所加入的新內(nèi)容受到影響，應(yīng)基于35U.S.C.112第1段不滿足書面描述為由拒絕。

當(dāng)審查基于35U.S.C.112 第一段的異議或拒絕理由答復(fù)的修改時，對整個申請文件的研究是必要，以確定“新主題”是否已被克服。申請人也因此應(yīng)該指出支持申請文件任何修改的理由。

2.歐洲專利局修改超范圍的總體判斷原則

歐洲審查指南2005年版第C部分第六章（PART C CHAPTER VI 第5節(jié)）規(guī)定:

如果申請內(nèi)容的改變（通過增加、改變或者刪除）導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員看到的信息不能從原申請的信息中直接并且毫無疑義地導(dǎo)出，即使考慮了對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說隱含公開的內(nèi)容也不能導(dǎo)出，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該修改引入了超出原申請內(nèi)容的主題。

舉例來說，如果申請涉及一種包括幾種組分的橡膠混合物，并且申請人試圖引入可以添加其他組分的信息，則通常應(yīng)該以違反條約第123（2）條的規(guī)定為理由拒絕該修改。同樣，申請記載和要求保護(hù)“安裝在彈性支撐件上的”設(shè)備，且沒有披露任何具體類型的彈性支撐件的，如果申請人試圖加入支撐件的具體信息，如螺旋彈簧，則應(yīng)該對此提出反對意見。但是，如果申請人能夠闡明根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的理解附圖顯示出螺旋彈簧的，則具體提及螺旋彈簧是可以允許的。

歐洲專利局使用判例規(guī)范了顯而易見與隱含公開之間的關(guān)系如下：對于“隱含公開”，歐洲專利局判例T823/96指出“隱含公開的內(nèi)容”，指沒有明確記載但根據(jù)明確記載的內(nèi)容可以清楚地、毫無意義地導(dǎo)出的信息。根據(jù)公開的內(nèi)容結(jié)合公知常識的教導(dǎo)使得哪些內(nèi)容是顯而易見的，與評價“隱含公開的內(nèi)容”無關(guān)，應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分。判例T329/99指出，某特定的技術(shù)方案基于原始申請文件的內(nèi)容可能是顯而易見的，但如果不屬于申請所明確記載或隱含公開的內(nèi)容，仍不能作為修改的基礎(chǔ)。

3.日本修改超范圍的總體判斷原則

日本最新審查基準(zhǔn)中規(guī)定修改的基本原則如下：

（1）引入超出“在原說明書等中記載的內(nèi)容”的修改（即包含新內(nèi)容的修改）是不可接受的。

（2）術(shù)語“在原說明書等中記載的內(nèi)容”不僅僅意味著“在原說明書等中明確給出的內(nèi)容”，還包括“在原說明書等中固有存在的內(nèi)容”。（2008年12月）

（3）為了判斷修改是在“原說明書等中固有存在的內(nèi)容”范圍內(nèi)進(jìn)行的，對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，根據(jù)申請日前的常規(guī)普通技術(shù)知識，修改的特定含義應(yīng)當(dāng)是顯而易見的，即盡管其沒有明確地寫明，但等同于已經(jīng)記載在原說明書等中一樣。

（4）如果增加的原因僅僅是因?yàn)樵摷夹g(shù)是公知的或常規(guī)使用的，那么公知技術(shù)或常規(guī)使用技術(shù)的增加是不可接受的。僅僅當(dāng)該技術(shù)固有存在于原說明書等中時，即該技術(shù)對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說相當(dāng)于在原說明書等中已記載的情況下，這種增加是可接受的。

（5）有時依據(jù)原說明書等中多個部分來判斷，某內(nèi)容對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是固有存在的（例如：要解決的技術(shù)問題和發(fā)明的具體實(shí)施方式，說明書和附圖）。

實(shí)例A：說明書中沒有公開特定的彈性支座，但其中記載了配備有彈性支座的設(shè)備。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員可以依據(jù)附圖中記載的內(nèi)容和常規(guī)的普通技術(shù)知識將彈性支座認(rèn)定為螺旋彈簧，則將術(shù)語“彈性支座”改變?yōu)椤奥菪龔椈伞钡男薷氖强梢越邮艿摹?/p>

東京高院于2003年7月1日做出的決定[Heisei 14（Gyo Ke），No.3]，“用于游戲或彈珠盤等的網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)的裝置”（“原請求書附帶的說明書和附圖中記載的內(nèi)容”應(yīng)當(dāng)限制為或在原請求書附帶的說明書或附圖中實(shí)際記載的內(nèi)容或沒有實(shí)際記載但依據(jù)實(shí)際的說明書固有存在的內(nèi)容。此處，為了推斷出該內(nèi)容是基于實(shí)際的說明書固有存在的，任何本領(lǐng)域技術(shù)人員都必須承認(rèn)它們幾乎就是在那里記載的。如果該內(nèi)容直至被明確對人解釋為止，并沒有變得可容易地理解，將不能被視為固有存在的內(nèi)容。”）該法院判決有助于解釋“在原說明書等中固有存在的內(nèi)容”的含義。

4.我國修改超范圍的總體判斷原則及其發(fā)展

（1）專利法第33 條及審查指南第二部分第八章第5.2.3 節(jié)確立的審查標(biāo)準(zhǔn)（P243-246）。其中指南相應(yīng)部分規(guī)定：

作為一個原則，凡是對說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書做出不符合專利法第33條規(guī)定的修改，均是不允許的。

具體地說，如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。

（2）基于中國專利局學(xué)術(shù)委員會課題Y060104《關(guān)于說明書公開充分及修改超范圍的研究》的研究成果，在操作規(guī)程實(shí)質(zhì)審查分冊（P198-207）中明確和細(xì)化了上述審查標(biāo)準(zhǔn)。包括：

①解釋“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”的含義為“唯一確定的內(nèi)容”；

②借鑒歐洲專利局的審查經(jīng)驗(yàn)，針對刪除特征、下位概念上位化及刪除必要技術(shù)特征等不同修改類型，分別引入EPC 的新穎性判斷法、間接新穎性判斷法、必要技術(shù)特征判斷法；

③針對典型修改類型，分別包括規(guī)定了具體的審查策略及案例。

二、四國總體判斷原則解析及可供我國借鑒之處

通過上述對比研究可見，四國關(guān)于修改超范圍的總體判斷原則存在一定的差異。下面對各國判斷原則作出具體解析并給出我國判斷原則修改的建議：

1.美國的總體判斷原則是否適用于我國？

修改超范圍的判斷原則方面，與其他三國差異較大的是美國。美國對于說明書及權(quán)利要求的修改采用了不同條款進(jìn)行約束，對權(quán)利要求的修改采取了是否能夠得到說明書支持的判斷標(biāo)準(zhǔn)，對于說明書的修改要求以是否引入新內(nèi)容為限。也就是說，美國對權(quán)利要求的修改要求比說明書更加寬松，目的在于給予權(quán)利要求以盡可能寬泛且合理的保護(hù)范圍，更加有助于保護(hù)申請人的權(quán)益。美國之所以采用這樣的審查標(biāo)準(zhǔn)，筆者認(rèn)為主要得益于美國先進(jìn)的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)水平，因?yàn)楦鲊鴮＠贫染菫楸緡募夹g(shù)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的。

至于我國采用這樣的審查標(biāo)準(zhǔn)是否合適，跟多種因素相關(guān)，首先我國是否具有相應(yīng)的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平；其次，我國的專利申請及審查是否達(dá)到相應(yīng)的水準(zhǔn)。從我國目前現(xiàn)狀分析，我們對于修改的審查還是相當(dāng)慎重的，審查尺度的把握比較接近于1993年前的日本，而日本自1993之后一步步放寬修改超范圍的審查尺度，到目前也并未寬松至美國的審查標(biāo)準(zhǔn)，因此在我國對審查標(biāo)準(zhǔn)做出類似美國式標(biāo)準(zhǔn)的較大調(diào)整還為時尚早，還需要經(jīng)過嚴(yán)格的利弊分析和研究，不能一蹴而就。但是美國對于權(quán)利要求采用更寬松的審查標(biāo)準(zhǔn)的立法本意，對我們把握修改超范圍如何審查有所裨益，不至于僵化地運(yùn)用該條款，導(dǎo)致審查標(biāo)準(zhǔn)適用過于嚴(yán)格。

通過對美國審查理念的分析，我們可以看到單就修改超范圍這一條款而言，美國的審查標(biāo)準(zhǔn)與我國及歐洲、日本存在很大的差異。這也足以說明審查標(biāo)準(zhǔn)只是一種工具，其最終是要為所調(diào)整的社會關(guān)系服務(wù)，為本國經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的發(fā)展服務(wù)。那么在我國，修改超范圍審查標(biāo)準(zhǔn)不能做像美國那樣的較大調(diào)整情況下，審查尺度的把握應(yīng)根據(jù)具體情況而定。在目前，審查尺度普遍反映過嚴(yán)的情況下，筆者建議應(yīng)從政策層面及質(zhì)檢層面對審查尺度適當(dāng)把握。

2.日本2003年前后對于修改超范圍總體判斷原則的調(diào)整是否適用于我國？

日本2003年以前也曾采取過“直接而唯一地導(dǎo)出的事項(xiàng)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，但由于在實(shí)際操作中往往更傾向于關(guān)注術(shù)語的變化，導(dǎo)致公眾普遍反映其判斷標(biāo)準(zhǔn)過嚴(yán)。為此，日本審查基準(zhǔn)采取了2003年的“在原始申請文件中記載的事項(xiàng)‘包括’根據(jù)原始申請文件的記載，無需任何證明而明白的事項(xiàng)”，即我們通常所說的“無證自明的事項(xiàng)”以及最新的日本審查基準(zhǔn)中“固有存在的內(nèi)容”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，以求在判斷修改是否超范圍時更多地關(guān)注修改后的內(nèi)容實(shí)質(zhì)上在原始申請中是否記載過。

從我國現(xiàn)狀分析，我國目前的狀態(tài)比較接近于2003年以前日本的情形，那么我國是否有必要將我國審查標(biāo)準(zhǔn)做如日本的調(diào)整？

從上文對歐洲專利局、日本修改超范圍判斷原則的介紹來看，兩個國家總體判斷原則十分相近，甚至所舉案例都相同，原因在于，日本和我國的審查標(biāo)準(zhǔn)均借鑒歐洲專利局，三國對于修改是否超范圍均采取了類似的判斷標(biāo)準(zhǔn)，我國的“直接、毫無疑義地確定的內(nèi)容”或者日本審查基準(zhǔn)中所確立的“固有存在的內(nèi)容”都可以理解為歐洲專利局的“原始申請文件中隱含公開的內(nèi)容”，差別不大，標(biāo)準(zhǔn)基本統(tǒng)一。在這種情況下，筆者認(rèn)為對于各國審查理念的理解遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過文字上的修改，也就是說在審查標(biāo)準(zhǔn)不存在很大出入的情況下，我國目前審查標(biāo)準(zhǔn)的修改并不是解決問題的關(guān)鍵，透徹地理解專利法第33 條的立法宗旨、正確的理解與適用修改超范圍的審查標(biāo)準(zhǔn)，是關(guān)鍵所在。

3.我國操作規(guī)程將審查標(biāo)準(zhǔn)含義解釋為“唯一確定的內(nèi)容”是否合適？

“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”來源于歐洲專利局的審查標(biāo)準(zhǔn)，但歐洲專利局并未將這一標(biāo)準(zhǔn)解釋為“唯一確定的內(nèi)容”。這一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立的本意在于表達(dá)修改后的內(nèi)容是原申請文件雖未明確記載但屬于其隱含公開的內(nèi)容，該隱含公開的內(nèi)容或許唯一或許存在多種可能性，只要這多種可能性均被原申請文件公開即可修改。我國操作規(guī)程解讀出的“唯一確定的內(nèi)容”的理論依據(jù)尚不明確，需要進(jìn)一步研究，但強(qiáng)調(diào)內(nèi)容的“唯一性”，非此即彼，過于絕對。這樣的解讀容易導(dǎo)致審查流于形式上的對應(yīng)一致，而忽略從發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)涵上判斷修改是否允許，最終導(dǎo)致僵化的理解和適用法律。

對我國修改超范圍所適用原則的建議

雖然歐洲專利局的“隱含公開的內(nèi)容”、日本的“固有存在的內(nèi)容”及我國的“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”的表述方式不同，但表示的均為在說明書未明確記載但相當(dāng)于已經(jīng)記載在說明書中的內(nèi)容，屬于修改是否超范圍的判斷中的難點(diǎn)所在。日本和歐洲專利局的規(guī)定有如下幾點(diǎn)對于我國審查員準(zhǔn)確理解及適用“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”有所裨益，值得借鑒，具體說明如下：

1.從日本審查基準(zhǔn)中的基本原則分析，其對修改超范圍的判斷原則定位在技術(shù)意義的層面上，其強(qiáng)調(diào)申請時的技術(shù)狀況以及本領(lǐng)域技術(shù)人員的判斷作用，并未特別強(qiáng)調(diào)修改是否一定具有唯一性。對于是否導(dǎo)致出現(xiàn)另一項(xiàng)發(fā)明，日本審查基準(zhǔn)規(guī)定需要從解決的技術(shù)問題、方案、效果和作用的方面全面去把握，在判斷時強(qiáng)調(diào)“本領(lǐng)域技術(shù)人員”和“固有存在的內(nèi)容”的概念。對于超范圍判斷的理解，日本審查基準(zhǔn)中給出的判例非常詳細(xì)和全面，便于審查員遇到類似案例時進(jìn)行參考。歐洲專利局使用判例對“隱含公開的內(nèi)容”的含義以及“隱含公開的內(nèi)容“與“顯而易見”的關(guān)系進(jìn)行了說明。因此，筆者建議將日本審查基準(zhǔn)對“說明書固有存在的內(nèi)容”含義的解釋引入我國審查指南中，對“直接地、毫無疑義確定的內(nèi)容”的含義進(jìn)行具體詮釋并適當(dāng)舉例說明，而不是完全憑借審查員仁者見仁、智者見智的主觀判斷，減少審查過程中的主觀性。

2.從上文所介紹的日本審查基準(zhǔn)對基本原則第（5）點(diǎn)的規(guī)定強(qiáng)調(diào)要依據(jù)原說明書等中多個部分來判斷，某內(nèi)容對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是固有存在的（例如：要解決的技術(shù)問題和發(fā)明的具體實(shí)施方式，說明書和附圖），是允許修改的。例如日本審查基準(zhǔn)第三部分第一節(jié)所介紹的權(quán)利要求允許修改的案例：將基于有關(guān)由雙異質(zhì)化合物組成的半導(dǎo)體裝置的發(fā)明的權(quán)利要求書中文字“由源極和導(dǎo)管組成的雜質(zhì)彌散區(qū)”改變?yōu)椤坝稍礃O和導(dǎo)管組成的雜質(zhì)區(qū)”是允許的，原因在于發(fā)明的核心是由特定結(jié)構(gòu)和材料組成的活性區(qū)域的半導(dǎo)體層。提交的權(quán)利要求正好描述了源極和導(dǎo)管是限制在一個“雜質(zhì)彌散區(qū)”結(jié)構(gòu)上的，但其不是限制在使用彌散的結(jié)構(gòu)上的，因?yàn)檎f明書中的文字固有地顯示出任何雜質(zhì)區(qū)對于實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的都是足夠的。從而，這種修改不影響發(fā)明的技術(shù)意義。由此案例可見，日本對于修改超范圍的判斷更多地側(cè)重于申請文件所承載的技術(shù)信息本身是否允許進(jìn)行相應(yīng)的修改，更好地體現(xiàn)了修改超范圍的立法精神和內(nèi)涵，筆者認(rèn)為對我國審查修改超范圍如何把握和理解具有一定的借鑒意義。

同時，我國的審查指南僅從修改是否允許所基于的判斷對象的角度對申請內(nèi)容包括什么進(jìn)行了規(guī)定，但并不像日本這樣更加明確地強(qiáng)調(diào)修改要側(cè)重技術(shù)內(nèi)涵，尤其未具體指出修改超范圍的判斷可以基于所解決的技術(shù)問題等，建議在我國審查指南中作類似明確的規(guī)定。

3.在我國法律法規(guī)中對于公知常識是否可以引入原申請文件進(jìn)行修改超范圍的判斷未進(jìn)行具體的規(guī)定，我國審查員一般認(rèn)為公知常識不應(yīng)引入申請文件，日本審查基準(zhǔn)基本原則的第（4）點(diǎn)規(guī)范了引入公知技術(shù)或常規(guī)使用技術(shù)不超范圍的情形，建議我國在審查指南中明確規(guī)定“當(dāng)該技術(shù)固有存在于原說明書等中時，即該技術(shù)對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說相當(dāng)于在原說明書等中已記載的情況下，這種增加是可接受的”。

結(jié)束語——我國修改超范圍的審查尺度的把握應(yīng)適度

專利法第33 條的立法本意在于防止申請人不當(dāng)?shù)美瑢τ趯彶闃?biāo)準(zhǔn)把握過于嚴(yán)格，超過立法本意，將損害申請人的利益，不利于有效地保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造，同時將一個未能得到充分保護(hù)的發(fā)明申請授予專利，對社會公眾也未必有利，因此審查尺度的適度把握非常重要。具體地說，在修改是否超范圍的判斷上，應(yīng)從所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，立足于原始申請文件公開的信息，更多地考慮申請文件本身的技術(shù)內(nèi)涵，而不要拘泥于術(shù)語、語句的記載和對應(yīng)性，避免操作僵化，以有效地保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造。美國、歐洲專利局及日本關(guān)于修改的審查理念及判斷原則均有值得我們借鑒之處。他山之石，可以攻玉，專利制度在美國、日本及歐洲已有幾百年的歷史，希望通過各國修改超范圍宗旨、判斷原則及其發(fā)展變化的比較研究，對我國修改超范圍立法宗旨的理解和判斷原則的適用有一定的指導(dǎo)和借鑒意義。