何淵 陳璐旸

關鍵詞

注冊商標

使用范圍

侵權判定

隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，商品的種類日益增多，商標權利人不惜超出商標法定的使用范圍，在“相同或類似商品或服務”中使用自己的商標，以最大化維護自己權益。由此可能引發(fā)的矛盾和沖突引起了社會各界關注，但并未形成統(tǒng)一、有效的解決機制。法院在處理此類注冊商標溢出使用行為是否侵犯他人商標權利時，需要平衡不同商標權人之間的利益，考慮使用何種原則恰當保護權利人的合法權益。

一、根源解說：灰色空白地帶的懈怠管制

從法律規(guī)定角度看，注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限，商標使用權的范圍已被嚴格限定。但是這是基于這樣一個前提：即法律規(guī)定能夠窮盡所有的商品種類、名目，能做到一一對應。這在實踐中和理論中均不可行。因而，不可避免地存在“灰色地帶”——一些商標權注冊權人超出核準注冊的商品種類使用注冊商標，這無形中“擴大”了商標使用權的范圍。超出核定范圍使用注冊商標，但未侵犯他人注冊商標權利的，理應受到行政處罰。有一種情形下，商標權利主體可以超出其核準范圍使用商標，即商標上不標注注冊標志，即 和 ，可以作為未注冊商標處理，不會受到處罰?，F(xiàn)實情況是無論哪一個組織制定的商品分類表都無法涵蓋所有商品名目，特別涉及到冷門行業(yè)、新興領域、高科產(chǎn)業(yè)時，對于具體某件產(chǎn)品是對應哪一類商品，需要具備相應專業(yè)背景知識才能做出判斷，這就給行政管制的可行性和操作性增添了難度。

現(xiàn)實中許多商家注冊商標都會從自身利益最大化著手，一定程度上擴大商標的使用范圍，甚至嚴重超出核準注冊范圍，這樣很可能會落入別人的商標禁止權范圍，甚至落入商標使用權范疇，從而可能侵犯他人的商標專用權。司法實務中就有幾則這樣的案例：原告是萬利達集團，名下的萬利達商標被認定為馳名商品，核定使用范圍為第9類影碟機等11類加熱裝置等，被告為汕頭萬利達實業(yè)有限公司在第9類商品注冊了萬利達拼音商標、在第11類商品注冊了文字商標，均核定載電開水器、電熱壺商品上使用。原告認為被告的生產(chǎn)銷售行為侵犯了原告商標專用權，起訴至汕頭法院，要求被告承擔停止侵害、賠償損失的法律后果。另一則案例，原告甲公司是“ROTORK”圖形注冊商標，和“羅托克”文字注冊商標的專用權人。被告乙公司是“ROTORK”注冊商的專用權人。被告乙公司并授權被告丙公司在閥門電動執(zhí)行器產(chǎn)品上單獨使用中文“羅托克”英文“ROTORK”。被告丙公司在其生產(chǎn)、銷售的“智能型電動執(zhí)行機構”等執(zhí)行器產(chǎn)品上使用了“ROTORK”標識，并在其執(zhí)行器產(chǎn)品宣傳中使用了“ROTORK”、“ROTORK”標識以及中文“羅托克”。被告乙公司在其對執(zhí)行器產(chǎn)品、“流量計”等產(chǎn)品的宣傳中，使用了“

ROTORK”、“ROTORK ”標識、英文“rotork”。原告認為，兩被告的上述行為侵犯了原告的商標權，為此訴諸上海法院，請求判令兩被告承擔相應的法律責任。這類案件審理如何確立對溢出使用商標行為是否侵犯他人商標專用權的判定標準，是本文著重解決的問題。

二、標準理解：溢出使用商標行為性質之解析

我們需要承認，商品的種類是法律法規(guī)無法窮盡的，是時刻在發(fā)展遞增的，從而商標權人無法僅通過在不同商品類別上注冊商標達到保護自己權益的目的，因為這種手段永遠滯后?，F(xiàn)實社會中，仿冒、山寨現(xiàn)象層出不窮，這種極易造成混淆的行為客觀上侵占了商標權人的經(jīng)濟利益。不勞而獲本就可恥，站在別人花費財力、物力、人力打造出的商標背后擷取果實，不僅侵犯了商標權人的經(jīng)濟利益，甚至損害其商譽、辨識度等無形資產(chǎn)，極大地打擊商標權人。因此，筆者認為有必要闡述清楚商標禁止權的范圍，從而為商標使用權的合理行使確立正當范圍，避免盲目侵權事宜發(fā)生，或為損害賠償提供依據(jù)。

在認知領域，對于何謂“同一種”商品或服務，何謂“相同”商標較易理解，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《商標司法解釋》）第九條第一款亦對此做出了規(guī)定。對于“類似”商品或服務、“近似”商標，認定難度較大。因此，在商標禁止權的行使范疇，存在“模糊區(qū)”。界定模糊區(qū)一直是司法實踐中的難點?！渡虡怂痉ń忉尅返诰艞l第二款對于商標是否近似做出了規(guī)定。但是司法實踐中對于“近似”商標的認定，存在主觀上的差異，通行做法是根據(jù)商標的形、音、義三個要素來進行認定。文字商標和組合商標之間近似與否，應當分別審查兩個商標中的文字和圖形及其組合的整體視覺或印象是否相同或近似。實踐中由于法官觀察角度的不同，對于“近似”商標的認識存在主觀差異性。

對于“類似”商品的認定，則較有爭議?！渡虡怂痉ń忉尅返谑粭l第一款規(guī)定，“《商標法》第五十二條第（一）項規(guī)定的類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品”。該條司法解釋實際上擴大了商標局商品分類表確定的類似商品范圍。商標局對于類似商品的認定主要以商品分類表為依據(jù)，司法實踐中，法院將分類表作為認定的參考依據(jù)，商標局的標準和司法解釋的標準均適用的場合下，可能會得出不同結果。

法官認定何為“類似”商品不僅從用途、銷售渠道、是否造成相關公眾混淆等方面著手，還需要將自己置身于特定領域的消費群體認知水平中去判斷。但法官不是每個領域的專家，對于一些冷門行業(yè)或專業(yè)性較強領域的商品并不具有等同的認知度。即使訴諸于鑒定中心，從鑒定的報告中提取出所需要素也依賴于法官的專業(yè)素養(yǎng)。所以，筆者認為，對于一些難以用普通消費者眼光去判別的商品，可以采納商標局的是否為“類似”商品判定標準，即主要從商品分類表出發(fā)，結合商品的效能、用途做出判斷。對于不為普通消費者所熟悉的商品，一般以該商品的說明書所記載功能、用途為確定依據(jù)。

三、侵權判定：溢出使用商標行為需區(qū)別對待

《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題》中明確規(guī)定原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。上述司法解釋表明，注冊商標超核準范圍使用的，不應視為對注冊商標的使用，因此，其無需相關主管部門對兩個注冊商標之間是否產(chǎn)生權利沖突進行處理，人民法院可以依據(jù)商標侵權的基本原則，徑行判斷被控涉嫌侵權標識是否構成商標侵權。在與他人注冊商標相同或近似前提下，超出核定的商品范圍使用商標，法院這樣的行為該如何定性？是否一定構成侵權，侵犯相同或類似商品上他人商標專用權？實務中有兩種不同觀點。

觀點一認為，在兩者商標相同或近似前提下，只要使用注冊商標的范圍超出核定注冊的商品和他人的商品屬于類似商品，就構成對他人商標權的侵害。這是基于商標侵權的法律判定，即同時符合以下兩個條件：商標相同或近似，商品相同或類似，這也是商標禁止權的內容。筆者謂之為強保護原則。

觀點二認為，一方使用的商標與他人相同或近似前提下，判定超出核定商品范圍使用商標行為是否侵犯他人商標專用權，以涉案商品與其中一方核定商品范圍更為接近、更類似為衡量標準，更接近他人核定商品，則構成侵權。筆者謂之為彈性保護原則。

筆者認為，應根據(jù)案情的事實情況來決定適用哪一條原則。第一種觀點顯然有利于打擊惡意超出商品核準范圍使用注冊商標行為，但是很可能將一部分無侵權故意、侵權事實不明顯的商家納入打擊范圍，不符合利益衡量原則和公平原則。在做商標權侵權判定時，不能僅僅將事實和法條一一劃等號，而要從權利限制原則（即防止權利濫用原則）、商標權背后的經(jīng)濟價值等多角度權衡、思考。特別是當一件商品可能和被控侵權的商家核準使用的商品更為接近時，則沒有理由將他人的商標禁止權擴大至該件商品上。商標禁止權不能被濫用，不能無邊際擴大。再者，每件商品上注冊使用的商標都包含了商標禁止權內容，由于商標禁止權界定上的模糊性，不同商標的商標禁止權間可能存在交叉部分，若將交叉部分直接歸入侵權，很可能導致權利的濫用，利益的失衡。但是，若法官在審理此類案件過程中一味采用彈性原則，會加大審理難度，并導致審理過程趨向事實單向化、考察片面化發(fā)展，忽視考察被控侵權者的主觀惡性程度，商標本身是否具有知名度、是否存在商標在先使用等情形，彈性原則反而變得不彈性，剝奪了法官審案的全局視角，影響了自由裁量，審理的結果未必是最合理、最公正的。

綜上，筆者認為，遇到此類型案件時，應慎重地對被控侵權的商品進行判定。一般情況下，當被控商標、標識屬于注冊商標超范圍使用情形，且該種使用屬于與權利商標核定范圍的相同商品上使用相同商標的，則應當認定被控商標、標識的使用構成商標侵權。當被控商標、標識屬于注冊商標超范圍使用情形，而該種使用屬于與權利商標核定范圍的相同商品上使用相似商標的，或者類似商品上使用相同商標的，或者類似商品上使用相似商標的，則應以市場混淆為指針，采用“更接近”的判斷方法，合理劃定權利商標的排斥范圍，確保經(jīng)營者之間在商標的使用上保持清晰的邊界。當然，若原告商標具有一定知名度，且被告在其他方面有較為明顯的侵權行為，搭便車意圖顯而易見，可以認定有侵權故意，惡性程度較大，不需判定誰更接近，即可采用強保護原則，認定其構成侵權。

適用彈性保護原則時，“更接近”判斷方法應當充分考慮以下因素：（1）被控標識使用的商品在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面是更接近于權利商標核定使用商品，還是更接近于超范圍使用的注冊商標核定使用的商品；（2）被控標識本身在其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構，或者其立體形狀、顏色組合是更接近于權利商標核定使用的標識，還是更接近于超范圍使用的注冊商標核定使用的標識；（3）上述第（1）、（2）項判斷應以被控標識的使用是否足以令相關公眾認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆為標準。